Una marca registrada (también marca escrita o marca comercial [1] ) es un tipo de propiedad intelectual que consiste en un signo , diseño o expresión reconocible que identifica un producto o servicio de una fuente particular y lo distingue de otros. [2] [3] El propietario de una marca registrada puede ser una persona física, una organización empresarial o cualquier entidad jurídica . Una marca registrada puede estar ubicada en un paquete , una etiqueta , un vale o en el producto mismo. Las marcas comerciales utilizadas para identificar servicios a veces se denominan marcas de servicio . [4] [5]
El primer acto legislativo sobre marcas se aprobó en 1266, bajo el reinado de Enrique III de Inglaterra, y exigía que todos los panaderos utilizaran una marca distintiva para el pan que vendían. Las primeras leyes de marcas modernas surgieron a finales del siglo XIX. En Francia , el primer sistema integral de marcas del mundo se convirtió en ley en 1857. La Ley de Marcas Comerciales de 1938 del Reino Unido cambió el sistema, permitiendo el registro basado en la "intención de uso", creando un proceso basado en el examen, y Creación de un sistema de publicación de aplicaciones. La Ley de 1938, que sirvió de modelo para legislación similar en otros lugares, contenía otros conceptos novedosos como "marcas asociadas", un consentimiento para utilizar el sistema, un sistema de marcas defensivas y un sistema de derechos de no reclamación.
Los símbolos ™ (el símbolo de marca registrada ) y ® (el símbolo de marca registrada ) se pueden utilizar para indicar marcas comerciales; este último es para uso exclusivo del propietario de una marca que haya sido registrada.
Una marca registrada identifica al propietario de la marca de un producto o servicio en particular. Las marcas comerciales pueden ser utilizadas por otros en virtud de acuerdos de licencia; por ejemplo, Lego Group compró una licencia de Lucasfilm para poder lanzar Lego Star Wars . El uso no autorizado de marcas registradas para producir y comercializar bienes de consumo falsificados se conoce como piratería de marcas .
El propietario de una marca puede emprender acciones legales contra la infracción de marca . La mayoría de los países exigen el registro formal de marcas como condición previa para llevar a cabo este tipo de acción. Estados Unidos, Canadá y otros países también reconocen los derechos de marcas registradas en el derecho consuetudinario, lo que significa que se pueden tomar medidas para proteger cualquier marca no registrada si está en uso. Aun así, las marcas de derecho consuetudinario ofrecen a su titular, en general, menos protección jurídica que las marcas registradas.
Como el propósito de la marca es identificar una fuente particular del producto, en lugar del producto en sí, es un consejo legal generalizado que los propietarios de marcas siempre deben usar sus marcas como adjetivos que modifican el nombre de un producto genérico y resaltar con mayúscula o una tipo de letra distintivo, como protección contra la marca registrada que se convierta en el nombre genérico del producto. [6] [7] [8] Por lo tanto, " ladrillos LEGO " en lugar de "algunos Lego" o "Legos". El nombre del productor en sí es un "nombre comercial" más que una marca registrada y puede usarse como sustantivo.
Una marca registrada podrá designarse mediante los siguientes símbolos:
Los tres símbolos asociados a las marcas representan el estado de una marca y, en consecuencia, su nivel de protección. Si bien ™ se puede utilizar con cualquier uso de una marca según el derecho consuetudinario, ® solo puede ser utilizado por el propietario de una marca después del registro ante la autoridad nacional pertinente, como la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU . (USPTO o PTO) o la Oficina de Patentes de la India. (OPI). La manera correcta de mostrar cualquiera de los símbolos es inmediatamente después de la marca en estilo superíndice. [9]
Una marca registrada suele ser un nombre, palabra, frase, logotipo , símbolo , diseño , imagen o una combinación de estos elementos. [10] También existe una gama de marcas no convencionales que comprenden marcas que no entran en estas categorías estándar, como aquellas basadas en el color, el olor o el sonido (como los jingles ). Las marcas comerciales que se consideran ofensivas a menudo se rechazan según la ley de marcas de un país. [11]
El término marca también se utiliza informalmente para referirse a cualquier atributo distintivo por el cual se identifica fácilmente a un individuo, como las características bien conocidas de las celebridades. Cuando una marca se utiliza para servicios en lugar de productos, a veces se la puede llamar marca de servicio , particularmente en los Estados Unidos . [10]
La función esencial de una marca es identificar exclusivamente la procedencia o el origen de productos o servicios, por lo que una marca, propiamente denominada, indica la procedencia o sirve como distintivo de origen. [ cita necesaria ] En otras palabras, las marcas sirven para identificar una entidad particular como la fuente de bienes o servicios. [ cita necesaria ] El uso de una marca comercial de esta manera se conoce como uso de marca registrada. Ciertos derechos exclusivos se atribuyen a una marca registrada.
Las marcas comerciales son utilizadas no sólo por empresas sino también por organizaciones no comerciales y religiones para proteger su identidad y la buena voluntad asociada a su nombre. [12] [13] [14]
Los derechos de marca generalmente surgen del uso o del mantenimiento de derechos exclusivos sobre ese signo sobre ciertos productos o servicios, suponiendo que no existan otras objeciones de marca.
La Clasificación Internacional (Niza) de Bienes y Servicios ha clasificado diferentes bienes y servicios en 45 clases de marcas (de 1 a 34 cubren bienes y de 35 a 45 cubren servicios). La idea detrás de este sistema es especificar y limitar la extensión del derecho de propiedad intelectual determinando qué productos o servicios están cubiertos por la marca, y unificar los sistemas de clasificación en todo el mundo.
En los tratados de marcas se suele informar que se piensa que los herreros que fabricaban espadas en el Imperio Romano fueron los primeros usuarios de las marcas. [16] Otras marcas notables que se han utilizado durante mucho tiempo incluyen Stella Artois , que afirma el uso de su marca desde 1366, y Löwenbräu , que afirma el uso de su marca del león desde 1383. [17] [18] La primera legislación sobre marcas Fue aprobada por el Parlamento de Inglaterra bajo el reinado del rey Enrique III en 1266, que exigía que todos los panaderos utilizaran una marca distintiva para el pan que vendían. [19]
Las primeras leyes de marcas modernas surgieron a finales del siglo XIX. En Francia, el primer sistema integral de marcas del mundo se convirtió en ley en 1857 con la "Ley de marcas de productos y manufacturas". En Gran Bretaña, la Ley de Marcas de Mercancías de 1862 tipificó como delito la imitación de la marca de otra persona "con la intención de defraudar o para permitir que otro defraude". La aprobación de la Ley de Registro de Marcas de 1875 permitió por primera vez el registro formal de marcas en la Oficina de Patentes del Reino Unido. [20] Se consideró que el registro comprendía evidencia prima facie de la propiedad de una marca y el registro de marcas comenzó el 1 de enero de 1876. La Ley de 1875 definió una marca registrable como un dispositivo o marca, o el nombre de un individuo o empresa impreso en algún manera particular y distintiva; o una firma escrita o copia de una firma escrita de un individuo o empresa; o una etiqueta o billete distintivo». [21]
En los Estados Unidos , el Congreso intentó por primera vez establecer un régimen federal de marcas en 1870. [20] Este estatuto pretendía ser un ejercicio de los poderes del Congreso en virtud de la Cláusula de Derecho de Autor . Sin embargo, más adelante en la década, la Corte Suprema anuló el estatuto de 1870 en los Casos de Marcas Registradas . En 1881, el Congreso aprobó una nueva ley de marcas, esta vez de acuerdo con los poderes de la Cláusula de Comercio . El Congreso revisó la Ley de Marcas en 1905. [22] La Ley Lanham de 1946 actualizó la ley y ha servido, con varias enmiendas, como ley federal primaria sobre marcas. [23]
La Ley de Marcas de 1938 del Reino Unido estableció el primer sistema de registro basado en el principio de "intención de uso". La Ley también estableció un procedimiento de publicación de solicitudes y amplió los derechos del titular de la marca para incluir la prohibición de su uso incluso en los casos en que la confusión fuera improbable. Esta ley sirvió de modelo para legislaciones similares en otros lugares. [24]
La marca registrada más antigua tiene varios reclamantes, que se enumeran a continuación:
Términos como "marca", " marca " y " logotipo " a veces se utilizan indistintamente con "marca registrada". "Marca registrada", sin embargo, también incluye cualquier dispositivo, marca, etiqueta, nombre, firma, palabra, letra, número, forma de producto, empaque, color o combinación de colores, olor, sonido, movimiento o cualquier combinación de los mismos que sea capaz de distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras. Debe ser susceptible de representación gráfica y debe aplicarse a los bienes o servicios para los cuales está registrado.
Los tipos especializados de marcas incluyen marcas de certificación , marcas colectivas y marcas defensivas . Una marca registrada que se utiliza popularmente para describir un producto o servicio (en lugar de distinguir el producto o los servicios de los de terceros) a veces se conoce como marca genérica . Si dicha marca se convierte en sinónimo de ese producto o servicio en la medida en que el propietario de la marca ya no puede hacer valer sus derechos de propiedad, la marca se vuelve genérica.
Una " apariencia de marca " es un término informal para una apariencia característica de un artista o personaje de algún tipo. Por lo general, no está protegida legalmente como marca registrada y el término no se utiliza en la ley de marcas.
Algunas leyes consideran que la marca es una forma de propiedad . Los derechos de propiedad sobre una marca pueden establecerse mediante el uso real de esa marca en el mercado o mediante el registro de la marca en la oficina de marcas correspondiente (o "registro de marcas") de una jurisdicción particular. En algunas jurisdicciones, los derechos de marca se pueden establecer mediante uno o ambos medios. Ciertas jurisdicciones [ ¿cuáles? ] generalmente no reconocen derechos de marcas que surjan simplemente por el uso. Si los propietarios de marcas no poseen registros de sus marcas en dichas jurisdicciones, la medida en que podrán hacer valer sus derechos a través de procedimientos de infracción de marcas puede ser limitada. En casos de disputa, esta disparidad de derechos a menudo se denomina "primero en presentar" (es decir, registrar) en contraposición a "primero en utilizar". Algunos países, como Alemania, ofrecen un número limitado de derechos de derecho consuetudinario para marcas no registradas, donde para obtener protección los bienes o servicios primero deben ocupar una posición muy significativa en el mercado, donde esto podría representar el 40% o más de la cuota de mercado de ventas. en la clase particular de bienes o servicios.
En Estados Unidos, el proceso de registro incluye varios pasos. Primero, el propietario de la marca solicita el registro de la marca ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos. Aproximadamente tres meses después de su presentación, la solicitud es revisada por un abogado examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. El examinador verifica el cumplimiento de las normas del Manual de Procedimiento de Examen de Marcas. Esta revisión incluye cuestiones de procedimiento, como asegurarse de que los bienes o servicios del solicitante estén identificados adecuadamente. También incluye cuestiones más sustantivas, como garantizar que la marca del solicitante no sea meramente descriptiva o pueda confundirse con una marca solicitada o registrada preexistente. Si la solicitud infringe algún requisito, el abogado examinador emitirá una acción oficial exigiendo al solicitante que aborde ciertas cuestiones o denegaciones antes del registro de la marca. Si el abogado instructor aprueba la solicitud, ésta será "publicada para oposición". Durante este plazo de 30 días, los terceros que puedan verse afectados por el registro de la marca podrán presentarse a interponer un procedimiento de oposición para detener el registro de la marca. Si se presenta un procedimiento de oposición, se inicia un caso ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas para determinar tanto la validez de los motivos de la oposición como la capacidad del solicitante para registrar la marca en cuestión. Finalmente, siempre que ningún tercero se oponga al registro de la marca durante el plazo de oposición o la oposición finalmente se decida a favor del solicitante, la marca será registrada en su momento.
Fuera de los Estados Unidos, el proceso de registro es sustancialmente similar al que se encuentra en los EE. UU., salvo por una excepción notable en muchos países: el registro ocurre antes del procedimiento de oposición . En resumen, una vez que un examinador revisa una solicitud y determina que tiene derecho a ser registrada, se emite un certificado de registro sujeto a que la marca esté abierta a oposición. La duración total del proceso de registro de una marca varía considerablemente entre jurisdicciones individuales, de 2 a 24 meses. [35]
Una marca registrada confiere un conjunto de derechos exclusivos al propietario registrado, incluido el derecho al uso exclusivo de la marca sobre los productos o servicios para los que está registrada. La ley en la mayoría de las jurisdicciones también permite al propietario de una marca registrada impedir el uso no autorizado de la marca sobre productos o servicios que sean idénticos o "colorosamente similares" a productos o servicios registrados existentes y, en ciertos casos, impedir el uso de productos totalmente diferentes. unos. La prueba siempre es si un consumidor de los bienes o servicios se sentirá confundido en cuanto a la identidad de la fuente u origen, no sólo el área de derechos especificada por la marca. Un ejemplo podría ser el de una gran marca multinacional de productos electrónicos, como Sony Corporation , donde un consumidor podría suponer que un producto no electrónico, como un par de gafas de sol, procede de Sony Corporation de Japón, a pesar de estar fuera de una clase de productos a los que Sony tiene derechos, pero aún está protegido por la marca registrada de Sony; Sin embargo, una oficina de psicoterapia con un nombre similar o una línea de panecillos para hamburguesas o campamentos de verano no infringiría la marca registrada de Sony Corporation porque el servicio o los productos que se ofrecen son muy diferentes del reclamo de derechos y gama de productos manufacturados de la marca registrada de Sony Corporation.
Una vez que los derechos de marca se establecen en una jurisdicción particular, estos derechos generalmente sólo son exigibles en esa jurisdicción, una cualidad que a veces se conoce como "territorialidad". Sin embargo, existe una variedad de leyes y sistemas internacionales de marcas que facilitan la protección de las marcas en más de una jurisdicción.
En los Estados Unidos, la USPTO mantiene una base de datos de marcas registradas. La base de datos está abierta al público y se puede realizar búsquedas a través del Sistema de búsqueda electrónica de marcas comerciales (TESS). [36] Como las marcas se rigen por la ley federal, la ley estatal y el derecho consuetudinario, es muy importante realizar una búsqueda exhaustiva de la disponibilidad de una marca y sus componentes de imagen. La USPTO asigna "códigos de búsqueda de diseños" a las marcas que consisten en un diseño para diferentes elementos del diseño, a fin de permitir al público y a los empleados de la USPTO buscar en la base de datos marcas de diseños similares [37] [ se necesita aclaración ] . En los Estados Unidos, obtener una búsqueda de marca y el registro posterior protegerá al propietario de la marca de tener que pagar daños y perjuicios en un caso de infracción de marca, como demuestra que el personal administrativo de emisión legal de marcas, junto con el solicitante del registro, realizaron búsquedas minuciosas con la diligencia debida para detectar marcas en conflicto. y, por lo tanto, el propietario de la marca tuvo buena previsión al tener un registro prioritario y, por lo tanto, es probable que esté utilizando la propiedad intelectual de su marca de buena fe .
La USPTO captura internamente más información sobre las marcas comerciales de la que divulga públicamente en su sitio web de búsqueda oficial, como el contenido completo de cada registro de marca registrada. Además, es probable que las agencias de servicios de inteligencia recopilen información sobre la oficina del propietario/solicitante y sobre los sistemas informáticos, y apliquen técnicas de motorización a sus sistemas con fines forenses y de seguridad. Los envíos iniciales de marcas son una forma de recopilar información de inteligencia temprana. [ se necesita aclaración ]
Las marcas comerciales también se pueden buscar en bases de datos de terceros, como LexisNexis , Dialog y CompuMark .
Dentro de la Unión Europea, las búsquedas deben realizarse teniendo en cuenta tanto las marcas de la UE como las marcas nacionales.
Existen sistemas de clasificación para ayudar en la búsqueda de marcas. Un ejemplo es la "Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas", más conocida como Clasificación de Viena.
En la mayoría de los sistemas, una marca puede registrarse si puede distinguir los productos o servicios de una parte, no confundirá a los consumidores acerca de la relación entre una parte y otra y no engañará a los consumidores en cuanto a las cualidades.
Una marca puede ser registrable o registrable si cumple la función esencial de la marca y tiene un carácter distintivo. La registrabilidad puede entenderse como un proceso continuo en el que las marcas se clasifican en "genéricas", "descriptivas", "sugestivas", "arbitrarias" o "fantasiosas", en orden creciente de fuerza, como es el caso en los Estados Unidos. "Fantasía" se refiere a marcas cuyo único propósito es funcionar como marcas comerciales. Las marcas que pertenecen a las tres últimas categorías se consideran "intrínsecamente distintivas" y, por tanto, susceptibles de protección ab initio. Para que puedan protegerse, las marcas "descriptivas" deben adquirir carácter distintivo a través de un significado secundario ( los consumidores han llegado a reconocer la marca como un indicador de origen). Los términos "genéricos" se utilizan para referirse al producto o servicio en sí y no pueden utilizarse como marcas comerciales. [38] (Ver el caso KitKat v. Cadbury .) [39]
Los derechos de marcas comerciales deben mantenerse mediante el uso legal real de la marca comercial. Estos derechos cesarán si una marca no se utiliza activamente durante un período de tiempo, normalmente cinco años en la mayoría de las jurisdicciones. En el caso del registro de una marca, la falta de uso activo de la marca en el curso de operaciones comerciales legales, o de no hacer cumplir el registro en caso de infracción, también puede exponer al propio registro a ser responsable de una solicitud de eliminación del registro después de un determinado período de tiempo por motivos de "no utilización".
El propietario de una marca no necesita tomar medidas coercitivas contra todas las infracciones si se puede demostrar que el propietario percibió la infracción como menor e intrascendente [ cita requerida ] . Esto está diseñado para evitar que los propietarios se vean continuamente envueltos en litigios por temor a la cancelación.
Un propietario puede en cualquier momento iniciar una acción por infracción contra un tercero siempre que no haya notificado previamente al tercero su descontento tras el uso por parte de terceros y luego no haya tomado medidas dentro de un período de tiempo razonable (llamado aquiescencia ). El propietario siempre puede reservarse el derecho de emprender acciones legales hasta que un tribunal decida que el tercero había adquirido notoriedad de la que el propietario "debía" haber tenido conocimiento. Corresponderá al tercero demostrar que el uso que hace de la marca es sustancial, ya que es responsabilidad de la empresa que utiliza una marca comprobar que no está infringiendo derechos previamente registrados. En Estados Unidos, debido al abrumador número de derechos no registrados, se recomienda a los solicitantes de marcas que realicen búsquedas no sólo en el registro de marcas sino también en directorios de empresas locales y en la prensa especializada relevante. Empresas de búsqueda especializadas realizan estas tareas antes de la solicitud.
Todas las jurisdicciones con un sistema de registro de marcas maduro proporcionan un mecanismo de eliminación en caso de falta de uso , que suele ser un período de tres o cinco años. La intención de utilizar una marca puede probarse mediante una amplia gama de actos, como se muestra en los casos "Woolly Bully" [40] y Aston v Harlee .
En los EE. UU., no utilizar una marca comercial durante este período de tiempo resultará en el abandono de la marca, por lo que cualquiera de las partes podrá usarla. [41] Una marca abandonada no es irrevocablemente de dominio público , sino que puede ser registrada nuevamente por cualquier parte que haya restablecido su uso exclusivo y activo, y debe estar asociada o vinculada con el propietario original de la marca. Una marca se registra junto con una descripción de un tipo específico de producto, y si la parte usa la marca pero junto con un tipo diferente de producto, la marca aún puede considerarse abandonada, como fue el caso en Lens.com, Inc. contra 1-800 Contacts, Inc. Si un tribunal dictamina que una marca se ha vuelto " genérica " a través del uso común (de modo que la marca ya no desempeña la función esencial de la marca y el consumidor promedio ya no considera que se le atribuyen derechos exclusivos también podrá declararse nula la inscripción correspondiente.
A diferencia de otras formas de propiedad intelectual (por ejemplo, patentes y derechos de autor), una marca registrada puede, en teoría, durar para siempre. Mientras el uso de una marca comercial sea continuo, el titular de la marca puede mantener la marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. presentando la(s) Declaración(es) Jurada(s) de Uso Continuo de la Sección 8, así como las Solicitudes de renovación de la Sección 9, según sea necesario, y pagando las tarifas. asociados con ellos.
Específicamente, una vez registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., el propietario de una marca debe presentar una Declaración Jurada de Uso Continuo de la Sección 8 para mantener el registro entre el quinto y sexto aniversario del registro de la marca o durante los seis meses. período de gracia tras el sexto aniversario del registro. [42] Durante este período, el propietario de una marca puede optar simultáneamente por presentar una Sección 15, Declaración de Indisputabilidad. Una marca declarada incontestable goza de inmunidad de impugnación futura, salvo en los casos en que la marca pase a ser genérica, se abandone la marca o el registro se haya adquirido fraudulentamente. Tenga en cuenta que si la Declaración Jurada de la Sección 8 se presenta durante el período de gracia de 6 meses, se aplicarán tarifas adicionales para presentar la Declaración Jurada ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. [43]
Además de los requisitos anteriores, los registros de marcas en los EE. UU. también deben renovarse aproximadamente cada 10.º aniversario del registro de la marca. El procedimiento para las renovaciones por 10 años es algo diferente al de la renovación por 5º o 6º año. En resumen, los solicitantes de registro deben presentar una Declaración jurada de uso continuo de la Sección 8 y una Solicitud de renovación de la Sección 9 cada diez años para mantener su registro. [44]
La medida en que el propietario de una marca puede impedir el uso no autorizado de marcas iguales o similares a su marca depende de varios factores, como si su marca está registrada, la similitud de las marcas involucradas, la similitud de los productos o servicios involucrados. y si la marca registrada del propietario es notoriamente conocida o, según la ley estadounidense relativa a la dilución de marcas , famosa .
Si una marca no ha sido registrada, algunas jurisdicciones (especialmente los países de derecho común ) ofrecen protección para la reputación comercial o la buena voluntad que se atribuye a las marcas no registradas a través del agravio de usurpación . La imitación puede proporcionar un remedio en un escenario en el que una empresa ha estado operando bajo una marca no registrada durante muchos años y una empresa rival comienza a utilizar la misma marca o una similar.
Si una marca ha sido registrada, entonces es mucho más fácil para el propietario de la marca demostrar sus derechos de marca y hacer valer estos derechos mediante una acción de infracción. [45] El uso no autorizado de una marca registrada no necesita ser intencional para que ocurra una infracción, aunque los daños en una demanda por infracción generalmente serán mayores si hubo una intención de engañar.
Para las marcas comerciales que se consideran notoriamente conocidas, el uso infractor puede ocurrir cuando el uso ocurre sobre productos o servicios que no son iguales o similares a los productos o servicios sobre los cuales está registrada la marca del propietario. Un área creciente del derecho relacionada con la aplicación de los derechos de marca es la responsabilidad secundaria , que permite imputar responsabilidad a alguien que no ha actuado directamente para infringir una marca pero cuya responsabilidad legal puede surgir bajo las doctrinas de responsabilidad contributiva o vicaria. [46]
La marca registrada está sujeta a varias defensas, como abandono, limitaciones de alcance geográfico y uso legítimo. En Estados Unidos, la defensa del uso legítimo protege muchos de los intereses en la libre expresión relacionados con los protegidos por la Primera Enmienda .
El uso legítimo puede afirmarse por dos motivos: que el presunto infractor esté utilizando la marca para describir con precisión un aspecto de sus productos, o que el presunto infractor esté utilizando la marca para identificar al propietario de la marca. Una de las pruebas más visibles de que las marcas otorgan un derecho limitado en Estados Unidos proviene de la publicidad comparativa que se ve en los medios estadounidenses. [47]
Un ejemplo del primer tipo es que, aunque Maytag posee la marca "Whisper Quiet" para sus lavavajillas, los fabricantes de otros productos pueden describir sus productos como "silenciosos" siempre que estos productos no entren en la misma categoría de productos que los la marca registrada está protegida bajo.
Un ejemplo del segundo tipo es que Audi puede publicar anuncios que digan que una publicación comercial ha calificado un modelo de Audi mejor que un modelo de BMW , ya que sólo utilizan "BMW" para identificar al competidor. En un sentido relacionado, un mecánico de automóviles puede anunciar verazmente que presta servicios a Volkswagen , [48] y una ex Playmate del año de Playboy puede identificarse como tal en su sitio web. [49]
Varias jurisdicciones tienen leyes diseñadas para evitar que los propietarios de marcas comerciales amenacen injustamente con una acción por infracción de marcas comerciales contra otras partes. Estas leyes tienen como objetivo evitar que empresas grandes o poderosas intimiden o acosen a empresas más pequeñas.
Cuando una parte amenaza con demandar a otra por infracción de marca, pero no tiene una base o intención genuina para llevar a cabo esa amenaza, o no lleva a cabo la amenaza en absoluto dentro de un período determinado, la amenaza en sí misma puede convertirse en una base para accion legal. [50] En esta situación, la parte que recibe tal amenaza puede solicitar del Tribunal una sentencia declarativa ; También conocido como fallo declarativo.
La ley de marcas está diseñada para cumplir el objetivo de política pública de protección del consumidor , evitando que el público sea engañado sobre el origen o la calidad de un producto o servicio. Al identificar la fuente comercial de los productos y servicios, las marcas facilitan la identificación de productos y servicios que satisfacen las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y otras características.
Las marcas comerciales también pueden servir como incentivo para que los fabricantes, proveedores o suministradores proporcionen constantemente productos o servicios de calidad para mantener su reputación comercial. Además, si el propietario de una marca no mantiene un control de calidad y una supervisión adecuada sobre la fabricación y el suministro de productos o servicios suministrados por un licenciatario, dicha "licencia desnuda" eventualmente afectará negativamente los derechos del propietario sobre la marca. Para la ley estadounidense ver, ex. Eva's Bridal Ltd. contra Halanick Enterprises, Inc. 639 F.3d 788 (7th Cor. 2011). Sin embargo, esta propuesta ha sido diluida por la sentencia de la Cámara de los Lores en el caso Scandecor Development AB contra Scandecor Marketing AB et al. [2001] UKHL 21; en el que se ha sostenido que el mero hecho de que se haya concedido una simple licencia (el equivalente al concepto estadounidense de licencia simple) no significaba automáticamente que una marca pudiera inducir a error.
Del mismo modo, los titulares de marcas deben ser cautelosos en la venta de su marca por razones similares a las que se aplican a la concesión de licencias. Al ceder un interés en una marca, si el producto o servicio asociado no se transfiere con ella, entonces esto puede ser una "cesión en bruto" y podría dar lugar a una pérdida de derechos sobre la marca. Todavía es posible realizar cambios significativos en los bienes o servicios subyacentes durante una venta sin poner en peligro la marca, pero las empresas a menudo contratan a los vendedores para ayudar a la transición de la marca y los bienes o servicios a los nuevos propietarios para garantizar la continuidad de la marca.
Mientras que la ley de marcas busca proteger indicaciones de la fuente comercial de productos o servicios, la ley de patentes generalmente busca proteger invenciones nuevas y útiles, y la ley de diseños registrados generalmente busca proteger la apariencia de un artículo manufacturado. Las marcas comerciales, las patentes y los diseños forman colectivamente un subconjunto de propiedad intelectual conocido como propiedad industrial porque a menudo se crean y utilizan en un contexto industrial o comercial.
En comparación, la ley de derechos de autor generalmente busca proteger obras literarias, artísticas y otras obras creativas originales. El uso activo continuo y el nuevo registro pueden hacer que una marca sea perpetua, mientras que los derechos de autor generalmente duran toda la vida del autor más 70 años para obras de individuos, y un tiempo limitado después de la creación para obras de personas jurídicas. [51] Esto puede generar confusión en los casos en que una obra pasa al dominio público pero el carácter en cuestión sigue siendo una marca registrada.
Aunque las leyes de propiedad intelectual como estas son teóricamente distintas, más de un tipo puede brindar protección al mismo artículo. Por ejemplo, el diseño particular de una botella puede ser objeto de protección por derecho de autor como [escultura] no utilitaria, o protección de marca basada en su forma, o la apariencia de " imagen comercial " de la botella en su conjunto puede ser objeto de protección. Los títulos y nombres de personajes de libros o películas también pueden protegerse como marcas comerciales, mientras que las obras de las que provienen pueden calificar para la protección de derechos de autor en su conjunto. La protección de marcas no se aplica a las características utilitarias de un producto, como los montantes de plástico entrelazados de los ladrillos Lego. [52]
Establecer estas distinciones es necesario, pero a menudo desafiante para los tribunales y abogados, especialmente en jurisdicciones donde las patentes y los derechos de autor pasan al dominio público , dependiendo de la jurisdicción. A diferencia de las patentes y los derechos de autor, que en teoría se conceden por plazos fijos y únicos, las marcas siguen siendo válidas siempre que su propietario las utilice y defienda activamente y mantenga sus registros ante las autoridades competentes. Esto suele implicar el pago de una tasa de renovación periódica.
Como una marca debe usarse para mantener los derechos sobre esa marca, una marca puede ser "abandonada" o su registro puede cancelarse o revocarse si la marca no se usa continuamente. En comparación, las patentes y los derechos de autor no se pueden "abandonar" y el titular de una patente o de un derecho de autor generalmente puede hacer valer sus derechos sin tomar ninguna medida particular para mantener la patente o el derecho de autor. Además, es posible que los titulares de patentes y de derechos de autor no necesariamente necesiten vigilar activamente sus derechos. Sin embargo, el hecho de no presentar una demanda o acción por infracción a tiempo contra un infractor conocido puede darle al demandado una defensa de consentimiento implícito o impedimento legal cuando finalmente se presente la demanda.
Al igual que las patentes y los derechos de autor, las marcas comerciales se pueden comprar, vender y transferir de una empresa a otra. A diferencia de las patentes y los derechos de autor, es posible que las marcas comerciales no permanezcan intactas durante este proceso. Cuando las marcas han sido adquiridas para comercializar productos genéricos (no distintivos), los tribunales se han negado a hacerlas cumplir.
En 1923, el autor Edgar Rice Burroughs registró como marca su personaje ficticio Tarzán ; Incluso después de que expiraran los derechos de autor de la historia de Tarzán, su empresa utilizó la propiedad de las marcas comerciales relacionadas con el personaje (que, a diferencia de los derechos de autor, no tienen una duración limitada) para controlar la producción de medios utilizando sus imágenes y licenciar el personaje para su uso en otros. obras (como adaptaciones). Esta práctica es precursora del concepto moderno de franquicia de medios . [53]
Una marca se diluye cuando el uso de marcas similares o idénticas en otros mercados no competidores significa que la marca en sí misma perderá su capacidad de significar una fuente única. En otras palabras, a diferencia de la legislación ordinaria sobre marcas, la protección contra la dilución se extiende a los usos de las marcas que no confundan a los consumidores respecto de quién ha elaborado un producto. En cambio, la ley de protección contra la dilución tiene como objetivo proteger marcas suficientemente fuertes para que no pierdan su asociación singular en la mente del público con un producto en particular, tal vez imaginado si la marca se encontrara independientemente de cualquier producto (por ejemplo, solo la palabra Pepsi pronunciada, o en un cartelera). Según la ley de marcas, la dilución ocurre cuando el uso no autorizado de una marca "desdibuja" la "naturaleza distintiva de la marca" o la "empaña". No se requiere riesgo de confusión. 15 USC §§ 1127, 1125(c).
En diversas jurisdicciones, una marca puede venderse con o sin el fondo de comercio subyacente que subsiste en el negocio asociado con la marca. Sin embargo, este no es el caso en los Estados Unidos, donde los tribunales han sostenido que esto sería "un fraude al público". Por lo tanto, en Estados Unidos, el registro de marca sólo puede venderse y cederse si va acompañado de la venta de un activo subyacente. Ejemplos de activos cuya venta normalmente respaldaría la asignación de una marca incluyen la venta de la maquinaria utilizada para producir los productos que llevan la marca o la venta de la corporación (o subsidiaria) que produce los productos de la marca.
Licencia significa que el propietario de la marca (el licenciante) otorga un permiso a un tercero (el licenciatario) para utilizar comercialmente la marca de manera legal. Es un contrato entre ambos, que contiene el alcance del contenido y la política. Las disposiciones esenciales de una licencia de marca identifican al propietario de la marca y al licenciatario, además de la política y los bienes o servicios que se acuerdan licenciar.
La mayoría de las jurisdicciones prevén que el uso de marcas comerciales se conceda bajo licencia a terceros. El licenciante debe controlar la calidad de los productos producidos por el licenciatario para evitar el riesgo de que los tribunales consideren la marca abandonada. Por lo tanto, una licencia de marca debe incluir disposiciones apropiadas relacionadas con el control de calidad, mediante las cuales el licenciatario ofrece garantías sobre la calidad y el licenciante tiene derechos de inspección y seguimiento.
La llegada del sistema de nombres de dominio ha llevado a los titulares de marcas a intentar hacer valer sus derechos sobre nombres de dominio que son similares o idénticos a sus marcas existentes, en particular buscando control sobre los nombres de dominio en cuestión. Al igual que con la protección por dilución, hacer cumplir los derechos de marca sobre los propietarios de nombres de dominio implica proteger una marca fuera del contexto obvio de su mercado de consumo, porque los nombres de dominio son globales y no están limitados por bienes o servicios.
Este conflicto se resuelve fácilmente cuando el propietario del nombre de dominio realmente utiliza el dominio para competir con el propietario de la marca. La ciberocupación , sin embargo, no implica competencia. En cambio, un usuario sin licencia registra un nombre de dominio idéntico a una marca comercial y ofrece vender el dominio al propietario de la marca. Los typosquatters (aquellos que registran errores ortográficos comunes en marcas como nombres de dominio) también han sido objeto de demandas por infracción de marcas. Los " sitios de quejas ", por otro lado, tienden a protegerse como libertad de expresión y, por lo tanto, son más difíciles de atacar como infracción de marca registrada.
Este choque de la nueva tecnología con los derechos de marcas preexistentes dio lugar a varias decisiones de alto perfil cuando los tribunales de muchos países intentaron abordar la cuestión de manera coherente (y no siempre con éxito) dentro del marco de la ley de marcas existente. Como el sitio web en sí no era el producto que se estaba comprando, no hubo confusión real entre los consumidores, por lo que se aplicó un concepto de confusión de intereses inicial . La confusión de intereses inicial se refiere a la confusión del cliente que crea un interés inicial en el "producto" de un competidor (en el contexto en línea, el sitio web de otra parte). Aunque la confusión inicial de intereses se disipa en el momento en que se producen las ventas reales, permite al infractor de una marca capitalizar el fondo de comercio asociado con la marca original.
Varios casos han luchado con el concepto de confusión de intereses iniciales. En Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., el tribunal determinó que podía producirse una confusión de intereses inicial cuando se utilizaban términos de marca registrada de un competidor en las metaetiquetas HTML de un sitio web, lo que provocaba que ese sitio apareciera en los resultados de búsqueda cuando un usuario busca en el término de marca registrada. En Playboy v. Netscape , el tribunal encontró confusión de interés inicial cuando los usuarios escribían las marcas registradas de Playboy en un motor de búsqueda, lo que resultaba en la visualización de resultados de búsqueda junto con anuncios publicitarios sin etiqueta, activados por palabras clave que incluían las marcas de Playboy, que llevarían a los usuarios a los competidores de Playboy. . Aunque los usuarios podrían finalmente darse cuenta al hacer clic en los anuncios publicitarios de que no estaban afiliados a Playboy, el tribunal determinó que los anunciantes competidores podrían haber ganado clientes apropiándose de la buena voluntad de Playboy, ya que los usuarios pueden estar perfectamente felices de navegar por el sitio del competidor en lugar de regresar al resultados de búsqueda para encontrar los sitios de Playboy.
Sin embargo, en Lamparello v. Falwell , el tribunal aclaró que una conclusión de confusión de intereses inicial depende del beneficio financiero de dicha confusión, de modo que, si un nombre de dominio similar al de una marca registrada se utiliza confusamente para un sitio web no relacionado con la marca, No se considerará que el propietario del sitio ha infringido la ley si no busca capitalizar el fondo de comercio de la marca para sus propias empresas comerciales.
Además, los tribunales han confirmado los derechos de los propietarios de marcas sobre el uso comercial de nombres de dominio, incluso en los casos en que los productos vendidos allí llevan legítimamente la marca. En la decisión histórica Creative Gifts, Inc. v. UFO , 235 F.3d 540 (10th Cor. 2000) (Nuevo México), los demandados habían registrado el nombre de dominio "Levitron.com" para vender productos con la marca "Levitron" bajo una licencia a voluntad del propietario de la marca. El Décimo Circuito afirmó los derechos del titular de la marca sobre dicho nombre de dominio, a pesar de los argumentos de impedimento promisorio .
La mayoría de los tribunales desaprobaron especialmente la ciberocupación y determinaron que era en sí misma un uso suficientemente comercial (es decir, "tráfico" de marcas) como para llegar al área de la infracción de marcas. Desde entonces, la mayoría de las jurisdicciones han modificado sus leyes de marcas para abordar específicamente los nombres de dominio y proporcionar soluciones explícitas contra los ciberocupas.
En Estados Unidos, la situación jurídica quedó aclarada por la Ley de Protección al Consumidor Anticybersquatting , una enmienda a la Ley Lanham, que prohibía explícitamente la ciberocupación. Define la ciberocupación como "(que ocurre) cuando una persona distinta del titular de la marca registra el nombre de dominio de una marca notoriamente conocida y luego intenta lucrarse con ello, ya sea rescatando el nombre de dominio al titular de la marca o usando el nombre de dominio para desviar negocios del titular de la marca al titular del nombre de dominio". [54] La disposición establece que "[una] persona será responsable en una acción civil interpuesta por el propietario de la marca... si, independientemente de los productos o servicios de la persona, esa persona (i) tuvo mala fe intención de lucrar con la marca...; y registra, trafica o utiliza un nombre de dominio [que es confusamente similar a la marca de otro o diluye la marca de otro]". [55]
Este cambio legal internacional también ha llevado a la creación de la Política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio (UDRP) de la ICANN y otras políticas de disputas para países específicos (como el DRS de Nominet UK ) que intentan agilizar el proceso de resolución de quién debería ser propietario. un nombre de dominio (sin abordar otras cuestiones de infracción, como daños y perjuicios). Esto es particularmente deseable para los propietarios de marcas comerciales cuando el titular del nombre de dominio puede estar en otro país o incluso ser anónimo.
Los registrantes de nombres de dominio a veces también desean registrar los propios nombres de dominio (por ejemplo, "XYZ.COM") como marcas comerciales para obtener ventajas percibidas, como un baluarte adicional contra el secuestro de su dominio, y aprovechar recursos tales como confusión o transferencia. frente a otros titulares de dominios con nombres de dominio confusamente similares o mal escritos intencionalmente.
Al igual que con otras marcas, el nombre de dominio no estará sujeto a registro de marca a menos que la marca propuesta se utilice realmente para identificar al público los bienes o servicios del solicitante del registro, en lugar de ser simplemente la ubicación en Internet donde aparece el sitio web del solicitante. Amazon es un excelente ejemplo de marca protegida para un nombre de dominio fundamental para la identificación pública de la empresa y sus productos.
Los términos que no se pueden proteger por sí mismos, como un término genérico o un término meramente descriptivo que no ha adquirido un significado secundario, pueden volverse registrables cuando se les agrega un nombre de dominio de nivel superior (por ejemplo, punto-COM). Un ejemplo de un nombre de dominio que no reúne los requisitos para la protección de marca comercial o de servicio como término genérico, pero que actualmente tiene una marca de servicio registrada en EE. UU. es "HEARSAY.COM". [56]
Entre los profesionales de las marcas sigue existiendo un gran debate en torno a la protección de las marcas bajo la propuesta de expansión del espacio de nombres de dominio genéricos de alto nivel propuesta por ICANN . World Trademark Review ha estado informando sobre la discusión, a veces acalorada, entre propietarios de marcas y propietarios de dominios. [57]
Los propietarios y las aplicaciones de marcas registradas disfrutan de muchas protecciones. El Centro de Derechos de Propiedad Intelectual ( DPI ), por ejemplo, tiene el mensaje de "la protección es nuestra marca registrada" y es un ejemplo de una oficina que hará cumplir y protegerá las marcas cuando sea necesario. [ se necesita aclaración ]
Si bien existen sistemas que facilitan la presentación, el registro o la aplicación de los derechos de marca en más de una jurisdicción a nivel regional o global, actualmente no es posible presentar y obtener un único registro de marca que se aplicará automáticamente en todo el mundo. Como cualquier ley nacional, las leyes de marcas se aplican sólo en el país o jurisdicción aplicable, una cualidad que a veces se conoce como "territorialidad".
Las limitaciones inherentes a la aplicación territorial de las leyes de marcas han sido mitigadas por varios tratados de propiedad intelectual , entre los que destaca el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Los ADPIC establecen la compatibilidad jurídica entre las jurisdicciones miembros al exigir la armonización de las leyes aplicables. Por ejemplo, el artículo 15(1) del Acuerdo sobre los ADPIC define "signo" que se utiliza como parte de la definición de "marca" en la legislación de marcas de muchas jurisdicciones alrededor del mundo.
El principal sistema internacional para facilitar el registro de marcas en múltiples jurisdicciones se conoce comúnmente como el "sistema de Madrid [58] ". Madrid proporciona un sistema administrado centralmente para asegurar registros de marcas en jurisdicciones miembros al extender la protección de un "registro internacional" obtenido a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . Este registro internacional se basa a su vez en una solicitud o registro obtenido por un solicitante de marca en su jurisdicción de origen.
La principal ventaja del sistema de Madrid es que permite al propietario de una marca obtener protección de marca en muchas jurisdicciones presentando una solicitud en una jurisdicción con un conjunto de tarifas, y realizando cualquier cambio (por ejemplo, cambios de nombre o dirección) y renovando el registro. en todas las jurisdicciones aplicables a través de un único proceso administrativo. Además, la "cobertura" del registro internacional puede ampliarse a otras jurisdicciones miembros en cualquier momento.
El Tratado sobre el Derecho de Marcas establece un sistema según el cual las jurisdicciones miembros acuerdan estandarizar los aspectos procesales del proceso de registro de marcas. No es necesariamente respectivo de las reglas dentro de cada país. [59]
El sistema de Marcas de la UE (EUTM) (anteriormente sistema de Marcas Comunitarias) es el sistema de marcas que se aplica en la Unión Europea , mediante el cual el registro de una marca en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, anteriormente Oficina de Armonización del Mercado Interior ( Marcas, Dibujos y Modelos)), da lugar a un registro que tiene efectos en toda la UE. Por lo tanto, se dice que el sistema de MUE es de carácter unitario, en el sentido de que un registro de MUE se aplica de manera indivisible en todos los estados miembros de la Unión Europea . Sin embargo, el sistema de marcas comunitarias no reemplazó a los sistemas nacionales de registro de marcas; el sistema de marcas comunitarias y los sistemas nacionales siguen funcionando en paralelo (véase también la ley de marcas de la Unión Europea ).
Las personas residentes fuera de la UE deben contar con un representante profesional en los procedimientos ante la EUIPO, mientras que para los residentes en la UE se recomienda representación.
Una de las tareas del titular de una MUE es controlar las solicitudes posteriores para determinar si alguna de ellas es similar a su marca anterior. El seguimiento no es fácil y normalmente requiere experiencia profesional. Para realizar un seguimiento existe el servicio llamado Trademark Watching, donde se puede comprobar si alguien intenta obtener marcas registradas similares a las marcas existentes.
Las oposiciones deben presentarse en el formulario de oposición estándar en cualquier idioma oficial de la Unión Europea; sin embargo, la parte sustantiva de la oposición (por ejemplo, los argumentos) solo puede presentarse en el idioma de la solicitud opuesta, que es uno de los idiomas de trabajo. de la EUIPO, por ejemplo, inglés, español, alemán.
El estatus de marca notoriamente conocida se otorga comúnmente a marcas internacionales famosas en jurisdicciones legales menos desarrolladas.
Según el artículo 6 bis del Convenio de París , [60] países están facultados para conceder este estatus a las marcas que la autoridad competente considere "notoriamente conocidas". Además de los motivos estándar para la infracción de una marca (la misma/marca similar aplicada a los mismos/productos o servicios similares, y riesgo de confusión), si la marca se considera notoriamente conocida, se considera una infracción aplicar la misma marca o una similar a marcas diferentes. productos/servicios donde exista confusión, incluso cuando se aproveche indebidamente la marca notoriamente conocida o se cause perjuicio a la misma. [61]
No es necesario que una marca conocida esté registrada en la jurisdicción para interponer una acción por infracción de marca (equivalente a presentar una reclamación por imitación sin tener que demostrar buena voluntad y con una menor carga de la prueba).
Según las Reglas de Marcas de 2017, India, un solicitante debe fundamentar su afirmación de que su marca tiene el estatus de "notoriamente conocida". Debe proporcionar los documentos que respalden la prueba de sus derechos y reclamaciones, es decir, el uso de la marca, cualquier solicitud de marca y el volumen de ventas anual, etc. [62] [63]
Muchos países protegen marcas notoriamente conocidas no registradas siguiendo sus obligaciones internacionales en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC). En consecuencia, no sólo las grandes empresas sino también las PYME pueden tener buenas posibilidades de establecer suficiente buena reputación con los clientes para que sus marcas puedan ser reconocidas como marcas notoriamente conocidas y adquirir protección sin registro. Sin embargo, es aconsejable solicitar el registro, teniendo en cuenta que muchos países prevén una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas registradas contra la dilución (Art. 16.3 ADPIC), [64] es decir, la reputación de la marca se ve debilitada por el uso no autorizado uso de esa marca por otros. [sesenta y cinco]
Varias leyes de marcas simplemente implementan obligaciones bajo el Artículo 16.3 [64] del Acuerdo sobre los ADPIC y protegen las marcas registradas notoriamente conocidas sólo bajo las siguientes condiciones: 1- que los productos y servicios para los cuales se utiliza la otra marca o para los cuales se busca protección no sean idénticos con o similar a los productos para los cuales la marca notoria adquirió su reputación 2- que el uso de la otra marca indicaría una conexión entre estos productos y el propietario de la marca notoriamente conocida, y 3- que sus intereses son probables resultar dañado por dicho uso.
