El caso Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation , 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999), escuchado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos , estableció que la infracción de marca registrada podría ocurrir mediante el uso de marcas registradas. términos en las metaetiquetas HTML de las páginas web cuando era probable que se produjera una confusión de intereses inicial . [1]
En 1993, Brookfield Communications comenzó a vender software que proporcionaba a los clientes una base de datos con capacidad de búsqueda de información relacionada con el entretenimiento, como listados de actores, directores, próximas películas y otras noticias relacionadas. El software se vendió con la marca "MovieBuff". En 1996, Brookfield comenzó a vender su producto MovieBuff y a brindar acceso en línea a su base de datos con capacidad de búsqueda desde su sitio web. El dominio moviebuff.com ya se había registrado en West Coast Entertainment, por lo que Brookfield registró y utilizó otros dominios. En 1997, Brookfield solicitó el registro federal de "MovieBuff" como marca comercial tanto de producto como de servicio . Recibió los registros en 1998. [1]
En 1998, Brookfield se enteró de que West Coast tenía la intención de lanzar un sitio web en moviebuff.com que contendría, entre otras cosas, una base de datos con capacidad de búsqueda de noticias relacionadas con el entretenimiento. Brookfield emitió una carta de cese y desistimiento a West Coast indicando que el sitio web infringiría la marca registrada de Brookfield, MovieBuff. West Coast siguió adelante con los planes de su sitio web; Posteriormente, Brookfield presentó una denuncia alegando infracción de marca registrada y competencia desleal en violación de la Ley Lanham . [1]
En noviembre de 1998, Brookfield presentó una demanda contra West Coast ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, alegando infracción de marca registrada y competencia desleal en virtud de las secciones 32 y 43 (a) de la Ley Lanham , 15 USC § 1114, § 1125 (a). ). Luego, Brookfield solicitó una orden de restricción temporal que impediría que West Coast usara "MovieBuff" o "moviebuff.com" como su nombre de dominio, el nombre de su servicio en línea o en cualquier "código o metaetiquetas ocultas" en su sitio web. El tribunal de distrito denegó la moción de una orden de restricción temporal, tras lo cual Brookfield presentó una apelación y una orden judicial contra West Coast en espera de la apelación; el tribunal de distrito volvió a denegar la orden judicial. Finalmente, Brookfield presentó una moción de emergencia para una orden judicial pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, la cual fue concedida. Luego, el Noveno Circuito escuchó la apelación de la denegación original de una orden de restricción temporal. [1]
En su demanda, Brookfield alegó que el plan de West Coast de ofrecer una base de datos en línea con capacidad de búsqueda de noticias relacionadas con el entretenimiento en el sitio moviebuff.com constituiría una infracción de marca registrada y competencia desleal según las secciones 32 y 43 (a) de la Ley Lanham , 15 USC § 1114, § 1125(a), infringiendo la marca registrada de Brookfield "MovieBuff". [1]
Poco después de que Brookfield presentara su denuncia, West Coast presentó un escrito de oposición en el que defendían su derecho a utilizar moviebuff.com según lo previsto. West Coast dio dos razones: 1) West Coast era el usuario principal de la marca; y 2) el uso previsto de moviebuff.com no causaría riesgo de confusión, por lo que no podría haber ninguna violación según la Ley Lanham . West Coast presentó dos argumentos para respaldar su afirmación como usuario principal de la marca: 1) West Coast había utilizado "The Movie Buff's Movie Store" en promociones y publicidad desde 1986 y tenía una marca registrada a nivel federal en ese logotipo; o 2) West Coast había establecido su derecho a la marca utilizando "moviebuff.com" antes de que Brookfield comenzara a ofrecer su servicio de base de datos con capacidad de búsqueda en línea. [1]
Al considerar si conceder la orden judicial preliminar contra West Coast, el Tribunal de Apelaciones consideró por separado el uso por parte de West Coast del nombre de dominio moviebuff.com y el uso por parte de West Coast de cualquier "código enterrado o metaetiquetas" que contengan "MovieBuff" o cualquier término que pueda causar confusión con la marca registrada de Brookfield. [1]
Brookfield primero tuvo que establecer que tenía una marca registrada válida y protegible en "MovieBuff". El tribunal determinó que sí, rechazando el argumento de West Coast de que su uso de "The Movie Buff's Movie Store" desde 1986 establecía su uso anterior. El tribunal basó su conclusión en el hecho de que la marca registrada de West Coast no era "esencialmente la misma" que "MovieBuff". El tribunal también rechazó el segundo argumento de West Coast, que era el usuario principal de moviebuff.com porque comenzó a usar ese nombre de dominio cuando lo registró en febrero de 1996, mientras que Brookfield sólo comenzó a ofrecer la base de datos con capacidad de búsqueda en línea bajo el nombre MovieBuff en agosto de 1997. El tribunal determinó que el uso de moviebuff.com por parte de West Coast no comenzó hasta que anunció públicamente el lanzamiento de ese sitio web en 1998, por lo que el uso de "MovieBuff" por parte de Brookfield en relación con su base de datos de búsqueda en línea es anterior al uso de moviebuff.com por parte de West Coast y, por lo tanto, Brookfield es el usuario senior. [1]
Una vez que el tribunal estableció que Brookfield era el usuario principal de su marca, examinó si existía una probabilidad de confusión que provocaría que los consumidores atribuyeran el sitio de West Coast en moviebuff.com a Brookfield. El tribunal consideró los ocho factores conocidos comúnmente como factores Sleekcraft para determinar si existía riesgo de confusión: "similitud de las designaciones en conflicto; relación o proximidad de los productos o servicios de las dos empresas; fuerza de la marca de Brookfield; canales de marketing utilizados; grado de cuidado que probablemente tendrán los compradores al seleccionar los productos; la intención de la Costa Oeste al seleccionar su marca; evidencia de confusión real; y probabilidad de expansión de las líneas de productos". Después de sopesar cada uno de estos factores, el tribunal determinó que existía una probabilidad de confusión y que Brookfield estableció una "probabilidad de éxito en su afirmación de que el uso de moviebuff.com por parte de West Coast viola la Ley Lanham", por lo que se emitió una orden judicial preliminar contra West. El uso costero de ese nombre de dominio estaba justificado. [1]
El tribunal consideró por separado la cuestión de si West Coast podía utilizar "MovieBuff" en cualquiera de sus códigos HTML. El tribunal determinó que, si bien hacerlo podría provocar que un motor de búsqueda incluyera el sitio de West Coast en los resultados obtenidos para el término de búsqueda "MovieBuff", es poco probable que cause confusión ya que el buscador verá el sitio de West Coast listado por el nombre de dominio (por ejemplo, , westcoastvideo.com) y no se confundirá en cuanto a la fuente de ese sitio. Sin embargo, el tribunal consideró que tal uso de la marca podría dar lugar a una confusión de intereses inicial . [1]
Para explicar la confusión inicial de intereses, el tribunal presentó como analogía el caso en el que uno de los competidores de West Coast, por ejemplo Blockbuster, coloca un cartel en la carretera que proclama "West Coast Video, salida 7", cuando en realidad West Coast Video está en la salida 8. y Blockbuster Video está en la salida 7. El tribunal explicó que los clientes que toman la salida 7 en busca de West Coast Video probablemente terminen alquilando en Blockbuster una vez que se den cuenta de que no pueden encontrar West Coast Video y vean que Blockbuster está justo allí. Incluso los clientes que preferirían West Coast Video a Blockbuster podrían decidir que no vale la pena volver a la carretera para seguir buscando un West Coast Video. Aunque esos clientes no tienen ninguna confusión, saben que están alquilando a Blockbuster, Blockbuster ha creado una confusión de intereses inicial y se está beneficiando injustamente de la buena voluntad establecida por la marca West Coast Video. El tribunal explicó que la señal de tráfico falsa publicada por Blockbuster para atraer clientes de West Coast Video es análoga a la inclusión por parte de West Coast de "MovieBuff" en su código HTML. [1]
West Coast argumentó que el uso de "MovieBuff" en sus metaetiquetas era un término descriptivo apropiado y, por tanto, era un uso legítimo. Sin embargo, el tribunal determinó que, si bien el uso del término descriptivo "Movie Buff" era perfectamente legal, el uso de "MovieBuff" no lo era. El primero es un término descriptivo asociado con los productos de la costa oeste, el segundo ni siquiera es una palabra en el idioma inglés. [1]
El tribunal determinó que era probable que Brookfield tuviera éxito en su reclamo de infracción de marca registrada y, por lo tanto, revocó la decisión del tribunal de distrito y devolvió al tribunal de distrito para que concediera la orden judicial preliminar. [1]
El juez Berzon del Noveno Circuito, en una opinión concurrente en Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp. , preguntó si el tribunal quería "continuar aplicando una regla insostenible", refiriéndose a la confusión de intereses iniciales como se discutió en Brookfield . [2]