Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp. , 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004) fue un caso sobre infracción y dilución de marcas registradas decidido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos . El fallo abordó el uso no autorizado de términos de marca registrada al utilizar datos de búsqueda web para determinar los destinatarios de anuncios publicitarios . [1]
Como motor de búsqueda de Internet , Netscape permitía a los anunciantes dirigirse a usuarios específicos de su servicio mostrando determinados anuncios a determinadas personas, dependiendo de lo que buscaba cada usuario. Esta práctica se denomina "codificación" en la industria de Internet y se considera más efectiva que mostrar anuncios a los usuarios de la web al azar. [1]
Playboy Enterprises se enteró de que Netscape estaba utilizando esta técnica para enviar ciertos anuncios publicitarios a usuarios que habían buscado los términos "Playboy" y "Playmate", que eran marcas registradas de Playboy. Los anuncios eran de servicios orientados al entretenimiento para adultos en general y, a menudo, presentaban a los competidores de Playboy. Playboy afirmó que el uso de esos términos por parte de Netscape en su técnica de codificación constituía una infracción de marca registrada . [1]
Además, al mostrar anuncios que eran para los competidores de Playboy pero que no se distinguían fácilmente como tales porque los nombres de las empresas a menudo estaban ocultos, Playboy afirmó que Netscape había cometido una dilución de la marca . Esto, a su vez, podría confundir a los usuarios de la web haciéndoles pensar que Playboy estaba detrás de todos esos anuncios, según la doctrina de confusión de intereses inicial . Finalmente, Playboy afirmó que esta práctica permitía a otras empresas beneficiarse conectando sus propios nombres al de Playboy y ganando prestigio por asociación. [1]
El caso se escuchó por primera vez en el Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California en 1999. [2] Playboy solicitó una orden judicial preliminar para impedir que Netscape continuara con sus procesos de "codificación" con los términos registrados de la empresa. El tribunal de distrito sostuvo que Playboy no podía probar que Netscape estaba usando los términos de una manera que creaba daño bajo la ley de marcas existente . Por lo tanto, el tribunal rechazó el reclamo de Playboy por infracción de marca registrada . Además, Playboy no pudo demostrar que el proceso de "codificación" causara suficiente confusión entre los usuarios de la web como para constituir una dilución de la marca . Así, el tribunal desestimó la solicitud de Playboy de una orden judicial contra Netscape. [2]
Playboy Enterprises apeló este fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito , que conoció el caso en 2001.
El Noveno Circuito analizó la disputa centrándose más en la doctrina de la confusión de intereses iniciales , que había abordado en otro caso reciente relacionado con la confusión sobre el uso de términos de marca registrada durante el proceso de búsqueda en la web. [3] Bajo ese precedente, Playboy podría alegar bajo la doctrina de confusión de intereses inicial que los usuarios probablemente se confundieran acerca de la naturaleza de los anuncios publicitarios a primera vista, y solo podrían determinar si dichos anuncios estaban o no afiliados a Playboy. después de una mayor investigación. Esto podría dañar el valor de las marcas registradas de la empresa y al mismo tiempo agregar prestigio a empresas no relacionadas. [1]
El tribunal de circuito aplicó una prueba de nueve partes, que había sido establecida en otro precedente de ley de marcas, para determinar el nivel de confusión que pueden experimentar los espectadores de los anuncios publicitarios en cuestión. [4] Los factores más relevantes para el reclamo de Playboy incluyeron evidencia de confusión real entre los consumidores, debido a la evidencia en este sentido presentada por Playboy; el uso por parte del demandado de una marca registrada para sus propios fines de marketing; el cuidado que debe tener el consumidor medio; y la intención del demandado de confundir a los consumidores de forma consciente o inadvertida. Se consideró que los demás factores de la doctrina inicial de confusión de intereses eran irrelevantes para esta disputa, pero los que aquí se enumeran trabajaron a favor de Playboy. [1]
Netscape afirmó que su uso de los términos de marca registrada de Playboy para la práctica de claves constituía un uso nominativo , pero esta defensa fue rechazada por el tribunal de circuito debido a la intención relacionada con la publicidad de confundir a los consumidores durante el proceso de claves. Netscape también intentó una defensa del uso funcional; Según esa doctrina, las partes de un diseño que tienen un uso funcional pueden no recibir protección de marca. Este reclamo también fue rechazado por el tribunal de circuito porque la revista Playboy podría haber recibido cualquier otro nombre pero conservaría la misma función. También se rechazó un intento más amplio de defensa del uso legítimo debido a la probabilidad obvia de confusión del consumidor sobre la propiedad de los anuncios publicitarios resultantes recibidos después de buscar los términos de marca registrada. [1]
Así, el tribunal de circuito revocó el fallo del tribunal inferior sobre infracción de marca registrada y concedió una orden judicial a Playboy Enterprises. Esto restringió a Netscape el uso de términos de marca registrada de Playboy para generar anuncios publicitarios mediante el proceso de clave, a menos que esos anuncios estuvieran claramente etiquetados con información sobre sus orígenes, para evitar que los consumidores asumieran que estaban afiliados a Playboy. Mientras tanto, el tribunal de circuito determinó que quedaban algunas cuestiones de hecho sobre si la práctica de clave resultó en la dilución de los términos de la marca registrada de Playboy. Este asunto fue remitido al tribunal de distrito para su posterior descubrimiento . [1]
Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp. se ha señalado como un precedente importante en la cuestión del uso de términos de marcas registradas para generar anuncios dirigidos en Internet y en la necesidad de una identificación completa del origen de los anuncios resultantes. [5] La sentencia también ha sido citada como un avance importante en la evaluación de la confusión en el consumidor que puede generar la publicidad en Internet. [6] [7]