La materia patentable en los Estados Unidos está regida por el artículo 35 USC 101. La práctica actual en materia patentable en los EE. UU. es muy diferente de las prácticas correspondientes de la OMPI / Tratado de Cooperación en materia de Patentes y de la Oficina Europea de Patentes , y se considera que es más amplia en general.
La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso amplios poderes para decidir qué tipos de inventos deberían ser patentables y cuáles no, siempre que el patentamiento de esos inventos “promueva el progreso de la ciencia”. [1] Sin lugar a dudas, el patentamiento de herramientas de investigación, descubrimientos científicos y teorías científicas está excluido, ya que inhibiría en lugar de “promover el progreso de la ciencia”. [2]
Sin embargo, además de las herramientas de investigación, etc., existe otra cuestión (y más controvertida): si algunas reivindicaciones de patentes pueden ser demasiado amplias y excluir todos los usos de un descubrimiento en particular. La prueba Alice-Mayo que se analiza a continuación tiene por objeto abordar esta cuestión.
Desde la promulgación del requisito de la materia en 1970, la interpretación de la ley cambió varias veces. Aunque la Sección 101 [3] del Título 35 del Código de los Estados Unidos dice:
Quien invente o descubra cualquier procedimiento, máquina, manufactura o composición de materia nueva y útil, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos, podrá obtener una patente para ello, sujeto a las condiciones y requisitos de este título.
y, por lo tanto, no dice qué es elegible para patente y qué no, los tribunales estadounidenses consideraron que algunas invenciones no deberían estar sujetas al monopolio de patentes en absoluto (supuestamente porque ciertas reivindicaciones pueden ser demasiado amplias y pueden impedir todos los usos de un descubrimiento en particular), y utilizaron el USC 101 como excusa para hacer cumplir sus propias creencias (y no las del Congreso de los Estados Unidos ). Para citar a la Corte Suprema en Myriad : "Sin esta excepción, habría un peligro considerable de que la concesión de patentes 'ataría' el uso de tales herramientas y, por lo tanto, 'inhibiría la innovación futura basada en ellas'". [4]
Las dos áreas particularmente polémicas, con numerosas revocaciones de decisiones legislativas y judiciales anteriores, han sido las invenciones informáticas (ver Patentes de software bajo la ley de patentes de los Estados Unidos ) y las biológicas. [5] [6] Si bien estas dos áreas presentan diferentes tipos de desafíos: [7]
(a) El problema con las invenciones biológicas es dónde termina el descubrimiento obra de la Naturaleza y dónde comienza un invento humano, es decir, el monopolio de las patentes no debería abarcar un "fenómeno natural o una ley de la naturaleza".
(b) el problema con las invenciones de software (como “algoritmos matemáticos, incluidos aquellos ejecutados en una computadora genérica,... [y] algunas prácticas comerciales económicas y convencionales fundamentales”) [8] es que el alcance de tales reivindicaciones es inconmensurablemente amplio en comparación con su contribución al “progreso de la ciencia” ( quid pro quo ),
Los tribunales estadounidenses rechazaron los primeros intentos de desarrollar un conjunto diferente de reglas para las dos impugnaciones y, en cambio, intentaron encontrar un enfoque común para ellas, así como para otras posibles impugnaciones de elegibilidad de la materia en el futuro. Un amicus curiae calificó claramente este enfoque como "un intento de crear un marco universal mediante requisitos de elegibilidad de patentes amorfos y equivocados". [9]
Sin embargo, este enfoque, conocido como el marco Alice - Mayo , fue desarrollado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2012-2014, y ha sido utilizado por la USPTO y los tribunales estadounidenses desde entonces. El enfoque unificado Alice-Mayo para la elegibilidad de la materia requiere (1) que se suponga que la Ley de la Naturaleza o la fórmula matemática recién descubierta se conocen, (2) un "concepto inventivo" adicional, que limita la aplicación de (1) a un uso específico y no trivial.
En la legislación de patentes de los Estados Unidos existe una relación importante entre la elegibilidad de una patente y las pruebas de no obviedad . El criterio de no obviedad se puede cumplir fácilmente si una reivindicación se basa en el descubrimiento de un nuevo fenómeno/principio/ley natural. Sin embargo, en el análisis de la materia patentable, se supone que este "descubrimiento" es técnica anterior y que en la reivindicación debe estar presente un "concepto inventivo adicional". [10]
Aunque los detalles se analizan a continuación, el resultado neto al año 2023 se puede resumir de la siguiente manera:
Las cosas (incluidos los organismos vivos y los ácidos nucleicos ) que se encuentran en la naturaleza no son patentables ( Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. ) incluso cuando están aisladas de su entorno natural (por ejemplo, un gen que codifica una proteína de un cromosoma ), pero las cosas (incluso vivas) "hechas por el hombre" sí pueden serlo ( Diamond v. Chakrabarty , Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. ), siempre que sean diferentes de manera útil de su(s) predecesor(es) natural(es).
En el caso de métodos implementados por computadora, los algoritmos (incluso nuevos y no obvios) per se no son patentables ( Gottschalk v. Benson , Parker v. Flook ), pero sus aplicaciones nuevas y útiles pueden serlo ( Diamond v. Diehr ). [5]
Las patentes de Mayo , Myriad y Ariosa v. Sequenom son similares en el sentido de que se basan en un "descubrimiento" de un fenómeno natural o una ley matemática (como en Gottschalk v. Benson ), que asegura la novedad y la no obviedad de las reivindicaciones de la patente. Sin embargo, cuando se supone que este "descubrimiento" es una técnica anterior (como lo requiere la prueba Mayo-Alice), una reivindicación patentable debe tener un "concepto inventivo" adicional [11] o una "aplicación inventiva". [9] El propósito de este requisito es evitar la monopolización de todos (o muchos) usos del "descubrimiento". Un comentarista legal escribió que el requisito adicional de "concepto inventivo" recuerda al requisito de actividad inventiva del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y de la Convención Europea sobre Patentes , y que algunas patentes estadounidenses rechazadas debido a la "elegibilidad de la materia" tenían sus contrapartes extranjeras rechazadas por la falta de actividad inventiva . [12]
La historia legislativa y judicial de este último se ilustra en la siguiente figura:
La excepción de materia para patentar fórmulas y algoritmos matemáticos surgió de tres casos de la Corte Suprema comúnmente conocidos como la "trilogía de elegibilidad de patentes" entre 1972 y 1981: Gottschalk v. Benson , Parker v. Flook y Diamond v. Diehr . Estos tres casos pueden compartir una visión común, que cuando el único elemento nuevo en una reivindicación es una ley natural/fenómeno o una idea abstracta, la reivindicación no es elegible para patente. Como dijeron Nielson y Morse , y Flook reafirmó, la ley natural/fenómeno debe ser tratada como si fuera una técnica anterior. Se requiere una "implementación inventiva" adicional en una reivindicación para que sea elegible para patente. [14]
Este caso, que rara vez se cita, puede considerarse el primer ejemplo de controversia sobre materia patentable decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos . [4] En este caso, los inventores descubrieron una nueva propiedad del plomo metálico, que resultó ser útil para fabricar tuberías de plomo . Sin embargo, el aparato reclamado era esencialmente el mismo que las antiguas máquinas conocidas para fabricar tuberías de plomo. La mayoría de cinco jueces decidió que la patente reclamaba esencialmente el descubrimiento per se y la invalidó:
Un principio no es patentable. Un principio, en abstracto, es una verdad fundamental; una causa original; un motivo; éstos no pueden patentarse, pues nadie puede reivindicar sobre ninguno de ellos un derecho exclusivo. [15]
Una minoría de tres jueces afirmó que
Que la originalidad no consistía en la novedad de la maquinaria, sino en poner en práctica un principio recién descubierto mediante el cual se produce un artículo manufacturado útil y se fabrican tubos forjados, a diferencia de los tubos fundidos.
[C]uando una persona descubre un principio o propiedad de la naturaleza, o cuando concibe una nueva aplicación de un principio o propiedad de la naturaleza bien conocido y también algún modo de llevarlo a la práctica de modo de producir o lograr un efecto o resultado nuevo y útil, tiene derecho a protección contra todos los demás modos de llevar a la práctica el mismo principio o propiedad para obtener el mismo efecto o resultado. [16]
La minoría sostuvo que "la invención en sí no consistía en descubrir el principio abstracto, que está abierto a todos, sino en aplicar el principio a un objeto útil". [17] Una filosofía judicial similar fue adoptada por la jueza del circuito federal Pauline Newman en Ariosa v. Sequenom , pero este enfoque fue firmemente rechazado por la Corte Suprema en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. y no es la ley que rige en los EE. UU.
En este caso, Samuel Morse solicitó una patente con una reivindicación sobre "el uso de la fuerza motriz de la corriente eléctrica o galvánica, que llamo electromagnetismo, desarrollada de cualquier manera para marcar o imprimir caracteres, signos o letras inteligibles, a cualquier distancia" . Si bien se permitieron otras reivindicaciones más limitadas, esta reivindicación amplia fue invalidada porque una reivindicación tan amplia probablemente obstaculizaría en lugar de "promover el progreso de la ciencia", como exige la cláusula de patentes de la Constitución de los Estados Unidos.
Esta decisión de la Corte Suprema se considera precursora del requisito de "aplicación inventiva" como prueba de elegibilidad de una patente. [9]
La patente en cuestión reivindicaba una combinación de varias cepas bacterianas que ayudan a las plantas de frijol a fijar el nitrógeno . Estas diferentes bacterias sorprendentemente no se inhiben entre sí, mostrando así una forma de simbiosis . El problema con esta "invención" era que no había sido "hecha por el hombre", sino descubierta en la naturaleza. La opinión mayoritaria decía:
Aunque [el inóculo] puede haber sido el producto de la habilidad, ciertamente no fue el producto de la invención. No hay manera de que podamos llamarlo así a menos que tomemos prestada la invención del descubrimiento del principio natural en sí. Es decir, no hay invención aquí a menos que el descubrimiento de que ciertas cepas de las diversas especies de estas bacterias no son inhibidoras y por lo tanto pueden mezclarse sin peligro sea invención. Pero no podemos sostener esto sin permitir que se expida una patente sobre uno de los antiguos secretos de la naturaleza ahora revelados. Todo lo que queda, por lo tanto, son las ventajas de los inóculos mezclados en sí mismos. No son suficientes. [18]
La invención en este caso era un método de programación de una computadora digital de propósito general que utilizaba un algoritmo para convertir números decimales codificados en binario en números binarios puros . Aunque el método era previamente desconocido y no obvio, la Corte Suprema determinó que el proceso en Benson no era patentable ya que la invención, un algoritmo, no era más que matemática abstracta . [5] De manera más general, la Corte señaló que los fenómenos de la naturaleza, los procesos mentales y los conceptos intelectuales abstractos no eran patentables, ya que eran las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico. Sin embargo, las invenciones nuevas y útiles derivadas de tales descubrimientos sí lo son.
A pesar de esta decisión, el Tribunal enfatizó que su decisión no impedía que se patentaran programas informáticos, sino que impedía la patentabilidad de programas informáticos cuya única característica útil fuera un algoritmo. El Tribunal señaló además que la validación de este tipo de patentes impediría todo uso futuro del algoritmo en cuestión, lo que es indeseable desde el punto de vista del orden público y del requisito constitucional de "promover el progreso de la ciencia" . Por lo tanto, al igual que las excepciones tradicionales a la materia patentable, el propósito de la excepción del algoritmo era fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías al no otorgar patentes que impidieran a otros utilizar principios matemáticos abstractos.
El gobierno de los EE. UU. y varios expertos legales aconsejaron a la Corte Suprema que adoptara la prueba de máquina o transformación para la elegibilidad de la materia, porque es justa y fácil de aplicar. [19] Sin embargo, al escribir que la máquina o una transformación "es la clave para la patentabilidad de una reivindicación de proceso", la Corte Suprema se negó a respaldar la exclusividad de esta prueba.
En este caso, la invención consistía en un método para calcular límites de alarma mediante un "algoritmo de suavizado" para que el sistema respondiera a tendencias pero no a fluctuaciones momentáneas en las variables del proceso (como la temperatura). Como se admitió que la implementación del algoritmo era convencional, el Tribunal determinó que el inventor ni siquiera pretendía haber inventado nada sobre lo que se pudiera conceder una patente. [20] El Tribunal lo hizo sobre la base del principio de que la materia no estatutaria (el algoritmo) debe considerarse como ya parte de la técnica anterior . Por lo tanto, no quedaba nada sobre lo que se pudiera conceder una patente. En un caso en el que se solicitaba una patente sobre la implementación de un principio (el algoritmo), la implementación en sí misma debe ser inventiva para que se conceda una patente. Como no era así, el Tribunal determinó que la oficina de patentes había rechazado correctamente la reivindicación de Flook sobre una patente. "El hecho de que el algoritmo pueda no haber sido conocido previamente y que, cuando se toma en combinación con otros elementos de la reivindicación, pueda producir una invención que sea nueva y no obvia, no desempeña ningún papel en el análisis" de la materia patentable. [21]
El procedimiento del demandado no es patentable en virtud del § 101, no porque contenga un algoritmo matemático como uno de sus componentes, sino porque una vez que se supone que dicho algoritmo forma parte del estado de la técnica, la solicitud, considerada en su conjunto, no contiene ninguna invención patentable. Aunque un fenómeno de la naturaleza o una fórmula matemática puedan ser bien conocidos, una aplicación inventiva del principio puede ser patentable. Por el contrario, el descubrimiento de dicho fenómeno no puede sustentar una patente a menos que exista algún otro concepto inventivo en su aplicación. [22]
El Tribunal se basó en la decisión en Neilson v. Harford , un caso inglés en el que la Corte Suprema se había basado en O'Reilly v. Morse , para la proposición de que una idea o principio debe ser tratado como si ya estuviera en la técnica anterior, independientemente de si en realidad era nuevo o antiguo. [23] Este enfoque es algo así como el de la disección analítica en la ley de derechos de autor de software de computadora, aunque su uso en la ley de patentes precedió a su uso en la ley de derechos de autor por un siglo o más.
En estos tres casos, el Circuito Federal intentó desarrollar una prueba de patentabilidad de algoritmos matemáticos que cumpliera con lo establecido en el caso Gottschalk v. Benson . El uso de esta prueba fue prácticamente abandonado en 1994. [ cita requerida ]
La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en el caso Diamond v. Chakrabarty que una bacteria viva modificada genéticamente de manera no natural es patentable de conformidad con el artículo 35 USC § 101, que prevé la concesión de una patente a una persona que invente o descubra "cualquier" "fabricación" o "composición de materia" nueva y útil. [24] [25] Como resultado de la sentencia, la invención patentada incluía reivindicaciones relacionadas con una bacteria que no se produce de manera natural y que fue modificada genéticamente para que sea capaz de degradar hidrocarburos. [26] Esta sentencia sentó el precedente para el material animado como materia patentable. [27]
En este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos se apartó del enfoque de disección analítica e insistió en que la elegibilidad de la patente debe decidirse sobre la base de la reivindicación (o invención) considerada en su conjunto. El requisito de evitar la disección analítica se encuentra en la ley, pero solo para la sección 103 (que rige la obviedad o la actividad inventiva) y no para la sección 101 (que rige la elegibilidad de la patente). Sin embargo, a pesar de esta diferencia de énfasis, Diehr puede armonizarse con Flook y Benson , y el Tribunal Diehr evitó cuidadosamente afirmar que Flook y Benson fueron anulados o limitados.
Esta decisión estableció el "resultado útil, concreto y tangible" como criterio de patentabilidad. Se consideró que el precio de un producto financiero cumplía este requisito. Históricamente, esta decisión fue la primera en la que se permitió la patentabilidad de métodos comerciales . [28] Sin embargo, este enfoque fue invalidado en 2010 en Bilski v. Kappos .
En Lundren, el solicitante intentó patentar un método comercial para evaluar y recompensar el desempeño de los gerentes. [29] Después de un examen inicial, el examinador de la USPTO rechazó las reivindicaciones del solicitante, al encontrar que no estaban dirigidas a materia patentable. [29] El solicitante apeló esta decisión ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes , que posteriormente sostuvo que las invenciones de procesos no tienen que estar en las artes tecnológicas para ser patentables en los Estados Unidos. [30] Sin embargo, tienen que producir un "resultado concreto, útil y tangible".
La USPTO se vio impulsada a emitir las directrices por una decisión de 2005 de su junta de apelaciones , Ex Parte Lundgren . [31] Esta decisión afirmó que, según las opiniones judiciales de los EE. UU., las invenciones no tienen que estar en las "artes tecnológicas" para satisfacer los requisitos del 35 USC § 101.
En octubre de 2005, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) emitió unas directrices provisionales [32] para que los examinadores de patentes determinen si una determinada invención reivindicada cumple los requisitos legales de ser un proceso, una fabricación, una composición de materia o una máquina útiles ( 35 USC § 101). Estas directrices afirman que un proceso, incluido un proceso para hacer negocios, debe producir un resultado concreto, útil y tangible para ser patentable. No importa si el proceso pertenece o no a las artes tecnológicas tradicionales. El precio de un producto financiero, por ejemplo, se considera un resultado concreto, útil y tangible (véase State Street Bank v. Signature Financial Group de 1998).
La USPTO ha reafirmado su posición de que las obras literarias, las composiciones musicales, [33] las compilaciones de datos, los documentos legales (como las pólizas de seguros) y las formas de energía (como los paquetes de datos transmitidos por Internet) no se consideran "productos manufacturados" y, por lo tanto, por sí mismos no son patentables. No obstante, la USPTO ha solicitado comentarios del público sobre esta posición.
En 2007, el Circuito Federal dictaminó, en In re Nuijten , [34] que las señales (como las ondas electromagnéticas ) no son materia de derecho, porque los artículos de fabricación (la única categoría plausible según el 35 USC § 101) no incluyen entidades intangibles, incorpóreas y transitorias. Un comentarista legal explicó la lógica en In re Nuijten de la siguiente manera: "Como un inventor puede patentar tanto los métodos como los dispositivos para crear la señal, no hay necesidad de patentar la señal en sí. Permitir que la señal sea patentada solo conducirá a demandas abusivas contra los proveedores de servicios de Internet y otros terceros, no al {objetivo constitucional de} la promoción y el avance de la ciencia". [35]
En 2008, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal confirmó en In re Bilski el rechazo de las reivindicaciones de patentes que implicaban un método de cobertura de riesgos en el comercio de materias primas. El tribunal sostuvo que la prueba "útil, concreta y tangible" para la elegibilidad de patente de un proceso es incorrecta, y que State Street Bank v. Signature Financial Group ya no es una autoridad legal válida sobre este punto. En cambio, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y la USPTO adoptaron la prueba de máquina o transformación para la patentabilidad de procesos. La jueza Pauline Newman escribió un breve disenso en In Re Bilski , argumentando a favor de una definición más amplia de la patentabilidad de los procesos. [36] La Corte Suprema de los Estados Unidos en sus casos siguientes (ver más abajo) adoptó esencialmente la posición de Newman.
El 24 de agosto de 2009, la USPTO emitió nuevas directrices provisionales [37] para que el examen se ajustara a la opinión del Circuito Federal.
En apelación en 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó en Bilski v. Kappos [38] que la solicitud de patente de Bernard Bilski para un método de cobertura de los riesgos estacionales de la compra de energía es una idea abstracta y, por lo tanto, no es patentable. Sin embargo, también dijo que los métodos comerciales no son inherentemente no patentables y no se pronunció sobre el tema de las patentes de software. La opinión mayoritaria también dijo que la prueba de "máquina o transformación" del Circuito Federal, si bien es útil, no es una prueba exclusiva para determinar la patentabilidad de un proceso. En cambio, la Corte Suprema revisó la "Trilogía de la Corte Suprema" descrita anteriormente y dijo que las decisiones futuras deberían basarse en los ejemplos y conceptos expresados en esas opiniones. Los comentaristas contemporáneos [39] consideraron que la decisión dejó muchas preguntas sin respuesta, incluida la patentabilidad de muchas tecnologías y software de diagnóstico médico.
El 20 de marzo de 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. [40] que una patente de proceso, que Prometheus Laboratories había obtenido para correlaciones entre los resultados de análisis de sangre y la salud del paciente para determinar una dosis adecuada de un medicamento específico para el paciente, no es elegible para una patente porque la correlación es una ley de la naturaleza. El tribunal razonó que "los pasos en los procesos reclamados (aparte de las leyes naturales en sí) involucran una actividad convencional, rutinaria y bien entendida que previamente habían realizado los investigadores en el campo". Algunos analistas legales criticaron esta decisión por mezclar dos conceptos separados de la ley de patentes (elegibilidad de patente bajo la Sección 101 y obviedad para patentabilidad bajo la Sección 103), e invalidar potencialmente muchas patentes relacionadas con las industrias biotecnológica, de diagnóstico médico y farmacéutica. [41] [42] Otros, como la Asociación Médica Estadounidense (AMA), elogiaron la decisión por invalidar patentes que habrían obstaculizado la capacidad de los médicos para brindar atención de calidad al paciente. [43] Sin embargo, de conformidad con la Sección 287(c) de la Ley de Patentes, no se puede presentar una demanda por infracción de patente contra un médico por realizar una actividad médica, o contra una entidad de atención médica relacionada con dicha actividad médica, a menos que el médico esté trabajando en un laboratorio de diagnóstico clínico. [44]
En marzo de 2010, un juez de un tribunal federal de distrito del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de Myriad Genetics y a favor de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles , afirmando que las secuencias de ADN purificado y las invenciones que las utilizan no son patentables. [45] Como se ha comentado, [46] el juez Sweet se basó exclusivamente en precedentes de la Corte Suprema e ignoró la jurisprudencia contraria del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal [47] para concluir que el ADN aislado tiene la misma calidad fundamental que el ADN natural y, por lo tanto, no es patentable en virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes; y que las reivindicaciones de método de las patentes eran procesos mentales abstractos que tampoco eran patentables. Su razonamiento fue controvertido y su fallo fue apelado ante el Circuito Federal. [48] El tribunal de apelación revocó el fallo al decidir que el ADN aislado tenía una "estructura química marcadamente diferente" de otro material genético humano.
El 13 de junio de 2013, en el caso Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó parcialmente la decisión y decidió nuevamente que el ADN aislado, incluso después de la eliminación de los intrones , no era patentable. El juez Antonin Scalia escribió que "la parte del ADN aislada de su estado natural que se busca patentar es idéntica a la parte del ADN en su estado natural". La Corte sostuvo que las reivindicaciones de patente dirigidas a una secuencia de ADN de origen natural utilizada para detectar la propensión genética de un paciente a contraer cáncer de mama no eran materia patentable (incluso cuando se aislaba del material de ADN circundante y se le eliminaban los intrones ). Sin embargo, la Corte Suprema también decidió que el ADNc es patentable porque "no se produce de forma natural". [49] Estas patentes se litigaron nuevamente en University of Utah Research Foundation v. Ambry Genetics Corp. [50] [51] [52] Cuando se anunció la noticia, la ACLU acogió con agrado la decisión y los precios de las acciones de Myriad Genetics subieron. [51]
En octubre de 2015, el Tribunal Superior de Australia falló en contra de Myriad Genetics, sosteniendo que un gen mutado asociado con la susceptibilidad al cáncer de mama no puede dar lugar a una invención patentable según la legislación australiana. [53]
La USPTO rechazó las reivindicaciones sobre una oveja clonada , porque el clon "no poseía características marcadamente diferentes a cualquiera encontrada en la naturaleza". [54] Por otro lado, se permitió una patente sobre el método de clonación de un organismo eucariota .
En mayo de 2013, el Circuito Federal dictó una decisión en pleno en el caso CLS Bank v. Alice [55] en la que se aplicaban los diversos conceptos de la "Trilogía de la Corte Suprema". Las reivindicaciones en cuestión se consideraron no patentables por un estrecho margen, pero las diferencias en las posiciones de los diversos jueces del panel eran dramáticas y no definitivas. [56] En una revisión realizada en 2014, la Corte Suprema redujo la elegibilidad de las patentes de software o de las patentes de software para métodos comerciales, excluyendo las ideas abstractas de la lista de materias elegibles. Después de mucha confusión entre los examinadores de patentes y los profesionales de patentes, la USPTO preparó una lista de ejemplos de reivindicaciones de patentes de software que se consideran elegibles o no para patentes. [57]
Posteriormente, el Tribunal Federal de Apelaciones aplicó la prueba Mayo v. Prometheus para invalidar como no elegible para patente una patente que se decía que "solucionaba... un problema muy práctico de acceso al ADN fetal sin crear un riesgo importante para la salud del feto". [58] La razón para denegar la elegibilidad de la patente en este caso supuestamente se deriva de las reclamaciones dirigidas a una materia no elegible (Ley de la Naturaleza), "si la APLICACIÓN [de este descubrimiento] simplemente se basa en elementos ya conocidos en la técnica". [59] La jueza Pauline Newman fue la única disidente en Ariosa v. Sequenom . Criticó la posición del Tribunal Federal de Apelaciones sobre la materia elegible para patente (reclamaciones que impiden el uso de las leyes de la naturaleza), tras la decisión de la Corte Suprema en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. . En lugar de exigir "conceptos inventivos" adicionales para transformar una ley de la naturaleza recién descubierta en una reivindicación patentable, Newman sostiene que se deberían permitir las reivindicaciones limitadas a un pequeño número de aplicaciones rutinarias de nuevos descubrimientos, porque dichas reivindicaciones no "impiden un estudio ulterior de esta ciencia ni el desarrollo de aplicaciones adicionales". En su opinión, "el defecto principal no es que las reivindicaciones carezcan de concepto inventivo, sino que sean demasiado amplias". Por tanto, la jueza sugirió limitar una reivindicación para que cubra una aplicación que en realidad se ha reducido a la práctica. [60]
Este caso [61] se refería a una patente [62] en la que el inventor descubrió que los segmentos no codificantes del genoma de un individuo están correlacionados con secuencias alélicas específicas que se encuentran adyacentes o alejadas de las secuencias no codificantes. Al amplificar una región intrónica seleccionada del ADN y analizar su secuencia, se puede establecer el haplotipo del paciente y utilizarlo para el diagnóstico . [63]
Para citar al Circuito Federal :
El primer paso reivindicado de "amplificar" el ADN genómico con un par de cebadores era indiscutiblemente bien conocido, rutinario y convencional en el campo de la biología molecular a partir de 1989, cuando se presentó la primera solicitud precursora de la patente '179. ... El segundo paso de implementación física, "analizar" el ADN amplificado para proporcionar a un usuario información sobre el ADN amplificado, incluida su secuencia, también era claramente bien conocido, rutinario y convencional en el momento en que se presentó la patente '179. "El solicitante no ha inventado una nueva forma de analizar loci genéticos. Más bien, el solicitante ha descubierto que cuando se aplican técnicas de la técnica anterior a las secuencias no codificantes, el resultado puede ser más informativo que el análisis de las regiones codificantes". [64]
El 22 de mayo de 2019, en Washington DC, se publicó un proyecto de ley bipartidista y bicameral que reformaría la Sección 101 de la Ley de Patentes . Fue propuesto por el presidente del Subcomité Judicial del Senado sobre Propiedad Intelectual, el senador Thom Tillis (R-NC) y su miembro de mayor rango, el senador Chris Coons (D-DE) . A ellos se unieron el miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes , Hank Johnson (D-GA-4) , el presidente del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Propiedad Intelectual y los Tribunales, y el representante Steve Stivers (R-OH-15). La propuesta se publicó antes de una mesa redonda que los senadores y representantes celebrarían al día siguiente y tenía la intención de solicitar comentarios. [65] La presentación de un proyecto de ley se ha retrasado por la falta de acuerdo entre las partes interesadas, como la sección de derecho de propiedad intelectual de la Asociación Estadounidense de Abogados, la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual, la Asociación Estadounidense de Derecho de Propiedad Intelectual y BIO. [66]
El proyecto de ley amplía el alcance de la materia patentable al abolir las excepciones judiciales. [67] Más específicamente, las secciones propuestas dicen: [68]
Artículo 100: (k) El término "útil" significa cualquier invención o descubrimiento que proporcione una utilidad específica y práctica en cualquier campo de la tecnología mediante la intervención humana. Artículo 101: (a) Quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, manufactura o composición de materia útil, o cualquier mejora útil de los mismos, podrá obtener una patente para los mismos, sujeto a las condiciones y requisitos de este título. (b) La elegibilidad bajo este artículo se determinará únicamente considerando la invención reclamada en su totalidad, sin descontar ni descartar ninguna limitación de la reivindicación. Artículo 112: (f) Elementos funcionales de la reivindicación : Un elemento en una reivindicación expresado como una función específica sin la descripción de la estructura, material o actos en apoyo de la misma se interpretará como que cubre la estructura, material o actos correspondientes descritos en la especificación y equivalentes de los mismos. Disposiciones legislativas adicionales: Las disposiciones del artículo 101 se interpretarán a favor de la elegibilidad. No se utilizarán excepciones implícitas ni otras excepciones creadas judicialmente a la elegibilidad de la materia, incluidas “ideas abstractas”, “leyes de la naturaleza” o “fenómenos naturales”, para determinar la elegibilidad de la patente según la sección 101, y todos los casos que establezcan o interpreten esas excepciones a la elegibilidad quedan por la presente derogados.La elegibilidad de una invención reclamada bajo la sección 101 se determinará sin tener en cuenta: la manera en que se realizó la invención reclamada; si las limitaciones individuales de una reclamación son bien conocidas, convencionales o rutinarias; el estado de la técnica en el momento de la invención; o cualquier otra consideración relacionada con las secciones 102, 103 o 112 de este título.
La administración Biden ha apoyado mucho a los congresistas estadounidenses, que intentan aprobar directrices claras sobre la materia patentable. Por ejemplo, en 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito a la Corte Suprema en el caso America Axle v. Neapco . Los principales argumentos del escrito son: [69]
(1) en los últimos 50 años la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió varias decisiones que introdujeron un requisito de elegibilidad de patente en el artículo 101 del Código de los Estados Unidos, que no tienen base en actos legislativos;
(2) el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal está dividido sobre las excepciones a la elegibilidad de las patentes y no ha podido desarrollar normas viables;
(3) El Procurador General solicita aclaraciones sobre qué es abstracto y qué es un concepto inventivo.
En junio de 2023, los senadores estadounidenses Chris Coons (demócrata por Delaware) y Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) presentaron conjuntamente un proyecto de ley para la restauración de la elegibilidad de patentes de 2023, que pretende eliminar la mayoría de las excepciones creadas judicialmente a la legislación estadounidense sobre elegibilidad de patentes. [70] Este proyecto de ley no fue aprobado por el Congreso en 2023.
Como resultado, todos los intentos de aclarar la confusión en torno al marco Alice-Mayo sobre la materia patentable en los EE.UU. han fracasado hasta ahora. [71]
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