La materia patentable , estatutaria o elegible para patente es la materia de una invención que se considera apropiada para la protección mediante patente en una jurisdicción determinada. Las leyes y prácticas de muchos países estipulan que se debe denegar la protección mediante patente a ciertos tipos de invenciones. Junto con criterios como novedad , actividad inventiva o no obviedad , utilidad (o aplicabilidad industrial ), que difieren de un país a otro, la cuestión de si una materia en particular es patentable es uno de los requisitos sustantivos para la patentabilidad .
El problema de la materia patentable surge generalmente en casos de invenciones biológicas y de software, y con mucha menos frecuencia en otras áreas de la tecnología.
La materia que se considera patentable como cuestión de política y, correspondientemente, la materia que se excluye de la patentabilidad como cuestión de política, depende de la legislación nacional o del tratado internacional.
Según la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (OCPI), las patentes sólo pueden concederse para la materialización física de una idea o un proceso que dé como resultado algo tangible o que pueda venderse. Esto excluye los teoremas y los programas informáticos en sí. [1] Sin embargo, los métodos comerciales son patentables. [2]
El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) no ofrece una orientación positiva sobre lo que debe considerarse una invención a los efectos de la legislación sobre patentes. Sin embargo, en el artículo 52(2) del CPE establece una lista no exhaustiva de lo que no debe considerarse una invención y, por lo tanto, no es materia patentable:
No se considerarán invenciones en el sentido del apartado 1, en particular:
- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) creaciones estéticas;
- c) esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, jugar o hacer negocios, y programas para computadoras;
- (d) presentaciones de información.
El artículo 52(3) del CPE califica luego el artículo 52(2) del CPE al afirmar:
Las disposiciones del apartado 2 excluirán la patentabilidad de los objetos o actividades a que se refiere dicha disposición únicamente en la medida en que una solicitud de patente europea o una patente europea se refiera a dichos objetos o actividades como tales.
(En una versión anterior del CPE, algunos artículos adicionales estaban excluidos en virtud del Artículo 52(4) del CPE , por no ser formalmente aplicables industrialmente, en particular los métodos médicos aplicados por un médico o un veterinario. Hoy en día, estos métodos están excluidos directamente en virtud del Art. 53 del CPE, junto con otras exclusiones de la póliza).
De conformidad con el artículo 52(1) del CPE , «se concederán patentes europeas para cualquier invención, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial». Por tanto, es necesario evaluar cuatro cuestiones: [3]
La primera pregunta, «¿Existe una invención?», es equivalente a: «¿Está el objeto reivindicado en su conjunto dentro del ámbito de la materia patentable?». La pregunta sobre la invención o la materia patentable precede a las otras tres preguntas, que no pueden, ni necesitan, evaluarse si no existe invención. [4]
Según la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la OEP , la pregunta "¿Existe una invención?" implica también implícitamente la pregunta adicional: "¿Tiene el objeto reivindicado un carácter técnico?" "Tener carácter técnico es un requisito implícito del CPE que debe cumplir una invención para ser una invención en el sentido del artículo 52(1) del CPE ". [5]
Las consideraciones relativas a la materia patentable también intervienen de nuevo en un nivel secundario, durante la evaluación de la actividad inventiva . En T 641/00 (Comvik/Two Identities), la Sala sostuvo que "una invención que consiste en una mezcla de características técnicas y no técnicas y que tiene carácter técnico en su conjunto debe evaluarse con respecto al requisito de la actividad inventiva tomando en cuenta todas aquellas características que contribuyen a dicho carácter técnico, mientras que las características que no hacen tal contribución no pueden sustentar la presencia de la actividad inventiva". [6] Las características no técnicas son las que están excluidas del ámbito de la materia patentable como cuestión de política. T 258/03 (Hitachi/Auction Method) desarrolló aún más esta prueba para la materia patentable.
Conforme a esta prueba, una solicitud de patente o patente que no aporte una solución técnica a un problema técnico sería rechazada (conforme al Artículo 97(1) del CPE ) o revocada (conforme al Artículo 102(1) del CPE ) por carecer de actividad inventiva.
La EPO proporciona directrices [7] para evaluar la elegibilidad de las patentes de las invenciones implementadas por ordenador (CII), en particular las basadas en la inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, los programas de procesamiento de imágenes basados en IA se consideran técnicos y, por lo tanto, elegibles para patentes. Por el contrario, los programas de procesamiento de texto basados en IA con una clasificación de texto basada únicamente en el contenido del texto no se consideran técnicos. Estos están excluidos de la patentabilidad porque atribuir significado a las palabras es una tarea cognitiva y no una implementación técnica.
A raíz de la sentencia del Tribunal de Apelación de 2006 en el caso Aerotel v Telco y la solicitud de Macrossan , que contiene un extenso análisis de la jurisprudencia en la materia, la UKPO ha adoptado la siguiente prueba: [8]
El Tribunal decidió que el nuevo enfoque proporcionaba una forma estructurada y más útil de aplicar la prueba legal para evaluar la patentabilidad, lo cual era coherente con decisiones anteriores del Tribunal.
Esta prueba es bastante diferente de la prueba utilizada por la EPO, como se expresa en T 641/00 (Comvik/Two Identities) y T 258/03 (Hitachi/Auction Method), pero se considera que el resultado final será el mismo en casi todos los casos. [8]
La materia patentable en los Estados Unidos se rige por el artículo 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos. Las dos áreas particularmente polémicas, con numerosas revocaciones de decisiones legislativas y judiciales anteriores, han sido las invenciones biológicas y basadas en computadoras. [9] [10] La práctica estadounidense en materia patentable es muy diferente de la de la Oficina Europea de Patentes . Mientras que la EPO adoptó un enfoque excluyente al negar la patentabilidad a tipos específicos de invenciones (descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; creaciones estéticas; esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, jugar o hacer negocios, y programas para computadoras; presentaciones de información), la Corte Suprema de los Estados Unidos en su marco Alice-Mayo propuso un enfoque inclusivo: en lugar de excluir categóricamente ciertos tipos de invención, se requiere un "concepto inventivo" adicional para limitar el alcance de las reivindicaciones de patente a ciertas aplicaciones de un algoritmo recién descubierto o una ley de la naturaleza.
En la legislación de patentes de los Estados Unidos existe una relación importante entre la elegibilidad de una patente y las pruebas de no obviedad . El criterio de no obviedad se puede cumplir fácilmente si una reivindicación se basa en el descubrimiento de un nuevo fenómeno/principio/ley natural. Sin embargo, en el análisis de la materia patentable, se supone que este "descubrimiento" es técnica anterior y que en la reivindicación debe estar presente un "concepto inventivo adicional". [11]
Las cosas (incluidos los organismos vivos y los ácidos nucleicos ) que se encuentran en la naturaleza no son patentables ( Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. ) incluso cuando están aisladas de su entorno natural (por ejemplo, un gen que codifica una proteína de un cromosoma ), pero las cosas (incluso vivas) "hechas por el hombre" sí pueden serlo ( Diamond v. Chakrabarty , Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. ), siempre que sean diferentes de manera útil de su(s) predecesor(es) natural(es).
En el caso de métodos implementados por computadora, los algoritmos (incluso nuevos y no obvios) per se no son patentables ( Gottschalk v. Benson , Parker v. Flook ), y se requiere un "concepto inventivo" adicional para limitar el algoritmo a aplicaciones nuevas y útiles ( Diamond v. Diehr ). [12]
La cuestión de qué debería y qué no debería ser materia patentable ha generado una serie de campos de batalla en los últimos años, enfrentando entre sí a quienes en cada área apoyan la patentabilidad, alegando que las patentes causarían mayor innovación y bien público, contra oponentes con opiniones de que la patentabilidad se busca sólo para el bien privado pero causaría daño público.
Los puntos conflictivos han incluido la patentabilidad de material biológico natural, secuencias genéticas, células madre , " conocimiento tradicional ", programas para computadoras y métodos comerciales .