Ni el software ni los programas informáticos se mencionan explícitamente en la legislación sobre patentes de los Estados Unidos . La legislación sobre patentes ha cambiado para abordar las nuevas tecnologías, y las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (CAFC) a partir de la última parte del siglo XX han tratado de aclarar el límite entre la materia patentable y la no patentable para una serie de nuevas tecnologías, incluidas las computadoras y el software. El primer caso de software informático en la Corte Suprema fue Gottschalk v. Benson en 1972. Desde entonces, la Corte Suprema ha decidido alrededor de media docena de casos relacionados con la elegibilidad de patentes de invenciones relacionadas con el software.
La elegibilidad del software, como tal, para protección por patente ha sido abordada escasamente en los tribunales [1] o en la legislación. [2] De hecho, en la reciente decisión de la Corte Suprema en Alice v. CLS Bank , la Corte evitó cuidadosamente el tema, y un juez en el argumento oral insistió repetidamente en que era innecesario abordar el tema. [3] La expresión "patente de software" en sí no ha sido claramente definida. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha permitido que se expidan patentes sobre nada más que una serie de instrucciones de software para computadora, pero la última decisión del Circuito Federal sobre el tema invalidó tal patente. El tribunal sostuvo que las instrucciones de software como tales eran demasiado intangibles para encajar en cualquiera de las categorías legales, como máquinas o artículos de fabricación. [4]
El 19 de junio de 2014, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en el caso Alice Corp. v. CLS Bank International que "la mera exigencia de una implementación informática genérica no logra transformar [una] idea abstracta en una invención que pueda patentarse". [5] [6] [7]
El fallo continuó:
[...] la mera enumeración de una computadora genérica no puede transformar una idea abstracta no elegible para patente en una invención elegible para patente. Enunciar una idea abstracta "agregando las palabras 'aplicarla'" no es suficiente para la elegibilidad de la patente.[] Tampoco lo es limitar el uso de una idea abstracta "a un entorno tecnológico particular".[]. Enunciar una idea abstracta a la vez que se agregan las palabras "aplicarla con una computadora" simplemente combina esos dos pasos, con el mismo resultado deficiente. Por lo tanto, si la enumeración de una computadora en una patente equivale a una mera instrucción para "implementar" una idea abstracta "en... una computadora", [] esa adición no puede otorgar elegibilidad para patente.
El artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos establece que el propósito de la propiedad intelectual es servir a un bien social más amplio, la promoción del "progreso de la ciencia y las artes útiles":
Artículo 1, sección 8 Constitución de los Estados Unidos:
El Congreso tendrá poder [. . .] para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos; . . .
La sección 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos establece:
Quien invente o descubra cualquier procedimiento, máquina, manufactura o composición de materia nueva y útil, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos, podrá obtener una patente para ello, sujeto a las condiciones y requisitos de este título. [8]
Sin embargo, existen restricciones sobre la elegibilidad de la materia bajo la Sección 101 y, en general, la línea entre lo que se considera elegible para patente bajo la Sección 101 y lo que no lo es cambia, como se analiza más adelante, una cuestión de actividad judicial en curso. [9]
A finales de los años 1960 y principios de los años 1970, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (como se llamaba entonces; el nombre se cambió más tarde a Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos [PTO o USPTO]) y el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos (CCPA) estaban en desacuerdo sobre la elegibilidad de patentes de avances técnicos cuya desviación de la técnica anterior estaba solo en el uso de un algoritmo de software. La Oficina rechazó tales reclamaciones y se negó a patentarlas, pero la CCPA revocó repetidamente las decisiones de la Oficina y ordenó la emisión de patentes. La posición de la Oficina se vio obstaculizada durante los años 1960 por la incertidumbre sobre si la Corte Suprema podía revisar las decisiones de la CCPA, porque no estaba claro si era un tribunal del Artículo I o del Artículo III. Esa cuestión se resolvió, sin embargo, en Brenner v. Manson , en el que el Tribunal sostuvo que la CCPA era un tribunal del Artículo III y que había jurisdicción de certiorari para revisar las decisiones de la CCPA. [10]
La decisión Manson también inició una serie de decisiones en las que la Corte Suprema revocó las decisiones de la CCPA, y luego las de su tribunal sucesor, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (CAFC), que había revocado las decisiones de la Oficina de Patentes o PTO que negaban una patente a un solicitante. [11]
En la primera de las decisiones de la Corte Suprema sobre software informático (la " trilogía de elegibilidad de patentes "), Gottschalk v. Benson , [12] la Corte revocó la revocación por parte de la CCPA de una decisión de la Oficina de Patentes, denegando así una patente sobre un algoritmo para convertir números decimales codificados en binario en números binarios puros. Al dictar esta sentencia, la Corte se remontó a decisiones del siglo XIX como O'Reilly v. Morse , [13] que sostenían que las ideas abstractas no podían ser objeto de patentes.
El fallo de 1978 de la Corte en el caso Parker v. Flook [ 14] fue similar al de Benson en principio. Los casos Benson y Flook también establecieron que una "pista" para determinar si se podía conceder una patente sobre un proceso era si el proceso se llevaba a cabo con un aparato particular o si efectuaba una transformación de un artículo de un estado o cosa a otro estado o cosa. En el caso Flook , donde la única desviación de la técnica anterior era, sin duda, la fórmula o el algoritmo, no se alegó ninguna transformación y se admitió que el aparato de implementación era antiguo o convencional, el proceso simplemente no era el tipo de proceso que se podía patentar. El principio, establecido en Flook , de que para ser patentable, la implementación de una idea abstracta o una ley de la naturaleza debe ser inventiva, en lugar de rutinaria o convencional, adquirió una importancia primordial en la jurisprudencia de la Corte Suprema a principios del siglo XXI. (Esto ocurrió en los casos Mayo [15] y Alice ).
En el caso de 1981 de Diamond v. Diehr , la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la revocación de la CCPA de la Oficina de Patentes y ordenó la concesión de una patente sobre un proceso para curar caucho en un molde, una parte sustancial del cual implicaba el uso de un programa informático que utilizaba una fórmula bien conocida (la ecuación de Arrhenius ) para calcular el tiempo en el que el caucho se curaba y, por lo tanto, se podía abrir el molde. La Corte Suprema declaró que en este caso, la invención no era simplemente un algoritmo matemático , sino un proceso para moldear caucho, que utilizaba la fórmula matemática con un propósito industrial y, por lo tanto, era patentable. En el caso Diehr , no hubo concesión (como sí hubo en Flook ) de que la implementación fuera convencional, y el proceso sí efectuó una transformación de sustancias (de caucho sin curar a caucho curado).
Posteriormente, la Corte Suprema explicó el significado de esta decisión y cómo armonizaba con la opinión de la Corte en el caso Mayo de 2012, en el caso Benson y Flook . [15] En el caso Mayo , la Corte explicó que Diehr no se había limitado a reclamar la ecuación de Arrhenius implementada en una máquina no inventiva, sino que la había implementado de una manera que la Corte en el caso Diehr había considerado inventiva. Según esta interpretación, Diehr satisfizo los requisitos que la Corte había considerado anteriormente que no se habían cumplido en el caso Flook .
Después de este punto, se empezaron a conceder más patentes de software, aunque con resultados contradictorios y confusos. Las patentes crecieron a un ritmo del 21% anual para las empresas de alta tecnología durante este período [ ¿cuál? ] . Esto se debió en parte a las decisiones judiciales durante este período que limitaron el alcance de la protección de los derechos de autor del software. [16] Después de su creación en 1982, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC) trazó un curso que intentó seguir el precedente de Diehr . Las patentes se permitían solo si la reivindicación incluía algún tipo de aparato, incluso un aparato bastante nominal a veces, como un front-end de convertidor analógico a digital, [17] o en un caso una memoria de borrador para almacenar datos intermedios. [18] Una decisión representativa de este período es In re Schrader , [19] en la que el CAFC expuso probablemente su mejor y más detallada formulación de la regla que intentaba seguir.
Sin embargo, la insatisfacción con la artificialidad percibida de esta regla surgió en sentencias que comenzaron con la decisión en pleno de 1994 en In re Alappat [20] , en la que la mayoría de la CAFC sostuvo que un algoritmo novedoso combinado con un paso físico trivial constituye un dispositivo físico novedoso. Por lo tanto, un dispositivo informático en el que se carga un algoritmo matemático es una "nueva máquina", que es elegible para patente. [21]
Esta sentencia fue inmediatamente precedida por In re Lowry [22], que sostuvo que una estructura de datos que representa información en el disco duro o la memoria de una computadora debe ser tratada de manera similar como un dispositivo físico que puede patentarse, y en la que la Procuraduría General de la República rechazó la solicitud de la PTO de solicitar un certiorari. Como resultado, la PTO ni siquiera solicitó a la Procuraduría General de la República que solicitara un certiorari en el caso Alappat .
Finalmente, en State Street Bank v. Signature Financial Group , [23] la CAFC dictaminó que un cálculo numérico que produce un "resultado útil, concreto y tangible", como un precio, es elegible para patente. [24]
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La reacción de la USPTO a este cambio fue, al menos por el momento, " tirar la toalla ". La administración Clinton nombró a Bruce Lehman como Comisionado de la USPTO en 1994. A diferencia de sus predecesores, Lehman no era un abogado de patentes sino el principal cabildero de la Industria Editorial de Software. [25] En 1995, la USPTO estableció algunas pautas generales para examinar y emitir patentes de software. La USPTO interpretó las decisiones del Circuito Federal como que requerían que la USPTO otorgara patentes de software en una amplia variedad de circunstancias. Aunque el Congreso de los Estados Unidos nunca ha legislado específicamente que el software sea patentable, la CAFC interpretó la amplia descripción de tema patentable en la sección 101 de la Ley de Patentes de 1952 y el fracaso del Congreso para cambiar la ley después de las decisiones de la CAFC que permitían las patentes de software como una indicación de la intención del Congreso. La reacción de la USPTO, que se sentía derrotada, se caracterizó en la caricatura que se muestra a la derecha, que apareció en IEEE Micro en 1995.
Durante años, la Corte Suprema de los Estados Unidos guardó silencio sobre estas decisiones y acontecimientos. La primera respuesta apareció en una opinión disidente en LabCorp v. Metabolite, Inc. (2006). [26] Aunque se había concedido el certiorari , la Corte lo desestimó por considerarlo imprudente; la minoría disidente argumentó que se debía abordar la cuestión de la materia legal en la legislación sobre patentes. La opinión disidente del juez Breyer decía:
[ State Street ] sí dice que un proceso es patentable si produce un "resultado útil, concreto y tangible", pero este Tribunal nunca ha hecho tal afirmación y, si se la toma literalmente, la afirmación abarcaría casos en los que este Tribunal ha sostenido lo contrario.
Continúa abordando directamente la afirmación de que el software cargado en una computadora es un dispositivo físico:
... Y el Tribunal [en Gottschalk v. Benson ] ha invalidado una patente que establece un proceso que transforma, para fines de programación informática, cifras decimales en cifras binarias, aunque el resultado parecería útil, concreto y, al menos podría decirse (dentro del sistema de cableado de la computadora) tangible.
Casi al mismo tiempo, en una opinión concurrente en eBay Inc. v. MercExchange, LLC , [27] el juez Kennedy (junto con los jueces Stevens, Souter y Breyer) cuestionó la sabiduría de permitir medidas cautelares en apoyo del "creciente número de patentes sobre métodos comerciales", debido a su "potencial vaguedad y validez sospechosa" en algunos casos.
A esto le siguió la decisión de la CAFC en In re Bilski , que abrió un nuevo capítulo en esta historia. En Bilski , como explica el artículo sobre ese caso [¿Qué artículo?] , la CAFC reemplazó State Street y decisiones relacionadas con un regreso a las pruebas de la trilogía de elegibilidad de patentes ( Benson-Flook-Diehr ), aunque si bien esas decisiones simplemente habían tratado la prueba de la máquina o transformación como una pista para decisiones anteriores, la CAFC intentó hacer que esa prueba fuera decisiva.
Sin embargo, en 2009 la Corte Suprema confirmó la sentencia pero revocó el fundamento de la CAFC en Bilski , afirmando que la prueba de máquina o transformación no es la prueba exclusiva de patentabilidad. Al mismo tiempo, la Corte (según el juez Kennedy) sostuvo, 5-4, que la solicitud de patente de software y método comercial de Bilski no era elegible para patente porque estaba dirigida a una idea abstracta, lo que en gran medida impedía la cobertura como expediente comercial. Pero la mayoría se negó a declarar que todas las patentes de métodos comerciales no eran elegibles. El juez Stevens, en una de sus últimas opiniones antes de retirarse de la Corte, coincidió con la sentencia pero no estuvo de acuerdo con el fundamento de la mayoría. Junto con los jueces Ginsburg, Breyer y Sotomayor, argumentó que la invención reclamada no era elegible para patente porque era un método comercial (adelantando en gran medida el mismo análisis que el de la opinión del juez Dyk en el Circuito Federal) y, por lo tanto, estaba fuera del alcance del sistema de patentes. El juez Breyer presentó una opinión concurrente en la que explicó los puntos en los que estuvieron de acuerdo los nueve jueces.
Bilski fue seguido por la opinión unánime del Tribunal en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc. [15] Aunque no involucraba una patente de software (se refería a un ensayo médico que implementaba un principio natural), establecía una metodología para determinar la elegibilidad de la patente que es actualmente dominante en los casos de software. Revivió el enfoque de los casos Flook y Neilson , que consiste en tratar el principio, idea o algoritmo subyacente en el que se basa la patente reclamada como si fuera parte de la técnica anterior y hacer que la elegibilidad de la patente dependa de si la implementación de la misma es inventiva.
En mayo de 2013, la CAFC emitió una decisión fragmentada en pleno en el caso CLS Bank International v. Alice Corp., en la que los jueces no pudieron llegar a una decisión unificada y coherente sobre la patentabilidad de las reivindicaciones de software de métodos comerciales en cuestión. El caso llegó a la Corte Suprema, que lo resolvió el 19 de junio de 2014.
El Tribunal utilizó el análisis de la decisión de Mayo y declaró inválidas las patentes de Alice porque se referían a una idea abstracta. Al igual que en Bilski , el Tribunal no declaró inelegibles todas las patentes de métodos comerciales. Sin embargo, el requisito del Tribunal (como en Mayo y Flook ) de un "concepto inventivo" para la implementación del principio subyacente al método reivindicado y su insistencia en que "simplemente decir [que se] aplique con una computadora" no es suficiente para otorgar la elegibilidad de la patente puede condenar a muchas o la mayoría de las patentes de software de métodos comerciales. [28]
Desde la decisión Alice , los tribunales federales de circuito y de distrito han determinado que varias patentes de métodos comerciales no son elegibles como patentes por ser meras ideas abstractas implementadas de manera convencional sin incorporar ningún concepto inventivo.
En el caso de Digitech Image Technologies, LLC v. Electronics for Imaging, Inc. [ 29], el Circuito Federal invalidó una patente sobre un "perfil de dispositivo" y métodos para generar "perfiles de dispositivo". El perfil de dispositivo era una recopilación de información sobre una imagen gráfica y se generaba combinando conjuntos de datos que contenían dicha información. El tribunal sostuvo que el dispositivo y el método para generarlo eran ideas abstractas y no eran elegibles para patente: "Sin limitaciones adicionales, un proceso que emplea algoritmos matemáticos para manipular información existente para generar información adicional no es elegible para patente".
En el caso de buySAFE, Inc. v. Google, Inc. [ 30], el Circuito Federal invalidó en virtud del artículo 101 una patente sobre un sistema informático de garantía para transacciones en línea. El tribunal dijo que la implementación informática de la idea subyacente de la garantía "ni siquiera era discutiblemente inventiva". El tribunal concluyó: "En resumen, con el enfoque de este tipo de cuestión del artículo 101 aclarado por Alice , es sencillo concluir que las reivindicaciones en este caso son inválidas". Sin embargo, el tribunal señaló de pasada que si "se incluye suficiente extra en una reclamación, pasa la prueba del artículo 101 incluso si equivale a un método comercial". Pero el tribunal no explicó ni ilustró qué sería "suficiente extra".
En DDR Holdings v. Hotels.com , [31] el Circuito Federal confirmó una patente e invalidó varias otras en virtud de Alice . Este es el único caso desde la decisión de Alice en el que el Circuito Federal consideró que una patente era elegible. El tribunal dijo que la patente elegible resolvía un problema centrado en Internet de una manera inventiva. (Básicamente, enmarcaba un sitio web dentro de otro, de modo que pareciera ser parte del otro sitio).
En Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. , [32] el Circuito Federal resumió sus decisiones en varios otros casos posteriores a Alice que no se resumen anteriormente. Los siguientes resúmenes se extraen de la opinión del Circuito Federal en el caso Versata :
El tribunal Versata también resumió dos decisiones anteriores a Alice en las que los fallos eran consistentes con Alice :
En el caso Versata de 2015 , el Circuito Federal confirmó la orden final de la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (PTAB), el brazo judicial recientemente creado de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), que invalidaba por no ser elegibles para patentes las reivindicaciones en cuestión de la patente de Versata sobre un método para determinar el precio que se debe cobrar a un cliente. En la orden se afirmaba que "utilizar jerarquías de grupos de productos y organizaciones para determinar un precio es una idea abstracta que no tiene una forma o aplicación concreta o tangible en particular". Además, la implementación era un uso "puramente convencional" de una computadora.
Los casos de software posteriores a Alice adoptan su método de análisis legal, basado en la decisión de la Corte Suprema en el caso Mayo . Esto requiere un análisis en dos pasos. En primer lugar, el tribunal determina si la invención reclamada se basa en una idea abstracta o principio de algún tipo, a menudo expresado en un alto nivel de generalidad, como un depósito en garantía computarizado o un acuerdo de garantía, como en los casos Bilski y Alice . [37] Si la invención reclamada se refiere a una idea abstracta, el tribunal procede al segundo paso del análisis, que consiste en determinar si la patente agrega "algo adicional" a la idea que incorpora un "concepto inventivo". Si no hay adición de un elemento inventivo a la idea abstracta subyacente, el tribunal considerará que la patente es inválida en virtud del artículo 101.
Pocas patentes de software han sobrevivido a este análisis desde la decisión Alice [38] , en gran medida porque están escritas en un lenguaje puramente funcional para reivindicar un resultado en lugar de describir una estructura para lograr un resultado. Así, el juez federal de circuito Bryson explicó cuando actuó como juez de primera instancia en el caso Loyalty v. American Airlines : [39]
En resumen, estas patentes, aunque frecuentemente se disfrazan con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y recitan operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El defecto principal de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente se dirige a algo "significativamente más que" la idea abstracta no elegible en sí misma. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2355, 2357; Mayo , 132 S. Ct. en 1294. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, debido a que describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2354; Mayo , 132 S. Ct. en 1301-02. Es por esas razones que la Corte Suprema ha caracterizado dichas patentes como que reivindican "ideas abstractas" y ha sostenido que no están dirigidas a materia patentable.
Por lo tanto, se ha planteado la cuestión de qué tipos de patentes relacionadas con el software sobrevivirán al análisis prescrito en Alice y Mayo . La cuestión se consideró durante la argumentación oral del caso Alice , aunque no más que de manera superficial en la opinión. El abogado de CLS Bank sugirió que la compresión y el cifrado de datos eran tecnologías de software que probablemente serían patentables porque abordan "un problema comercial, un problema social o un problema tecnológico". El Procurador General, como amicus curiae , dijo que sería difícil identificar un método comercial patentable a menos que involucrara una tecnología mejorada, como "un proceso para transacciones con tarjetas de crédito en puntos de venta con seguridad adicional que utilice una tecnología de cifrado particular" - "que bien podría ser patentable". [40]
Al menos un comentarista ha cuestionado eso, sin embargo, porque el cifrado consiste en gran medida en operaciones matemáticas que utilizan aritmética modular y teoremas de Euler. [41] Sin embargo, como señala el comentarista, en el caso Flook la Corte Suprema dijo: "Como ha explicado la CCPA, 'si una reclamación está dirigida esencialmente a un método de cálculo, utilizando una fórmula matemática, incluso si la solución es para un propósito específico, el método reclamado no es legal [no es elegible para patente]'". Además, en julio de 2014, justo después de que se conociera la decisión Alice , un panel del Circuito Federal declaró que una patente no era elegible, citando a Flook y agregando: "Sin limitaciones adicionales, un proceso que emplea algoritmos matemáticos para manipular información existente para generar información adicional no es elegible para patente". [42] Los comentarios del juez Bryson, citados anteriormente, pueden, por lo tanto, ser más predictivos de los resultados probables de futuros casos de patentes relacionados con software, incluidos los de cifrado, que las garantías de los abogados durante los argumentos orales en el caso Alice .
En el caso Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp. , el Circuito Federal, en una opinión no precedente de mayo de 2015, invalidó las reivindicaciones de patentes de una "interfaz" de reconocimiento de voz sin realizar un análisis de Alice . [4] La denominada interfaz era en su totalidad un conjunto de instrucciones de software, reivindicadas en forma de medios más función. El tribunal consideró innecesario realizar el análisis de dos pasos porque un conjunto de instrucciones no es una máquina o un artículo de fabricación o una composición de materia , y no pretendía ser un proceso . En consecuencia, la materia reivindicada no encajaba en ninguna de las categorías legales de la sección 101, que define la materia patentable. [43] Además, era intangible y, en el caso Digitech , el Circuito Federal había sostenido que, a excepción de los procesos, "la materia elegible debe existir en alguna forma física o tangible". [44]