Alice Corp. v. CLS Bank International , 573 US 208 (2014), fue unadecisión de 2014 de la Corte Suprema de los Estados Unidos [1] sobre la elegibilidad de patentes de métodos comerciales . [2] La cuestión en el caso era si ciertas reivindicaciones de patentes para un servicio de depósito electrónico implementado por computadora cubrían ideas abstractas , lo que haría que las reivindicaciones no fueran elegibles para la protección de patentes. Las patentes se consideraron inválidas, porque las reivindicaciones se basaban en una idea abstracta, y la implementación de esas reivindicaciones en una computadora no era suficiente para transformar esa idea abstracta en materia patentable .
Aunque la opinión de Alice no mencionó el software como tal, el caso fue ampliamente considerado como una decisión sobre patentes de software o patentes sobre software para métodos comerciales. [3] [4] Alice y la decisión de la Corte Suprema de 2010 de Bilski v. Kappos , otro caso que involucraba software para un método comercial (que tampoco opinó sobre el software como tal [5] ), fueron los casos más recientes de la Corte Suprema sobre la elegibilidad de patentes de invenciones relacionadas con el software desde Diamond v. Diehr en 1981. [6]
Alice Corporation ("Alice") poseía cuatro patentes sobre métodos electrónicos y programas informáticos para sistemas de transacciones financieras. Estos sistemas de transacciones financieras describían cómo dos partes podían liquidar su intercambio a través de un tercero para reducir el " riesgo de liquidación ", es decir, el riesgo de que una parte cumpla con sus obligaciones mientras que la otra no. Alice alegó que CLS Bank International y CLS Services Ltd. (colectivamente "CLS Bank") comenzaron a utilizar una tecnología similar en 2002. Alice acusó a CLS Bank de infringir las patentes de Alice [7] y, cuando las partes no resolvieron el problema, CLS Bank presentó una demanda contra Alice en 2007, solicitando una sentencia declaratoria de que las reclamaciones en cuestión eran inválidas [8] . Alice presentó una contrademanda, alegando infracción [8] .
Las reivindicaciones pertinentes se encuentran en estas patentes:
En 2007, CLS Bank demandó a Alice en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en busca de una sentencia declaratoria de que las patentes de Alice eran inválidas e inaplicables y que CLS Bank no las había infringido. Alice presentó una contrademanda contra CLS Bank por infracción de las patentes. Después de que el tribunal hubiera permitido un descubrimiento inicial y limitado sobre las cuestiones de las operaciones de CLS Bank y su relación con el sistema CLS Bank supuestamente infractor, el tribunal se pronunció sobre las mociones cruzadas de las partes para una sentencia sumaria . Declaró que cada una de las patentes de Alice era inválida porque las reivindicaciones se referían a ideas abstractas, que no son elegibles para la protección de patentes según el 35 USC § 101. [ 9]
El tribunal declaró que un método "dirigido a una idea abstracta de emplear un intermediario para facilitar el intercambio simultáneo de obligaciones con el fin de minimizar el riesgo" es un "concepto comercial o financiero básico", y que un "sistema informático meramente 'configurado' para implementar un método abstracto no es más patentable que un método abstracto que simplemente se implementa 'electrónicamente'". [10] Al sostener esto, el tribunal de distrito se basó en Bilski v. Kappos [11] como precedente, en el que la Corte Suprema sostuvo que las reivindicaciones de Bilski sobre métodos comerciales para protegerse contra el riesgo de fluctuaciones de precios en los mercados de materias primas no eran patentables porque reivindicaban y prevenían ( es decir , monopolizaban) la idea abstracta de protegerse contra el riesgo.
Alice apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal . En julio de 2012, un panel del tribunal de apelaciones decidió por 2 a 1 revocar la decisión del tribunal inferior. Pero los miembros del Circuito Federal anularon esa decisión y fijaron el caso para una nueva audiencia en pleno . Ordenaron que las partes (y cualquier amici curiae que quisiera presentar un alegato sobre el asunto) abordaran las siguientes preguntas:
Un panel muy fragmentado de diez jueces del Circuito Federal emitió siete opiniones diferentes, sin que ninguna de ellas fuera apoyada por una mayoría en todos los puntos. Siete de los diez jueces confirmaron la decisión del tribunal de distrito de que las reivindicaciones de Alice relativas a métodos y medios legibles por computadora no eran patentables, pero lo hicieron por diferentes razones. Cinco de los diez jueces confirmaron la decisión del tribunal de distrito de que las reivindicaciones de Alice relativas a sistemas informáticos no eran patentables, y cinco jueces no estuvieron de acuerdo. El panel en su conjunto no se puso de acuerdo sobre un único criterio para determinar si una invención implementada por computadora es una idea abstracta no patentable. [12]
En la opinión principal, de cinco miembros y pluralista, escrita por el juez Lourie , a la que se sumaron los jueces Dyk , Prost , Reyna y Wallach , el tribunal estableció una prueba que se centraba en identificar primero la idea abstracta o el concepto fundamental aplicado por la reivindicación y luego determinar si la reivindicación prevalecería sobre la idea abstracta. [13] El análisis implicó realizar cuatro pasos:
La última parte del análisis de la pluralidad del Circuito Federal "considera si los pasos combinados con una ley natural o una idea abstracta son tan insignificantes, convencionales o rutinarios como para dar lugar a una reclamación que efectivamente cubra la ley natural o la idea abstracta en sí". [14] La Corte Suprema adoptaría más tarde un principio similar. En la opinión de la Corte Suprema, la Corte combinó los primeros tres pasos en un solo paso de identificación, lo que dio como resultado un análisis de dos pasos.
El juez principal Rader y los jueces de circuito Linn , Moore y O'Malley presentaron una opinión en la que coincidían en parte y disentían en parte. Su análisis de la elegibilidad de la patente se centró en si la reivindicación, en su conjunto, se limitaba a una aplicación de una idea abstracta o era simplemente una recitación de la idea abstracta. Habrían considerado que las reivindicaciones del sistema de Alice eran patentables porque se limitaban a una aplicación implementada por ordenador. [15]
El juez Rader también presentó "reflexiones adicionales" al fallo (a las que no se adhirieron otros jueces) expresando su opinión de que la ley de patentes permite una patentabilidad muy amplia según el § 101, y su entendimiento de que las leyes naturales están restringidas a "constantes universales creadas, si es que lo son, solo por Dios, Vishnu o Alá". Refiriéndose a Einstein, afirmó que "ni siquiera la gravedad es una ley natural". [16]
La jueza Newman coincidió en parte y disintió en parte, solicitando que el Circuito Federal aclarara la interpretación del § 101. Ella habría considerado que todas las reclamaciones de Alice eran patentables.
Los jueces Linn y O'Malley disintieron, argumentando que todas las reclamaciones eran patentables. Pidieron una acción legislativa, en lugar de judicial, para abordar la "proliferación y aplicación agresiva de patentes de software de baja calidad" citada en los numerosos escritos de amicus curiae y sugirieron nuevas leyes para limitar la duración de las patentes de software o limitar el alcance de dichas patentes. [17]
El gran interés de la industria del software y de los profesionales de patentes en la cuestión quedó ilustrado por muchas empresas y grupos que presentaron 52 escritos amicus curiae instando a la Corte Suprema a decidir la cuestión de la elegibilidad de las patentes de software. Entre esos amici se encontraban la Electronic Frontier Foundation , el Software Freedom Law Center , el Institute of Electrical and Electronics Engineers , la Intellectual Property Law Association of Chicago , Accenture Global Services y la propia USPTO para los Estados Unidos. [18] [19] Casi todos esos escritos argumentaban que las patentes deberían invalidarse. Sin embargo, no estaban de acuerdo en cuanto al razonamiento adecuado.
El Tribunal anuló por unanimidad la patente, en una opinión del juez Clarence Thomas .
Basándose en Mayo v. Prometheus , el tribunal determinó que una idea abstracta no podía patentarse simplemente porque se implementa en una computadora. En Alice , una implementación de software de un acuerdo de depósito en garantía no era elegible para patente porque es una implementación de una idea abstracta. El depósito en garantía no es una invención patentable, y el mero uso de un sistema informático para gestionar las deudas de depósito en garantía no alcanza el nivel necesario para una patente. En virtud de Alice , el " marco Mayo " debería utilizarse en todos los casos en los que el tribunal tenga que decidir si una reclamación es elegible para patente. [20]
El Tribunal comenzó reconociendo que las patentes cubren lo que equivale a un acuerdo de depósito en garantía computarizado. [21] El Tribunal sostuvo que Mayo explicó cómo abordar el problema de determinar si una patente reivindica una idea abstracta no patentable o, en cambio, una implementación práctica potencialmente patentable de una idea. [22] Esto requiere utilizar un análisis de "dos pasos". [23]
En el primer paso de Mayo , el tribunal debe determinar si la reivindicación de patente que se examina contiene una idea abstracta, como un algoritmo, un método de cálculo u otro principio general. [24] De no ser así, la reivindicación es potencialmente patentable, sujeta a los demás requisitos del código de patentes. Si la respuesta es afirmativa, el tribunal debe proceder al siguiente paso. [25]
En el segundo paso del análisis, el tribunal debe determinar si la patente añade a la idea “algo extra” que encarna un “concepto inventivo”. [26]
Si no se añade ningún elemento inventivo a la idea abstracta subyacente, el tribunal debería declarar inválida la patente de conformidad con el § 101. Esto significa que la implementación de la idea no debe ser genérica, convencional ni obvia para que pueda ser patentada. [27] El uso ordinario y habitual de una computadora digital de uso general no es suficiente, dijo el Tribunal: "la mera exigencia de una implementación genérica de la computadora no logra transformar una idea abstracta en una invención que pueda ser patentada". [28]
La sentencia continuó con estos puntos:
Tres jueces se unieron en una opinión concurrente (por la jueza Sotomayor) que esencialmente reiteró el argumento del ahora retirado juez Stevens en Bilski , sobre bases históricas, de que los métodos comerciales estaban categóricamente fuera del sistema de patentes. Pero como ellos también estuvieron de acuerdo en que la materia reclamada era una idea abstracta, también se unieron a la opinión principal. [30]
Según The Washington Post :
[A]unque el tribunal anuló lo que se consideró universalmente una mala patente, no hizo mucho por decir qué tipos de software deberían ser patentables. En otras palabras, el tribunal decidió el conflicto más básico del caso, pero más o menos se negó a ofrecer orientación para otros casos futuros. [31]
La Electronic Frontier Foundation afirmó que la Corte Suprema:
Reafirmó que la mera adición de "una computadora genérica para realizar funciones genéricas de computadora" no hace patentable una idea que de otro modo sería abstracta. Esta declaración (y la opinión misma) deja en claro que una idea abstracta junto con una computadora que hace lo que una computadora normalmente hace no es algo que nuestro sistema de patentes fue diseñado para proteger. Es cierto que la Corte Suprema no ofreció la orientación más clara sobre cuándo una patente reivindica simplemente una idea abstracta, pero sí ofreció una orientación que debería ayudar a invalidar algunas de las patentes de software más atroces que existen. [32]
El Centro Legal para la Libertad del Software afirmó que la Corte Suprema:
El Tribunal dio un paso más hacia la abolición de las patentes sobre invenciones de software. Manteniendo sus posiciones anteriores, sostuvo que las ideas abstractas y los algoritmos no son patentables. También destacó que no se puede patentar "una instrucción para aplicar [una] idea abstracta... utilizando una computadora genérica no especificada". [33]
La Coalición para la Equidad en materia de Patentes , que aboga por una legislación de reforma de patentes, dijo:
“Ni la sentencia ni ningún acto individual del tribunal o del poder ejecutivo pueden hacer lo que se necesita para que el modelo de negocio de ser un troll de patentes sea poco rentable y poco atractivo”. [31]
Algunos comentaristas expresaron su decepción con la opinión porque no definía de manera más exhaustiva los límites entre las ideas abstractas y las implementaciones de ideas que podían patentarse. Fueron particularmente críticos con la declaración del juez Thomas:
En cualquier caso, no es necesario esforzarse en delimitar los contornos precisos de la categoría de "ideas abstractas" en este caso. Basta con reconocer que no existe una distinción significativa entre el concepto de cobertura de riesgos en Bilski y el concepto de acuerdo intermediado en cuestión aquí. Ambos están claramente dentro del ámbito de las "ideas abstractas" tal como hemos utilizado ese término". [34]
Por ejemplo, Robert Merges dijo: “Decir que no obtuvimos una respuesta es pasar por alto la profundidad de la falta de respuesta que obtuvimos”. [35] John Duffy señaló: “[L]a Corte Suprema se ha mostrado notablemente resistente a proporcionar una orientación clara en esta área, y este caso continúa esa tendencia”. [36]
Richard H. Stern defendió la opinión como "el precio esperable de la unanimidad en un tribunal de nueve miembros", argumentando que la "mayor legitimidad percibida y la estabilidad de precedentes" de una opinión unánime "compensaban" las deficiencias de una falta de orientación clara en cuanto a los detalles. Este comentarista también afirmó que "es sensato tomar decisiones estrechas y graduales en cuanto a la elegibilidad de patentes de software, porque en la actualidad no estamos tan bien informados como para poder hablar con confianza en términos muy generales". [37]
Gene Quinn, un abogado de patentes que defiende la patente de software, opinó que "en lo que sólo puede describirse como una opinión intelectualmente fallida, la Corte Suprema nunca utilizó la palabra "software" en su decisión. Esto es asombroso, dado que la decisión de la Corte Suprema en el caso Alice dejará cientos de miles de patentes de software completamente inútiles". También opinó que "en los próximos años esta decisión será ridiculizada por muchas razones legítimas". [38]
A pesar de que el Tribunal evitó mencionar el software en su opinión, la decisión Alice ha tenido un efecto dramático en la validez de las llamadas patentes de software y patentes de métodos comerciales. [39] Desde Alice , estas patentes han sufrido una tasa de mortalidad muy alta. [40] Cientos de patentes han sido invalidadas en virtud del §101 de las leyes de patentes de los EE. UU. en los Tribunales de Distrito Federal. Aplicando Alice, los jueces de los tribunales de distrito han determinado que muchas de estas reivindicaciones son ideas abstractas no patentables. [41]
El juez del circuito federal William Curtis Bryson explicó la alta tasa de mortalidad cuando actuó como juez de primera instancia en el caso Loyalty v. American Airlines : [42]
En resumen, estas patentes, aunque frecuentemente se disfrazan con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y recitan operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El defecto principal de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente se dirige a algo "significativamente más que" la idea abstracta no elegible en sí misma. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2355, 2357; Mayo , 132 S. Ct. en 1294. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, debido a que describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2354; Mayo , 132 S. Ct. en 1301-02. Es por esas razones que la Corte Suprema ha caracterizado dichas patentes como que reivindican "ideas abstractas" y ha sostenido que no están dirigidas a materia patentable.
Las estadísticas de emisión de patentes de la PTO muestran una caída significativa en el número de patentes de métodos comerciales (clase 705 de la PTO) emitidas en los meses posteriores a la decisión Alice . Un gráfico disponible aquí muestra que la PTO emitió menos de la mitad del número después de Alice que había emitido por mes durante el período anterior a Alice . Al mismo tiempo, la emisión de otros tipos de patentes de software aumentó. (Según el gráfico, antes de Alice aproximadamente el 10% de las patentes de software emitidas eran patentes de métodos comerciales, pero luego esa cifra se redujo a la mitad, al 5%). [43]