DDR Holdings, LLC contra Hotels.com, LP , 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014), [1] fue la primera decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos que confirmó la validez de una patente implementada por computadora. reclamaciones tras la decisión de la Corte Suprema en Alice Corp. contra CLS Bank International . [2] Tanto Alice como DDR Holdings son decisiones legales relevantes para el debate sobre si el software y los métodos comerciales son materia patentable según el Título 35 del Código de los Estados Unidos §101. [3] El Circuito Federal aplicó el marco articulado en Alice para defender la validez de las patentes sobre la tecnología de visualización de páginas web en cuestión en DDR Holdings . [4]
En Alice , la Corte Suprema sostuvo que una implementación informática de una idea abstracta, que en sí misma no es elegible para una patente, no transforma por sí sola esa idea en algo que sea elegible para una patente. [5] Según la Corte Suprema, para ser elegible para una patente, lo que se reivindica debe ser más que la idea abstracta. La implementación de la idea debe ser algo más allá de lo "rutinario", lo "convencional" o lo "genérico". [5] En DDR Holdings , el Circuito Federal, aplicando el marco analítico de Alice , confirmó la validez de la patente de DDR sobre su tecnología de visualización de páginas web. [6]
DDR Holdings, LLC ("DDR") fue formada por los inventores Daniel D. Ross y D. Delano Ross, Jr. tras la venta de activos de su empresa puntocom, Nexchange (que se formó para utilizar su invento). DDR presentó una demanda contra doce entidades, incluidas Hotels.com , National Leisure Group, World Travel Holdings, Digital River , Expedia , Travelocity.com y Orbitz Worldwide por infracción de patente . DDR llegó a un acuerdo con todos menos tres de estos acusados antes de un juicio con jurado en octubre de 2012 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas . El jurado concluyó que ninguna de las patentes en cuestión era inválida, que National Leisure Group, Inc. y World Travel Holdings, Inc. (colectivamente "NLG") infringieron directamente ambas patentes, que Digital River infringió directamente una de las patentes, y que DDR debería recibir 750.000 dólares en concepto de daños y perjuicios . [6]
Tras el veredicto , el tribunal de distrito desestimó las solicitudes de fallo como cuestión de derecho (JMOL) de los acusados y dictó sentencia definitiva a favor de DDR, de conformidad con las conclusiones del jurado. [7] [6] Los demandados apelaron , sin embargo, en el momento del argumento oral, DDR llegó a un acuerdo con Digital River y la apelación de Digital River fue posteriormente cancelada. NLG continuó su llamamiento.
DDR es el cesionario de las patentes estadounidenses números 7.818.399 ("la patente '399") y 6.993.572 ("la patente '572"), las cuales son continuaciones de una patente anterior: la patente estadounidense número 6.629.135 ("la patente '135"). "). [ cita necesaria ] El análisis del artículo 101 del tribunal se centró en la patente '399, titulada "Métodos para ampliar las oportunidades comerciales para los sitios web de Internet mediante marketing externo coordinado". [8]
La patente '399 aborda un problema particular en el campo del comercio electrónico cuando los proveedores anuncian sus productos y servicios a través de una página de alojamiento de un afiliado:
Los [proveedores] pueden desviar el tráfico de visitantes del afiliado. Una vez que un visitante hace clic en un anuncio de afiliado e ingresa a una tienda en línea, ese visitante abandona el sitio del afiliado y se va. [Esto presenta] un inconveniente fundamental de los programas de afiliados: la pérdida del visitante para el proveedor.
La patente '399 también identifica algunos otros intentos de resolver este problema:
Los afiliados pueden utilizar "marcos" para mantener una estructura de su propio sitio web alrededor del sitio del proveedor, pero esta es sólo una solución marginalmente efectiva.
Algunos vendedores afiliados de Internet han comenzado a colocar enlaces de "volver al sitio web de referencia" en sus pantallas de confirmación de pedidos, un enfoque que es en gran medida ineficaz. Esta limitación de un programa de afiliados restringe la participación a sitios web con menos tráfico a los que no les preocupa perder visitantes.
Los motores de búsqueda y los directorios continúan aumentando en su utilidad y popularidad, mientras que los anuncios publicitarios y los enlaces antiguos continúan perdiendo rápidamente efectividad y uso popular.
La patente '399 reivindica un proceso que involucra datos almacenados sobre los elementos visuales responsables de la "apariencia" del sitio web anfitrión, donde, al hacer clic en un anuncio del producto de un comerciante externo, el cliente es dirigido a una página híbrida generada. por el sitio web anfitrión que es una combinación de la información del producto del comerciante externo y los elementos de apariencia del sitio web anfitrión. "Por ejemplo, la página web compuesta generada puede combinar el logotipo, el color de fondo y las fuentes del sitio web anfitrión con información del producto del comerciante". [6]
El Circuito Federal describió la patente '399 de la siguiente manera:
Las patentes en demanda revelan un sistema que proporciona una solución a este problema (para el anfitrión) mediante la creación de una nueva página web que permite al visitante del sitio web, en cierto sentido, estar en dos lugares al mismo tiempo... [T] El sitio web anfitrión puede mostrar los productos de un comerciante externo, pero retener su tráfico de visitantes al mostrar la información de este producto desde una página web generada que "da al visitante de la página la impresión de que está viendo páginas servidas por el sitio web del anfitrión". "[El sistema] ordena a un servidor web de Internet de un “proveedor externo” que construya y proporcione al visitante una nueva página web híbrida que combine el contenido asociado con los productos del comerciante externo con los “elementos visualmente perceptibles” almacenados. del sitio web de alojamiento identificado [9]
Una nota de caso establece [10] que una forma de realizar la función sería con una etiqueta <iframe> (o una etiqueta <frameset> , que HTML5 permite pero ya no admite). Los dictámenes del tribunal utilizan la metáfora de la "tienda dentro de una tienda" para describir qué hace y cómo funciona la invención, afirmando que la idea del inventor era tener una página web en Internet que fuera como un almacén o unos grandes almacenes (la opinión disidente utiliza BJ's Wholesale Clubs como ejemplo ilustrativo); Las páginas web de otros comerciantes funcionarían como concesiones o quioscos dentro de los grandes almacenes. [11] Un comentarista afirmó que la metáfora del tribunal de "tienda dentro de una tienda" puede no ser la mejor manera de ver esta invención reivindicada, y que puede ser más adecuada para caracterizar lo que hace la invención como colocar un marco alrededor de la página web de otra persona. e incorporar el marco y su contenido en la página web del anfitrión. [12] Este es el efecto que consigue la invención:
La reivindicación representativa 19 de la patente '399 dice:
Según la legislación estadounidense, todas las invenciones patentables cumplen varios requisitos generales: La invención reivindicada debe ser:
Como es completamente típico, [ cita necesaria ] el demandado argumentó que las patentes de DDR eran inválidas según todas estas secciones, pero el foco principal del litigio estaba en el § 101 y si las patentes de DDR reclamaban una idea abstracta que no sería materia patentable. [4]
En Alice , la Corte Suprema aclaró su marco doble, originalmente establecido en Mayo Collaborative Servs. contra Prometheus Labs., Inc. , [19] para evaluar la elegibilidad de patente de una reivindicación conforme al § 101. Primero se debe determinar si la reivindicación está dirigida a una ley de la naturaleza, un fenómeno natural o una idea abstracta no elegible para patente. Si es así, entonces se determina si algún elemento adicional de la reivindicación transforma la reivindicación en una solicitud elegible para patente que equivale significativamente más que el concepto no elegible en sí. Según Alice , [20] Mayo , [19] y Ultramercial , [21] las reivindicaciones no son patentables según el § 101 si están dirigidas a materias no patentables (es decir, ideas abstractas, leyes de la naturaleza y fenómenos naturales) y no no contener un concepto inventivo que transforme suficientemente la reivindicación en una aplicación de la idea subyacente que restrinja la reivindicación a algo significativamente diferente del objeto no elegible al que se dirige. Esta realización debe ser algo más que las operaciones típicas realizadas en una computadora genérica. Tras la decisión de Alice, varios casos invalidaron patentes que cubrían invenciones implementadas en computadora como ideas abstractas no elegibles, incluido Ultramercial . Debido a que los análisis de estas decisiones son algo ambiguos (por ejemplo, en la definición del alcance y estándar del término "idea abstracta"), muchos inventores, blogueros, académicos y abogados de patentes han luchado por determinar sus implicaciones totales, especialmente en lo que se refieren a a reivindicaciones de software, y algunos incluso han cuestionado la patentabilidad de las invenciones implementadas en computadora en general. [22]
El juez Chen fue el autor de la opinión del Circuito Federal, junto con el juez Wallach, que invalidó la patente '572 de DDR como se anticipó (anulando la decisión del Tribunal de Distrito) y afirmó la denegación del Tribunal de Distrito de las mociones renovadas de NLG para JMOL sobre la invalidez y no infracción de la patente '399. . [23] El Tribunal de Circuito Federal sostuvo que las reivindicaciones relevantes de la patente '399 estaban dirigidas a materia elegible para patente y que se presentó al jurado evidencia sustancial en la cual basar su conclusión de que NLG infringió la patente '399. [24] El juez Mayer escribió una opinión disidente, argumentando que la patente '399 era "larga en ofuscación pero corta en sustancia [,]" y criticó la invención como "tan rudimentaria que roza lo cómico". Interpretó a Alice para crear una prueba de "artes tecnológicas" que las afirmaciones de DDR fallaron porque estaban dirigidas hacia un objetivo empresarial (es decir, "mantener el control sobre la atención del cliente") en lugar de una meta tecnológica. [25]
El caso es más significativo por su discusión de 35 USC § 101 y el concepto de idea abstracta no patentable en su aplicación al software y los métodos comerciales. [ cita necesaria ] En esta discusión, el Circuito Federal aplicó la prueba de patentabilidad de dos pasos establecida en Alice para determinar que las reclamaciones de patente '399 de DDR están dirigidas a materia elegible para patente. En primer lugar, consideró si las reivindicaciones estaban dirigidas a una idea abstracta no elegible para patente. El juez Chen no llega a una respuesta clara a esta pregunta. En cambio, opta por fundamentar su opinión en la naturaleza más perceptible de la elegibilidad si el análisis continúa con el paso dos, sin decidir si ese paso es realmente necesario. [26]
Como cuestión inicial, el tribunal debe determinar si las reivindicaciones en cuestión están dirigidas a un concepto no elegible para patente (por ejemplo, una idea abstracta). [ cita necesaria ] En este paso, el tribunal observó que distinguir entre una invención patentable y una idea abstracta "puede ser difícil, ya que la línea que separa las dos no siempre es clara". [27] El juez Chen reconoció que la invención podría caracterizarse como una idea abstracta, como "hacer que dos páginas web de comercio electrónico se parezcan", pero también señaló que las reivindicaciones afirmadas de la patente '399 "no recitan un algoritmo matemático . [n]o mencionan una práctica económica fundamental o comercial de larga data". [9] Revisó varios casos de la Corte Suprema útiles para identificar reclamos dirigidos a ideas abstractas. [28] Sin embargo, el Tribunal Federal de Circuito nunca ofreció una definición precisa de una "idea abstracta" no patentable ni decidió explícitamente si las reclamaciones '399 están dirigidas a tal materia no elegible. [ cita necesaria ] En cambio, el tribunal concluye que, incluso estipulando cualquiera de las caracterizaciones de la supuesta idea abstracta presentada por el abogado defensor y el disidente, las reivindicaciones '399 todavía contienen un concepto inventivo suficiente para hacerlas elegibles para patente en el paso dos del análisis de Alice. [9]
En el segundo paso, el tribunal debe "considerar los elementos de cada reivindicación, tanto individualmente como como una combinación ordenada, para determinar si los elementos adicionales transforman la naturaleza de la reivindicación en una aplicación de esa idea abstracta elegible para patente" . El segundo paso es la búsqueda de un 'concepto inventivo', o algún elemento o combinación de elementos suficiente para garantizar que la reivindicación en la práctica represente 'significativamente más' que una patente sobre un concepto no elegible". [29]
A pesar de la naturaleza comercial de las reclamaciones (retener o aumentar el tráfico del sitio web) y del hecho de que podrían implementarse en una computadora genérica, el tribunal destacó que las reclamaciones no se basaban simplemente en un método comercial abstracto de la era anterior a Internet. mundo e implementarlo en una computadora. En cambio, las reclamaciones abordaban un problema tecnológico "particular de Internet" mediante la implementación de una solución específica para ese entorno tecnológico y diferente de la manera sugerida por el uso rutinario o convencional dentro del campo. [9]
La opinión mayoritaria caracterizó el problema como "la naturaleza efímera de una 'ubicación' de Internet [y] el transporte casi instantáneo entre estas ubicaciones hecho posible por los protocolos de comunicación estándar. [25] La mayoría distinguió este problema, que encontraron era "particular a Internet", a partir de las circunstancias inherentes a los esquemas de "tienda dentro de una tienda": en los almacenes tradicionales "físicos" con quioscos de paquetes de vacaciones en crucero, los visitantes del quiosco todavía están dentro del almacén cuando realizan sus compras en el quiosco. [25] El juez Chen concluyó así que "la solución reclamada se basa necesariamente en la tecnología informática para superar un problema que surge específicamente en el ámbito de las redes informáticas".
El tribunal de DDR diferenció las reivindicaciones de la patente '399 de aquellas que "simplemente enumeran la realización de alguna práctica comercial conocida en el mundo anterior a Internet junto con el requisito de realizarla en Internet". [ cita necesaria ] En cambio, explicó el tribunal, las reclamaciones de la patente '399 "abordan el problema de retener a los visitantes del sitio web que, si siguieran el funcionamiento rutinario y convencional del protocolo de hipervínculo de Internet, serían transportados instantáneamente fuera del sitio web del host después de hacer clic en un anuncio y activando un hipervínculo." Debido a que la invención "anula la secuencia rutinaria y convencional de eventos que normalmente se desencadenan al hacer clic en un hipervínculo", no empleó el simple uso ordinario de una computadora o Internet. [ cita necesaria ]
Además, sostuvo el tribunal, las reclamaciones incluían características adicionales que limitan su alcance para no adelantarse a toda aplicación de cualquiera de las ideas abstractas sugeridas por NLG. Considerados individualmente y como una combinación ordenada, el tribunal de DDR concluyó que las reivindicaciones de estos aspectos de la invención establecían un "concepto inventivo" para resolver un problema centrado en Internet y, por lo tanto, estaban dirigidas a una materia susceptible de ser patentada. [ cita necesaria ]
El tribunal determinó que las reivindicaciones de patente '399 eran significativamente diferentes de las reivindicaciones no elegibles para patentes en Alice , Ultramercial , buySAFE , Accenture y Bancorp , en que las reivindicaciones '399 no "(1) recitaban un método comercial común destinado a procesar negocios información, (2) aplicar un proceso comercial conocido al entorno tecnológico particular de Internet, o (3) crear o alterar relaciones contractuales utilizando funciones informáticas genéricas y operaciones de red convencionales". [30]
A diferencia de otros casos decididos recientemente bajo el marco de Alice , el tribunal de DDR declaró que la patente '399 no reivindica de manera amplia y genérica el uso de Internet para realizar una práctica comercial abstracta (con una actividad añadida insignificante)". [ cita necesaria ] En cambio, las afirmaciones "especifican cómo se manipulan las interacciones con Internet para producir un resultado deseado, un resultado que anula la secuencia rutinaria y convencional de eventos normalmente desencadenados por el clic de un hipervínculo". El sistema reclamado cambia el funcionamiento normal de Internet para que el visitante sea dirigido a una "página web híbrida que presenta información del producto de terceros y elementos visuales de 'apariencia' del sitio web anfitrión". [4] Así, el juez Chen concluyó que la invención reivindicada "no es simplemente el uso rutinario o convencional de Internet". [4]
En Ultramercial, Inc. contra Hulu , el tribunal analizó la elegibilidad de las reclamaciones de patentes dirigidas a un método para distribuir productos multimedia protegidos por derechos de autor a través de Internet donde el consumidor recibe el contenido, pagado por un anunciante, a cambio de ver un anuncio. [ cita necesaria ] Aunque podría decirse que el problema resuelto por la invención era particular de Internet, el tribunal concluyó que los pasos de las reivindicaciones son "una abstracción, una idea que no tiene una forma concreta o tangible en particular". [ cita necesaria ] El tribunal continuó sosteniendo que las limitaciones de las reivindicaciones "no transforman la idea abstracta... en materia elegible para patente porque las reivindicaciones simplemente instruyen al profesional a implementar la idea abstracta con una actividad rutinaria y convencional. " La decisión de DDR del Circuito Federal se distinguió de Ultramercial al señalar:
La mayoría también distinguió el análogo físico de la invención patentada (los quioscos en las tiendas) por "no tener en cuenta la naturaleza efímera de una 'ubicación' de Internet o el transporte casi instantáneo entre estas ubicaciones realizado". posible gracias a los protocolos estándar de comunicación de Internet, lo que introduce un problema que no surge en el contexto "físico". [25]
El juez Mayer, en su disidencia, propuso una analogía física de la invención reivindicada en la que una tienda individual dentro de una tienda más grande tenía la misma decoración que la tienda más grande para "engañar" al comprador haciéndole creer que estaba en la tienda más grande. Por lo tanto, la invención reivindicada no aborda un problema exclusivo de Internet. [32]
El profesor Crouch, en el blog Patently-O, comentó: "El caso está lo suficientemente cerca de la línea que espero un fuerte impulso para una revisión en banc y un certiorari . Aunque el análisis del juez Chen es admirable, no veo que se enfrente a la Corte Suprema. revisión y, la celebración aquí está en terrible tensión con la reciente decisión Ultramercial del Circuito Federal ". [33]
Gene Quinn, abogado de patentes y bloguero de IPWatchdog , duda que este caso pueda conciliarse con Ultramercial , a pesar del intento del Tribunal Federal de distinguir los dos. Quinn encontró que la diferencia entre DDR y Ultramercial era "delgada" y una "que no tiene ninguna probabilidad de conducir a una prueba repetible y consistente que pueda aplicarse de manera predecible". [34]
Michael Borella, un abogado de patentes, dijo en el blog Patent Docs : "Este caso no sólo nos brinda otro dato de cómo una invención implementada por computadora que incorpora una idea abstracta puede ser patentable ( Diamond v. Diehr es el otro ejemplo notable), pero también proporciona el primer uso en apelación de la segunda punta de la prueba de Alice para hacerlo". [35]
Como señaló un comentarista profesoral: "Debido a que DDR Holdings es la única decisión posterior al Circuito Federal de Alice hasta ahora que confirma una patente contra una impugnación del artículo 101, los titulares de patentes se han apresurado a citarla y los infractores acusados han encontrado formas de distinguirla". [36] Entre los casos de los tribunales de distrito que interpretan y aplican DDR Holdings se encuentran: