Las patentes de métodos comerciales son una clase de patentes que divulgan y reivindican nuevos métodos de hacer negocios. Esto incluye nuevos tipos de comercio electrónico, seguros, banca y cumplimiento tributario, etc. Las patentes de métodos comerciales son un tipo de patente relativamente nuevo y ha habido varias revisiones que investigan la idoneidad de patentar métodos comerciales. No obstante, se han convertido en activos importantes tanto para inventores independientes como para grandes corporaciones. [1]
En general, las invenciones son elegibles para la protección por patente si pasan las pruebas de patentabilidad : materia patentable , novedad , actividad inventiva o no obviedad y aplicabilidad industrial (o utilidad ).
Un método comercial puede definirse como "un método de operar cualquier aspecto de una empresa económica". [2]
El 7 de enero de 1791, Francia aprobó una ley de patentes que establecía que "Todo nuevo descubrimiento o invención, en cualquier tipo de industria, es propiedad de su autor...". Los inventores pagaban una tasa en función del plazo deseado de la patente (5, 10, 15 años), presentaban una descripción de la invención y se les concedía una patente. No había examen previo. La validez se determinaba en los tribunales. 14 de las 48 patentes iniciales eran para invenciones financieras. En junio de 1792, por ejemplo, se concedió una patente al inventor FP Dousset para un tipo de tontina en combinación con una lotería . [3] Estas patentes suscitaron inquietudes y fueron prohibidas y declaradas inválidas en una enmienda a la ley aprobada en 1792.
En Gran Bretaña, en 1778 se le concedió a John Knox una patente para un "plan de garantía de vida para personas de 10 a 80 años de edad". [4] En esa época, según la legislación británica, sólo se podían conceder patentes para objetos manufacturados, no para procesos de fabricación. [ cita requerida ]
En los Estados Unidos se han concedido patentes sobre métodos para hacer negocios desde que se estableció el sistema de patentes estadounidense en 1790. [5] La primera patente financiera se concedió el 19 de marzo de 1799 a Jacob Perkins de Massachusetts por una invención para "Detectar Billetes Falsificados". Todos los detalles de la invención de Perkins, que presumiblemente era un dispositivo o proceso en el arte de la imprenta, se perdieron en el gran incendio de la Oficina de Patentes de 1836. Su existencia solo se conoce a partir de otras fuentes.
La primera patente financiera de la que sobrevive una descripción escrita detallada fue la de un método de impresión titulado "Un modo de prevenir la falsificación", concedida a John Kneass el 28 de abril de 1815. [6] Los primeros cincuenta años de la Oficina de Patentes de los EE. UU. vieron la concesión de cuarenta y una patentes financieras en las artes de los billetes de banco (2 patentes), letras de crédito (1), letras de cambio (1), cheques en blanco (4); detección y prevención de falsificaciones (10), conteo de monedas (1), tablas de cálculo de intereses (5) y loterías (17).
Por otra parte, casos como Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. , 160 F. 467 (2d Cir. 1908), que sostuvo que un sistema de contabilidad para prevenir la malversación de fondos por parte de los camareros no era patentable, a menudo se interpretaron como si implicaran una "excepción de método comercial", en la que los métodos comerciales no son patentables. [7] Otro caso similar fue Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , 180 F.2d 26 (DC Cir. 1950), en el que el tribunal sostuvo que una patente sobre "pruebas a ciegas" de mezclas de whisky para las preferencias de los consumidores sería "una restricción grave al avance de la ciencia y la industria" y, por lo tanto, debería rechazarse.
Durante muchos años, la USPTO sostuvo la posición de que los "métodos de hacer negocios" no eran patentables. Sin embargo, con la aparición en los años 1980 y 1990 de solicitudes de patentes sobre métodos de hacer negocios habilitados por Internet o por computadora, la USPTO consideró que ya no era práctico determinar si una invención implementada por computadora en particular era una invención tecnológica o una invención comercial. En consecuencia, adoptó la posición de que los examinadores no tendrían que determinar si una invención reivindicada era un método de hacer negocios o no. Determinarían la patentabilidad basándose en los mismos requisitos legales que cualquier otra invención. [8] [9]
La concesión posterior de patentes sobre métodos implementados por ordenador para hacer negocios fue impugnada en 1998 en State Street Bank v. Signature Financial Group (47 USPQ 2d 1596 ( CAFC 1998)). El tribunal confirmó la postura de la USPTO y rechazó la teoría de que un "método de hacer negocios" era materia excluida. El tribunal confirmó además este principio en AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. (50 USPQ 2d 1447 (Fed. Cir. 1999)).
Sin embargo, la USPTO siguió exigiendo que las invenciones de métodos comerciales debían aplicar, implicar, utilizar o hacer avanzar las "artes tecnológicas" para ser patentables. Esto se basaba en una decisión no publicada de la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes de los Estados Unidos , Ex Parte Bowman , 61 USPQ2d 1665, 1671 (Bd Pat. App. & Inter. 2001). Este requisito podía cumplirse simplemente exigiendo que la invención se llevara a cabo en una computadora.
En octubre de 2005, los propios jueces administrativos de la USPTO revocaron esta posición en una decisión mayoritaria de la junta en Ex Parte Lundgren , apelación n.° 2003-2088 (BPAI 2005). La junta dictaminó que el requisito de las "artes tecnológicas" no podía sostenerse, [10] ya que tal requisito no existía en la ley.
A la luz de Ex Parte Lundgren, la USPTO ha emitido directrices provisionales para que los examinadores de patentes determinen si una invención reivindicada cumple con los requisitos legales de ser un proceso, una fabricación, una composición de materia o una máquina (35 USC 101). [11] Estas directrices afirman que un proceso, incluido un proceso para hacer negocios, debe producir un resultado concreto, útil y tangible para ser patentable. No importa si el proceso está dentro de las artes tecnológicas tradicionales o no. El precio de un producto financiero, por ejemplo, se considera un resultado concreto, útil y tangible (véase State Street Bank v. Signature Financial Group ).
La USPTO ha reafirmado su posición de que las obras literarias, las composiciones musicales, las compilaciones de datos, los documentos legales (como las pólizas de seguros ) y las formas de energía (como los paquetes de datos transmitidos por Internet) no se consideran "productos manufacturados" y, por lo tanto, por sí mismos no son patentables. No obstante, la USPTO ha solicitado comentarios del público sobre esta posición.
En 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de los Estados Unidos puso en entredicho las patentes de métodos comerciales cuando comentó que algunas de ellas eran de "potencial vaguedad y validez sospechosa". Esto se expresó en una opinión concurrente al caso de eBay Inc. v. MercExchange, LLC [12]. Ha habido mucha especulación sobre cómo esta opinión podría afectar a futuros litigios sobre patentes de métodos comerciales, en particular cuando el propietario de una patente solicita una orden judicial para detener a un infractor. [13] En 2006, tres jueces (Breyer, J., junto con Stevens y Souter, JJ.) disintieron de la desestimación del certiorari por haber sido concedido de manera imprudente en Laboratory Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc. , [14] argumentando que State Street enunció una prueba legal errónea bajo la cual los procesos que la Corte Suprema había considerado no elegibles para patentes serían considerados elegibles para patentes.
En Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), la Corte Suprema sostuvo que la prueba de la máquina o transformación no es la única prueba para determinar si una reivindicación cae dentro de la materia de "proceso" de la Ley de Patentes y, por lo tanto, es elegible para patente. En lugar de ser una prueba exclusiva de elegibilidad, la prueba de la máquina o transformación es "una pista útil e importante, una herramienta de investigación, para determinar si algunas invenciones reivindicadas son procesos según el § 101". Con respecto a los hechos del caso ante ella, la Corte Suprema confirmó el rechazo en pleno del Circuito Federal de una solicitud de patente sobre un método para estabilizar los insumos de costos en la industria energética mediante la cobertura de aumentos de precios contra disminuciones. La Corte sostuvo que la estrategia de inversión establecida en la solicitud era una "idea abstracta", por lo que no era elegible según esa excepción a las áreas de materia general enumeradas en la Ley de Patentes.
La decisión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos confirmó, pero matizó con dureza, la decisión en banc de 2008 del Circuito Federal en In re Bilski . [15] La decisión anunció una prueba de "máquina o transformación" de elegibilidad de patentes que, si se hubiera aceptado como exclusiva para patentes de procesos, habría hecho inelegibles muchas patentes de métodos comerciales otorgadas en la última década. Aunque la Corte Suprema rechazó su uso exclusivo, la prueba sigue siendo importante como una "pista útil e importante" para determinar la elegibilidad de patentes de invenciones de procesos reclamadas. Bajo esta prueba: primero, los procesos que transforman un artículo de un estado o cosa a otro son elegibles para patente independientemente de si su uso requiere una máquina. Los procesos que involucran la transformación de datos financieros abstractos, como el reivindicado en formato de máquina en State Street , probablemente no sean elegibles para patente. Segundo, los procesos que no realizan transformaciones elegibles para patente son elegibles para patente solo si se afirma que se llevan a cabo con una "máquina particular". Parece que una computadora digital programada de uso general no es una máquina particular para este propósito. Bilski no aclara si una máquina particular debe ser novedosa y no obvia, y especialmente adaptada para llevar a cabo el nuevo proceso. La decisión de la Corte Suprema en Parker v. Flook [16] parece exigir eso, pero el tribunal de Bilski no optó por opinar sobre este punto en ese momento. [17]
La opinión mayoritaria en In re Bilski se negó a considerar que los métodos comerciales fueran categóricamente inelegibles por cualquier motivo. Sin embargo, la opinión disidente del juez Mayer, secundada por la opinión concurrente de los jueces Dyk y Linn, insistió en que el sistema de patentes de los EE. UU. se limita a la tecnología y, por lo tanto, excluye el comercio y los expedientes comerciales. El juez Mayer equiparó la limitación de la concesión de patentes a las "artes útiles" que establece la Constitución de los EE. UU. [18] con una limitación a la tecnología, basándose en la jurisprudencia que afirma que la tecnología es el equivalente moderno de las artes útiles. [19]
En noviembre de 2007, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos propuso normas que exigirían a los contribuyentes que pagaran una tarifa de licencia por una patente fiscal que lo declararan al IRS. [20]
Varios años después, en Alice v. CLS Bank , la Corte Suprema volvió a abordar la elegibilidad de patente de un método comercial. Declaró que no era elegible para patente un método para asegurar la liquidación intermediada, una forma de depósito en garantía electrónico. Al invalidar la patente de Alice, la Corte anunció una prueba de dos pasos basada en las decisiones anteriores de la Corte en Mayo v. Prometheus y Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. Esta prueba primero determina si la invención reclamada está dirigida a una idea abstracta, ley de la naturaleza, fórmula matemática o abstracción similar. Si es así, el tribunal debe proceder al segundo paso: determinar si la forma en que la invención reclamada implementa la abstracción contiene un concepto inventivo, en contraste con ser rutinaria y convencional. Según la prueba de Alice , la invención reclamada es elegible para patente solo si contiene un concepto inventivo.
Las unidades de examen de métodos comerciales de la USPTO respondieron rápidamente a la decisión de Alice. Las asignaciones mensuales para patentes relacionadas con finanzas se redujeron al 10% de su valor anterior a Alice. [21] La Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes ha reaccionado de manera similar. Solo alrededor del 20% de los rechazos de métodos comerciales apelados por los examinadores de patentes están siendo revocados por la junta. [22]
La cuestión de si un método comercial se considera materia patentable depende de la jurisdicción legal . El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio no aborda específicamente las patentes de métodos comerciales.
En Australia no existe una prohibición general sobre la patentabilidad de los métodos comerciales. Su patentabilidad se determina mediante la aplicación de las pruebas utilizadas para determinar la patentabilidad de cualquier tipo de invención. Sin embargo, en la decisión de Grant v Commissioner of Patents [2006] FCAFC 120, en el párrafo [47], el Tribunal Plenario del Tribunal Federal de Australia sostuvo que un método comercial solo será patentable si tiene un aspecto físico, es decir, un efecto o fenómeno concreto, tangible, físico u observable. En consecuencia, los métodos comerciales "puros", es decir, aquellos que no tienen un aspecto físico, no son patentables en Australia.
Se ha sugerido que el caso Grant v Commissioner of Patents se decidió erróneamente porque el tribunal no aplicó correctamente la ley existente tal como se establece en la decisión del Tribunal Superior de Australia en National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252 y que el tribunal no debería haber impuesto un requisito de aspecto físico. [23]
Un método comercial debe ser más que una idea abstracta o un teorema; de lo contrario, no es patentable en Canadá. Para ser patentable, el método comercial debe tener una aplicación práctica.
Sin embargo, un método comercial que sea una idea abstracta no se vuelve patentable simplemente porque tenga una aplicación práctica. Por ejemplo, un método comercial particular que sea una idea abstracta no se vuelve patentable simplemente porque esté programado en una computadora como un algoritmo. Para que un método comercial sea patentable, el algoritmo no puede ser la invención en su totalidad, sino solo un aspecto de una combinación novedosa. Véase Amazon.com, Inc. v The Attorney General of Canada, 2011 FCA 328, 24 de noviembre de 2011 [24]
En abril de 2017, la SIPO (es decir, la oficina de patentes china) revisó sus directrices de examen de patentes para permitir el patentamiento de métodos comerciales siempre que el método tuviera características técnicas. [25]
De acuerdo con la Ley de Patentes brasileña 9.279, no se consideran invenciones ni modelos de utilidad “ los esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, de publicidad, de sorteos y de inspección ”. [26]
En virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), "los sistemas, reglas y métodos para (...) hacer negocios" no se consideran invenciones y no son patentables , "en la medida en que una solicitud de patente europea o una patente europea se refiera a dicha materia o actividades como tales". [27]
Sin embargo, "si la materia reivindicada especifica medios técnicos, como ordenadores, redes informáticas u otros aparatos programables, para ejecutar al menos algunos pasos de un método comercial, no se limita a la materia excluida como tal y, por lo tanto, no está excluida de la patentabilidad según el artículo 52(2)(c) y (3)". [28] En tal caso, se considera que la materia reivindicada es de naturaleza técnica y no está excluida de la patentabilidad según el artículo 52(2)(c) y (3) del CPE . A continuación, se evalúa, como segundo paso, si la invención implica una actividad inventiva , considerando que las "características que no contribuyen al carácter técnico de la invención no pueden sustentar la presencia de una actividad inventiva ( T 641/00 )". [29]
Según el Capítulo II, Sección 3, parte (k) de la Ley de Patentes de la India, los métodos comerciales no son patentables per se. Sin embargo, sí lo son si un nuevo método resuelve un problema "técnico" y se trata de un aparato o sistema.
La jurisprudencia estadounidense actual en el caso Alice Corp. v. CLS Bank International (sentencia de junio de 2014) exige que, para que un método comercial sea patentable, debe ser "significativamente más" que simplemente implementar un proceso comercial conocido en una computadora. La respuesta inmediata de la USPTO a esta decisión a partir de julio de 2014 ha sido básicamente dejar de permitir patentes de métodos comerciales. La cuestión clave es que los examinadores aún no tienen una orientación clara sobre lo que está permitido según la decisión Alice. [30]
En la octava edición de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que entró en vigor el 1 de enero de 2006, se ha creado una subclase especial para los métodos comerciales: "G06Q" (Sistemas o métodos de procesamiento de datos, especialmente adaptados a fines administrativos, comerciales, financieros, de gestión, de supervisión o de previsión). En las ediciones anteriores, los métodos comerciales se clasificaban en "G06F 17/60". Se trata de una cuestión puramente de clasificación y, sin embargo, no cambiará las leyes de patentes.
Las patentes estadounidenses que describen métodos de hacer negocios que implican el uso de una computadora se clasifican en la Clase 705 ("procesamiento de datos: financieros, prácticas comerciales, administración o determinación de costos/precios"). La Clase 705 incluye subcategorías para industrias como la atención médica, los seguros, las compras electrónicas, la gestión de inventarios, la contabilidad y las finanzas.