Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp. , 838 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2016),[1]es una decisión del Circuito Federal de 2016 sobre la elegibilidad de patente de una invención de software de computadora reclamada. En una decisión dividida, un panel de tres miembros del tribunal discutió el estado legal actual de dichas patentes. El tribunal declaró que las tres patentes eran inválidas por no ser elegibles para patentes según el artículo 35 USC § 101.[2]
Intellectual Ventures I LLC ("IV"), una entidad no practicante , [3] era propietaria de las patentes estadounidenses números 6.460.050 ("la patente '050"), 6.073.142 ("la patente '142") y 5.987.610 ("la patente '610"). IV demandó a Symantec Corp. y Trend Micro Inc. por infracción de varias reivindicaciones de las tres patentes mediante la venta de software anti-malware y anti-spam.
La patente '050 se refiere a métodos de filtrado de correos electrónicos y otros archivos de datos para detectar contenido no deseado, como correo basura. La patente '142 se refiere a métodos de enrutamiento de mensajes de correo electrónico según criterios específicos (es decir, reglas). La patente '610 se refiere al uso de filtros de virus informáticos en la red telefónica. Todas las patentes funcionan mediante el uso de software informático.
El juez Timothy Dyk emitió la opinión mayoritaria del tribunal. El juez Haldane Robert Mayer coincidió, pero escribió por separado. La jueza Kara Farnandez Stoll coincidió con dos de las patentes, pero consideró que la tercera era patentable. [1]
Una reivindicación representativa de la patente '050 es la reivindicación 9, que establece:
Según IV, "este método de filtrado de correos electrónicos se utiliza para abordar los problemas del correo electrónico basura y el uso del correo electrónico para enviar virus informáticos". El tribunal comenzó aplicando el primer paso del análisis de dos pasos prescrito en Alice Corp. v. CLS Bank Int'l , [5] y Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs., Inc. , [6] la denominada metodología Mayo/Alice , que consiste en determinar si la reclamación se basa en una idea abstracta. El tribunal declaró: "Estamos de acuerdo con el tribunal de distrito en que recibir identificadores de correo electrónico (y otros archivos de datos), caracterizar el correo electrónico en función de los identificadores y comunicar la caracterización (en otras palabras, filtrar archivos/correo electrónico) es una idea abstracta" porque "era una práctica muy extendida que las personas que recibían correo en papel miraran un sobre y descartaran ciertas cartas, sin abrirlas, de fuentes de las que no deseaban recibir correo en función de las características del correo", y "caracterizar el correo electrónico en función de una lista conocida de identificadores no es menos abstracto". En el caso Alice , la Corte Suprema había sostenido que "las prácticas fundamentales que han prevalecido durante mucho tiempo" son ideas abstractas. [7] Por lo tanto, el Circuito Federal procedió al segundo paso de la metodología Alice , que consiste en determinar si la patente añade algo inventivo para implementar la idea abstracta. El tribunal sostuvo que los pasos reclamados eran "rutinarios y convencionales", a pesar del argumento de IV de que, dado que el estado de la técnica no revelaba "la determinación de si cada identificador de contenido recibido coincide con una característica" o "la emisión de una indicación de la característica del archivo de datos", la implementación no debía ser rutinaria y convencional. El tribunal respondió que la idea de "determinar" y "emitir" es abstracta y no inventiva en los programas informáticos, aunque su aplicación en el contexto de la reivindicación de patente no estaba en el estado de la técnica, de modo que la implementación reclamada era rutinaria y convencional. El hecho de que las "referencias particulares al estado de la técnica no revelen todas las limitaciones de las reivindicaciones alegadas ni hagan obvias las mismas no resuelve la cuestión de si las reivindicaciones incorporan un concepto inventivo en el segundo paso del análisis de Mayo/Alice ". Este fue un caso en el que los pasos del método reclamado simplemente "utilizan computadoras genéricas para realizar funciones informáticas genéricas". Por lo tanto, el método reclamado no es elegible para patente. [8]
Una reivindicación representativa de la patente '142 fue la reivindicación 1, que establece:
La patente describe la invención reclamada como un "sistema... para la postergación y revisión automática de mensajes de correo electrónico y otros objetos de datos en un sistema informático en red, mediante la aplicación de reglas comerciales a los mensajes a medida que son procesados por las oficinas de correo". El tribunal dijo que esto era exactamente lo que hace una oficina de correos física o una sala de correo. Las salas de correo "reciben correspondencia, mantienen reglas comerciales que definen las acciones que se deben tomar con respecto a la correspondencia en función de los atributos de la correspondencia, aplican esas reglas comerciales a la correspondencia y toman ciertas acciones en función de la aplicación de las reglas comerciales". Esas acciones incluyen "bloquear el mensaje para una revisión posterior, como en la reivindicación 1, y también liberar, eliminar, devolver o reenviar el mensaje, como se describe en otra parte" de la patente. En el lenguaje del caso Alice , este sistema reivindicado consiste en utilizar procedimientos que son "prácticas fundamentales que prevalecen desde hace mucho tiempo en nuestro sistema" y "métodos de organización de la actividad humana". [10] “Con excepción de los pasos genéricos implementados por computadora, no hay nada en las reivindicaciones mismas que impida que sean realizados por un ser humano, mentalmente o con lápiz y papel”. Por lo tanto, la “patente está dirigida a una práctica comercial convencional –la revisión de mensajes por parte de organizaciones corporativas– en el contexto de las comunicaciones electrónicas”. La patente establece que el sistema reclamado funciona con equipos informáticos convencionales y sistemas operativos informáticos convencionales, como Windows. Por lo tanto, la implementación es convencional. Aquí, como en el caso Alice , “cada paso no hace más que requerir que una computadora genérica realice funciones informáticas genéricas”. [11] Por lo tanto, la patente es inválida según el § 101. [12]
La reivindicación 7 fue la única reivindicación que se hizo valer en la patente '610. La reivindicación 7 depende de la reivindicación 1, que establece:
La reivindicación 7 añade a esto la limitación adicional de "la etapa de determinar que se debe aplicar el análisis de virus a la llamada basándose en al menos uno de los siguientes: un código de identificación de la parte que llama y un código de identificación de la parte llamada". [13]
A diferencia de las otras patentes del caso, ésta "involucra una idea que se originó en la era de la informática: la detección de virus informáticos". No obstante, "la idea de la detección de virus era bien conocida cuando se presentó la patente '610. La realización de la detección de virus era una práctica muy extendida en el campo de las computadoras y, como admite la patente, realizada por muchos usuarios de computadoras". La idea de la patente es, por lo tanto, en sí misma, "bien conocida y constituye una idea abstracta". En cuanto al segundo paso de Mayo/Alice , el tribunal consideró que la implementación era convencional. Dado que la patente no añadía nada inventivo a la idea abstracta, el método reivindicado no era elegible para la patente. Colocar el método en el entorno de una "red telefónica" no confería la elegibilidad de la patente. "Simplemente proporciona un 'entorno genérico' en el que llevar a cabo la idea bien conocida y abstracta de la detección de virus". El tribunal declaró: "Para que el papel de una computadora en una invención implementada por computadora se considere significativo en el contexto de este análisis, debe implicar más que la realización de 'actividades bien entendidas, rutinarias [y] convencionales previamente conocidas por la industria'". Por lo tanto, la reivindicación 7 no era elegible para patente. [14]
El juez Mayer estuvo de acuerdo en que todas las reclamaciones no eran patentables, pero escribió por separado "para señalar dos puntos: (1) las patentes que restringen los canales esenciales de comunicación en línea contravienen la Primera Enmienda; y (2) las reclamaciones dirigidas a software implementado en una computadora genérica categóricamente no son patentables".
Sobre el primer punto, el juez Mayer insistió:
La supresión de la libertad de expresión no es menos perniciosa porque se produce en el ámbito digital, en lugar del físico. Cualesquiera que sean los desafíos de aplicar la Constitución a una tecnología en constante avance, los principios básicos de la libertad de expresión y de prensa, como el mandato de la Primera Enmienda, no varían cuando aparece un medio de comunicación nuevo y diferente. Las libertades esenciales de la Primera Enmienda se ven recortadas cuando se permite a la Oficina de Patentes y Marcas ("PTO") balcanizar Internet, otorgando a los propietarios de patentes el derecho a imponer fuertes impuestos sobre los canales de expresión en línea ampliamente utilizados. [15]
Sobre el segundo punto, el juez Mayer argumentó:
La mayoría de las preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda relacionadas con la protección de patentes podrían evitarse si este tribunal estuviera dispuesto a reconocer que Alice fue la sentencia de muerte para las patentes de software. Las reivindicaciones en cuestión en Alice estaban dirigidas a un sistema implementado por computadora para mitigar el riesgo de acuerdo... Dado que una "idea" no es patentable y una computadora genérica "no viene al caso" en el análisis de elegibilidad, todo software implementado en una computadora estándar debería considerarse categóricamente fuera de los límites de la sección 101... En el cálculo de la sección 101, agregar software (que es tan abstracto como el lenguaje) a una computadora convencional (que reside legítimamente en el dominio público) da como resultado una puntuación de elegibilidad de patente de cero. [16]
Mayer argumentó que "desde una perspectiva de elegibilidad, las reclamaciones de software sufren al menos cuatro problemas insuperables":
- "En primer lugar, su alcance es generalmente muy desproporcionado en relación con su divulgación tecnológica", ya que "normalmente no incluyen ningún código real desarrollado por el titular de la patente, sino que describen, en un lenguaje intencionalmente vago y amplio, una meta u objetivo particular".
- "Como normalmente se obtienen en la etapa de la 'idea', antes de que se haya realizado ningún trabajo inventivo real, estas patentes son incapaces de incentivar eficazmente avances significativos en ciencia y tecnología". Esto "ha creado un esquema de incentivos perverso. Bajo nuestro régimen actual, quienes acuden a la PTO antes, a menudo equipados con poco más que vagas nociones sobre el uso de computadoras para automatizar prácticas comerciales y sociales bien conocidas, pueden cosechar grandes dividendos financieros" a expensas de quienes realmente desarrollan "productos útiles centrados en la computadora". Estos últimos "son recompensados con una enorme responsabilidad potencial por infracción".
- "Dada la enorme cantidad de patentes de software, la mayoría de las cuales están repletas de amplias reivindicaciones funcionales, es virtualmente imposible innovar en cualquier campo tecnológico sin quedar atrapado en la maraña de patentes... Las patentes de software imponen una pérdida irrecuperable a la economía del país, erigiendo barreras a menudo insuperables a la innovación y obligando a las empresas a gastar sumas exorbitantes para defenderse de demandas por infracción sin fundamento".
- "En resumen, dado que ordenar que el software se aplique mediante elementos informáticos estándar es poco diferente a afirmar que se debe escribir con lápiz y papel, el software implementado de forma genérica carece de los contornos concretos requeridos por la sección 101" . [17]
Mayer concluyó: "Eliminar las patentes de software implementadas de manera genérica despejaría la maraña de patentes, garantizando que la protección de las patentes promueva, en lugar de impedir, 'la marcha progresiva de la ciencia', y permitiendo que la innovación tecnológica avance a buen ritmo". [18]
La jueza Stoll disintió en parte. Consideró que la reivindicación 7 de la patente '610 era patentable porque incorporaba "un cambio arquitectónico fundamental con respecto a la detección de virus de la técnica anterior, que se realizaba localmente en el ordenador del usuario final en lugar de hacerlo de forma centralizada como en la invención", lo que "impedía que los virus pudieran llegar a los usuarios finales y explotarlos" y permitía "que los usuarios finales se comunicaran a través de una red sin preocuparse de recibir varios virus informáticos predeterminados". [19]
IV presentó una solicitud de reconsideración en pleno el 16 de noviembre de 2016. La petición de IV sostiene que la reconsideración en pleno está justificada porque la opinión concurrente del juez Mayer "se rebela abiertamente contra los esfuerzos más cuidadosos de este Tribunal para evitar que la Sección 101 se trague todas las patentes de software". [20]
● El blog Patent Docs dijo que "este caso del Circuito Federal ya está causando revuelo". Observó: "Lo que realmente llama la atención es la opinión concurrente del juez Mayer. En ella, argumentó que las reclamaciones como las que se están revisando están en desacuerdo con la Primera Enmienda y luego reiteró su posición de que el software no es patentable". El blog describió su opinión concurrente en estos términos:
Cabe destacar que concluyó que "las libertades esenciales de la Primera Enmienda se ven recortadas cuando se permite a la Oficina de Patentes y Marcas ("PTO") balcanizar Internet, otorgando a los propietarios de patentes el derecho a imponer fuertes impuestos sobre los canales ampliamente utilizados para la expresión en línea". Según el juez Mayer, las excepciones judiciales al artículo 35 USC § 101 "crean una 'zona libre de patentes' y colocan dentro de ella los instrumentos indispensables del esfuerzo social, económico y científico". Por lo tanto, el juez defendió que "la Sección 101, si se aplica correctamente, puede preservar la arquitectura abierta de Internet y eliminar aquellas patentes que frenan la expresión política y obstruyen inadmisiblemente el mercado de ideas.
El blog criticó la opinión de Mayer por considerarla una indulgencia.
"Una declaración muy generalizada – 'las patentes que restringen los canales esenciales de las comunicaciones en línea contradicen la Primera Enmienda' – y pasa a otros temas." El comentario concluye que los "desconcertantes" comentarios del juez Mayer sobre la Primera Enmienda son "una vaguedad judicial orientada a los resultados [que] es una forma de razonamiento peligroso –especialmente cuando implica, pero no reconoce, las complejidades de navegar por la jurisprudencia que rodea a un derecho constitucional tan fundamental. [21]
● Dennis Crouch, en Patently-O , se centró en el mismo aspecto del caso:
La gran noticia de Intellectual Ventures v. Symantec (Fed. Cir. 2016) no es que el tribunal haya declarado inválidas las patentes del sistema de identificación de contenido de IV por reivindicar una materia no apta (aunque eso sí ocurrió). Más bien, el gran acontecimiento es la opinión concurrente del juez Mayer que "plantea dos puntos: (1) las patentes que restringen los canales esenciales de comunicación en línea contradicen la Primera Enmienda; y (2) las reivindicaciones dirigidas a software implementado en una computadora genérica categóricamente no son aptas para patente". [22]
● El blog JDSupra también descubrió que
Lo más destacable del caso es la opinión concurrente del juez Mayer, quien señala dos puntos:
1) las patentes que restringen los canales esenciales de comunicación en línea contravienen la Primera Enmienda; y
2) Las reivindicaciones dirigidas a software implementado en una computadora genérica categóricamente no son elegibles para patente.
El blog continúa explicando el razonamiento que subyace a la posición de Mayer:
Mayer comenta que, si bien las reivindicaciones en cuestión no revelan ninguna tecnología nueva, tienen el potencial de perturbar o incluso descarrilar grandes sectores de la comunicación en línea. Sugiere además que se recortan las libertades esenciales de la Primera Enmienda cuando se permite a la Oficina de Patentes y Marcas balcanizar Internet, otorgando a los propietarios de patentes el derecho a imponer fuertes impuestos sobre los canales de expresión en línea ampliamente utilizados.
Mayer señala que la distinción entre idea y expresión en la legislación sobre derechos de autor proporciona un equilibrio entre la Primera Enmienda y la Ley de Derechos de Autor al permitir la libre comunicación de hechos y al mismo tiempo proteger la expresión del autor. Mayer señala además el uso justo [en la legislación sobre derechos de autor] que incluso permite el uso de la expresión del autor. Concluye que las restricciones a la elegibilidad de patentes y a la elegibilidad de la materia pueden utilizarse para mantener la protección de las patentes dentro de los límites constitucionales. Afirma que: "La Sección 101 crea una "zona libre de patentes" y coloca dentro de ella los instrumentos indispensables del esfuerzo social, económico y científico".
Él cree que la Sección 101, si se aplica correctamente, puede preservar la arquitectura abierta de Internet y eliminar aquellas patentes que inhiben la expresión política y obstruyen de manera inadmisible el mercado de ideas.
... [Mayer] concluye que todo software implementado en una computadora estándar debe considerarse categóricamente fuera de los límites de la sección 101. Esto está justificado en la mente de Mayer porque las computadoras son indispensables y son una herramienta básica de la vida moderna, y por lo tanto no están sujetas al monopolio de las patentes... Concluye que eliminar las patentes de software implementadas de manera genérica despejaría la maraña de patentes, asegurando que la protección de las patentes promueva, en lugar de impedir, "la marcha progresiva de la ciencia", y permita que la innovación tecnológica avance a buen ritmo. [23]
● La fortuna intervino para decir:
El fin de las patentes de software, que durante mucho tiempo han sido muy controvertidas en la industria tecnológica, puede estar a la vista tras un notable fallo de un tribunal de apelaciones que describió dichas patentes como una "pérdida irrecuperable para la economía de la nación" y una amenaza para las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda. La parte más importante de la decisión, que ha creado un revuelo entre los abogados de patentes, es la opinión concurrente del juez de circuito Haldane Mayer. Al anular una reivindicación clave de la patente estadounidense 5987610, que reclama un monopolio sobre el uso de herramientas antivirus dentro de una red telefónica, Mayer dice que es hora de reconocer que una famosa decisión de la Corte Suprema de 2014 conocida como Alice básicamente acabó con las patentes de software por completo.
Fortune también cita a Mayer diciendo que "el complejo y costoso sistema de patentes es terriblemente adecuado para la cambiante industria del software", y afirma que su declaración "es consistente con un mayor escepticismo por parte de los tribunales hacia las patentes de software, y podría llevar a más jueces a rechazarlas de plano".
Fortune opina que "el fin de las patentes de software" haría que el negocio del "troleo de patentes" fuera menos lucrativo y, por lo tanto, menos pesado "a expensas de las empresas que realmente fabrican los productos". [24]
● El Informe sobre la propiedad intelectual del software considera que el caso ilustra "la realidad de que las decisiones sobre la elegibilidad de las patentes son subjetivas y/o están sujetas a diferentes estándares", de modo que los distintos paneles judiciales "llegarán a diferentes conclusiones" sobre la misma patente. No obstante, el blog opina que "la estrategia de separación de los hijos del juez Dyk, aunque está lejos de ser unánime, parece representar el enfoque convencional".
En cuanto a los argumentos del juez Mayer, el blog observa:
Es totalmente justo tener un debate político sobre el propósito de nuestras leyes de patentes, lo que deberían proteger y cómo coexisten las leyes de patentes con la Constitución y con otras leyes, incluida la ley de derechos de autor. Pero, independientemente de si usted está de acuerdo o no con la prescripción política del juez Mayer, veo que el mayor problema es el siguiente: todavía no he visto una sugerencia plausible y práctica de cómo se podría considerar que el "software" no es patentable, mientras que otros tipos de inventos informáticos, incluidos el firmware, los sistemas de control y las combinaciones de software y hardware, sí podrían estar protegidos. Por encima de todo, lo que me gustaría ver es una ley más segura en la que pudiera confiar para asesorar a mis clientes. Si la prueba Mayo/Alice , al menos para las invenciones informáticas, pudiera articularse de manera que trazara una línea clara, estaría totalmente a favor de analizarla seriamente. [25]
● Techdirt se maravilla de la "sorpresa inesperada" de la opinión del juez Mayer (una "conversión renacida"), porque lo considera uno de los jueces del Circuito Federal responsables en los años 90 de las "notoriamente terribles opiniones del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal" cuando ese mismo tribunal "estaba en su peor momento" al "cambiar las cosas hace casi dos décadas [al] declarar que el software era patentable de manera mucho más amplia de lo que nadie creía". Techdirt dice que esta decisión del Circuito Federal "puede ser ahora el clavo en el ataúd de las patentes de software en los EE.UU." Considera que el juez Mayer está declarando que "es hora de afrontar los hechos: Alice mató las patentes de software". Techdirt concluye preguntando cuál será el siguiente paso en este caso: "Será interesante ver si Intellectual Ventures intenta llevar esto a un nivel superior, hasta la Corte Suprema, donde podría correr el riesgo de que SCOTUS realmente esté de acuerdo con el juez Mayer". [26]
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