Enfish, LLC contra Microsoft Corp. , 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016), [1] es una decisión de 2016 de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos en la que el tribunal, por segunda vez desde ladecisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Alice Corp. contra CLS Bank confirmó la elegibilidad de patentes de las reclamaciones de patentes de software. [2] El Circuito Federal revocó la sentencia sumaria del tribunal de distrito de que todas las reclamaciones eran ideas abstractas no elegibles para patentes bajo Alice . En cambio, las reivindicaciones estaban dirigidas a una mejora específica en la forma en que funcionan las computadoras, plasmada en la "tabla autorreferencial" reivindicada para una base de datos, que el estado de la técnica pertinente no contenía.
Enfish, LLC y Microsoft Corp. desarrollan y venden productos de software de bases de datos. Enfish recibió las patentes estadounidenses 6.151.604 (patente '604) [3] y 6.163.775 (patente '775) [4] a finales de 2000, que reivindican un modelo lógico para una base de datos informática. Un modelo lógico es un sistema para una base de datos informática que explica cómo se relacionan entre sí los distintos elementos de información de la base de datos. Al contrario de los modelos lógicos convencionales, el modelo lógico de Enfish incluye todas las entidades de datos en una sola tabla, con definiciones de columnas proporcionadas por filas en esa misma tabla. Las patentes describen esto como la propiedad "autorreferencial" de la base de datos. En una base de datos relacional estándar y convencional, cada entidad (es decir, cada tipo de cosa) que se modela se proporciona en una tabla separada. Por ejemplo, un modelo relacional para un repositorio de archivos corporativo podría incluir las siguientes tablas: tabla de documentos, tabla de personas y tabla de empresa. La tabla de documentos puede contener información sobre los documentos almacenados, la tabla de personas puede contener información sobre los autores de los documentos y la tabla de empresas puede contener información sobre las empresas que emplean a las personas. Por el contrario, las patentes de Enfish describen una estructura de tablas que permite almacenar en una sola la información que normalmente aparecería en varias tablas diferentes. Las columnas están definidas por filas en la misma tabla. [5]
Las patentes de Enfish afirman que la disposición autorreferencial tiene varias ventajas: búsquedas más rápidas, almacenamiento más eficiente de datos distintos del texto estructurado, no es necesario modelar cada cosa en la base de datos como una tabla separada y, por lo tanto, la capacidad de ser "configurado". sobre la marcha." Una reivindicación representativa 17 de las reivindicaciones de patente '604:
Un sistema de almacenamiento y recuperación de datos para la memoria de una computadora, que comprende:
- medios para configurar dicha memoria según una tabla lógica, incluyendo dicha tabla lógica:
- una pluralidad de filas lógicas, incluyendo cada fila lógica un número de identificación de objeto (OID) para identificar cada fila lógica, correspondiendo cada fila lógica a un registro de información;
- una pluralidad de columnas lógicas que cruzan dicha pluralidad de filas lógicas para definir una pluralidad de celdas lógicas, incluyendo cada columna lógica un OID para identificar cada columna lógica; y
- medios para indexar datos almacenados en dicha tabla. [6]
El tribunal de distrito (Pfaelzer, J.) sostuvo que el hecho de que las patentes reivindicaran una "tabla lógica" demostraba la abstracción, ya que "[e]l término 'tabla lógica' se refiere a una estructura de datos lógica, a diferencia de una estructura de datos física". " Por lo tanto, la orden de construcción de la reclamación del tribunal había establecido que una tabla lógica tiene "una estructura de datos que es lógica en lugar de física y, por lo tanto, no necesita almacenarse de forma contigua en la memoria". Por lo tanto:
En esencia, las afirmaciones capturan el concepto de organizar la información utilizando formatos tabulares. Como tal, las afirmaciones se adelantan a una forma básica de organizar la información, sin tener en cuenta la estructura física de los datos. No se puede argumentar que una patente sobre este concepto, sin más, impediría en gran medida el progreso.
Ante estas observaciones, la Corte determina que las pretensiones se dirigen al propósito abstracto de almacenar, organizar y recuperar la memoria en una tabla lógica. Este propósito abstracto no se vuelve tangible porque necesariamente se limita al entorno tecnológico de las computadoras. . . . Cuando una demanda cita una computadora de manera genérica, el Tribunal debe ignorar este elemento al definir el propósito de la demanda. [7]
Luego, el tribunal procedió al segundo paso del análisis de Alice , que consiste en determinar si "las reivindicaciones contienen limitaciones adicionales que equivalen a un concepto inventivo". El tribunal concluyó: "Las reclamaciones no lo hacen. En cambio, las reclamaciones recitan elementos convencionales. Estos elementos, cuando se consideran individualmente o en combinación, no abarcan suficientemente el alcance de las reclamaciones". [7] En consecuencia, el tribunal dictó sentencia sumaria invalidando las patentes. [8]
El Circuito Federal (Hughes, J.) interpretó que el primer paso del análisis de Alice preguntaba "si el foco de las reclamaciones está en la mejora específica afirmada en las capacidades informáticas (es decir, la tabla autorreferencial para una base de datos informática) o, en cambio, en un proceso que califica como una 'idea abstracta' para la cual las computadoras son invocadas simplemente como una herramienta". Pero la reivindicación 17, por ejemplo, se centra en "una mejora de la funcionalidad de la computadora en sí misma, no en tareas económicas o de otro tipo para las cuales se utiliza una computadora en su capacidad ordinaria". En consecuencia, "encontramos que las afirmaciones en cuestión en esta apelación no están dirigidas a una idea abstracta en el sentido de Alice . Más bien, están dirigidas a una mejora específica en la forma en que operan las computadoras, plasmada en la tabla autorreferencial". [9] Por lo tanto, el tribunal no necesita proceder al paso dos del análisis de Alice . [10]
El Circuito Federal rechazó la conclusión del juez Pfaelzer del tribunal de distrito de que los reclamos eran abstractos y rechazó el argumento de que los reclamos están dirigidos a "los conceptos de organizar datos en una tabla lógica con columnas y filas identificadas donde una o más filas se utilizan para almacenar un índice o información que define columnas." En cambio, insistió el tribunal, "describir las reclamaciones con un nivel tan alto de abstracción y sin ataduras al lenguaje de las reclamaciones prácticamente garantiza que las excepciones al artículo 101 acaben con la regla". El Circuito Federal dijo que "el tribunal de distrito simplificó demasiado el componente autorreferencial de las reivindicaciones y minimizó los beneficios de la invención". El tribunal explicó que su "conclusión de que las reivindicaciones están dirigidas a una mejora de una tecnología existente se ve reforzada por las enseñanzas de la especificación de que la invención reivindicada logra otros beneficios sobre las bases de datos convencionales, como una mayor flexibilidad, tiempos de búsqueda más rápidos y menores requisitos de memoria". " [11]
Mientras que las reclamaciones en cuestión en otros casos, como el de Alice, simplemente añadieron "componentes informáticos convencionales a prácticas comerciales bien conocidas", las reclamaciones de Enfish "están dirigidas a una mejora específica de la funcionalidad de la computadora". [12] Así:
En resumen, la tabla autorreferencial citada en las reclamaciones en apelación es un tipo específico de estructura de datos diseñada para mejorar la forma en que una computadora almacena y recupera datos en la memoria. El menosprecio que hace la especificación de las estructuras de datos convencionales, combinado con el lenguaje que describe la "presente invención" como si incluyera las características que componen una tabla autorreferencial, confirma que nuestra caracterización de la "invención" para los fines del análisis del artículo 101 [13] tiene No se ha dejado engañar por el "arte del dibujante". . . . Más bien, las reivindicaciones están dirigidas a una implementación específica de una solución a un problema en las técnicas del software. En consecuencia, consideramos que las reclamaciones en cuestión no están dirigidas a una idea abstracta. [10]
Esto puso fin al análisis del artículo 101:
Debido a que las afirmaciones no están dirigidas a una idea abstracta en el paso uno del análisis de Alice, no necesitamos proceder al paso dos de ese análisis. . . . [P]ensamos que está claro por las razones expuestas que las afirmaciones no están dirigidas a una idea abstracta, por lo que nos detenemos en el paso uno. Concluimos que las reivindicaciones son elegibles para patente. [10]
En TLI Communications LLC contra AV Automotive, LLC , cinco días después, un panel diferente, incluido el juez Hughes, autor de la decisión Enfish y luego TLI , invalidó las reclamaciones de software por no cumplir con la prueba de Alice . [14] En TLI, el tribunal sostuvo que una patente sobre un método y sistema para tomar, transmitir y organizar imágenes digitales no era patentable porque "no reivindica más que la idea abstracta de clasificar y almacenar imágenes digitales de manera organizada". " [15]
Varios tribunales de distrito ya han reaccionado ante Enfish , en casos en los que habían concedido mociones de sentencia sumaria por falta de elegibilidad de patente bajo Alice . En Mobile Telecommunications Technologies contra Blackberry Corp. en el Distrito Norte de Texas, el tribunal solicitó escritos complementarios sobre la decisión de Enfish . En Activision Publishing Inc. contra xTV Networks, Ltd. [16] en el Distrito Central de California, el tribunal solicitó tutoriales tecnológicos sobre el efecto de Enfish. [17]
● En Patent Docs , el blogger Michael Borella comenta sobre el caso Enfish . [18] Destaca la declaración del panel del Circuito Federal de que "describir las reclamaciones en un nivel tan alto de abstracción y sin ataduras del lenguaje de las reclamaciones prácticamente garantiza que las excepciones al § 101 se traguen la regla". También enfatiza el guiño del tribunal a "la importancia del software y el potencial de innovación que conlleva", señalando la declaración de la opinión:
Gran parte de los avances realizados en la tecnología informática consisten en mejoras del software que, por su propia naturaleza, pueden no estar definidos por características físicas particulares sino más bien por estructuras y procesos lógicos. . . [n]o vemos en Bilski o Alice , o en nuestros casos, una exclusión a la hora de patentar este amplio campo del progreso tecnológico.
Borella considera que el caso indica a los redactores de patentes (y tal vez reivindicaciones de patentes) que describan "cómo una invención mejora con respecto al estado de la técnica, especialmente si mejora el funcionamiento de una computadora". Sin embargo, advierte que "a efectos de evitar el impedimento legal" , hay que tener cuidado al señalar las deficiencias de lo anterior."
Finalmente, elogia la opinión porque resta importancia a la necesidad de mencionar el hardware en las reivindicaciones, con el fin de salvar la elegibilidad de la patente:
Además, el Tribunal dejó claro que no es importante que dicha mejora resida en el hardware o en el software. Desde Bilski , ha habido una reacción instintiva para agregar un componente de hardware a al menos un elemento de cada reclamo independiente. Quizás eso ya no sea necesario cuando la innovación está en el software.
● En una segunda publicación de blog en Patent Docs , Borella compara Enfish con TLI . [19] No está de acuerdo con quienes encuentran las dos opiniones inconsistentes:
Algunos ya sostienen que Enfish y TLI no pueden conciliarse entre sí. Esto no es verdad. Enfish defiende la noción de que una mejora en la tecnología informática, ya sea software o hardware, no es en sí misma abstracta. TLI , por otra parte, reafirma que el mero uso de tecnología informática genérica para llevar a cabo un procedimiento no añade peso patentable a una invención reivindicada. En un caso, las reivindicaciones mencionan la invención de nueva tecnología, y en el otro caso, las reivindicaciones mencionan el uso de tecnología antigua. Se ha trazado una línea clara.
Borella concluye de mala gana que muchos "inventos nuevos y útiles... están en riesgo en un mundo post- Alice ", pero advierte:
No obstante, si aceptamos que tenemos que vivir en el mundo de Alice al menos por ahora, es fundamental comprender la distinción entre Enfish y TLI, ya que proporciona una hoja de ruta para la elegibilidad de patentes para una gran cantidad de invenciones de software.
● Michael Mireles, en The IP Kat , cuenta con narices judiciales sobre la elegibilidad de patentes de invenciones implementadas por ordenador. [20] Los tabula:
Aunque el juez Hughes escribió tanto Enfish como TLI , la composición de los paneles es bastante diferente. El panel de Enfish incluyó a los jueces Moore y Taranto. El panel de TLI incluyó a los jueces Dyk y Schall. La decisión de DDR Holdings v. Hotels.com que determinó que una patente de invención implementada por computadora era elegible fue escrita por el juez Chen y acompañada por el juez Wallach. El juez Mayer no estuvo de acuerdo. Ahora hay cinco jueces del Circuito Federal que parecen inclinarse a favorecer la patentabilidad de las invenciones implementadas en computadora: Hughes, Moore, Taranto, Chen y Wallach. Si Enfish es escuchado en pleno , puede ser una decisión cerrada. Es importante destacar que Enfish proporciona una orientación importante para el análisis del primer paso bajo la dirección de Alice y una actitud general que respalda la elegibilidad de patentes para invenciones implementadas por computadora.
● Steve Marshall consideró que los esfuerzos del Circuito Federal por armonizar fueron un fracaso y consideró que las dos opiniones abordaban tecnologías similares pero las trataban de manera diferente:
A pesar del intento de armonizar la discusión sobre Enfish en TLI , este último expone varias inconsistencias entre las opiniones, así como posibles fallas en el razonamiento de Enfish . Como cuestión inicial, las descripciones que hace el Circuito Federal de las tecnologías reclamadas en cada una de las opiniones comparten similitudes en áreas que impactaron el análisis legal. Cada uno implicó una implementación de base de datos en una computadora básica. Además, los beneficios de cada uno pretenden incluir una mayor velocidad de búsqueda y una configuración dinámica de archivos de datos. Además, la divulgación de cada uno fue en gran medida funcional con poco o ningún énfasis en nuevos componentes físicos. [21]
Sin embargo, sostiene, "el tratamiento que dio el tribunal a estas aparentes similitudes fácticas no podría haber sido más diferente". En Enfish , "el beneficio de rendimiento es atribuible al algoritmo", y el tribunal concluyó que "el modelo autorreferencial de hecho proporcionó una 'mejora en las capacidades de la computadora'" que era elegible para patente a pesar de que la computadora subyacente no recibió ninguna mejora en su rendimiento físico. operación. "Por el contrario, el tribunal TLI arremetió contra la base de datos de imágenes reclamada utilizando datos de clasificación por no mejorar la unidad telefónica o el servidor recitado". Además, ambas patentes reclamaban beneficios similares, como tiempos de búsqueda más rápidos, pero el Circuito Federal le dio crédito al dispositivo de Enfish por esto y le negó dicho crédito al dispositivo de TLI. La patente de Enfish describía una computadora vieja, pero el tribunal de TLI criticó la divulgación de la patente de TLI por no proporcionar detalles técnicos sobre características físicas o describir "un nuevo servidor", y en cambio centrarse en "términos puramente funcionales". Marshall afirma: "Si el Circuito Federal hubiera aplicado el mismo análisis de TLI en el caso Enfish , no se debería haber considerado que las patentes de Enfish eran materia elegible".
Concluye que estos casos "fallan al público" en el desempeño de la necesaria "función de aviso de las reivindicaciones de patentes de software", porque "entre los puntos finales del firmware que hace que una máquina sea funcional y el software que hace poco más que usar una computadora como La calculadora incluye aplicaciones que, según Enfish y TLI , pueden o no ser elegibles para patentes".
● Gene Quinn en IPWatchdog aplaude la decisión de Enfish por restaurar la legitimidad de las patentes de software:
El Circuito Federal también puso explícitamente un clavo en el ataúd del ridículo argumento de que el software no debería ser patentable si pudiera ejecutarse en una computadora de uso general. El Circuito Federal explicó: "No estamos convencidos de que la capacidad de la invención para ejecutarse en una computadora de uso general condene las afirmaciones". Algunos juristas han afirmado durante mucho tiempo que si el software puede ejecutarse en una computadora de uso general, no puede patentarse, lo cual es completamente estúpido dado que el software es más útil cuando puede ejecutarse independientemente de la plataforma seleccionada. Esta afirmación, tan correcta como profunda, sin duda llevará a aquellos en la comunidad anti-patentes a sufrir un ataque de apoplejía. [22]
Predice, sin embargo, que este caso aún no ha terminado:
Si tuviera que adivinar, diría que espero que Microsoft presente una petición de nueva audiencia en pleno y, en última instancia, probablemente presente una petición de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mientras tanto, sin embargo, este caso alegrará el corazón de aquellos que durante mucho tiempo se han sentido frustrados por lo que aparentemente se había convertido en una regla de facto de que el software no era patentable en los Estados Unidos.
● Brian Mudge y Christopher Gresalfi examinan el impacto de Enfish en los procedimientos del método comercial cubierto dentro del PTO en el Blog IPR . [23] Analizan los diferentes resultados en dos decisiones de la PTO posteriores a Enfish : Informatica Corp. contra Protegrity Corp. [24] y Apple, Inc. contra Mirror World Techs., LLC. [25]
En el caso de Informatica , la PTO consideró reclamaciones sobre un sistema y método para proteger los datos contra el acceso no autorizado. Una base de datos O-DB almacenaba valores de elementos de datos y una base de datos IAM-DB contenía un catálogo de protección de datos que almacenaba los llamados atributos de protección para tipos de elementos de datos asociados con valores de elementos de datos. El método reivindicado concedía acceso a un valor de elemento de datos solicitado sólo si se cumplían las reglas asociadas con un tipo de elemento de datos asociado con el valor de elemento de datos relevante. La PTO descubrió que la invención reivindicada estaba dirigida a la idea abstracta de "acceso a datos basado en reglas". El titular de la patente, Protegrity, argumentó que el caso de DDR Holdings respaldaba la elegibilidad de la patente porque la invención proporcionaba una solución basada en la tecnología de métodos porque protegía los datos en una primera base de datos mediante reglas almacenadas en una segunda base de datos. La PTO dijo que Enfish no ayudó a Protegrity porque las reclamaciones de patentes no estaban dirigidas a una mejora específica en la forma en que funcionan las computadoras; en cambio, las bases de datos y las reglas de acceso realizaron sus funciones normales y lograron los resultados habituales esperados: almacenar reglas en una base de datos separada simplemente cambia la ubicación de las reglas, no el funcionamiento esperado de las reglas o de la base de datos. En el paso 2 de Alice , no había ningún concepto inventivo porque todo funcionaba de manera convencional. Por lo tanto, la patente reivindicaba una idea abstracta no elegible para patente.
En el caso Mirror World , la patente reivindicaba un método y un aparato para organizar "unidades de datos" (es decir, documentos) en "flujos" y "subflujos". Se decía que esto organizaba, localizaba, resumía y monitoreaba los datos entrantes. Apple argumentó que esto simplemente significaba que los datos se estaban organizando, digamos, en orden cronológico, y eso era sólo una idea abstracta. Apple dijo que esto no era un problema de computadora en particular y que los documentos en papel se podían organizar de la misma manera. De todos modos, la operación podría realizarse de forma convencional en una computadora convencional. En respuesta, Mirror World argumentó que las corrientes y subcorrientes eran conceptos informáticos que no se encontraban en el mundo de los documentos en papel anterior a la informática. Este argumento impresionó al PTO. El PTO consideró que las corrientes y subcorrientes fueron manipuladas electrónicamente por una computadora de una manera que no duplicaba la mezcla de papel de la técnica anterior y que mejoraba la funcionalidad de la computadora como en Enfish . Por lo tanto, las reivindicaciones eran elegibles para patente.
Los autores afirman que ambas decisiones dependieron de la determinación de la PTO "si la patente reivindicaba una funcionalidad informática genérica que lleva a cabo una actividad convencional, o una solución técnica específica a un problema técnico que ocurre sólo en el ámbito de los procesos informáticos". En Informatica, la PTO descubrió que la patente sólo reivindicaba elementos informáticos conocidos que llevaban a cabo pasos rutinarios. En Mirror World, el PTO concluyó que la invención reivindicada estaba dirigida a resolver problemas que surgen específicamente en la tecnología informática, lo que la especificación enfatizaba, aparentemente de una manera que la especificación en el caso de Informatica no lo hizo.
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