DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, LP , 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014), [1] fue la primera decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal que confirmó la validez de las reclamaciones de patentes implementadas por computadora después de la decisión de la Corte Suprema en Alice Corp. v. CLS Bank International . [2] Tanto Alice como DDR Holdings son decisiones legales relevantes para el debate sobre si el software y los métodos comerciales son materia patentable según el Título 35 del Código de los Estados Unidos §101. [3] El Circuito Federal aplicó el marco articulado en Alice para confirmar la validez de las patentes sobre tecnología de visualización de páginas web en cuestión en DDR Holdings . [4]
En Alice , la Corte Suprema sostuvo que una implementación informática de una idea abstracta, que en sí misma no es elegible para una patente, no transforma por sí misma esa idea en algo que sea elegible para una patente. [5] Según la Corte Suprema, para ser elegible para una patente, lo que se reivindica debe ser más que la idea abstracta. La implementación de la idea debe ser algo más allá de lo "rutinario", "convencional" o "genérico". [5] En DDR Holdings , el Circuito Federal, aplicando el marco analítico de Alice , confirmó la validez de la patente de DDR sobre su tecnología de visualización de páginas web. [6]
DDR Holdings, LLC ("DDR") fue formada por los inventores Daniel D. Ross y D. Delano Ross, Jr. tras la venta de activos de su empresa punto-com, Nexchange (que se formó para utilizar su invención). DDR presentó una demanda contra doce entidades, entre ellas Hotels.com , National Leisure Group, World Travel Holdings, Digital River , Expedia , Travelocity.com y Orbitz Worldwide, por infracción de patentes . DDR llegó a un acuerdo con todos los demandados, excepto tres , antes de un juicio con jurado en octubre de 2012 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas . El jurado determinó que ninguna de las patentes en cuestión era inválida, que National Leisure Group, Inc. y World Travel Holdings, Inc. (colectivamente "NLG") infringieron directamente ambas patentes, que Digital River infringió directamente una de las patentes y que DDR debería recibir 750.000 dólares en daños y perjuicios . [6]
Tras el veredicto , el tribunal de distrito denegó las mociones de los acusados para un juicio como cuestión de derecho (JMOL) y dictó sentencia final a favor de DDR, en consonancia con las conclusiones del jurado. [7] [6] Los acusados apelaron , sin embargo, en el momento de los argumentos orales, DDR llegó a un acuerdo con Digital River, y la apelación de Digital River fue posteriormente terminada. NLG continuó con su apelación.
DDR es el cesionario de las patentes estadounidenses números 7.818.399 ("la patente '399") y 6.993.572 ("la patente '572"), ambas continuaciones de una patente anterior, la patente estadounidense número 6.629.135 ("la patente '135"). [ cita requerida ] El análisis del tribunal en virtud del § 101 se centró en la patente '399, titulada "Métodos para ampliar las oportunidades comerciales de los sitios web de Internet mediante marketing coordinado fuera del sitio". [8]
La patente '399 aborda un problema particular en el campo del comercio electrónico cuando los vendedores anuncian sus productos y servicios a través de una página de alojamiento de un afiliado:
[Los proveedores] pueden atraer tráfico de visitantes fuera del sitio afiliado. Una vez que un visitante hace clic en un anuncio de un afiliado e ingresa a una tienda en línea, abandona el sitio del afiliado y desaparece. [Esto presenta] una desventaja fundamental de los programas de afiliados: la pérdida del visitante para el proveedor.
La patente '399 también identifica otros intentos de resolver este problema:
Los afiliados pueden usar "marcos" para mantener una estructura de su propio sitio web alrededor del sitio del proveedor, pero esta es solo una solución marginalmente efectiva.
Algunos vendedores afiliados de Internet han comenzado a colocar enlaces de "regreso al sitio web de referencia" en sus pantallas de confirmación de pedidos, un enfoque que en gran medida es ineficaz. Esta limitación de un programa de afiliados restringe la participación a sitios web con menos tráfico que no se preocupan por perder visitantes.
Los motores de búsqueda y directorios continúan aumentando en su utilidad y popularidad, mientras que los anuncios de banner y los enlaces antiguos continúan perdiendo rápidamente su efectividad y uso popular.
La patente '399 reivindica un proceso que implica el almacenamiento de datos relativos a los elementos visuales responsables de la "apariencia" del sitio web anfitrión, en el que, al hacer clic en un anuncio de un producto de un comerciante externo, el cliente es dirigido a una página híbrida generada por el sitio web anfitrión que es una combinación de la información del producto del comerciante externo y los elementos de apariencia del sitio web anfitrión. "Por ejemplo, la página web compuesta generada puede combinar el logotipo, el color de fondo y las fuentes del sitio web anfitrión con la información del producto del comerciante". [6]
El Circuito Federal describió la patente '399 de la siguiente manera:
Las patentes en litigio revelan un sistema que ofrece una solución a este problema (para el servidor) mediante la creación de una nueva página web que permite al visitante del sitio web, en cierto sentido, estar en dos lugares al mismo tiempo... [E]l sitio web del servidor puede mostrar los productos de un comerciante externo, pero retener el tráfico de visitantes mostrando esta información del producto desde una página web generada que "da al espectador de la página la impresión de que está viendo páginas servidas por el sitio web del servidor". [El sistema] instruye a un servidor web de Internet de un "proveedor externo" para que construya y sirva al visitante una nueva página web híbrida que fusione el contenido asociado con los productos del comerciante externo con los "elementos visualmente perceptibles" almacenados del sitio web del servidor identificado. [9]
Una nota de caso indica [10] que una forma de lograr la función sería con una etiqueta <iframe> (o una etiqueta <frameset> , que HTML5 permite pero ya no admite). Las opiniones del tribunal utilizan la metáfora de la "tienda dentro de una tienda" para describir lo que hace la invención y cómo funciona, y afirman que la idea del inventor era tener una página web de Internet que fuera como un almacén o una tienda departamental (la opinión disidente utiliza BJ's Wholesale Clubs como ejemplo ilustrativo); las páginas web de otros comerciantes funcionarían como concesiones o quioscos dentro de la tienda departamental. [11] Un comentarista afirmó que la metáfora de la "tienda dentro de una tienda" del tribunal puede no ser la mejor manera de ver esta invención reclamada, y que puede ser más adecuado caracterizar lo que hace la invención como colocar un marco alrededor de la página web de otra persona e incorporar el marco y su contenido en la página web del anfitrión. [12] Este es el efecto que logra la invención:
La reivindicación representativa 19 de la patente '399 recita:
Según la legislación estadounidense, todas las invenciones patentables cumplen varios requisitos generales: La invención reclamada debe ser:
Como es completamente típico, [ cita requerida ] el demandado argumentó que las patentes de DDR eran inválidas bajo todas estas secciones, pero el litigio principal se centró en el § 101 y en si las patentes de DDR reivindicaban una idea abstracta que no sería materia patentable. [4]
En Alice , la Corte Suprema aclaró su marco de dos frentes, originalmente establecido en Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. , [19] para evaluar la elegibilidad de patente de una reclamación bajo el § 101. Primero, uno debe determinar si la reclamación está dirigida a una ley de la naturaleza, fenómeno natural o idea abstracta no elegible para patente. Si es así, entonces uno determina si algún elemento adicional de la reclamación transforma la reclamación en una aplicación elegible para patente que equivale significativamente más que el concepto no elegible en sí. Bajo Alice , [20] Mayo , [19] y Ultramercial , [21] las reclamaciones son no elegibles para patente bajo el § 101 si están dirigidas a materia no elegible para patente (es decir, ideas abstractas, leyes de la naturaleza y fenómenos naturales) y no contienen un concepto inventivo que transforme suficientemente la reclamación en una aplicación de la idea subyacente que restrinja la reclamación a algo significativamente diferente de la materia no elegible a la que está dirigida. Esta materialización debe ser algo más que operaciones típicas realizadas en una computadora genérica. Tras la decisión Alice, varios casos invalidaron patentes que cubrían invenciones implementadas en computadora como ideas abstractas no elegibles, incluida Ultramercial . Debido a que los análisis en estas decisiones son algo ambiguos (por ejemplo, sobre la definición del alcance y el estándar del término "idea abstracta"), muchos inventores, blogueros, académicos y abogados de patentes han luchado para determinar su implicación completa, especialmente en lo que se refiere a las reivindicaciones de software, y algunos incluso han cuestionado la patentabilidad de las invenciones implementadas en computadora en general. [22]
El juez Chen fue el autor de la opinión del Circuito Federal, junto con el juez Wallach, que invalidó la patente '572 de DDR como se había previsto (anulando la decisión del Tribunal de Distrito) y confirmó la denegación del Tribunal de Distrito de las nuevas mociones de NLG para JMOL sobre la invalidez y no infracción de la patente '399. [23] El Tribunal de Circuito Federal sostuvo que las reivindicaciones pertinentes de la patente '399 estaban dirigidas a materia elegible para patente y que se presentó al jurado evidencia sustancial sobre la cual basar su conclusión de que NLG infringió la patente '399. [24] El juez Mayer fue el autor de una opinión disidente, argumentando que la patente '399 era "larga en ofuscación pero corta en sustancia[,]" y criticó la invención como "tan rudimentaria que raya en lo cómico". Interpretó a Alice para crear una prueba de "artes tecnológicas" que las reivindicaciones de DDR no superaron porque estaban dirigidas a un objetivo empresarial (es decir, "mantener el control sobre la atención del cliente") en lugar de un objetivo tecnológico. [25]
El caso es más significativo por su análisis del artículo 35 USC § 101 y el concepto de una idea abstracta no patentable en lo que respecta al software y los métodos comerciales. [ cita requerida ] En este análisis, el Circuito Federal aplicó la prueba de patentabilidad de dos pasos establecida en Alice para determinar que las reivindicaciones de patente '399 de DDR están dirigidas a una materia patentable. Primero, consideró si las reivindicaciones estaban dirigidas a una idea abstracta no patentable. El juez Chen no llega a una respuesta clara a esta pregunta. En cambio, opta por fundamentar su opinión en la naturaleza más perceptible de la elegibilidad si el análisis procede al paso dos, sin decidir si ese paso es realmente necesario. [26]
Como cuestión inicial, el tribunal debe determinar si las reivindicaciones en cuestión se refieren a un concepto no patentable (por ejemplo, una idea abstracta). [ cita requerida ] En este paso, el tribunal observó que distinguir entre una invención patentable y una idea abstracta "puede ser difícil, ya que la línea que separa a las dos no siempre es clara". [27] El juez Chen reconoció que la invención podría caracterizarse como una idea abstracta, como "hacer que dos páginas web de comercio electrónico se parezcan", pero también señaló que las reivindicaciones afirmadas de la patente '399 "no recitan un algoritmo matemático... [t]o tampoco recitan una práctica comercial económica o de larga data fundamental". [9] Revisó varios casos de la Corte Suprema útiles para identificar reivindicaciones dirigidas a ideas abstractas. [28] Sin embargo, el Tribunal Federal de Circuito nunca ofreció una definición precisa de una "idea abstracta" no patentable ni decidió explícitamente si las reivindicaciones '399 se refieren a tal materia no elegible. [ cita requerida ] En cambio, el tribunal concluye que, incluso estipulando cualquiera de las caracterizaciones de la supuesta idea abstracta planteada por el abogado defensor y el disenso, las reivindicaciones '399 todavía contienen un concepto inventivo suficiente para hacerlas elegibles para patente según el paso dos del análisis de Alice. [9]
En el segundo paso, el tribunal debe "considerar los elementos de cada reivindicación -tanto individualmente como como una combinación ordenada- para determinar si los elementos adicionales transforman la naturaleza de la reivindicación en una aplicación patentable de esa idea abstracta. [27] Este segundo paso es la búsqueda de un 'concepto inventivo', o algún elemento o combinación de elementos suficientes para asegurar que la reivindicación en la práctica equivale a 'significativamente más' que una patente sobre un concepto no elegible". [29]
A pesar de la naturaleza comercial de las reivindicaciones (retención o aumento del tráfico del sitio web) y del hecho de que podrían implementarse en una computadora genérica, el tribunal destacó que las reivindicaciones no se limitaban a tomar un método comercial abstracto del mundo anterior a Internet y a implementarlo en una computadora. En cambio, las reivindicaciones abordaban un problema tecnológico "particular de Internet" al implementar una solución específica para ese entorno tecnológico y diferente de la manera sugerida por el uso rutinario o convencional en el campo. [9]
La opinión mayoritaria caracterizó el problema como "la naturaleza efímera de una 'ubicación' en Internet [y] el transporte casi instantáneo entre estas ubicaciones que es posible gracias a los protocolos de comunicación estándar". [25] La mayoría distinguió este problema, que consideró "particular de Internet", de las circunstancias inherentes a los esquemas de "tienda dentro de una tienda": en las tiendas tradicionales de "ladrillo y cemento" con quioscos de paquetes vacacionales de crucero, los visitantes del quiosco siguen estando dentro de la tienda cuando realizan sus compras en el quiosco. [25] Por tanto, el juez Chen concluyó que "la solución reclamada se basa necesariamente en la tecnología informática para superar un problema que surge específicamente en el ámbito de las redes informáticas". [9]
El tribunal de la DDR diferenció las reivindicaciones de la patente '399 de aquellas que "simplemente recitan la realización de alguna práctica comercial conocida del mundo anterior a Internet junto con el requisito de realizarla en Internet". [ cita requerida ] En cambio, explicó el tribunal, las reivindicaciones de la patente '399 "abordan el problema de retener a los visitantes de un sitio web que, si se adhirieran al funcionamiento rutinario y convencional del protocolo de hipervínculo de Internet, serían transportados instantáneamente fuera del sitio web de un host después de hacer clic en un anuncio y activar un hipervínculo". Debido a que la invención "anula la secuencia rutinaria y convencional de eventos que normalmente se desencadenan al hacer clic en un hipervínculo", no empleó el mero uso ordinario de una computadora o Internet. [ cita requerida ]
Además, el tribunal sostuvo que las reivindicaciones incluían características adicionales que limitaban su alcance para no impedir cualquier aplicación de cualquiera de las ideas abstractas sugeridas por NLG. Consideradas individualmente y como una combinación ordenada, el tribunal de DDR concluyó que las reivindicaciones y estos aspectos de la invención establecían un "concepto inventivo" para resolver un problema centrado en Internet y, por lo tanto, estaban dirigidas a una materia patentable. [ cita requerida ]
El tribunal determinó que las reivindicaciones de patente '399 eran significativamente diferentes de las reivindicaciones no elegibles para patentes en Alice , Ultramercial , buySAFE , Accenture y Bancorp , en el sentido de que las reivindicaciones '399 no "(1) recitaban un método comercial común destinado a procesar información comercial, (2) aplicaban un proceso comercial conocido al entorno tecnológico particular de Internet, o (3) creaban o alteraban relaciones contractuales utilizando funciones informáticas genéricas y operaciones de red convencionales". [30]
A diferencia de otros casos recientemente decididos bajo el marco Alice , el tribunal de DDR afirmó que la patente '399 no "reivindica de manera amplia y genérica el uso de Internet para realizar una práctica comercial abstracta (con una actividad añadida insignificante)". [ cita requerida ] En cambio, las reivindicaciones "especifican cómo se manipulan las interacciones con Internet para obtener un resultado deseado, un resultado que anula la secuencia rutinaria y convencional de eventos que normalmente se desencadenan al hacer clic en un hipervínculo". El sistema reivindicado cambia el funcionamiento normal de Internet de modo que el visitante es dirigido a una "página web híbrida que presenta información de productos de terceros y elementos visuales de 'apariencia y funcionamiento' del sitio web anfitrión". [4] Por lo tanto, el juez Chen concluyó que la invención reivindicada "no es simplemente el uso rutinario o convencional de Internet". [4]
En Ultramercial, Inc. v. Hulu , el tribunal analizó la elegibilidad de las reivindicaciones de patentes dirigidas a un método para distribuir productos multimedia con derechos de autor a través de Internet, donde el consumidor recibe el contenido, pagado por un anunciante, a cambio de ver un anuncio. [ cita requerida ] Aunque el problema resuelto por la invención posiblemente era particular de Internet, el tribunal concluyó que los pasos de las reivindicaciones son "una abstracción, una idea, que no tiene una forma concreta o tangible particular". [ cita requerida ] El tribunal continuó sosteniendo que las limitaciones de las reivindicaciones "no transforman la idea abstracta... en materia patentable porque las reivindicaciones simplemente instruyen al profesional a implementar la idea abstracta con una actividad convencional y rutinaria". La decisión de DDR del Circuito Federal se distinguió de Ultramercial al señalar:
La mayoría también distinguió el análogo físico de la invención patentada (los quioscos en las tiendas) como "que no tienen que tener en cuenta la naturaleza efímera de una 'ubicación' en Internet o el transporte casi instantáneo entre estas ubicaciones que es posible gracias a los protocolos de comunicación estándar de Internet, lo que introduce un problema que no surge en el contexto del 'ladrillo y el cemento'". [25]
El juez Mayer, en su opinión discrepante, propuso un análogo físico de la invención reivindicada, en el que una tienda individual dentro de una tienda más grande tenía la misma decoración que la tienda más grande para "engañar" al comprador y hacerle creer que estaba en la tienda más grande. Por lo tanto, la invención reivindicada no abordaba un problema exclusivo de Internet. [32]
El profesor Crouch, en el blog Patently-O, comentó: "El caso está lo suficientemente cerca de la línea como para que espere un fuerte impulso para la revisión en banc y el certiorari . Aunque el análisis del juez Chen es admirable, no creo que resista la revisión de la Corte Suprema y la decisión aquí está en terrible tensión con la reciente decisión Ultramercial del Circuito Federal ". [33]
Gene Quinn, abogado de patentes y bloguero de IPWatchdog , duda de que este caso pueda conciliarse con el de Ultramercial , a pesar del intento del Tribunal Federal de distinguirlos. Quinn considera que la diferencia entre DDR y Ultramercial es "escasa" y "no es en absoluto probable que conduzca a una prueba repetible y consistente que pueda aplicarse de forma predecible". [34]
Michael Borella, un abogado de patentes, dijo en el blog Patent Docs : "Este caso no sólo nos da otro punto de datos sobre cómo una invención implementada por ordenador que incorpora una idea abstracta puede ser patentable ( Diamond v. Diehr es el otro ejemplo notable), sino que también proporciona el primer uso en apelación del segundo aspecto de la prueba Alice para hacerlo". [35]
Como señaló un comentarista profesor, "Debido a que DDR Holdings es la única decisión del Circuito Federal posterior a Alice hasta el momento que confirma una patente contra un desafío de la § 101, los titulares de patentes se han apresurado a citarla y los infractores acusados han encontrado formas de distinguirla". [36] Entre los casos de tribunales de distrito que interpretan y aplican DDR Holdings se encuentran: