La materia patentable en los Estados Unidos se rige por 35 USC 101. La práctica actual sobre la materia patentable en los EE. UU. es muy diferente de las prácticas correspondientes de la OMPI / Tratado de Cooperación en materia de Patentes y de la Oficina Europea de Patentes , y se considera que es más amplia. en general.
La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso amplios poderes para decidir qué tipos de invenciones deberían ser patentables y cuáles no, siempre y cuando el patentamiento de estas invenciones "promueva el progreso de la ciencia". [1] Sin lugar a dudas, el patentamiento de herramientas de investigación, descubrimientos científicos y teorías científicas está excluido, ya que inhibiría en lugar de "promover el progreso de la ciencia". [2]
Sin embargo, además de las herramientas de investigación, etc., existe otra cuestión (y más controvertida) sobre si algunas reivindicaciones de patentes pueden ser demasiado amplias y pueden adelantarse a todos los usos de un descubrimiento en particular. La prueba Alice-Mayo que se analiza a continuación tiene como objetivo abordar esta cuestión.
Desde la promulgación del requisito de materia ca. En 1970, la interpretación del estatuto cambió varias veces. Aunque la Sección 101 [3] del Título 35 USC dice:
Quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, fabricación o composición de materia nuevo y útil, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos, podrá obtener una patente sobre el mismo, sujeto a las condiciones y requisitos de este título.
y, por lo tanto, no dice qué es elegible para patente y qué no, los tribunales estadounidenses consideraron que algunas invenciones no deberían estar sujetas al monopolio de patentes en absoluto (supuestamente porque ciertas reivindicaciones pueden ser demasiado amplias y pueden adelantarse a todos los usos de una patente). descubrimiento particular), y utilizaron el USC 101 como excusa para hacer cumplir sus propias creencias (y no las del Congreso de los Estados Unidos ). Para citar a SCOTUS en Myriad : "Sin esta excepción, habría un peligro considerable de que la concesión de patentes 'inmovilice' el uso de tales herramientas y, por lo tanto, 'inhiba la innovación futura basada en ellas'" .
Las dos áreas particularmente polémicas, con numerosas revocaciones de decisiones legislativas y judiciales anteriores, han sido las invenciones informáticas (ver Patentes de software según la ley de patentes de los Estados Unidos ) y biológicas. [5] [6] Si bien estas dos áreas presentan diferentes tipos de desafíos: [7]
(a) el problema con las invenciones biológicas es dónde termina el descubrimiento de la obra de la naturaleza y dónde comienza una invención humana, es decir, el monopolio de patentes no debe abarcar un "fenómeno natural o una ley de la naturaleza".
(b) el problema con las invenciones de software (tales como “algoritmos matemáticos, incluidos los ejecutados en una computadora genérica,... [y] algunas prácticas comerciales económicas y convencionales fundamentales”) [8] es que el alcance de tales afirmaciones es inconmensurablemente amplio en comparación con su contribución al "progreso de la ciencia" ( quid pro quo ),
Los tribunales estadounidenses rechazaron los primeros intentos de desarrollar un conjunto diferente de reglas para las dos impugnaciones y, en cambio, intentaron encontrar un enfoque común para ellas, así como para posibles impugnaciones de elegibilidad de otras materias en el futuro. Un amicus curiae llamó claramente a este enfoque "un intento [de] un marco universal a través de requisitos de elegibilidad de patentes amorfos y equivocados". [9]
Sin embargo, este enfoque, conocido como marco Alice - Mayo , fue desarrollado por SCOTUS en 2012-2014 y ha sido utilizado por la USPTO y los tribunales estadounidenses desde entonces. El enfoque unificado de Alice-Mayo para la elegibilidad de la materia requiere (1) que la recién descubierta Ley de la Naturaleza o fórmula matemática se dé por conocida, (2) un "concepto inventivo" adicional que limite la aplicación de (1) a un tema específico y un uso no trivial.
Existe una relación importante entre la elegibilidad de una patente y las pruebas de no obviedad en la ley de patentes de Estados Unidos. El criterio de no evidencia se puede cumplir fácilmente si una afirmación se basa en el descubrimiento de un nuevo fenómeno/principio/ley natural. Sin embargo, en el análisis de la materia patentable, se supone que este "descubrimiento" pertenece al estado de la técnica y que en la reivindicación debe estar presente un "concepto inventivo adicional". [10]
Si bien los detalles se comentan a continuación, el resultado neto al año 2023 se puede resumir de la siguiente manera:
Las cosas (incluidos los organismos vivos y los ácidos nucleicos ) que se encuentran en la naturaleza no son elegibles para patentes ( Funk Bros. Seed Co. contra Kalo Inoculant Co. ) ni siquiera cuando están aisladas de su entorno natural (por ejemplo, un gen que codifica una proteína de un cromosoma ). , pero las cosas (incluso vivas) "hechas por el hombre" pueden serlo ( Diamond v. Chakrabarty , Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. ), siempre que sean diferentes de manera útil de sus predecesores naturales.
En el caso de los métodos implementados por computadora, los algoritmos (incluso los nuevos y no obvios) per se no son patentables ( Gottschalk contra Benson , Parker contra Flook ), pero sus aplicaciones nuevas y útiles pueden ser patentables ( Diamond contra Diehr). ). [5]
Las patentes Mayo , Myriad y Ariosa v. Sequenom son similares en que se basan en un "descubrimiento" de un fenómeno natural o una ley matemática (como en Gottschalk v. Benson ), que asegura la novedad y la no obviedad de las reclamaciones de patente. Sin embargo, cuando se supone que este "descubrimiento" es un estado de la técnica (como lo exige la prueba Mayo-Alice), una reivindicación patentable debe tener un "concepto inventivo" [11] o una "aplicación inventiva" adicional. [9] El propósito de este requisito es evitar la monopolización de todos (o muchos) usos del "descubrimiento". Un comentarista jurídico escribió que el requisito adicional de "concepto inventivo" recuerda el requisito de actividad inventiva del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y del Convenio sobre Patentes Europeas , y que algunas de las patentes estadounidenses rechazadas debido a la "elegibilidad de la materia" tenían sus contrapartes extranjeras rechazadas por la falta de actividad inventiva . [12]
La historia legislativa y judicial de este último se ilustra en la siguiente figura:
La excepción de materia para patentar fórmulas y algoritmos matemáticos surgió de tres casos de la Corte Suprema comúnmente conocidos como la "trilogía de elegibilidad de patentes" entre 1972 y 1981: Gottschalk contra Benson , Parker contra Flook y Diamond contra Diehr . Estos tres casos pueden compartir una opinión común: cuando el único elemento nuevo en una reivindicación es una ley/fenómeno natural o una idea abstracta, la reivindicación no es elegible para patente. Como dijeron Nielson y Morse , y Flook reafirmó, la ley/fenómeno natural debe tratarse como si fuera una técnica anterior. Se requiere una "implementación inventiva" adicional en una reivindicación para que sea elegible para una patente. [14]
Este caso rara vez citado puede considerarse como el primer ejemplo de controversia sobre materia patentable decidida por el SCOTUS . [4] En este caso los inventores descubrieron una nueva propiedad del metal de plomo, que resultó ser útil en la fabricación de tuberías de plomo . Sin embargo, el aparato reivindicado era esencialmente el mismo que las antiguas máquinas conocidas para fabricar tubos de plomo. La mayoría de cinco jueces decidió que la patente esencialmente reclamaba el descubrimiento per se e invalidó la patente:
un principio no es patentable. Un principio, en abstracto, es una verdad fundamental; una causa original; un motivo; éstos no pueden ser patentados, ya que nadie puede reclamar sobre ninguno de ellos un derecho exclusivo. [15]
Una minoría de tres jueces declaró que
Que la originalidad no consistió en la novedad de la maquinaria, sino en poner en aplicación práctica un principio recientemente descubierto mediante el cual se produce un artículo de manufactura útil y se fabrica una tubería forjada, a diferencia de la tubería fundida.
[C]onde una persona descubre un principio o propiedad de la naturaleza, o cuando concibe una nueva aplicación de un principio o propiedad de la naturaleza bien conocido y también algún modo de llevarlo a la práctica para producir o alcanzar un nuevo y efecto o resultado útil, tiene derecho a protección contra todos los demás modos de llevar a la práctica el mismo principio o propiedad para obtener el mismo efecto o resultado. [dieciséis]
La minoría sostenía que "la invención en sí misma no consistía en descubrir el principio abstracto, que está abierto a todos, sino en aplicar el principio a un objeto útil". [17] La jueza de circuito federal Pauline Newman adoptó una filosofía judicial similar en Ariosa v. Sequenom , pero este enfoque fue firmemente rechazado por el SCOTUS en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. y no es la ley vigente en los EE. UU. .
En este caso, Samuel Morse solicitó una patente con una reivindicación sobre "el uso de la fuerza motriz de la corriente eléctrica o galvánica, que yo llamo electromagnetismo, cualquiera que sea su desarrollo para marcar o imprimir caracteres, signos o letras inteligibles, en cualquier distancia" . Si bien se permitieron otras afirmaciones más limitadas, esta afirmación amplia fue invalidada porque probablemente obstaculizaría en lugar de "promover el progreso de la ciencia", como exige la cláusula de patente de la Constitución de los Estados Unidos.
Esta decisión del Tribunal Supremo se considera la precursora del requisito de la "solicitud inventiva" como prueba de elegibilidad para una patente. [9]
La patente en cuestión reivindica una combinación de varias cepas bacterianas que ayudan a las plantas de frijol a fijar nitrógeno . Sorprendentemente, estas diferentes bacterias no se inhibieron entre sí, por lo que mostraron una forma de simbiosis . El problema de este "invento" fue que no fue "hecho por el hombre", sino descubierto en la Naturaleza. La opinión mayoritaria afirmó:
Aunque [el inóculo] pudo haber sido producto de una habilidad, ciertamente no fue producto de una invención. No hay manera de que podamos llamarlo así a menos que tomemos prestada la invención del descubrimiento del principio natural mismo. Es decir, no hay invención aquí a menos que sea invención el descubrimiento de que ciertas cepas de varias especies de estas bacterias no son inhibidoras y, por lo tanto, pueden mezclarse con seguridad. Pero no podemos sostenerlo sin permitir que se emita una patente sobre uno de los antiguos secretos de la naturaleza ahora revelados. Por lo tanto, lo único que queda son las ventajas de los propios inoculantes mixtos. No son suficientes. [18]
La invención en este caso fue un método de programación de una computadora digital de uso general utilizando un algoritmo para convertir números decimales codificados en binario en números binarios puros . Aunque el método era previamente desconocido y no obvio, la Corte Suprema determinó que el proceso en Benson no era patentable ya que la invención, un algoritmo, no era más que matemáticas abstractas . [5] De manera más general, el Tribunal señaló que los fenómenos de la naturaleza, los procesos mentales y los conceptos intelectuales abstractos no eran patentables, ya que eran las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico. Sin embargo, las invenciones nuevas y útiles derivadas de tales descubrimientos son patentables.
A pesar de esta conclusión, el Tribunal enfatizó que su decisión no impedía que se patentaran programas informáticos, sino que más bien impedía la patentabilidad de programas informáticos cuya única característica útil era un algoritmo. El Tribunal señaló además que validar este tipo de patente excluiría todo uso futuro del algoritmo en cuestión, lo cual es indeseable desde el punto de vista de las políticas públicas y del requisito constitucional de "promover el progreso de la ciencia" . Por lo tanto, al igual que las excepciones tradicionales a la materia patentable, el objetivo de la excepción algorítmica era fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías al no conceder patentes que impidieran a otros utilizar principios matemáticos abstractos.
El gobierno de Estados Unidos y varios juristas aconsejaron a la Corte Suprema que adoptara la prueba de máquina o transformación para determinar la elegibilidad de la materia, porque es justa y fácil de aplicar. [19] Sin embargo, mientras se escribe, esa máquina o una transformación "es la clave para la patentabilidad de una reivindicación de proceso", el SCOTUS se negó a respaldar la exclusividad de esta prueba.
La invención en este caso fue un método para calcular los límites de alarma mediante el uso de un "algoritmo de suavizado" para hacer que el sistema respondiera a las tendencias pero no a las fluctuaciones momentáneas en las variables del proceso (como la temperatura). Como se admitió que la implementación del algoritmo era convencional, el Tribunal concluyó que el inventor ni siquiera pretendía haber inventado nada sobre lo que se pudiera conceder una patente. [20] El Tribunal lo hizo sobre la base del principio de que la materia no jurídica (el algoritmo) debe considerarse ya en el estado de la técnica . Por lo tanto, no quedaba nada sobre lo que se pudiera conceder una patente. En un caso en el que se solicitó una patente sobre la implementación de un principio (el algoritmo), la implementación en sí debe ser inventiva para que se emita una patente. Como no fue así, el Tribunal sostuvo que la oficina de patentes había rechazado correctamente la reclamación de Flook sobre una patente. "El hecho de que el algoritmo pueda no haber sido conocido previamente y que, cuando se lo toma en combinación con otros elementos de la reivindicación, podría producir una invención que sea novedosa y no obvia, no juega ningún papel en el análisis" de la materia patentable. [21]
El proceso del Demandado no es patentable según el artículo 101, no porque contenga un algoritmo matemático como uno de sus componentes, sino porque una vez que se supone que ese algoritmo está dentro del estado de la técnica, la solicitud, considerada en su conjunto, no contiene ninguna invención patentable. Aunque un fenómeno de la naturaleza o una fórmula matemática sean bien conocidos, se puede patentar una aplicación inventiva del principio. Por el contrario, el descubrimiento de tal fenómeno no puede respaldar una patente a menos que exista algún otro concepto inventivo en su solicitud. [22]
El Tribunal se basó en la decisión del caso Neilson v. Harford , un caso inglés en el que se había basado el Tribunal Supremo en O'Reilly v. Morse , para la proposición de que una idea o principio debe tratarse como si ya estuviera en el estado de la técnica. , independientemente de si era realmente nuevo o viejo. [23] Este enfoque es algo así como el de la disección analítica en la ley de derechos de autor de software informático, aunque su uso en la ley de patentes precedió a su uso en la ley de derechos de autor en un siglo o más.
En estos tres casos, el Circuito Federal intentó desarrollar una prueba de patentabilidad de algoritmos matemáticos que cumpliera con Gottschalk v. Benson . El uso de esta prueba fue prácticamente abandonado en 1994. [ cita necesaria ]
La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en Diamond v. Chakrabarty que una bacteria viva modificada genéticamente de forma no natural es elegible para una patente según 35 USC § 101, que prevé la concesión de una patente a una persona que inventa o descubre "cualquier" nuevo y útil. "fabricación" o "composición de la materia". [24] [25] Como resultado del fallo, la invención patentada incluía reclamaciones relacionadas con una bacteria no natural que fue modificada genéticamente para ser capaz de degradar hidrocarburos. [26] Esta sentencia sentó el precedente para el material animado como materia patentable. [27]
En este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos se alejó del enfoque de disección analítica e insistió en que la elegibilidad de una patente debe decidirse sobre la base de la reivindicación (o invención) considerada en su conjunto. El requisito de evitar la disección analítica se encuentra en el estatuto, pero sólo para el artículo 103 (que regula la obviedad o la actividad inventiva) y no para el artículo 101 (que regula la elegibilidad para una patente). Sin embargo, a pesar de esta diferencia de énfasis, Diehr puede armonizarse con Flook y Benson , y el Tribunal Diehr evitó cuidadosamente afirmar que Flook y Benson fueron anulados o limitados.
Esta decisión estableció como criterio de patentabilidad el "resultado útil, concreto y tangible". Se consideró que el precio de un producto financiero cumplía este requisito. Esta decisión fue históricamente la primera en la que se permitió la patentabilidad de métodos comerciales . [28] Sin embargo, este enfoque fue invalidado en 2010 en Bilski v. Kappos .
En Lundren, el solicitante pretendía patentar un método empresarial para evaluar y recompensar el desempeño de los directivos. [29] Tras un examen inicial, el examinador de la USPTO rechazó las reivindicaciones del solicitante, considerando que no estaban dirigidas a materia susceptible de ser patentada. [29] El solicitante apeló esta decisión ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes , que posteriormente sostuvo que las invenciones de procesos no tienen que estar en las artes tecnológicas para ser patentables en los Estados Unidos. [30] Sin embargo, deben producir un "resultado concreto, útil y tangible".
La USPTO fue impulsada a publicar las directrices mediante una decisión de 2005 de su junta de apelaciones , Ex Parte Lundgren . [31] Esta decisión afirmó que, según opiniones judiciales estadounidenses, las invenciones no tienen que estar en las "artes tecnológicas" para satisfacer los requisitos de 35 USC § 101.
En octubre de 2005, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) emitió directrices provisionales [32] para que los examinadores de patentes determinen si una determinada invención reivindicada cumple con los requisitos legales de ser un proceso, fabricación, composición de materia o máquina útil ( 35 USC artículo 101). Estas directrices afirman que un proceso, incluido un proceso para hacer negocios, debe producir un resultado concreto, útil y tangible para ser patentable. No importa si el proceso está dentro de las artes tecnológicas tradicionales o no. El precio de un producto financiero, por ejemplo, se considera un resultado concreto, útil y tangible (véase State Street Bank v. Signature Financial Group de 1998).
La USPTO ha reafirmado su posición de que las obras literarias, las composiciones musicales, [33] las compilaciones de datos, los documentos legales (como las pólizas de seguro) y las formas de energía (como los paquetes de datos transmitidos a través de Internet) no se consideran "manufacturas". " y por lo tanto, por sí solos, no son patentables. No obstante, la USPTO ha solicitado comentarios del público sobre esta posición.
En 2007, el Circuito Federal dictaminó, en In re Nuijten , [34] que las señales (como las ondas electromagnéticas ) no son materia legal, porque los artículos de fabricación (la única categoría plausible según 35 USC § 101) no incluyen bienes intangibles, entidades incorporales y transitorias. Un comentarista jurídico explicó el razonamiento en In re Nuijten de la siguiente manera: "Dado que un inventor puede patentar tanto métodos como dispositivos para crear la señal, no hay necesidad de patentar la señal en sí. Permitir que se patente la señal sólo dará lugar a demandas abusivas contra Proveedores de servicios de Internet y otros terceros, no con el {objetivo constitucional de} la promoción y el avance de la ciencia". [35]
En 2008, el Tribunal Federal en banc afirmó en In re Bilski el rechazo de las reclamaciones de patente que involucran un método de cobertura de riesgos en el comercio de materias primas. El tribunal sostuvo que la prueba "útil, concreta y tangible" para determinar la elegibilidad de un proceso para obtener una patente es incorrecta, y que State Street Bank contra Signature Financial Group ya no es una autoridad legal válida en este punto. En cambio, el Circuito Federal y la USPTO adoptaron la prueba de máquina o transformación para la patentabilidad de los procesos. La juez Pauline Newman escribió una breve disidencia en In Re Bilski , defendiendo una definición más amplia de la patentabilidad de los procesos. [36] La Corte Suprema de los Estados Unidos en sus siguientes casos (ver más abajo) adoptó esencialmente la posición de Newman.
El 24 de agosto de 2009, la USPTO emitió nuevas directrices provisionales [37] para que el examen se ajustara a la opinión del Circuito Federal.
En apelación en 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó en Bilski v. Kappos [38] que la solicitud de patente de Bernard Bilski para un método de cobertura de los riesgos estacionales de la compra de energía es una idea abstracta y, por lo tanto, no patentable. Sin embargo, también dijo que los métodos comerciales no son inherentemente no patentables y guardó silencio sobre el tema de las patentes de software. La opinión mayoritaria también dijo que la prueba de "máquina o transformación" del Circuito Federal, si bien es útil, no es una prueba exclusiva para determinar la patentabilidad de un proceso. En cambio, la Corte Suprema revisó la "Trilogía de la Corte Suprema" descrita anteriormente y dijo que las decisiones futuras deberían basarse en los ejemplos y conceptos expresados en esas opiniones. Los comentaristas contemporáneos [39] sintieron que la decisión dejó muchas preguntas sin respuesta, incluida la patentabilidad de muchas tecnologías y software de diagnóstico médico.
El 20 de marzo de 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. [40] que una patente de proceso, que Prometheus Laboratories había obtenido para las correlaciones entre los resultados de los análisis de sangre y la salud del paciente para determinar una dosis adecuada de un medicamento específico para el paciente, no es elegible para una patente porque la correlación es una ley de la naturaleza. El tribunal razonó que "los pasos de los procesos reclamados (aparte de las leyes naturales mismas) implican una actividad convencional, rutinaria y bien entendida realizada previamente por investigadores en el campo". Algunos analistas legales criticaron esta decisión por combinar dos conceptos separados de la ley de patentes (elegibilidad de patente según la Sección 101 y obviedad de patentabilidad según la Sección 103), y potencialmente invalidar muchas patentes relacionadas con las industrias de biotecnología, diagnóstico médico y farmacéutica. [41] [42] Otros, como la Asociación Médica Estadounidense (AMA), elogiaron la decisión por invalidar patentes que habrían obstaculizado la capacidad de los médicos para brindar atención de calidad al paciente. [43] Sin embargo, según el artículo 287(c) de la Ley de Patentes, no se puede mantener una reclamación por infracción de patente contra un médico por realizar una actividad médica, o contra una entidad de atención médica relacionada con respecto a dicha actividad médica, a menos que el El médico está trabajando en un laboratorio de diagnóstico clínico. [44]
En marzo de 2010, un juez de un tribunal de distrito federal en el Distrito Sur de Nueva York falló en contra de Myriad Genetics y a favor de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, según la cual las secuencias de ADN purificadas y las invenciones que las utilizan no son patentables. [45] Como se ha comentado, [46] el juez Sweet se basó enteramente en el precedente de la Corte Suprema e ignoró la jurisprudencia contraria del Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito [47] para concluir que el ADN aislado tiene la misma calidad fundamental que el ADN natural y es por tanto, no patentable según el artículo 101 de la Ley de Patentes; y que las reivindicaciones de métodos de las patentes eran procesos mentales abstractos que tampoco eran patentables. Su fundamento fue controvertido y su fallo fue apelado ante el Circuito Federal. [48] El tribunal de apelación revocó el fallo al decidir que el ADN aislado tenía una "estructura química marcadamente diferente" de otro material genético humano.
El 13 de junio de 2013, en el caso Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó parcialmente la decisión y decidió que el ADN aislado, incluso después de la eliminación de los intrones, no era patentable. El juez Antonin Scalia escribió que "la porción de ADN aislada de su estado natural que se pretende patentar es idéntica a la porción de ADN en su estado natural". El Tribunal sostuvo que las reclamaciones de patente dirigidas a una secuencia de ADN natural utilizada para detectar la propensión genética de un paciente a contraer cáncer de mama no eran materia patentable (incluso cuando se aislaban del material de ADN circundante y se eliminaban los intrones ). Sin embargo, la Corte Suprema también decidió que el ADNc es elegible para patente porque "no ocurre naturalmente". [49] Estas patentes fueron litigadas adicionalmente en la Fundación de Investigación de la Universidad de Utah contra Ambry Genetics Corp. [50] [51] [52] Cuando se anunció la noticia, la ACLU acogió con agrado la decisión y los precios de las acciones de Myriad Genetics subieron. [51]
En octubre de 2015, el Tribunal Superior de Australia falló en contra de Myriad Genetics, sosteniendo que un gen mutado asociado con la susceptibilidad al cáncer de mama no puede dar lugar a una invención patentable según la legislación australiana. [53]
La USPTO rechazó las afirmaciones sobre una oveja clonada , porque el clon "no poseía características marcadamente diferentes a las encontradas en la naturaleza". [54] Por otro lado, se permitió una patente sobre el método de clonación de un organismo eucariótico .
En mayo de 2013, el Circuito Federal dictó una decisión en pleno en CLS Bank contra Alice [55] aplicando los diversos conceptos de la "Trilogía de la Corte Suprema". Las reclamaciones en cuestión fueron declaradas no patentables por un estrecho margen, pero las diferencias en las posiciones de los distintos jueces del panel fueron dramáticas y no definitivas. [56] En una revisión en 2014, la Corte Suprema redujo la elegibilidad de patentes de software o patentes de software para métodos comerciales, excluyendo las ideas abstractas de la lista de temas elegibles. Después de mucha confusión entre los examinadores y profesionales de patentes, la USPTO preparó una lista de ejemplos de reclamaciones de patentes de software que se consideran elegibles para patentes o no. [57]
Posteriormente, el tribunal del Circuito Federal aplicó la prueba Mayo v. Prometheus para invalidar como no elegible para patente una patente que se decía "resuelve... un problema muy práctico de acceso al ADN fetal sin crear un riesgo importante para la salud del feto". [58] La razón para negar la elegibilidad de una patente en este caso supuestamente surge de que las reivindicaciones se dirigen a una materia no elegible (Ley de la Naturaleza), "si la APLICACIÓN [de este descubrimiento] simplemente se basa en elementos ya conocidos en la técnica. " [59] La jueza Pauline Newman fue la única disidente en Ariosa v. Sequenom . Criticó la posición del Circuito Federal sobre la materia elegible para patentes (reclamaciones que se adelantan al uso de las leyes de la naturaleza), luego de la decisión del SCOTUS en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. . En lugar de requerir "conceptos inventivos" adicionales para transformar una ley de la naturaleza recientemente descubierta en una reivindicación patentable, Newman sostiene que deberían permitirse reivindicaciones limitadas a un pequeño número de aplicaciones rutinarias de nuevos descubrimientos, porque tales reivindicaciones no "impiden estudios posteriores". de esta ciencia, ni el desarrollo de aplicaciones adicionales". En su opinión, "el principal defecto no es que las reivindicaciones carezcan de concepto inventivo, sino que son demasiado amplias". Así, el juez sugirió limitar la reclamación a una solicitud efectivamente llevada a la práctica. [60]
Este caso [61] involucraba una patente, [62] donde el inventor descubrió que los segmentos no codificantes en el genoma de un individuo están correlacionados con secuencias alélicas específicas que se encuentran adyacentes o alejadas de las secuencias no codificantes. Al amplificar una región intrón seleccionada del ADN y analizar su secuencia, se puede establecer el haplotipo del paciente y utilizarlo para el diagnóstico . [63]
Para citar al Circuito Federal :
El primer paso reivindicado de "amplificar" el ADN genómico con un par de cebadores era indiscutiblemente bien conocido, rutinario y convencional en el campo de la biología molecular desde 1989, cuando se presentó la primera solicitud precursora de la patente '179. ... El segundo paso de implementación física, "analizar" el ADN amplificado para proporcionar al usuario información sobre el ADN amplificado, incluida su secuencia, también era claramente bien conocido, rutinario y convencional en el momento en que se presentó la patente '179. ..''El solicitante no ha inventado una nueva forma de analizar loci genéticos. Más bien, el solicitante ha descubierto que cuando se aplican técnicas de la técnica anterior a las secuencias no codificantes, el resultado puede ser más informativo que el análisis de las regiones codificantes". [64]
El 22 de mayo de 2019, en Washington DC se publicó un proyecto de ley bipartidista y bicameral que reformaría la Sección 101 de la Ley de Patentes . Fue propuesto por el presidente del Subcomité Judicial del Senado sobre Propiedad Intelectual, el senador Thom Tillis (R-NC) y su miembro de mayor rango, el senador Chris Coons (D-DE) . A ellos se unieron el miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes , Hank Johnson (D-GA-4) , el presidente del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Propiedad Intelectual y los Tribunales, y el Representante Steve Stivers (R-OH-15). ) La propuesta se publicó antes de una mesa redonda que los senadores y representantes celebraron al día siguiente y pretendían solicitar comentarios. [65] La introducción de un proyecto de ley se ha retrasado por falta de acuerdo entre las partes interesadas, como la sección de derecho de propiedad intelectual de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual, la Asociación de Derecho de Propiedad Intelectual de Estados Unidos y BIO. [66]
El proyecto de ley amplía el alcance de la materia patentable al abolir las excepciones judiciales. [67] Más específicamente, las secciones propuestas dicen: [68]
Artículo 100: (k) El término "útil" significa cualquier invención o descubrimiento que proporcione utilidad específica y práctica en cualquier campo de la tecnología mediante la intervención humana. Artículo 101: (a) Quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, fabricación o composición de materia útil, o cualquier mejora útil de los mismos, podrá obtener una patente para el mismo, sujeto a las condiciones y requisitos de este título. (b) La elegibilidad conforme a esta sección se determinará únicamente considerando la invención reivindicada en su conjunto, sin descartar ni ignorar ninguna limitación de reivindicación. Sección 112: (f) Elementos funcionales de la reivindicación . Un elemento en una reivindicación expresado como una función especificada sin la descripción de estructura, material o actos que la respalden se interpretará para cubrir la estructura, material o actos correspondientes descritos en la especificación. y equivalentes de los mismos. Disposiciones Legislativas Adicionales: Las disposiciones del artículo 101 se interpretarán a favor de la elegibilidad. No se utilizarán excepciones implícitas u otras excepciones creadas judicialmente a la elegibilidad de la materia, incluidas “ideas abstractas”, “leyes de la naturaleza” o “fenómenos naturales”, para determinar la elegibilidad de una patente según la sección 101, y todos los casos que establezcan o interpreten esas excepciones a la elegibilidad quedan por la presente derogadas.La elegibilidad de una invención reivindicada según la sección 101 se determinará sin tener en cuenta: la manera en que se realizó la invención reivindicada; si las limitaciones individuales de una reclamación son bien conocidas, convencionales o rutinarias; el estado de la técnica en el momento de la invención; o cualesquiera otras consideraciones relativas a los artículos 102, 103 ó 112 de este título.
La administración de Biden ha apoyado mucho a los congresistas estadounidenses, que intentan aprobar directrices claras sobre la materia patentable. Por ejemplo, en 2022 el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó un escrito ante el SCOTUS en el caso America Axle v. Neapco . Los principales argumentos del escrito son: [69]
(1) en los últimos 50 años, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió varias decisiones introduciendo un requisito de elegibilidad de patente en el USC 101, que no tienen base en actos legislativos;
(2) el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal está dividido sobre las excepciones a la elegibilidad de patentes y no ha podido desarrollar estándares viables;
(3) el Procurador General pide aclaraciones sobre qué es abstracto y qué es un concepto inventivo.
En junio de 2023, los senadores estadounidenses Chris Coons (D-DE) y Thom Tillis (R-NC) presentaron conjuntamente un borrador de la Ley de Restauración de Elegibilidad de Patentes de 2023, que intenta eliminar la mayoría de las excepciones creadas judicialmente a la ley estadounidense de elegibilidad de patentes. [70] Este proyecto de ley no fue aprobado por el Congreso en 2023.
Como resultado, todos los intentos de aclarar la confusión en torno al marco Alice-Mayo sobre la materia patentable en Estados Unidos han fracasado hasta ahora. [71]
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