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Reclamación de patente

En una patente o solicitud de patente , las reivindicaciones definen en términos técnicos el alcance, es decir, el alcance, de la protección conferida por una patente, o la protección buscada en una solicitud de patente. En otras palabras, el propósito de las reivindicaciones es definir qué materia está protegida por la patente (o qué se busca proteger mediante la solicitud de patente). Esto se denomina "función de aviso" de una reivindicación de patente: advertir a otros sobre lo que no deben hacer para evitar la responsabilidad por infracción . [1] [2] [3] Las reclamaciones son de suma importancia tanto en el procesamiento como en el litigio . [4]

Por ejemplo, un reclamo podría decir:

Fondo

En la mayoría de las jurisdicciones, una patente es un derecho a excluir a otros de fabricar, usar, importar, vender u ofrecer para la venta la materia definida por las reivindicaciones cuando la reivindicación es para una cosa (aparato, composición de la materia, sistema, etc.) . Si un reclamo es por un método, el derecho de exclusión sería excluir a cualquier parte de llevar a cabo todos los pasos del reclamo. Para excluir a alguien del uso de una invención patentada, el propietario o titular de la patente debe demostrar en un procedimiento judicial que lo que la otra persona está usando está dentro del alcance de una reivindicación de la patente; por lo tanto, es más valioso obtener reivindicaciones que incluyan el conjunto mínimo de limitaciones que diferencian una invención de lo anterior ( es decir, el llamado estado de la técnica ). Pero cuantas menos limitaciones tenga una reclamación, más probable será que cubra, o "siga leyendo", lo que vino antes y sea rechazada durante el examen o se determine que no es válida más adelante por obviedad o falta de novedad .

Historia

Las patentes no siempre han contenido reivindicaciones. En muchos países europeos , las patentes no contenían reivindicaciones hasta los años 1970. Antes de esa época, a menudo era difícil decidir si un producto infringía una patente, ya que la única base para conocer el alcance de la protección era la descripción, teniendo en cuenta el estado de la técnica.

Curiosamente, los inventores estadounidenses comenzaron a utilizar reivindicaciones en sus solicitudes de patente décadas antes de que las autoridades (ya fueran judiciales o legislativas) comenzaran a exigir reivindicaciones en las patentes. Se cree que la primera persona que utilizó en una solicitud de patente estadounidense el término "reivindicación" en su significado actual fue Isaiah Jennings en 1807. [5] Las reivindicaciones se recomendaron en las patentes publicadas en la Tercera Ley de Patentes (1836) y finalmente se volvieron obligatorias. en la Cuarta Ley de Patentes (1870). [6]

Sin embargo, incluso entre los sistemas jurídicos de patentes en los que las reivindicaciones se utilizan como referencia para decidir el alcance de la protección conferida por una patente, la forma en que se utilizan las reivindicaciones puede variar sustancialmente. Tradicionalmente existen dos tipos de sistemas de reclamación:

Actualmente ningún sistema de patentes es puramente central o periférico , pero el sistema utilizado en Alemania y la mayoría de los demás países de Europa continental se considera más central que el sistema utilizado actualmente en el Reino Unido , los Estados Unidos y especialmente el Japón , que son más periféricos. [7] En los últimos años, el sistema [ vago ] de Japón se ha vuelto más periférico, [8] mientras que el sistema utilizado en los Estados Unidos se estaba volviendo más central debido al creciente recurso en los litigios sobre patentes estadounidenses a la doctrina de equivalentes para ampliar el alcance de las reclamaciones. impredeciblemente, [9] hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió esa tendencia en el caso Warner-Jenkinson en 1997. [10]

Requisitos y estructura

En la mayoría de las leyes de patentes modernas, las solicitudes de patente deben tener al menos una reivindicación, que son elementos críticos que definen la patente y el principal tema de examen. Sin embargo, en algunas leyes de patentes se puede obtener una fecha de presentación para una solicitud que no contiene ninguna reivindicación. [11]

Convenio sobre la patente europea

Según el Convenio sobre Patentes Europeas (EPC), una reivindicación debe definir el asunto para el que se busca protección en términos de características técnicas. [12] [13] El convenio en sí se refiere a un procedimiento para obtener una patente europea. [13] Estas características técnicas pueden ser estructurales (por ejemplo, un clavo , un remache ) o funcionales (por ejemplo, medios de fijación ). [14]

En cuanto a la estructura de una reivindicación, según el EPC, lo que se denomina "preámbulo" es diferente del significado que tiene el "preámbulo" según la ley de patentes de Estados Unidos. En una reclamación independiente en Europa, el preámbulo es todo lo que precede a la expresión "caracterizado por eso" o "caracterizado por" en una reclamación escrita según la llamada "forma de dos partes", y por tanto todo lo que se considera conocido en combinación dentro de un documento de la técnica anterior, es decir, el documento de la técnica anterior más cercano. [15] Por esta razón, en Europa, el preámbulo de una reclamación a veces también se denomina "parte precaracterizante". [dieciséis]

Estados Unidos

Un reclamo puede incluir las siguientes partes:

Tipos y categorías básicos.

Hay dos tipos básicos de reclamaciones:

Las expresiones " en una realización ", " en una realización preferida ", " en una realización particular ", " en una realización ventajosa " o similares aparecen a menudo en la descripción de solicitudes de patente y se utilizan para introducir una implementación o método particular de llevar a cabo la invención. [22] Estas diversas realizaciones pueden o no reivindicarse con especificidad. Podrían servir como múltiples ejemplos de un "género" más general que se reivindica. En algunos casos, el examinador podría declarar que lo que el solicitante presentó como variaciones de una invención son en realidad invenciones separadas que deben examinarse individualmente.

Una reivindicación independiente ("independiente") no se refiere a una reivindicación anterior, mientras que una reivindicación dependiente sí se refiere a una reivindicación anterior, asume todas las limitaciones de esa reivindicación y luego añade restricciones (por ejemplo, "El identificador de la reivindicación 2, en el que está articulado"). Cada reclamo dependiente es, por ley, más limitado que el reclamo independiente del que depende. Aunque esto da como resultado una cobertura más limitada que la proporcionada por la reivindicación independiente de la que depende la segunda reivindicación, es una cobertura adicional, y existen muchas ventajas para el solicitante de la patente al presentar y obtener un conjunto completo de reivindicaciones dependientes:

  • Aclaración/ampliación del reclamo independiente: Los reclamos independientes generalmente se redactan con términos amplios, para evitar permitir que los competidores eludan el reclamo alterando algún aspecto del diseño básico. Pero cuando se utiliza una redacción amplia, puede plantearse la cuestión del alcance del término en sí. Si un reclamo dependiente se lleva específicamente a una interpretación más estricta, entonces, al menos en los EE. UU., la doctrina de la diferenciación de reclamos establece que se presume firmemente que el alcance del reclamo independiente es diferente y, por lo tanto, más amplio que el alcance del reclamo dependiente. afirmar. La doctrina dicta que "es inadecuado que los tribunales interpreten en una reclamación independiente una limitación explícitamente establecida en otra reclamación". [23] Esto significa que si una reivindicación independiente menciona una silla con una pluralidad de patas, y una reivindicación dependiente que depende de la independiente menciona una silla con cuatro patas, la reivindicación independiente no se limita a lo que se enumera en la reivindicación dependiente. La reivindicación dependiente protege las sillas de cuatro patas y la reivindicación independiente protege las sillas de cuatro patas, así como las sillas de dos, tres, cinco o más patas. De manera similar, puede no estar claro si una "base" incluye un "conjunto de patas". Una reivindicación dependiente, que incluye la frase "en la que dicha base comprende un conjunto de patas", si el examinador de patentes lo permite , aclara que la palabra "base" en la reivindicación independiente no incluye necesariamente patas. En la práctica, las reivindicaciones dependientes se utilizan a menudo para centrarse en la realización preferida de la invención por parte del inventor (por ejemplo, el diseño real del producto que el inventor pretende utilizar). La reivindicación independiente describe ampliamente la invención; la reivindicación dependiente n.º 1 describe la invención en un aspecto más limitado que describe más específicamente la realización preferida; el reclamo dependiente #2 es aún más limitado; etc.
  • Posible invalidez de una reivindicación independiente: Es imposible saber, al iniciar el proceso de solicitud e incluso en el momento de la concesión de la patente, si una reivindicación de patente es válida. Esto se debe a que cualquier publicación fechada antes de la fecha de prioridad de la solicitud y publicada en cualquier lugar y en cualquier idioma puede invalidar la reclamación (excluidas las publicaciones del inventor publicadas durante el período de gracia en ciertos países como EE. UU., Canadá y Japón). Además, incluso las solicitudes que aún no se publicaron en el momento de la presentación, pero que tienen una fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud, también pueden invalidar la reclamación. Como es imposible obtener un conocimiento absoluto y completo de cada publicación del mundo, por no hablar de las solicitudes de patentes no publicadas, siempre existe cierto grado de incertidumbre. Sin embargo, si se determina que el reclamo independiente es inválido, un reclamo dependiente puede sobrevivir, y aún puede ser lo suficientemente amplio como para excluir a los competidores de territorio comercial valioso.

Según el Convenio sobre Patentes Europeas , cuando una reivindicación de una categoría particular (ver más abajo), por ejemplo, una reivindicación de proceso, depende de una reivindicación de una categoría diferente, por ejemplo, una reivindicación de producto, no se considera una reivindicación dependiente sino una reivindicación independiente. . Según la ley estadounidense, esto todavía se cuenta como un reclamo dependiente, independientemente del cambio de clase. [24]

Las reglas de redacción de reivindicaciones también permiten "múltiples reivindicaciones dependientes" que hacen referencia a más de una reivindicación, por ejemplo: "3. Método de la reivindicación 1 o 2, que además comprende..." Las reglas para esto son bastante específicas: las reivindicaciones específicas deben ser referenciado ("el método de cualquiera de estas otras afirmaciones" es incorrecto); se debe hacer referencia a las reivindicaciones en forma alternativa ("el método de las reivindicaciones 1 y 2" es incorrecto); etc. Si bien sigue siendo aceptable, este estilo de reclamo rara vez se usa en los EE. UU. porque se cuenta a los efectos de las tarifas de presentación de acuerdo con la cantidad de reclamos a los que hace referencia. Por lo tanto, si el reclamo depende de tres reclamos anteriores, se cuenta a efectos de honorarios como tres reclamos dependientes. A la luz de las tarifas por "reclamaciones excesivas" que actualmente impone la USPTO , esta táctica puede volverse costosa rápidamente. Sin embargo, las reclamaciones dependientes múltiples se utilizan con mucha frecuencia en otras jurisdicciones, incluida Europa. [25] [26]

Las reclamaciones también pueden clasificarse en categorías, es decir, en términos de lo que afirman . Una reclamación puede referirse a

En los Estados Unidos, estas categorías se conocen como las cuatro categorías legales de invención y son: procesos , máquinas , manufacturas y composiciones de materia . [27] En particular, los materiales impresos (incluidos los datos almacenados en el disco de una computadora ) [28] y las señales (como las ondas electromagnéticas transitorias (ver en Re Nujten). [29] ) no pertenecen a ninguna de las cuatro categorías legales y no son patentables en EE.UU. Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes (EPO) considera que dichas señales son patentables .

Las reclamaciones de "proceso" han sido las más controvertidas, particularmente en los casos en que los procesos involucran transformaciones de entidades no estatutarias (y/o no físicas), como datos en datos o intercambio de dinero electrónico. Tres jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos ( Sonia Sotomayor , Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer ) en su opinión concurrente en el caso Alice Corp. v. CLS Bank International sugirieron que todos los métodos comerciales deberían excluirse de la patentabilidad: "[C]ualquier reclamación que simplemente describe un método de hacer negocios no califica como un proceso según el § 101." [30] Sin embargo, el SCOTUS se negó a aceptar esta posición hasta el momento, y algunas reclamaciones de patentes de métodos comerciales son posibles en los EE. UU., aunque la jurisprudencia en el área aún está evolucionando (ver Patentes de software bajo la ley de patentes de los Estados Unidos ).

Tipos especiales de reclamaciones

Además de las cuatro categorías legales de reclamaciones antes mencionadas, también existen muchos otros "tipos" de reclamaciones, que se utilizan en diferentes circunstancias. A veces la ley exige un formulario de reivindicación particular si se va a conceder una patente para una invención particular, como por ejemplo para un segundo uso médico de una sustancia conocida donde podría requerirse una reivindicación " tipo suizo ". Otra razón para utilizar una reclamación particular podría ser atrapar a una clase particular de infractor.

Interpretación o construcción de reclamos.

Las afirmaciones suelen utilizar un lenguaje preciso. Ciertas palabras comúnmente utilizadas en reclamaciones tienen significados legales específicos determinados por una o más decisiones judiciales. Estos significados pueden ser diferentes del uso común. Por ejemplo, la palabra "comprende", cuando se utiliza en las reivindicaciones de una patente de los Estados Unidos, significa "consiste al menos en". En cambio, la palabra "consiste" significa "consiste únicamente en", lo que dará lugar a un alcance de protección muy diferente.

Por supuesto, la interpretación, ya sea de una patente o de cualquier otro documento, no está directamente relacionada con lo que el autor quiso decir. No hay ninguna ventana a la mente del titular de la patente ni del autor de ningún otro documento. La construcción es objetiva en el sentido de que se refiere a lo que una persona razonable a quien se dirigió el enunciado habría entendido que el autor quería decir con las palabras. Obsérvese, sin embargo, que no se trata, como a veces se dice, "del significado de las palabras que utilizó el autor", sino más bien de lo que el destinatario hipotético habría entendido que quería decir el autor al utilizar esas palabras. El significado de las palabras es una cuestión de convención, regida por reglas que se pueden encontrar en diccionarios y gramáticas. Lo que se habría entendido que quería decir el autor al utilizar esas palabras no es simplemente una cuestión de reglas. Es muy sensible al contexto y al trasfondo de la expresión particular. Depende no sólo de las palabras que el autor haya elegido, sino también de la identidad de la audiencia a la que se supone que se dirige y del conocimiento y suposiciones que uno atribuye a esa audiencia. [31]

Al menos en la práctica de patentes estadounidense, los inventores pueden "actuar como su propio lexicógrafo " en una solicitud de patente. Eso significa que un inventor puede darle a una palabra o frase común un significado muy específico y diferente de la definición normal de dicha palabra o frase. Por tanto, una reivindicación debe interpretarse a la luz de las definiciones proporcionadas en la especificación de una patente. La especificación de una patente es una descripción escrita de cómo hacer y utilizar la invención (ver también: suficiencia de divulgación ).

Tradicionalmente, la USPTO utilizaba para la interpretación de reivindicaciones durante el examen de patentes un estándar de "interpretación razonable más amplia consistente con la especificación", [32] mientras que los tribunales estadounidenses en demandas por infracción de patentes , durante una audiencia Markman , una reivindicación se interpreta utilizando un estándar más estricto. Esta dualidad (más amplia durante el examen, más estrecha durante el litigio) se utiliza para evitar que los titulares de patentes hagan valer ante los tribunales reclamaciones más amplias, que fueron examinadas por la USPTO. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2018 la USPTO cambió al estándar de construcción de reclamaciones establecido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Phillips v. AWH Corp. , 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) [33]

Ver también

Referencias

  1. ^ Véase, por ejemplo, PSC Computer Prods., Inc. contra Foxconn Int'l, Inc. , 355 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2004) ("Un propósito importante de la descripción escrita es notificar a al público sobre el objeto de la patente, mientras que la reivindicación proporciona información sobre el alcance de la invención"). Véase también Nautilus, Inc. contra Biosig Instruments, Inc. , 572 US __, 134 S. Ct. 2120 (2014) ("Tolerar la imprecisión justo antes de convertir una reclamación en 'insolublemente ambigua' disminuiría la función de aviso público del requisito de exactitud y fomentaría la 'zona de incertidumbre' que desalienta la innovación [cita omitida] contra la cual este Tribunal ha advertido ."); McClain v. Ortmayer , 141 US 419, 424 (1891) (una reivindicación de patente debe ser lo suficientemente precisa y clara como para dar al público un aviso claro de lo que se reclama, "informando así al público de lo que todavía está abierto a ellos" ).
  2. ^ "Comprensión de las reclamaciones de patentes". IPWatchdog.com | Ley de Patentes y Propiedad Intelectual . 2014-07-12 . Consultado el 25 de mayo de 2023 .
  3. ^ "reclamación de patente". LII / Instituto de Información Jurídica . Consultado el 25 de mayo de 2023 .
  4. ^ "reclamación de patente". LII / Instituto de Información Jurídica . Consultado el 3 de agosto de 2023 . Una reivindicación de patente es lo más importante en una solicitud de patente, (...)
  5. ^ Patentes restauradas, vol. 2, pág. 161. citado de: Evolución de las reivindicaciones de patentes estadounidenses. 1938. Revista de la Sociedad de Oficinas de Patentes. 20/2, 134-56,. KB Lutz. https://heinonline.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/jpatos20&div=20&start_page=134&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
  6. ^ "Ley de Patentes de 1836, Capítulo 357, 5 Stat. 117 (4 de julio de 1836)" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 19 de marzo de 2013.
  7. ^ Peter Groves, Diccionario de derecho de propiedad intelectual, ISBN 1849807779 , p. 51. 
  8. ^ Véase Decisión de la Corte Suprema de Japón (Saikou Saibansho), 24 de febrero de 1998 Caso No. Heisei 6 (o) 10831No. Heisei 6(o) 1083, reconociendo por primera vez la doctrina de los equivalentes .
  9. ^ Véase Dennis Crouch, Doctrina de los equivalentes: ¿Qué elementos está reduciendo? , Patently-O (30 de septiembre de 2014) ("En una generación anterior, los titulares de patentes normalmente podían acudir a un jurado con una acusación de infracción de la doctrina de equivalentes. Sin embargo, el tribunal ha endurecido simultáneamente las reglas para la infracción del DOE y ha relajado las reglas resumen sentencia — el resultado es que la infracción bajo la doctrina de equivalentes es ahora regularmente una cuestión de sentencia sumaria."); Ray D. Weston, Un análisis comparativo de la doctrina de los equivalentes: ¿Pueden los enfoques europeos resolver un dilema estadounidense? , 39 JL y tecnología. 35, 35-36 (1998) ("Una fuente percibida de incertidumbre e imprevisibilidad en el derecho de patentes es la doctrina de los equivalentes. Originalmente destinada a proporcionar a los inventores un alcance justo de protección para sus patentes, se ha convertido en un medio poderoso para extender un alcance de la patente, a menudo de manera impredecible").
  10. ^ Véase Warner-Jenkinson contra Hilton Davis , 520 US 17 (Fed. Cir. 1997) (que restringe el alcance de la doctrina de equivalentes).
  11. ^ Véase, por ejemplo, el artículo 11 (1) del PCT .
  12. ^ Artículo 84 del EPC , Regla 43 (1) del EPC
  13. ^ ab Minero, Thomas. «El Convenio sobre la Patente Europea» . Consultado el 9 de agosto de 2023 .
  14. ^ Directrices para el examen en la OEP , sección f-iv, 2.1: "Características técnicas".
  15. ^ Regla 43 (1) EPC (anteriormente Regla 29 (1) EPC 1973 ) y, por ejemplo, Decisión T 13/84 de la junta de apelación de la EPO, Nota de encabezado 1.
  16. ^ Véase, por ejemplo, "La parte precaracterizante de la reclamación se basa en..." en la Decisión T 0443/11 de 30 de enero de 2012, punto 2.1.
  17. ^ "MPPE". www.uspto.gov .
  18. ^ Google Books Jeffrey G. Sheldon, Cómo redactar una solicitud de patente, sec. 6.3.5.3 (1992); ver chocolate americano. Mach. Co. contra Helmstetter , 142 Fed. 978, 980 (2d Cir. 1905) ("La distinción entre una combinación y una agregación radica en la presencia o ausencia de reciprocidad de acción. Para constituir una combinación es esencial que haya alguna operación conjunta realizada por sus elementos, produciendo un resultado debido a su acción conjunta y cooperativa, mientras que en una agregación hay una mera suma de contribuciones separadas, cada una de las cuales opera independientemente de la otra. La máquina del demandado comprende simplemente una agregación de dos dispositivos. No existe reciprocidad mecánica o funcional. de operación No es una combinación porque no hay cooperación entre los mecanismos de recubrimiento y sacudido, porque los dos dispositivos no realizan sus funciones de manera unida y porque no están necesariamente combinados en una máquina y no actúan juntos para asegurar el resultado final.") (citas omitidas).
  19. ^ Largo, David (4 de junio de 2015). ""Limitaciones", "elementos" y osos, ¡Dios mío!". Blog de patentes esenciales .
  20. ^ Véase In re Roemer , 258 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2001) (que considera que la reivindicación 33 es patentable debido a una cláusula de "donde").
  21. ^ ab Véase, por ejemplo, Griffin v. Bertina, 285 F.3d 1029, 1033-34 (Fed. Cir. 2002) (que distingue las cláusulas "por el cual" y "donde", y explica si expresan límites al alcance de un la afirmación es un hecho específico).
  22. ^ " realización = un ejemplo específico y divulgado de cómo se puede poner en práctica un concepto inventivo, que se establece de manera más general en otra parte de la divulgación ". en "CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (Versión 2009)" (PDF) . OMPI. pag. 33. Archivado desde el original (PDF) el 27 de julio de 2011 . Consultado el 12 de junio de 2015 .
  23. ^ Environmental Designs Ltd. contra Union Oil Co. de California , 713 F.2d 693, 699 (Fed. Cir. 1984).
  24. ^ "MPEP 608.01 (n) Reclamaciones dependientes, Parte II". USPTO.gov . USPTO.
  25. ^ Regla 43 (4) EPC
  26. ^ Directrices para el examen en la OEP , sección f-iv, 3.4: "Reclamaciones independientes y dependientes": "(...) una reclamación dependiente puede referirse a una o más reclamaciones independientes, a una o más reclamaciones dependientes, o a reclamaciones tanto independientes como dependientes."
  27. ^ MPEP § 2106 Elegibilidad de la materia de patente, del Manual de procedimiento de examen de patentes
  28. ^ "Sobre la elegibilidad de patentes para el procesamiento de información". JD Supra .
  29. ^ Una discusión sobre la patentabilidad de las señales: examen de In re Nuijten. 2009. Revista Northwestern de Tecnología y Propiedad Intelectual. 1/8, 131. D. Howard. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol8/iss1/7/
  30. ^ "JD Supra: La Corte Suprema de Estados Unidos afirma que las ideas abstractas no son elegibles para patentes Alice Corp. Pty. Ltd. contra CLS Bank Int'l". JD Supra .
  31. ^ Cámara de los Lores del Reino Unido, Kirin-Amgen Inc & Ors contra Hoechst Marion Roussel Ltd & Ors [2004] UKHL 46 (21 de octubre de 2004) (párrafo 32)
  32. ^ "MPPE".
  33. ^ PTAB adopta el estándar Phillips para la construcción de reclamaciones en procedimientos de AIA. 2018-11-01. K. Martens. https://www.jdsupra.com/legalnews/ptab-adopts-phillips-standard-for-claim-70455/

Otras lecturas

enlaces externos