La doctrina de los equivalentes es una norma jurídica en muchos (pero no en todos) los sistemas de patentes del mundo que permite a un tribunal responsabilizar a una parte por la infracción de una patente si el dispositivo o proceso infractor no entra dentro del alcance literal de una reivindicación de patente , pero es, no obstante, equivalente a la invención reivindicada . En los Estados Unidos , el juez Learned Hand ha descrito su propósito como "atenuar la lógica implacable e impedir que un infractor robe el beneficio de la invención". [1]
Los tribunales alemanes suelen aplicar una prueba de tres pasos conocida como preguntas de Schneidmesser: [2]
Todas las preguntas anteriores deben responderse afirmativamente para demostrar una infracción equivalente. Además, una alegación de infracción equivalente debe superar la prueba de Formstein . [3] La pregunta correspondiente dice:
Irlanda parece suscribir una doctrina de equivalentes. En Farbwerke Hoechst contra Intercontinental Pharmaceuticals (Eire) Ltd (1968), un caso relacionado con una patente de un proceso químico, el Tribunal Superior concluyó que el demandado había infringido la patente del demandante a pesar de que había sustituido el material de partida especificado en el Reclamación de patente para otro material. La evidencia pericial demostró que cualquier técnico que no obtuviera un buen resultado utilizando el material de partida especificado probaría el material de reemplazo. Por lo tanto, se consideró que los dos materiales eran químicamente equivalentes, y la sustitución de uno por el otro por parte del acusado no impidió que se dictara una sentencia y se dictara una orden judicial en su contra.
El 21 de marzo de 2013, el Tribunal Federal de Patentes de Suiza adoptó un enfoque similar a la prueba triple aplicada en Alemania . El tribunal basó su decisión en las tres cuestiones: [4]
El tribunal negó una infracción equivalente del documento EP0918791B3, ya que el párrafo 19 del documento EP0918791B3 enseña explícitamente que los compuestos de cromo tóxicos pueden sustituirse por catalizadores metálicos. Un experto en la técnica no consideraría el catalizador orgánico TEMPO como una solución de igual valor que las sales de rutenio especificadas en la reivindicación 1. La respuesta a la tercera pregunta fue negativa.
El tribunal también dictaminó que existía una infracción equivalente del documento EP1149840B1, ya que todas las preguntas de la prueba triple fueron respondidas afirmativamente. El tribunal estableció que la sustitución del ácido p-toluenosulfónico reclamado por piridina/agua constituía un conocimiento básico impartido durante los primeros años de un curso universitario en química orgánica.
En el asunto Urinal Valve II [5] , el Tribunal Supremo Federal de Suiza confirmó básicamente el criterio triple aplicado por el Tribunal Federal de Patentes. Aún así, el Tribunal Supremo revocó parcialmente la sentencia anterior del Tribunal Federal de Patentes en el caso O2014_002. El Tribunal Supremo sostuvo (razones 6.4) que una segunda realización de la válvula del urinario implementaba plenamente las enseñanzas clave de la patente reivindicada EP1579133, aunque la segunda realización no estaba literalmente cubierta por la redacción de la reivindicación pertinente. El Tribunal pasó a establecer una infracción equivalente.
El enfoque del Reino Unido ante una infracción que no entra dentro de la redacción literal de una reivindicación de patente ha variado a lo largo de los años.
Hasta la década de 1960, un acto podía considerarse infractor si entraba dentro de la redacción literal de la demanda (“infracción textual”) o era algo que los tribunales consideraban un “equivalente mecánico”. Se descubrió que esa redacción causaba problemas en algunos casos, y gradualmente los tribunales construyeron un complejo cuerpo de jurisprudencia según el cual un acto que no fuera una infracción textual podría, no obstante, ser detectado si el presunto infractor hubiera adoptado lo que los tribunales llegaron a llamar "el " médula y tuétano" de la invención. [6]
En 1963, la Cámara de los Lores decidió el caso Van der Lely contra Bamfords . Sus Señorías consideraron que si los titulares de la patente habían formulado deliberadamente su reclamación de tal manera que excluyera el presunto acto infractor, entonces deberían estar sujetos a la redacción que habían elegido. La doctrina de la "médula y médula" no debería aplicarse de manera que amplíe el alcance de una reivindicación cuidadosamente redactada y en el futuro debería aplicarse sólo a casos de "evasión colorable de reivindicaciones de patente". [7]
El enfoque mucho más estricto para la construcción de reivindicaciones quedó abierto a revisión después de 1977, cuando el Reino Unido se unió al Convenio sobre Patentes Europeas (EPC). Según el Protocolo sobre la interpretación del artículo 69, la Convención exigía que los tribunales del Reino Unido mantuvieran un equilibrio entre interpretar las reivindicaciones de patentes con estricta literalidad (la descripción y los dibujos se utilizan sólo para resolver ambigüedades) y considerar las reivindicaciones como una mera guía. [8]
En Catnic Components Ltd contra Hill & Smith Ltd (1982), la Cámara de los Lores barrió toda la jurisprudencia anterior sobre "equivalentes mecánicos" y "médula y tuétano", y sostuvo que a una especificación de patente se le debía dar una " construcción intencional ". y no una pregunta puramente literal debería ser si un experto que leyera la patente comprendería que el titular de la patente pretendía que el cumplimiento estricto de una palabra o frase de la reivindicación fuera un requisito esencial, incluso si pudiera haberlo sido. ningún efecto material sobre la forma en que funcionó la invención [9] .
Las preguntas específicas utilizadas por los tribunales para lograr la “construcción intencional” requerida se establecieron en forma estable con Mejorador contra Remington (1990) y la decisión de la Cámara de los Lores en Kirin-Amgen (2004). Estas preguntas denominadas de mejora (o protocolo) se convirtieron en una prueba de tres pasos ampliamente utilizada para determinar la infracción no literal de patentes.
En 2007, el EPC fue revisado como EPC 2000 . Esto modificó el Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 para exigir a los tribunales de todos los estados contratantes, incluido el Reino Unido, que tengan debidamente en cuenta al considerar la infracción "de cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reclamaciones". [10]
En 2017, Lord Neuberger en Actavis UK contra Eli Lilly sostuvo que las preguntas del Protocolo deberían revisarse. Las preguntas correctas a formular a la hora de determinar si ha habido infracción no literal, según el Tribunal Supremo , deberían ser ahora [11]
Para establecer una infracción en un caso en el que no existe una infracción literal, el titular de una patente debe establecer que la respuesta a las dos primeras preguntas es "sí" y que la respuesta a la tercera es "no".
Estados Unidos también tiene una doctrina de equivalentes legales codificada en 35 USC § 112 ¶ 6, que se extiende a los equivalentes disponibles en el momento de la emisión de la patente, y una doctrina de equivalentes más general (no legal, creada por los tribunales), que se extiende a los equivalentes tecnológicos. equivalentes desarrollados después de la concesión de la patente. En particular, la doctrina de la equivalencia puede aplicarse incluso a afirmaciones de medios más función. [12] Los equivalentes propuestos tampoco pueden cubrir o atrapar el estado de la técnica. [13]
En la práctica estadounidense, la doctrina del análisis de equivalentes se aplica a las limitaciones de reivindicaciones individuales, no a la invención en su conjunto. [14] La prueba legal, articulada en Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. (1997), es si la diferencia entre la característica del dispositivo acusado y la limitación literalmente citada en la reivindicación de la patente es "insustancial".
Una forma de determinar si una diferencia es "insustancial" o no se denomina prueba de "triple identidad". Según la prueba de triple identidad, la diferencia entre la característica del dispositivo acusado y la limitación literalmente mencionada en la reivindicación de patente puede considerarse "insustancial" si la característica del dispositivo acusado:
como la limitación literalmente citada en la reivindicación de patente. Véase Graver Tank & Manufacturing Co. contra Linde Air Products Co. , (1950).
El Tribunal también explicó que la doctrina de los equivalentes se aplica si dos elementos son intercambiables y una persona con conocimientos habituales en la materia habría sabido que los elementos eran intercambiables en el momento de la infracción. [14]
En los Estados Unidos, la doctrina de los equivalentes está limitada por el impedimento histórico de la acusación . Según el impedimento histórico de procesamiento, si el titular de la patente abandonó mediante una enmienda a la solicitud de patente cierta cobertura de reclamación literal (por ejemplo, al reducir el alcance literal de la reivindicación de patente), entonces el titular de la patente no puede argumentar posteriormente que la cobertura renunciada es insustancialmente diferente de la limitación literalmente reclamada. [15] Además, sobre la base del principio de dedicación pública, un titular de una patente no puede invocar la doctrina de los equivalentes para recuperar la materia divulgada pero no reivindicada en una patente. [dieciséis]
Se han hecho intentos de armonizar la doctrina de los equivalentes.
Por ejemplo, el artículo 21(2) de la "Propuesta básica" de la OMPI de 1991 para un tratado que complemente el Convenio de París establece:
El EPC 2000 , que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007, incluía un "Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 del EPC " modificado destinado a lograr uniformidad a nivel nacional entre los estados contratantes del EPC al interpretar las reclamaciones. [10] El texto modificado dice:
Sin embargo, en el Protocolo no se incluyó ninguna definición de lo que se entiende por "equivalente" y se espera que esta falta de una definición vinculante contribuya poco a lograr la interpretación uniforme deseada. [10]