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Reivindicación de patente

En una patente o solicitud de patente , las reivindicaciones definen en términos técnicos la extensión, es decir, el alcance, de la protección conferida por una patente, o la protección buscada en una solicitud de patente. En otras palabras, el propósito de las reivindicaciones es definir qué materia está protegida por la patente (o se busca proteger mediante la solicitud de patente). Esto se denomina la "función de notificación" de una reivindicación de patente: advertir a otros de lo que no deben hacer si quieren evitar la responsabilidad por infracción . [1] [2] [3] Las reivindicaciones son de suma importancia tanto en el proceso como en el litigio . [4]

Por ejemplo, una reclamación podría decir:

Fondo

En la mayoría de las jurisdicciones, una patente es un derecho a excluir a otros de fabricar, usar, importar, vender u ofrecer para la venta la materia definida por las reivindicaciones cuando la reivindicación es para una cosa (aparato, composición de materia, sistema, etc.). Si una reivindicación es para un método, el derecho a excluir sería excluir a una sola parte de llevar a cabo todos los pasos de la reivindicación. Para excluir a alguien de usar una invención patentada, el propietario de la patente, o titular de la patente, necesita demostrar en un procedimiento judicial que lo que la otra persona está usando cae dentro del alcance de una reivindicación de la patente; por lo tanto, es más valioso obtener reivindicaciones que incluyan el conjunto mínimo de limitaciones que diferencian una invención de lo anterior ( es decir, el llamado estado de la técnica ). Pero cuanto menos limitaciones tenga una reivindicación, más probable es que la reivindicación cubra, o "siga", lo anterior y sea rechazada durante el examen o se determine que es inválida en un momento posterior por obviedad o falta de novedad .

Historia

Las patentes no siempre contienen reivindicaciones. En muchos países europeos , las patentes no contenían reivindicaciones hasta la década de 1970. Antes de esa fecha, a menudo era difícil decidir si un producto infringía una patente, ya que la única base para saber el alcance de la protección era la descripción, en vista del estado de la técnica.

Curiosamente, los inventores estadounidenses empezaron a utilizar reivindicaciones en sus solicitudes de patente décadas antes de que las autoridades (judiciales o legislativas) empezaran a exigirlas. Se cree que la primera persona que utilizó el término "reivindicación" en su significado actual en una solicitud de patente estadounidense fue Isaiah Jennings en 1807. [5] Las reivindicaciones se recomendaron en las patentes publicadas en la Tercera Ley de Patentes (1836) y finalmente se volvieron obligatorias en la Cuarta Ley de Patentes (1870). [6]

Sin embargo, incluso entre los sistemas jurídicos de patentes en los que las reivindicaciones se utilizan como referencia para decidir el alcance de la protección conferida por una patente, la forma en que se utilizan las reivindicaciones puede variar sustancialmente. Tradicionalmente, existen dos tipos de sistemas de reivindicaciones:

Ningún sistema de patentes en la actualidad es puramente central o periférico , pero el sistema utilizado en Alemania y la mayoría de los demás países de Europa continental se considera más central que el sistema que se utiliza actualmente en el Reino Unido , los Estados Unidos y especialmente Japón , que son más periféricos. [7] En los últimos años, el [ vago ] sistema de Japón se ha vuelto más periférico, [8] mientras que el sistema utilizado en los Estados Unidos se estaba volviendo más central debido al creciente recurso en los litigios de patentes estadounidenses a la doctrina de los equivalentes para ampliar el alcance de las reclamaciones de manera impredecible, [9] hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos revirtió esa tendencia en el caso Warner-Jenkinson en 1997. [10]

Requisitos y estructura

En la mayoría de las leyes de patentes modernas, las solicitudes de patentes deben tener al menos una reivindicación, que son elementos definitorios fundamentales de la patente y el objeto principal del examen. Sin embargo, en algunas leyes de patentes se puede obtener una fecha de presentación para una solicitud que no contiene ninguna reivindicación. [11]

Convenio sobre la Patente Europea

En virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), una reivindicación debe definir la materia para la que se solicita protección en términos de características técnicas. [12] [13] El propio Convenio se refiere a un procedimiento para obtener una patente europea. [13] Estas características técnicas pueden ser estructurales (por ejemplo, un clavo , un remache ) o funcionales (por ejemplo, un medio de fijación ). [14]

En cuanto a la estructura de una reivindicación, en el marco del CPE, lo que se denomina "preámbulo" es diferente del significado que tiene el "preámbulo" en el derecho de patentes de los Estados Unidos. En una reivindicación independiente en Europa, el preámbulo es todo lo que precede a la expresión "caracterizado por" o "caracterizado por" en una reivindicación escrita según la denominada "forma de dos partes", y, por lo tanto, todo lo que se considera conocido en combinación dentro de un documento del estado de la técnica, es decir, el documento del estado de la técnica más próximo. [15] Por esta razón, en Europa, el preámbulo de una reivindicación a veces también se denomina "parte precaracterizadora". [16]

Estados Unidos

Una reclamación puede incluir las siguientes partes:

Tipos y categorías básicas

Existen dos tipos básicos de reclamaciones:

Las expresiones " en una realización ", " en una realización preferida ", " en una realización particular ", " en una realización ventajosa " o similares aparecen a menudo en la descripción de las solicitudes de patente y se utilizan para introducir una implementación o un método particular de llevar a cabo la invención. [22] Estas diversas realizaciones pueden o no reivindicarse cada una de ellas con especificidad. Pueden servir como múltiples ejemplos de un "género" más general que se reivindica. En algunos casos, el examinador puede declarar que lo que el solicitante presentó como variaciones de una invención son en realidad invenciones separadas que necesitan examinarse individualmente.

Una reivindicación independiente ("autónoma") no hace referencia a una reivindicación anterior, mientras que una reivindicación dependiente sí hace referencia a una reivindicación anterior, asume todas las limitaciones de esa reivindicación y luego añade restricciones (por ejemplo, "El asa de la reivindicación 2, en la que está articulada"). Cada reivindicación dependiente es, por ley, más limitada que la reivindicación independiente de la que depende. Aunque esto da como resultado una cobertura más limitada que la proporcionada por la reivindicación independiente de la que depende la segunda reivindicación, es una cobertura adicional, y existen muchas ventajas para el solicitante de la patente al presentar y obtener un conjunto completo de reivindicaciones dependientes:

  • Aclaración/ampliación de la reivindicación independiente: Las reivindicaciones independientes suelen redactarse con términos amplios, para evitar que los competidores puedan eludir la reivindicación alterando algún aspecto del diseño básico. Pero cuando se utiliza una redacción amplia, puede plantear dudas sobre el alcance del término en sí. Si una reivindicación dependiente se refiere específicamente a una interpretación más estricta, entonces, al menos en los EE. UU., la doctrina de diferenciación de reivindicaciones establece que se presume firmemente que el alcance de la reivindicación independiente es diferente y, por lo tanto, más amplio que el alcance de la reivindicación dependiente. La doctrina dicta que "es impropio que los tribunales interpreten en una reivindicación independiente una limitación explícitamente establecida en otra reivindicación". [23] Esto significa que si una reivindicación independiente menciona una silla con una pluralidad de patas, y una reivindicación dependiente que depende de la independiente menciona una silla con cuatro patas, la reivindicación independiente no se limita a lo que se menciona en la reivindicación dependiente. La reivindicación dependiente protege a las sillas con cuatro patas, y la reivindicación independiente protege a las sillas con cuatro patas, así como a las sillas que tienen dos, tres, cinco o más patas. De manera similar, puede que no quede claro si una "base" incluye un "conjunto de patas". Una reivindicación dependiente, que incluya la frase "en la que dicha base comprende un conjunto de patas", si lo permite el examinador de patentes , aclara que la palabra "base" en la reivindicación independiente no incluye necesariamente patas. En la práctica, las reivindicaciones dependientes se utilizan a menudo para centrarse en la realización preferida de la invención por el inventor (por ejemplo, el diseño de producto real que el inventor pretende utilizar). La reivindicación independiente describe ampliamente la invención; la reivindicación dependiente n.° 1 describe la invención en un aspecto más limitado que describe más específicamente la realización preferida; la reivindicación dependiente n.° 2 es aún más limitada; etc.
  • Posible invalidez de una reivindicación independiente: Es imposible saber, al iniciar el proceso de solicitud e incluso en el momento de la concesión de la patente, si una reivindicación de patente es válida. Esto se debe a que cualquier publicación anterior a la fecha de prioridad de la solicitud y publicada en cualquier lugar y en cualquier idioma puede invalidar la reivindicación (excluidas las publicaciones del inventor publicadas durante el período de gracia en determinados países como Estados Unidos, Canadá y Japón). Además, incluso las solicitudes que aún no se habían publicado en el momento de la presentación, pero que tienen una fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud, también pueden invalidar la reivindicación. Como es imposible obtener un conocimiento absoluto y completo de todas las publicaciones del mundo, por no hablar de las solicitudes de patente no publicadas, siempre existe cierto grado de incertidumbre. Sin embargo, si se determina que la reivindicación independiente no es válida, puede subsistir una reivindicación dependiente, que puede seguir siendo lo suficientemente amplia como para impedir que los competidores accedan a un territorio comercial valioso.

En virtud de la Convención sobre Patentes Europeas , cuando una reivindicación de una categoría particular (véase más adelante), por ejemplo, una reivindicación de un proceso, depende de una reivindicación de una categoría diferente, por ejemplo, una reivindicación de un producto, no se considera una reivindicación dependiente sino una reivindicación independiente. En virtud de la legislación estadounidense, esto sigue contándose como una reivindicación dependiente, independientemente del cambio de clase. [24]

Las reglas de redacción de reivindicaciones también permiten "reivindicaciones dependientes múltiples" que hacen referencia a más de una reivindicación, por ejemplo: "3. Método de la reivindicación 1 o 2, que comprende además..." Las reglas para esto son bastante específicas: se debe hacer referencia a reivindicaciones específicas ("el método de cualquiera de estas otras reivindicaciones" es incorrecto); se debe hacer referencia a las reivindicaciones en la alternativa ("el método de las reivindicaciones 1 y 2" es incorrecto); etc. Si bien sigue siendo aceptable, este estilo de reivindicación rara vez se usa en los EE. UU. porque se cuenta para fines de tarifas de presentación de acuerdo con el número de reivindicaciones a las que hace referencia. Por lo tanto, si la reivindicación depende de tres reivindicaciones anteriores, se cuenta para fines de tarifas como tres reivindicaciones dependientes. A la luz de las tarifas de "reivindicación en exceso" que actualmente impone la USPTO , esta táctica puede volverse costosa rápidamente. Sin embargo, las reivindicaciones dependientes múltiples se usan muy comúnmente en otras jurisdicciones, incluida Europa. [25] [26]

Las reivindicaciones también se pueden clasificar en categorías, es decir, en función de lo que reivindican . Una reivindicación puede referirse a

En los Estados Unidos, estas categorías se conocen como las cuatro categorías legales de invención, y son: procesos , máquinas , manufacturas y composiciones de materia . [27] En particular, la materia impresa (incluidos los datos almacenados en una unidad de computadora ) [28] y las señales (como las ondas electromagnéticas transitorias (véase en Re Nujten). [29] ) no pertenecen a ninguna de las cuatro categorías legales y no son patentables en los EE. UU. Sin embargo, dichas señales se consideran patentables por la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Las reivindicaciones de "proceso" han sido las más controvertidas, en particular en los casos en que los procesos implican transformaciones de entidades no estatutarias (y/o no físicas), como datos en datos o intercambio electrónico de dinero. Tres jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos ( Sonia Sotomayor , Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer ) en su opinión concurrente en Alice Corp. v. CLS Bank International sugirieron que todos los métodos comerciales deberían excluirse de la patentabilidad: "Cualquier reclamación que simplemente describa un método de hacer negocios no califica como un proceso según el § 101". [30] Sin embargo, la Corte Suprema se negó a aceptar esta posición hasta el momento, y algunas reclamaciones de patentes de métodos comerciales son posibles en los EE. UU., aunque la jurisprudencia en el área aún está evolucionando (ver Patentes de software bajo la ley de patentes de los Estados Unidos ).

Tipos especiales de reclamaciones

Además de las cuatro categorías de reivindicaciones mencionadas anteriormente, existen también otros muchos tipos de reivindicaciones que se utilizan en diferentes circunstancias. A veces, la ley exige un formato de reivindicación particular si se concede una patente para una invención en particular, como por ejemplo para un segundo uso médico de una sustancia conocida, en cuyo caso podría exigirse la reivindicación "de tipo suizo ". Otra razón para utilizar una reivindicación particular podría ser la de atrapar a una clase particular de infractores.

Interpretación o construcción de una reivindicación

Las reivindicaciones suelen utilizar un lenguaje preciso. Ciertas palabras que se utilizan habitualmente en las reivindicaciones tienen significados jurídicos específicos determinados por una o más decisiones judiciales. Estos significados pueden ser diferentes del uso común. Por ejemplo, la palabra "comprende", cuando se utiliza en las reivindicaciones de una patente de los Estados Unidos, significa "consiste al menos en". Por el contrario, la palabra "consiste" significa "consiste únicamente en", lo que dará lugar a un alcance de protección muy diferente.

La interpretación, ya sea de una patente o de cualquier otro documento, no se relaciona directamente con lo que el autor quiso decir. No hay ninguna ventana a la mente del titular de la patente o del autor de cualquier otro documento. La interpretación es objetiva en el sentido de que se relaciona con lo que una persona razonable a la que se dirigía la expresión habría entendido que el autor quería decir con las palabras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata, como se dice a veces, del "significado de las palabras que utilizó el autor", sino más bien de lo que el destinatario hipotético habría entendido que el autor quiso decir con esas palabras. El significado de las palabras es una cuestión de convención, regida por reglas que se pueden encontrar en diccionarios y gramáticas. Lo que el autor habría entendido que quería decir con esas palabras no es simplemente una cuestión de reglas. Es muy sensible al contexto y los antecedentes de la expresión en particular. Depende no sólo de las palabras que haya elegido el autor, sino también de la identidad de la audiencia a la que se supone que se dirigía y del conocimiento y las suposiciones que se atribuyen a esa audiencia. [31]

Al menos en la práctica de patentes de los Estados Unidos, los inventores pueden "actuar como su propio lexicógrafo " en una solicitud de patente. Esto significa que un inventor puede dar a una palabra o frase común un significado que sea muy específico y diferente de la definición normal de dicha palabra o frase. Por lo tanto, una reivindicación debe interpretarse a la luz de las definiciones proporcionadas en la especificación de una patente. La especificación de una patente es una descripción escrita de cómo hacer y usar la invención (véase también: suficiencia de la divulgación ).

Tradicionalmente, la USPTO utilizaba para la interpretación de las reivindicaciones durante el examen de patentes un estándar de "interpretación razonable más amplia consistente con la especificación", [32] mientras que los tribunales estadounidenses en demandas por infracción de patentes , durante una audiencia Markman , una reivindicación se interpreta utilizando un estándar más estricto. Esta dualidad (más amplia durante el examen, más estricta durante el litigio) se utiliza para evitar que los titulares de patentes hagan valer en los tribunales reivindicaciones más amplias que las examinadas por la USPTO. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2018, la USPTO cambió al estándar de interpretación de reivindicaciones establecido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Phillips v. AWH Corp. , 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) [33].

Véase también

Referencias

  1. ^ Véase, por ejemplo, PSC Computer Prods., Inc. v. Foxconn Int'l, Inc. , 355 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2004) ("Un propósito importante de la descripción escrita es proporcionar aviso al público sobre el objeto de la patente, mientras que la reivindicación proporciona aviso sobre el alcance de la invención"). Véase también Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. , 572 US __, 134 S. Ct. 2120 (2014) ("Tolerar la imprecisión justo antes de que vuelva a una reivindicación 'insolublemente ambigua' disminuiría la función de aviso público del requisito de precisión y fomentaría la 'zona de incertidumbre' que desalienta la innovación [cita omitida] contra la cual este Tribunal ha advertido."); McClain v. Ortmayer , 141 US 419, 424 (1891) (una reivindicación de patente debe ser lo suficientemente precisa y clara como para dar al público un claro aviso de lo que se reivindica, "informando así al público de lo que todavía está abierto a ellos").
  2. ^ "Comprensión de las reivindicaciones de patentes". IPWatchdog.com | Patentes y derecho de propiedad intelectual . 2014-07-12 . Consultado el 2023-05-25 .
  3. ^ "Reivindicación de patente". LII / Instituto de Información Legal . Consultado el 25 de mayo de 2023 .
  4. ^ "reivindicación de patente". LII / Instituto de Información Jurídica . Consultado el 3 de agosto de 2023. La reivindicación de patente es lo más importante de una solicitud de patente, (...)
  5. ^ Patentes restauradas, vol. 2, pág. 161. citado de: Evolución de las reivindicaciones de las patentes estadounidenses. 1938. Revista de la Sociedad de la Oficina de Patentes. 20/2, 134-56, KB Lutz. https://heinonline.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/jpatos20&div=20&start_page=134&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
  6. ^ "Ley de Patentes de 1836, cap. 357, 5 Stat. 117 (4 de julio de 1836)" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 19 de marzo de 2013.
  7. ^ Peter Groves, Diccionario de derecho de propiedad intelectual, ISBN 1849807779 , pág. 51. 
  8. ^ Véase la Decisión de la Corte Suprema de Japón (Saikou Saibansho), 24 de febrero de 1998, Caso No. Heisei 6 (o) 10831No. Heisei 6 (o) 1083, que reconoce por primera vez la doctrina de los equivalentes .
  9. ^ Véase Dennis Crouch, Doctrine of Equivalents: What Elements Are you Narrowing?, Patently-O (30 de septiembre de 2014) ("En una generación anterior, los titulares de patentes normalmente podían llegar a un jurado con una alegación de infracción de la doctrina de equivalentes. Sin embargo, el tribunal ha endurecido simultáneamente las reglas para la infracción del DOE y ha relajado las reglas del juicio sumario, siendo el resultado que la infracción bajo la doctrina de equivalentes es ahora regularmente una cuestión de juicio sumario."); Ray D. Weston, A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilemma?, 39 JL & Tech. 35, 35-36 (1998) ("Una fuente percibida de incertidumbre e imprevisibilidad en la ley de patentes es la doctrina de equivalentes. Originalmente pensada para proporcionar a los inventores un alcance justo de protección para sus patentes, se ha convertido en un medio poderoso para extender el alcance de una patente, a menudo de formas impredecibles.").
  10. ^ Véase Warner-Jenkinson v. Hilton Davis , 520 US 17 (Fed. Cir. 1997) (que restringe el alcance de la doctrina de equivalentes).
  11. ^ Véase por ejemplo el artículo 11(1) del PCT .
  12. ^ Artículo 84 del CPE , Regla 43(1) del CPE
  13. ^ ab Miner, Thomas. «El Convenio sobre la Patente Europea» . Consultado el 9 de agosto de 2023 .
  14. ^ Directrices para el examen en la OEP , sección f-iv, 2.1: "Características técnicas".
  15. ^ Regla 43(1) del CPE (anteriormente Regla 29(1) del CPE de 1973 ) y, por ejemplo, la Decisión T 13/84 de la Sala de Recurso de la OEP, Nota 1.
  16. ^ Véase por ejemplo "La parte precaracterizadora de la reivindicación se basa en..." en la Decisión T 0443/11 de 30 de enero de 2012, punto 2.1.
  17. ^ "MPEP". www.uspto.gov .
  18. ^ Google Books Jeffrey G. Sheldon, Cómo escribir una solicitud de patente sec. 6.3.5.3 (1992); véase American Choc. Mach. Co. v. Helmstetter , 142 Fed. 978, 980 (2d Cir. 1905) ("La distinción entre una combinación y una agregación radica en la presencia o ausencia de mutualidad de acción. Para constituir una combinación es esencial que exista alguna operación conjunta realizada por sus elementos, produciendo un resultado debido a su acción conjunta y cooperativa, mientras que en una agregación hay una mera suma de contribuciones separadas, cada una operando independientemente de la otra. La máquina del demandado comprende meramente una agregación de dos dispositivos. No hay mutualidad de operación mecánica o funcional. No es una combinación porque no hay cooperación entre los mecanismos de recubrimiento y sacudido, porque los dos dispositivos no realizan sus funciones unidamente y porque no están necesariamente combinados en una máquina y no actúan juntos para asegurar el resultado final"). (citas omitidas).
  19. ^ Long, David (4 de junio de 2015). ""Limitaciones", "elementos" y osos, ¡Dios mío!". Essential Patent Blog .
  20. ^ Véase In re Roemer , 258 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2001) (donde se sostiene que la reivindicación 33 es patentable debido a una cláusula "donde").
  21. ^ ab Véase, por ejemplo, Griffin v. Bertina, 285 F.3d 1029, 1033-34 (Fed. Cir. 2002) (donde se distinguen las cláusulas "por las cuales" y "en las cuales", y se explica que el hecho de que expresen o no límites al alcance de una reclamación depende de los hechos).
  22. ^ " realización = un ejemplo específico, divulgado, de cómo un concepto inventivo, que se enuncia de manera más general en otra parte de la divulgación, puede ponerse en práctica ". en "CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (Versión 2009)" (PDF) . OMPI. pág. 33. Archivado desde el original (PDF) el 27 de julio de 2011 . Consultado el 12 de junio de 2015 .
  23. ^ Environmental Designs Ltd. contra Union Oil Co. de California , 713 F.2d 693, 699 (Circuito Federal 1984).
  24. ^ "MPEP 608.01(n) Reclamos dependientes, Parte II". USPTO.gov . USPTO.
  25. ^ Regla 43(4) del CPE
  26. ^ Directrices para el examen en la OEP , sección f-iv, 3.4: "Reivindicaciones independientes y dependientes": "(...) una reivindicación dependiente puede hacer referencia a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes, o a ambas reivindicaciones independientes y dependientes."
  27. ^ MPEP § 2106 Elegibilidad de materia de patente, del Manual de procedimientos de examen de patentes
  28. ^ "Sobre la elegibilidad de patentes para el procesamiento de información". JD Supra .
  29. ^ Un debate sobre la patentabilidad de las señales: examen de In re Nuijten. 2009. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 8/1, 131. D. Howard. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol8/iss1/7/
  30. ^ "JD Supra: La Corte Suprema de Estados Unidos afirma que las ideas abstractas no son patentables Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l". JD Supra .
  31. ^ Cámara de los Lores del Reino Unido, Kirin-Amgen Inc & Ors v Hoechst Marion Roussel Ltd & Ors [2004] UKHL 46 (21 de octubre de 2004) (párrafo 32)
  32. ^ "MPEP".
  33. ^ La PTAB adopta el estándar Phillips para la interpretación de reclamaciones en los procedimientos de la AIA. 1 de noviembre de 2018. K. Martens. https://www.jdsupra.com/legalnews/ptab-adopts-phillips-standard-for-claim-70455/

Lectura adicional

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