Un abogado de patentes es un abogado que tiene las calificaciones especializadas necesarias para representar a los clientes en la obtención de patentes y actuar en todos los asuntos y procedimientos relacionados con la ley y la práctica de patentes , como la presentación de solicitudes de patentes y oposiciones a patentes concedidas.
El término "abogado de patentes" se utiliza de manera diferente en diferentes países y, por lo tanto, puede requerir o no las mismas calificaciones jurídicas que un profesional del derecho general.
Los títulos de agente de patentes y abogado de patentes también se utilizan en algunas jurisdicciones. En algunas jurisdicciones, los términos son intercambiables; en otros, este último se utiliza sólo si la persona está calificada como abogado .
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI) proponen desde 2022 un Programa de Capacitación en Redacción de Patentes para mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales, como los agentes de patentes, que deseen fortalecer sus habilidades de redacción de patentes . [1] [2]
Un estudio que analiza las decisiones de examen de patentes en las principales oficinas de patentes muestra que las firmas de abogados de patentes desempeñan un papel crucial en el proceso de tramitación, especialmente en áreas tecnológicas menos codificadas y que cambian rápidamente, como las TIC. [3]
En Europa , los requisitos para ejercer como abogado de patentes ante las oficinas nacionales de patentes deben distinguirse de los necesarios para ejercer ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) o la Oficina Euroasiática de Patentes (EAPO). A nivel nacional, los requisitos no están armonizados.
El registro como abogado de patentes en Australia y Nueva Zelanda lo administra la Junta de Abogados de Propiedad Intelectual de Trans-Tasman (la Junta). [4]
Para postularse para convertirse en abogado de patentes de Trans-Tasman, uno debe:
Hasta finales de la década de 1990, los temas eran enseñados y examinados principalmente por miembros de la profesión de abogados de patentes bajo la supervisión de la PSB, pero ahora este proceso se ha incorporado al sistema universitario de Australia.
Una vez registrado, un abogado de patentes y marcas puede ser elegido miembro del Instituto de Abogados de Patentes y Marcas de Australia. [6]
Para convertirse en agente de patentes registrado en Canadá, se debe completar una serie de cuatro exámenes de calificación durante cuatro días. A partir del 1 de mayo de 2014, un agente de patentes en prácticas puede realizar los exámenes si reside en Canadá y ha trabajado en Canadá en el área de la legislación y la práctica de patentes canadienses, incluida la preparación y tramitación de solicitudes, durante un período de al menos 24 meses. También se reconocerán hasta 12 meses de experiencia práctica a quienes estén habilitados para ejercer ante la oficina de patentes de otro país. También se puede calificar para presentarse a los exámenes si la persona es residente de Canadá y ha trabajado durante al menos 24 meses en el personal examinador de la oficina de patentes de Canadá. [7] [8]
Cada uno de los cuatro exámenes (también denominados individualmente como Pruebas A, B, C y D) tiene una duración de cuatro horas. El documento A se refiere a la redacción de una solicitud de patente. El documento B se refiere a la validez de una patente. El documento C se relaciona con la preparación de una respuesta a una acción oficial. El artículo D se refiere a la infracción de una patente. A diferencia del sistema estadounidense, el formato de examen canadiense se basa en papel con una variedad de preguntas de ensayo y de respuesta corta y se ofrece al menos una vez al año, generalmente en abril. Los resultados generalmente se conocen dentro de los 5 meses.
Con una tasa de aprobación por primera vez cercana al 1% y una tasa de aprobación general del 7% en 2012 y con tendencia a la baja, [9] el examen es notoriamente desafiante y la mayoría de los solicitantes lo intentan durante varios años. Para aprobar, los candidatos deben obtener una puntuación mínima de 50 sobre 100 en cada ensayo, con una puntuación total mínima de 240 en los cuatro ensayos. Las enmiendas recientes a los requisitos de aprobación permiten a los candidatos conservar las calificaciones de un trabajo (si son superiores a 60 sobre 100) si no se alcanza la calificación total mínima o si el candidato no aprobó uno de los trabajos.
Cada verano y otoño el IPIC (Instituto de Propiedad Intelectual de Canadá) imparte cursos de revisión. El curso de verano tiende a tener un alcance más general que el curso de otoño, donde se enfatiza los exámenes de práctica de redacción.
Una vez certificado, un agente de patentes registrado recibe poderes en virtud de la Ley de Patentes de Canadá para representar a los solicitantes que solicitan a la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá obtener protección de patente.
La tarea de la Oficina Europea de Patentes (EPO), que es el órgano principal de la Organización Europea de Patentes , es conceder patentes europeas (y también conocer y determinar las impugnaciones de terceros a la validez de las patentes europeas, en procedimientos de oposición ). [10] La OEP existe en virtud del Convenio sobre Patentes Europeas (EPC) y no está legalmente vinculada a la Unión Europea .
Para representar legalmente a los clientes (generalmente solicitantes, propietarios y oponentes de patentes ) ante la OEP, primero debe estar registrado un abogado de patentes para actuar en esa capacidad como representante profesional. Para registrarse, una persona debe calificar como abogado europeo de patentes y, para ello, debe aprobar un examen escrito, el Examen de Calificación Europeo (EQE). [11] El EQE consta de cuatro artículos [11] presentados durante tres días, cada día con una duración de entre 5 horas y seis horas y media. Aquellos que se inscriban para el examen deben tener un título científico o de ingeniería (aunque una larga experiencia en un dominio científico puede ser suficiente bajo ciertas condiciones limitadas), y el candidato también debe haber practicado bajo supervisión durante al menos dos años [ cita necesaria ] en el ámbito del derecho de patentes nacional o europeo.
El EPC establece las circunstancias bajo las cuales un solicitante de una patente europea debe estar representado por un representante profesional en los procedimientos ante la OEP. [12] Normalmente, se requiere un representante si el solicitante de la patente (o todos ellos si son más de uno) no tiene un establecimiento comercial en un estado contratante del EPC.
En Alemania , sólo los Patentanwälte /abogados de patentes (o Rechtsanwälte /abogados, que están autorizados per se a representar a clientes en todos los campos del derecho) tienen derecho a representar a clientes extranjeros ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). . Los abogados de patentes alemanes han obtenido sus títulos universitarios en ingeniería o ciencias naturales y han ejercido en la industria antes de ser aceptados para una educación adicional de tres años, es decir, completar una formación jurídica de 26 meses con un abogado de patentes alemán establecido, al mismo tiempo que estudian derecho alemán. y posteriormente una formación en propiedad intelectual y un examen en la DPMA. Además, tienen derecho a representar a sus clientes ante el tribunal federal alemán de patentes (y marcas) y en casos de patentes (nulidad) ante el Tribunal Supremo alemán . [13]
En Hong Kong , no existe ninguna regulación sobre la profesión de abogados o agentes de patentes. La razón principal es que Hong Kong no tiene un sistema original de concesión de patentes estándar (20 años). Hong Kong reconoce patentes estándar o patentes de invención registradas y concedidas en la República Popular China , la Oficina Europea de Patentes (designada Reino Unido) o el Reino Unido . Estas patentes pueden volver a registrarse en Hong Kong sin necesidad de examen dentro de un período prescrito. [14] El 4 de octubre de 2011, el Gobierno de la RAE de Hong Kong publicó un documento de consulta sobre la revisión del sistema de patentes en Hong Kong. [15]
En la India, una persona registrada para ejercer ante la Oficina de Patentes de la India se denomina "Agente de patentes registrado" o simplemente "Agente de patentes". La Ley de Patentes de la India no menciona específicamente la designación de "Abogado de Patentes". Por lo tanto, existen diferentes funciones para el abogado de patentes y el agente de patentes en la India.
La Oficina de Patentes de la India lleva a cabo anualmente un examen de calificación para el registro de agentes de patentes (anteriormente, era dos veces al año). La Ley de Patentes de la India exige un título científico o técnico para que las personas se presenten al examen de calificación. Otros criterios de elegibilidad incluyen ser ciudadano indio y tener 21 años. Hay aproximadamente 2.000 agentes de patentes registrados en la India al 1 de abril de 2010. [16]
Sin embargo, una decisión del 15 de marzo de 2013 del Tribunal Superior de Madrás (juez único) declaró que los abogados, al poseer un título en derecho de una universidad reconocida, tienen derecho a presentar solicitudes, comparecer y asumir todas las responsabilidades de un agente de patentes. El juez único rechazó el argumento de que, para comparecer ante la Oficina de Patentes, los abogados requerían una cualificación científica/técnica específica adicional, como B.Tech. en Tecnología de la Información, etc. Según esta sentencia, los abogados con títulos en ingeniería y ciencias son "abogados de patentes registrados" en la India. [17]
Según la Sección 107 de la Ley de Patentes de Irlanda de 1992, la inscripción en el Registro de Agentes de Patentes requiere que el solicitante resida y tenga un lugar en un estado miembro de la Unión Europea y posea las calificaciones educativas y profesionales prescritas, que son:
Al igual que en el Reino Unido (ver más abajo), se pueden obtener exenciones de los trabajos de redacción y enmienda si se han aprobado los trabajos equivalentes en el examen de calificación europeo.
Los especialistas en patentes en Japón se conocen como benrishi y deben realizar un examen de calificación para recibir el título. A Benrishi se le permite practicar una variedad de leyes de propiedad intelectual (patentes, marcas registradas, derechos de autor, competencia desleal y secretos comerciales) y se le otorga el poder de representar a clientes en litigios y arbitrajes dentro del área especificada por la Ley de Abogados de Patentes en Japón. Los abogados ( bengoshi ) también están calificados para trabajar como abogados de patentes según el artículo 3 de la Ley de abogados en ejercicio en Japón. [18] Un abogado de patentes será automáticamente admitido en la Asociación de Abogados de Patentes del Japón (Ley de Abogados de Patentes, artículo 60). [19]
Para registrarse como abogado de patentes en Nueva Zelanda, se debe:
El registro como abogado de patentes puede dar lugar a la elección como miembro del Instituto de Abogados de Patentes de Nueva Zelanda. [21]
Además, los abogados de patentes australianos pueden obtener el registro para convertirse en abogados de patentes de Nueva Zelanda, y viceversa, como resultado de un acuerdo transtasmano entre los dos países. [22] En consecuencia, un gran número de abogados de patentes australianos son también abogados de patentes de Nueva Zelanda. [23] [24]
Para registrarse como abogado de patentes en Rusia, se debe: [25]
Existen algunas especializaciones de los abogados de patentes:
El examen de calificación se realizará por separado para cada una de las especialidades mencionadas.
Después de aprobar el examen de calificación, la persona es incluida en el registro de abogados de patentes que lleva el Servicio Federal de Propiedad Intelectual . Posteriormente, el Servicio Federal de Propiedad Intelectual expide un certificado de abogado de patentes a la persona que aprobó el examen; El certificado indica la especialización de abogado de patentes.
El abogado de patentes ejerce su actividad profesional en toda Rusia individualmente o como empleado de una oficina de patentes. Un abogado de patentes no puede ser funcionario gubernamental , funcionario municipal , notario , juez , funcionario electo . Un abogado de patentes puede combinar su condición con la de abogado .
A principios de 2019, en Rusia había 2.001 abogados de patentes. La mayoría de ellos se encuentran en Moscú (1194) y San Petersburgo (298). En 23 regiones de Rusia no hay abogados de patentes . [26]
Para registrarse como agente de patentes en Singapur, se debe: [27]
Una vez registrado, un Agente de Patentes puede ser elegido miembro ordinario de la Asociación de Abogados de Patentes de Singapur. [30]
Los abogados de patentes en Sudáfrica [31] son abogados calificados (ver Abogados en Sudáfrica ) que además se han especializado a través del Instituto Sudafricano de Derecho de Propiedad Intelectual. [32] Esto requiere:
Taiwán es un país desarrollado industrializado con uso intensivo de tecnología y recibe más de 80.000 solicitudes de patentes al año (2006-2008). Sin embargo, por razones políticas, Taiwán no es un estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Para convertirse en un abogado de patentes registrado en Taiwán, uno debe aprobar el Examen de Abogado de Patentes administrado por el Yuan de Examen , completar el curso de capacitación previa a la práctica requerido (60 horas) en la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán y unirse a la Asociación de Abogados de Patentes de Taiwán. [35]
Para convertirse en abogado de patentes en Ucrania , se debe:
Actualmente en Ucrania hay más de 300 abogados de patentes registrados (datos del 10 de septiembre de 2012). [38] Su situación jurídica está regulada por la Ley del Gabinete de Ministros de Ucrania "Sobre la afirmación de la disposición sobre los representantes en la esfera de la propiedad intelectual (abogados de patentes)" Nº 545, de 10 de septiembre de 1994. Examen y registro de patentes Los abogados están a cargo del Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania.
Cualquier persona puede actuar en la Oficina de Patentes del Reino Unido , pero los títulos " Agente de Patentes ", "Abogado de Patentes" y "Abogado de Patentes Registrado" (que es sinónimo de "Agente de Patentes Registrado") están reservados para quienes estén debidamente calificados. [39] El título "Agente de patentes" también puede ser utilizado por abogados siempre que tengan experiencia especializada en patentes, mientras que el término "Agente de patentes" se refiere a personas que han superado los exámenes especializados pertinentes. [40]
La calificación se logra aprobando los documentos de nivel básico de patentes PEB [41] (u obteniendo una exención al aprobar ciertos cursos universitarios como el organizado por la Universidad Queen Mary en Londres) y luego los documentos de nivel avanzado de patentes PEB. [42]
Los documentos básicos de patentes de PEB son FC1 (anteriormente P1) - Ley y procedimientos de patentes del Reino Unido, FC2 (anteriormente "Law") - Ley básica inglesa, FC3 (anteriormente P5) - Ley internacional de patentes, FC4 (anteriormente "D&C") - Diseños y Copyright, FC5 (anteriormente P7) - Ley de Marcas.
Los documentos avanzados de patentes de PEB son FD1 (anteriormente P2) - Práctica de patentes, FD2 (anteriormente P3) - Redacción de una solicitud de patente, FD3 (anteriormente P4) - Modificación de una solicitud de patente y FD4 (anteriormente P6) - Infracción y validez de una patente. Las exenciones de FD2 y FD3 se pueden obtener aprobando los correspondientes exámenes de calificación europeos (Documentos A y B respectivamente).
La membresía del Chartered Institute of Patent Attorneys como miembro otorga el derecho a llamarse Agente de Patentes Colegiado o Abogado de Patentes Colegiado . (Para ser elegido miembro, una persona debe haber aprobado los exámenes de nivel avanzado del Reino Unido, haber acumulado suficiente experiencia profesional y ser nominado por dos miembros existentes) .
En los Estados Unidos , un profesional puede ser abogado de patentes o agente de patentes . Tanto los abogados de patentes como los agentes de patentes tienen la misma licencia para ejercer y representar a clientes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Tanto los agentes de patentes como los abogados de patentes pueden preparar, presentar y procesar solicitudes de patentes . Los agentes y abogados de patentes también pueden brindar opiniones sobre patentabilidad , como lo señaló la Corte Suprema de Estados Unidos en Sperry v. Florida . [44] [45] Desde que la USPTO emitió la primera patente en 1790, aproximadamente 73.000 ciudadanos han aprobado el examen de registro de la USPTO, lo que les permite registrarse para procesar solicitudes de patentes. [46] [ verificación fallida ] (Este total no incluye a los examinadores de patentes actuales, a quienes no se les permite actuar como abogados o agentes de patentes y, por lo tanto, no aparecen en la lista de profesionales inscritos). Hoy en día, aproximadamente 45.000 personas están en la lista. de abogados y agentes de patentes registrados, de los cuales algo menos de 34.000 también tienen licencia para ejercer la abogacía. [47] De los estados, California tiene la mayor cantidad de abogados (y agentes) de patentes, seguida de Nueva York y Texas. [48] Per cápita, Delaware tiene más abogados (y agentes) de patentes que cualquier estado (sin incluir DC). Por lo general, se requiere que tanto los abogados de patentes como los agentes de patentes tengan un título técnico (como ingeniería, química o física) y deben tomar y aprobar el examen de registro de la USPTO (titulado oficialmente Examen de registro para ejercer en casos de patentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos). Office, y comúnmente conocido como el Colegio de Abogados de Patentes). [49]
Los abogados de patentes también deben ser admitidos para ejercer la abogacía en al menos un estado o territorio de los EE. UU. o en el Distrito de Columbia. Dado que los abogados de patentes están admitidos para ejercer la abogacía en un estado o territorio, también pueden proporcionar servicios legales fuera de la Oficina de Patentes si ejercen dentro de la jurisdicción para la que están autorizados a ejercer o si la ley de la jurisdicción les permite ejercer aunque no estén admitidos en esa jurisdicción. Estos servicios legales incluyen asesorar a un cliente en asuntos relacionados con la licencia de la invención ; si se debe apelar una decisión de la Oficina de Patentes ante un tribunal; si se debe demandar por infracción ; si alguien está infringiendo las reclamaciones de la patente emitida por un cliente; y, a la inversa, si un cliente está infringiendo las reclamaciones de la patente emitida por otra persona. Los agentes de patentes no pueden proporcionar servicios legales de esta naturaleza, ni pueden representar a clientes ante la Oficina de Marcas de la USPTO.
Para registrarse como agente de patentes o abogado de patentes, se debe aprobar el examen de registro de la USPTO. [50] Este examen, comúnmente conocido como "examen de patentes", pone a prueba el conocimiento del candidato sobre la ley de patentes y las políticas y procedimientos de la USPTO establecidos en el Manual de Procedimientos de Examen de Patentes (MPEP). El examen consta de 100 preguntas en formato de opción múltiple y es de libro abierto y los examinados pueden utilizar una versión PDF del MPEP. Una puntuación no oficial [notas 1] del 70% indica una calificación aprobatoria en el examen. [50] Al completar con éxito el examen, uno será etiquetado como "abogado de patentes" si ya ha sido admitido en un colegio de abogados estatal o territorial. Sin embargo, los ingenieros, científicos y cualquier otra especialidad científica, así como los estudiantes y graduados en derecho que no sean admitidos en un colegio de abogados, serán etiquetados como "agentes de patentes", ya que no pueden brindar asesoramiento jurídico ni representar a sus clientes ante los tribunales. Las últimas estadísticas de resultados de exámenes corresponden al año fiscal 2014, cuando se administraron 2.799 exámenes y el 42,8% obtuvieron puntuaciones aprobatorias. [51] La tasa de aprobación ha disminuido notablemente desde que se incluyeron por primera vez en el examen las disposiciones de la America Invents Act , implementada en marzo de 2013. [52] [53] Por ejemplo, desde el 9 de junio de 2005 hasta el 17 de octubre de 2006, el 58,2% de los 4.165 candidatos aprobaron el examen, que se basó en MPEP, octava edición, revisión 2. [54] El examen actual es basado principalmente en MPEP, novena edición, revisión 08.2017, al 16 de agosto de 2018. [55] Los solicitantes que no son ciudadanos estadounidenses y no residen en los EE. UU. no son elegibles para el registro, excepto según lo permitido por 37 CFR § 11.6(c ). [56] Ninguno de los países del mundo, excepto Canadá, corresponde, dando a los ciudadanos estadounidenses el derecho que Estados Unidos otorga a sus ciudadanos. [57] Sin embargo, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual no otorga a los agentes o abogados de patentes estadounidenses los mismos privilegios que la USPTO otorga a los agentes de patentes canadienses. [58]
Un abogado de patentes necesita una comprensión adecuada de la tecnología para comprender la invención de un cliente y, en general, es útil que los solicitantes tengan experiencia científica o técnica. [59] Aunque no se requiere un título técnico o científico para obtener el título de abogado de patentes, los abogados de patentes deben ser capaces de comprender los aspectos técnicos y científicos de las patentes y las solicitudes de patentes. [59]
Hay tres categorías de cualificación mediante las cuales un solicitante del colegio de abogados de patentes puede demostrar la formación científica y técnica necesaria para prestar un servicio valioso a los solicitantes de patentes: [60]
Un candidato también debe poseer " buen carácter moral y reputación" (37 CFR 11.7). Si ejerce fuera de los Estados Unidos, un agente de patentes o un abogado de patentes debe ser ciudadano estadounidense.
Ver Lista de abogados y agentes de patentes , incluidos personajes ficticios que son abogados de patentes.
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