Alice Corp. contra CLS Bank International , 573 US 208 (2014), fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos [1] de 2014 sobre la elegibilidad de patentes de métodos comerciales . [2] La cuestión en el caso era si ciertas reivindicaciones de patente para un servicio de custodia electrónica implementado por computadora cubrían ideas abstractas , lo que haría que las reivindicaciones no fueran elegibles para la protección de patente. Las patentes se consideraron inválidas porque las reivindicaciones se referían a una idea abstracta, y la implementación de esas reivindicaciones en una computadora no fue suficiente para transformar esa idea abstracta en materia patentable .
Aunque la opinión de Alice no mencionaba el software como tal, el caso fue ampliamente considerado como una decisión sobre patentes de software o patentes de software para métodos comerciales. [3] [4] Alice y la decisión de la Corte Suprema de 2010 de Bilski v. Kappos , otro caso que involucra software para un método comercial (que tampoco opinó sobre el software como tal [5] ), fueron los casos más recientes de la Corte Suprema sobre la elegibilidad de patentes de invenciones relacionadas con software desde Diamond v. Diehr en 1981. [6]
Alice Corporation ("Alice") poseía cuatro patentes sobre métodos electrónicos y programas informáticos para sistemas de comercio financiero. Estos sistemas de comercio financiero describían cómo dos partes podían liquidar su intercambio a través de un tercero para reducir el " riesgo de liquidación ": el riesgo de que una parte cumpliera mientras que la otra no. Alice alegó que CLS Bank International y CLS Services Ltd. (colectivamente "CLS Bank") comenzaron a utilizar tecnología similar en 2002. Alice acusó a CLS Bank de infracción de las patentes de Alice, [7] y cuando las partes no resolvieron el problema, CLS Bank presentó una demanda contra Alice en 2007, solicitando una sentencia declarativa de que las reclamaciones en cuestión eran inválidas. [8] Alice contrademandó, alegando infracción. [8]
Las reivindicaciones relevantes se encuentran en estas patentes:
En 2007, CLS Bank demandó a Alice en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia buscando una sentencia declarativa de que las patentes de Alice eran inválidas e inaplicables y que CLS Bank no las había infringido. Alice contrademandó al CLS Bank por infracción de las patentes. Después de que el tribunal hubiera permitido un descubrimiento inicial limitado sobre las cuestiones de las operaciones de CLS Bank y su relación con el sistema de CLS Bank supuestamente infractor, el tribunal se pronunció sobre las mociones cruzadas de las partes para un juicio sumario . Declaró inválida cada una de las patentes de Alice porque las reivindicaciones se referían a ideas abstractas, que no son elegibles para la protección de patente según 35 USC § 101 . [9]
El tribunal afirmó que un método "dirigido a una idea abstracta de emplear un intermediario para facilitar el intercambio simultáneo de obligaciones con el fin de minimizar el riesgo" es un "concepto comercial o financiero básico", y que un "sistema informático simplemente 'configurado' para implementar un método abstracto no es más patentable que un método abstracto que simplemente se implementa "electrónicamente". [10] Al considerarlo, el tribunal de distrito se basó en Bilski v. Kappos [11] como precedente, en el que la Corte Suprema sostuvo que las reclamaciones de Bilski sobre métodos comerciales para protegerse contra el riesgo de fluctuaciones de precios en los mercados de productos básicos no eran elegibles para patente. porque reclamaron y se adelantaron ( es decir , monopolizaron) la idea abstracta de cobertura contra el riesgo.
Alice apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos . Un panel del tribunal de apelaciones decidió por 2 a 1 en julio de 2012 revocar la decisión del tribunal inferior. Pero los miembros del Circuito Federal anularon esa decisión y presentaron el caso para un reargumento en pleno . Ordenó que las partes (y cualquier amici curiae que quisiera informar sobre el asunto) abordaran las siguientes cuestiones:
Un panel muy dividido de diez jueces del Circuito Federal emitió siete opiniones diferentes, sin que ninguna de ellas fuera respaldada por una mayoría en todos los puntos. Siete de los diez jueces confirmaron la decisión del tribunal de distrito de que las reivindicaciones del método de Alice y las reivindicaciones del medio legible por computadora no eran elegibles para patente, pero lo hicieron por diferentes razones. Cinco de los diez jueces confirmaron la decisión del tribunal de distrito de que las reclamaciones de sistemas informáticos de Alice no eran elegibles para patente, y cinco jueces no estuvieron de acuerdo. El panel en su conjunto no estuvo de acuerdo sobre un estándar único para determinar si una invención implementada en computadora es una idea abstracta no elegible para patente. [12]
En la opinión principal de pluralidad de cinco miembros escrita por el juez Lourie , junto con los jueces Dyk , Prost , Reyna y Wallach , el tribunal estableció una prueba que se centró en identificar primero la idea abstracta o concepto fundamental aplicado por la demanda y luego determinar si la afirmación se adelantaría a la idea abstracta. [13] El análisis implicó realizar cuatro pasos:
La última parte del análisis de pluralidad del Circuito Federal "considera si los pasos combinados con una ley natural o una idea abstracta son tan insignificantes, convencionales o rutinarios como para producir un reclamo que cubra efectivamente la ley natural o la idea abstracta misma". [14] La Corte Suprema adoptaría más tarde un principio similar. En opinión de la Corte Suprema, la Corte combinó los primeros tres pasos en uno solo de identificación, lo que resultó en un análisis de dos pasos.
El juez principal Rader y los jueces de circuito Linn , Moore y O'Malley presentaron una opinión concurrente en parte y disidente en parte. Su análisis de elegibilidad de la patente se centró en si la reivindicación, en su conjunto, se limitaba a la aplicación de una idea abstracta o era simplemente una recitación de la idea abstracta. Habrían considerado que las reclamaciones del sistema de Alice eran elegibles para la patente porque estaban limitadas a una aplicación implementada por computadora. [15]
El juez Rader también presentó "reflexiones adicionales" al fallo (a las que no se unió ningún otro juez) expresando su opinión de que el estatuto de patentes permite una patentabilidad muy amplia según el artículo 101, y su comprensión de que las leyes naturales están restringidas a "constantes universales creadas, si en absoluto, sólo por Dios, Vishnu o Alá." Haciendo referencia a Einstein, afirmó que "ni siquiera la gravedad es una ley natural". [dieciséis]
La jueza Newman estuvo de acuerdo en parte y disintió en parte, pidiendo al Circuito Federal que aclarara la interpretación del artículo 101. Ella habría considerado que todas las reclamaciones de Alice eran elegibles para patentes.
Los jueces Linn y O'Malley no estuvieron de acuerdo, argumentando que todas las reclamaciones eran elegibles para patentes. Pidieron acciones legislativas, más que judiciales, para abordar la "proliferación y aplicación agresiva de patentes de software de baja calidad" citadas en los numerosos escritos amicus curiae y sugirieron nuevas leyes para limitar la duración de las patentes de software o limitar el alcance de dichas patentes. [17]
El gran interés de la industria del software y los profesionales de patentes en el tema quedó ilustrado por muchas empresas y grupos que presentaron 52 escritos amicus curiae instando a la Corte Suprema a decidir la cuestión de la elegibilidad de las patentes de software. Esos amigos incluían la Electronic Frontier Foundation , el Software Freedom Law Center , el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos , la Asociación de Derecho de Propiedad Intelectual de Chicago y Accenture Global Services . y la propia USPTO para Estados Unidos. [18] [19] Casi todos esos escritos argumentaron que las patentes deberían ser invalidadas. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo en cuanto al razonamiento adecuado.
El Tribunal invalidó por unanimidad la patente, en una opinión del juez Clarence Thomas .
Basándose en Mayo v. Prometheus , el tribunal concluyó que una idea abstracta no podía patentarse simplemente porque estuviera implementada en una computadora. En Alice , una implementación de software de un acuerdo de custodia no era elegible para patente porque es una implementación de una idea abstracta. El depósito en garantía no es una invención patentable, y el mero uso de un sistema informático para gestionar las deudas en depósito en garantía no alcanza el nivel necesario para una patente. Según Alice , el " marco Mayo " debería utilizarse en todos los casos en los que el Tribunal tenga que decidir si una reivindicación es elegible para ser patentada. [20]
El Tribunal comenzó reconociendo que las patentes cubren lo que equivale a un acuerdo de custodia computarizado. [21] El Tribunal sostuvo que Mayo explicó cómo abordar el problema de determinar si una patente reivindica una idea abstracta no elegible para patente o, en cambio, una implementación práctica potencialmente patentable de una idea. [22] Esto requiere el uso de un análisis de "dos pasos". [23]
En el primer paso de Mayo , el tribunal debe determinar si la reivindicación de patente que se examina contiene una idea abstracta, como un algoritmo, un método de cálculo u otro principio general. [24] De lo contrario, la reivindicación es potencialmente patentable, sujeta a los demás requisitos del código de patentes. Si la respuesta es afirmativa, el tribunal deberá pasar al siguiente paso. [25]
En el segundo paso del análisis, el tribunal debe determinar si la patente añade a la idea "algo extra" que encarna un "concepto inventivo". [26]
Si no se añade un elemento inventivo a la idea abstracta subyacente, el tribunal debe declarar inválida la patente según el artículo 101. Esto significa que la implementación de la idea no debe ser genérica, convencional u obvia, para que pueda calificar para una patente. [27] El uso ordinario y habitual de una computadora digital de propósito general es insuficiente, dijo el Tribunal: "el simple hecho de requerir la implementación de una computadora genérica no logra transformar [una] idea abstracta en una invención elegible para patente". [28]
El fallo continuó con estos puntos:
Tres jueces se unieron en una opinión concurrente (según el juez Sotomayor) que esencialmente reiteró el argumento del ahora retirado juez Stevens en Bilski , sobre bases históricas, de que los métodos comerciales estaban categóricamente fuera del sistema de patentes. Pero como ellos también estuvieron de acuerdo en que el tema reivindicado era una idea abstracta, también se unieron a la opinión principal. [30]
Según el Washington Post :
[A]unque el tribunal anuló lo que universalmente se consideraba una mala patente, no hizo mucho para decir qué tipos de software deberían ser patentables. En otras palabras, el tribunal decidió el conflicto más básico del caso, pero más o menos se negó a ofrecer orientación para otros casos futuros. [31]
La Electronic Frontier Foundation dijo que la Corte Suprema:
reafirmó que simplemente agregar "una computadora genérica para realizar funciones informáticas genéricas" no hace patentable una idea que de otro modo sería abstracta. Esta afirmación (y la opinión misma) deja claro que una idea abstracta junto con una computadora que hace lo que normalmente hace una computadora no es algo que nuestro sistema de patentes haya sido diseñado para proteger. Es cierto que la Corte Suprema no ofreció la orientación más clara sobre cuándo una patente reivindica simplemente una idea abstracta, pero sí ofreció orientación que debería ayudar a invalidar algunas de las patentes de software más atroces que existen. [32]
El Software Freedom Law Center dijo la Corte Suprema:
dio un paso más hacia la abolición de las patentes sobre invenciones de software. Manteniendo sus posiciones anteriores, el Tribunal sostuvo que las ideas y algoritmos abstractos no son patentables. También enfatizó que no se puede patentar "una instrucción para aplicar [una] idea abstracta... utilizando una computadora genérica no especificada"." [33]
La Coalición para la Equidad en Patentes , que aboga por la reforma de la legislación en materia de patentes, afirmó:
[N]inguno de los fallos, ni ningún acto individual del tribunal o del poder ejecutivo, puede hacer lo necesario para que el modelo de negocio de ser un troll de patentes no sea rentable ni atractivo." [31]
Algunos comentaristas expresaron su decepción con la opinión porque no definía de manera más completa los límites entre las ideas abstractas y las implementaciones de ideas elegibles para patentes. Fueron particularmente críticos con la declaración del juez Thomas:
En cualquier caso, no necesitamos esforzarnos en delimitar los contornos precisos de la categoría de "ideas abstractas" en este caso. Basta reconocer que no existe una distinción significativa entre el concepto de cobertura de riesgo en Bilski y el concepto de liquidación intermediada que se discute aquí. Ambos están directamente dentro del ámbito de las 'ideas abstractas' tal como hemos usado ese término". [34]
Por ejemplo, Robert Merges dijo: "Decir que no obtuvimos una respuesta es pasar por alto la profundidad de la falta de respuesta que obtuvimos". [35] John Duffy comentó: "[L]a Corte Suprema se ha mostrado notablemente resistente a proporcionar una orientación clara en esta área, y este caso continúa esa tendencia". [36]
Richard H. Stern defendió la opinión como "el precio esperado de la unanimidad en un tribunal de nueve miembros", argumentando que la "mayor legitimidad percibida y estabilidad de precedentes" de una opinión unánime "compensaba" las deficiencias de una falta de orientación clara en cuanto a detalles. Este comentarista también afirmó que "es sensato tomar decisiones estrechas y graduales en cuanto a la elegibilidad de las patentes de software, porque en la actualidad no estamos tan bien informados como para poder hablar con confianza en términos muy amplios". [37]
Gene Quinn, un abogado de patentes defensor de las patentes de software, opinó que "en lo que sólo puede describirse como una opinión intelectualmente fallida, la Corte Suprema nunca usó la palabra "software" en su decisión. Esto es impresionante dado que la Corte Suprema La decisión en Alice hará que muchos cientos de miles de patentes de software sean completamente inútiles". También opinó que "en los próximos años esta decisión será ridiculizada por muchas razones legítimas". [38]
A pesar de que el Tribunal evitó mencionar el software en la opinión, la decisión Alice ha tenido un efecto dramático en la validez de las llamadas patentes de software y patentes de métodos comerciales. [39] Desde Alice , estas patentes han sufrido una tasa de mortalidad muy alta. [40] Cientos de patentes han sido invalidadas en virtud del artículo 101 de las leyes de patentes estadounidenses en los tribunales de distrito federal. Al aplicar Alice, los jueces de los tribunales de distrito han descubierto que muchas de estas afirmaciones son ideas abstractas no patentables. [41]
El juez de circuito federal William Curtis Bryson explicó la alta tasa de mortalidad cuando fue designado juez de primera instancia en el caso Loyalty v. American Airlines : [42]
En resumen, dichas patentes, aunque frecuentemente disfrazadas con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y enumeran operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El principal defecto de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente esté dirigida a algo "significativamente más que" la idea abstracta no elegible en sí. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2355, 2357; Mayo , 132 S. Ct. en 1294. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, debido a que describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2354; Mayo , 132 S. Ct. en 1301-02. Es por esas razones que la Corte Suprema ha caracterizado tales patentes como que reivindican "ideas abstractas" y ha sostenido que no están dirigidas a materia patentable.
Las estadísticas de concesión de patentes de la PTO muestran una caída significativa en el número de patentes de métodos comerciales (clase 705 de la PTO) emitidas en los meses posteriores a la decisión Alice . Un gráfico disponible aquí muestra que el PTO emitió menos de la mitad del número después de Alice que había emitido por mes durante el período anterior a Alice . Al mismo tiempo, aumentó la emisión de otros tipos de patentes de software. (Según el gráfico, antes de Alice , aproximadamente el 10% de las patentes de software emitidas eran patentes de métodos comerciales, pero después esa cifra se redujo a la mitad, al 5%).