La distintividad de una marca es un concepto importante en la ley que rige las marcas comerciales y las marcas de servicio . Una marca comercial puede ser elegible para registro, o registrable , si cumple la función esencial de la marca comercial y tiene carácter distintivo . La registrabilidad puede entenderse como un continuo, con marcas "inherentemente distintivas" en un extremo, marcas "genéricas" y "descriptivas" sin carácter distintivo en el otro extremo, y marcas "sugestivas" y "arbitrarias" que se encuentran entre estos dos puntos. Las marcas "descriptivas" deben adquirir distintividad a través de un significado secundario (los consumidores han llegado a reconocer la marca como un indicador de origen) para ser protegibles. [1] Los términos "genéricos" se utilizan para referirse al producto o servicio en sí y no pueden usarse como marcas comerciales.
En la legislación de marcas de los Estados Unidos , Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976) estableció el espectro de la distintividad de las marcas en los Estados Unidos, dividiendo las marcas en clases a las que se les conceden diferentes grados de protección. Los tribunales suelen hablar de marcas que se enmarcan en el siguiente " espectro de distintividad ", también conocido en los Estados Unidos como " clasificación de Abercrombie " o "factores de Abercrombie": [2] [3] [4]
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Una marca inventiva o inherentemente distintiva es registrable prima facie y comprende un signo totalmente inventado o "fantasioso". [5] Por ejemplo, " Kodak " no tenía ningún significado antes de ser adoptada y utilizada como marca en relación con productos, ya sean productos fotográficos o de otro tipo. Las marcas inventadas son neologismos que no se han encontrado previamente en ningún diccionario .
Una marca arbitraria suele ser una palabra común que se utiliza en un contexto sin sentido (por ejemplo, " Apple " para ordenadores). Estas marcas consisten en palabras o imágenes que tienen algún significado en el diccionario antes de ser adoptadas como marcas, pero que se utilizan en relación con productos o servicios que no están relacionados con ese significado en el diccionario. Las marcas arbitrarias también pueden registrarse de inmediato. Salty sería una marca arbitraria si se utiliza en relación con, por ejemplo, teléfonos, como en Salty Telephones , ya que el término " salt " no tiene una conexión particular con dichos productos.
Una marca sugerente tiende a indicar la naturaleza, la calidad o una característica de los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza, pero no describe esta característica y requiere imaginación por parte del consumidor para identificar la característica. Las marcas sugerentes invocan la imaginación perceptiva del consumidor. Ejemplos de una marca sugerente son Blu-ray , una nueva tecnología de almacenamiento de datos de alta capacidad que utiliza un láser "azul" (en realidad violeta ) y Airbus , una corporación aeroespacial que fabrica aviones comerciales.
Una marca descriptiva es un término con un significado que aparece en el diccionario y que se utiliza en relación con productos o servicios directamente relacionados con ese significado. [5] Un ejemplo podría ser Salty, utilizado en relación con galletas saladas o anchoas. Dichos términos no se pueden registrar a menos que adquieran un "significado secundario", de modo que la marca sea tan distintiva que la gente la asocie con una marca específica en el mercado .
Un término genérico es el nombre común de los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza, como "sal" cuando se utiliza en relación con el cloruro de sodio. Un término genérico no es capaz de cumplir la función esencial de marca registrada de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas y, por lo tanto, no se le puede brindar ninguna protección legal. [5] Esto se debe a que tiene que haber algún término que pueda ser utilizado generalmente por cualquier persona, incluidos otros fabricantes, para referirse a un producto sin utilizar la marca registrada de alguna organización. Las marcas que se vuelven genéricas después de perder el carácter distintivo se conocen como marcas comerciales genéricas . Las marcas que son una falta de ortografía de un término genérico (por ejemplo, la eliminación de un espacio) no cambian el significado genérico del término. [6] [7] La tableta de aspirina es una marca registrada de Bayer AG. Aspirina es una palabra genérica en los Estados Unidos para el analgésico ácido acetilsalicílico (también conocido como AAS). [8] Otro ejemplo es el término " cyberpunk ", que en los Estados Unidos es una marca registrada por R. Talsorian Games Inc. para su juego de rol de mesa [9] y dentro de la Unión Europea por CD Projekt SA para "juegos y servicios de juegos en línea" [10] (en particular para la adaptación de videojuego del primero ) y por Sony Music para uso fuera de los juegos. [11] El derecho de marca registrada generalmente es específico de cada país. Por lo tanto, una marca que se vuelve genérica en un país, como el ejemplo de Aspirina, aún puede usarse y reconocerse como marca registrada en otro país. [12]
En los litigios sobre marcas, lo más frecuente es que se pida a los tribunales que distingan entre marcas sugerentes y descriptivas , por un lado, y entre marcas descriptivas y genéricas , por otro. Esto se debe a que se presume que las marcas sugerentes, al igual que las marcas fantasiosas y arbitrarias, tienen derecho a protección como marca, mientras que las marcas descriptivas tienen derecho a protección si se han hecho conocidas como representantes del productor de los bienes, y las marcas genéricas nunca pueden recibir protección. [13] De los ejemplos anteriores se desprende que el carácter distintivo de un término está estrechamente relacionado con los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza el término.
Un método general para evaluar el carácter distintivo de una marca consiste en considerar la reacción del consumidor ante la misma. [5] La marca sólo puede ser registrable de manera inherente si el consumidor nunca la ha visto antes. Por otra parte, es poco probable que la marca sea registrable de manera inherente si le informa sobre alguna característica de los productos o servicios pertinentes (por ejemplo, si son deliciosos, grandes, picantes, negros o dulces, en el caso de las frutas). En cualquier otro caso, la marca puede no ser registrable.
Otro ejemplo de una marca descriptiva sería una palabra o frase geográfica que simplemente indique el origen del producto o servicio. Por ejemplo, una heladería con sede en Houston podría encontrar que se le niega la protección de marca al nombre "Houston ice cream" con el argumento de que la palabra Houston es meramente descriptiva. Sin embargo, podrían tener mejor suerte con el nombre "North Pole ice cream". En este último caso, aunque North Pole es una ubicación geográfica, el helado en realidad no se fabrica en el Polo Norte , y ninguna persona razonable asumiría que la frase North Pole es literalmente descriptiva. [14]
Por lo tanto, las marcas que identifican o describen un producto o servicio, o que son de uso común, o que se utilizan como indicaciones geográficas , generalmente no pueden registrarse como marcas, y permanecen en el dominio público para su uso por cualquier persona. [5] Por ejemplo, un término genérico como "manzana", o términos descriptivos como "rojo" o "jugoso" no podrían registrarse en relación con las manzanas.
En la selección y el uso de marcas comerciales se debe prestar una consideración primordial a las marcas que son inherentemente distintivas, ya que poseen el carácter distintivo más fuerte y no requieren prueba de uso para establecer la distintividad adquirida. Un término fantasioso, arbitrario o sugerente puede ser inherentemente distintivo y registrable sin prueba de la distintividad adquirida. Aunque estas categorías se aplican más fácilmente en relación con las marcas comerciales que comprenden palabras, los mismos principios generales se aplican en relación con todo tipo de marcas comerciales. Por ejemplo, la forma de un pino es descriptiva cuando se utiliza en productos con aroma a pino.
Una marca sin carácter distintivo (es decir, una marca que no es inherentemente distintiva) es prima facie no registrable. [15] Sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones aún pueden permitir que dichas marcas se registren si el propietario de la marca puede demostrar, generalmente mediante referencia a evidencia de uso , que los consumidores en el mercado asocian exclusivamente la marca, tal como se usa en los productos identificados o en relación con los servicios identificados, con un origen o fuente comercial particular (es decir, el propietario de la marca). El "uso" puede incluir el uso autorizado por un licenciatario u otra parte. Si la oficina de marcas está convencida de que la evidencia demuestra que una marca ha "adquirido" carácter distintivo como una cuestión de hecho , entonces la marca puede ser aceptada para registro sobre la base de la distintividad adquirida .
La naturaleza y el alcance de las pruebas de uso aceptables varían entre jurisdicciones, aunque las pruebas más útiles suelen incluir cifras de ventas, detalles de gastos de publicidad y promoción y ejemplos de material promocional. Las encuestas de consumidores también pueden ayudar a establecer que los consumidores asocian principalmente una marca que de otro modo no sería distintiva con el propietario de la marca y sus productos o servicios. Por lo general, las pruebas de uso solo pueden ser aceptables o pertinentes si cubren un período de tiempo determinado (por ejemplo, tres años antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca) y se originan dentro de la jurisdicción donde se solicita el registro.
La terminología de distintividad adquirida es aceptada en las jurisdicciones de la Unión Europea y la Commonwealth , como Australia , Hong Kong y el Reino Unido , y en la jurisdicción de derecho consuetudinario de los Estados Unidos (que también utiliza el término significado secundario ). En los EE. UU., si una marca se ha utilizado durante un período continuo de al menos cinco años después de la fecha de registro, el derecho a usar la marca y el registro pueden volverse "incontestables" (por ejemplo, invulnerables a la cancelación por falta de uso, pero no por volverse genéricos ). En tales casos, la USPTO verifica y confirma si la solicitud de incontestable cumple con los requisitos de formalidad, pero si un registro es incontestable ante la ley solo se puede determinar durante los procedimientos legales que involucran el registro.
La función esencial de una marca es identificar exclusivamente la fuente o el origen comercial de los productos o servicios, de modo que una marca, debidamente denominada, indica la fuente o sirve como distintivo de origen. El uso de una marca de esta manera se conoce como uso de marca. Ciertos derechos exclusivos se atribuyen a una marca registrada, que pueden hacerse valer mediante una acción por infracción de marca registrada, mientras que los derechos de marca no registrada pueden hacerse valer de conformidad con el delito de usurpación de marca en el derecho consuetudinario .
Los derechos de marca generalmente surgen del uso y/o registro (ver más abajo) de una marca en relación únicamente con un tipo o gama específica de productos o servicios. Si bien a veces puede ser posible emprender acciones legales para impedir el uso de una marca en relación con productos o servicios fuera de esta gama (por ejemplo, por usurpación de marca), esto no significa que la ley de marcas impida el uso de esa marca por parte del público en general. Una palabra, frase u otro signo común solo puede eliminarse del dominio público en la medida en que el propietario de una marca pueda mantener derechos exclusivos sobre ese signo en relación con ciertos productos o servicios, suponiendo que no haya otras objeciones a la marca. Para un estudio de caso sobre ambos conceptos, véase Apple Corps v Apple Computer .
Si un tribunal decide que una marca se ha vuelto " genérica " debido al uso común (de modo que la marca ya no cumple la función esencial de marca y el consumidor promedio ya no considera que tenga derechos exclusivos), el registro correspondiente también puede ser declarado inválido. [5]
Por ejemplo, la marca registrada de la empresa Bayer " Aspirina " ha sido declarada genérica en los Estados Unidos, por lo que otras empresas pueden utilizar ese nombre también para el ácido acetilsalicílico (aunque sigue siendo una marca registrada en Canadá ). Xerox para fotocopiadoras y Band-Aid para vendas adhesivas son marcas registradas que corren el riesgo de perder su condición de marca registrada al ser declaradas genéricas en ciertos países, algo que los respectivos propietarios de marcas registradas tratan activamente de evitar. Para evitar que las marcas se vuelvan genéricas, los propietarios de marcas registradas a menudo se ponen en contacto con aquellos que parecen estar utilizando la marca registrada de forma incorrecta, desde autores de páginas web hasta editores de diccionarios, y les piden que dejen de hacer un uso indebido.
El uso adecuado de una marca registrada significa usar la marca como adjetivo , no como sustantivo o verbo , [16] [17] [18] [19] aunque para ciertas marcas registradas, el uso como sustantivos y, con menos frecuencia, verbos es común. Por ejemplo, Adobe envió correos electrónicos a muchos autores web utilizando el término " photoshopeado " diciéndoles que solo deberían usar el término "modificado por el software Adobe® Photoshop®". Xerox también ha comprado anuncios impresos que declaran que "no se puede 'xeroxar' un documento, pero se puede copiar en una máquina fotocopiadora de marca Xerox". Otro ejemplo popular es el uso de la palabra " frappuccino " por parte de los clientes de Starbucks para referirse a cualquier bebida de café mezclado, aunque los empleados tienen instrucciones de decir solo "frappuccino café mezclado" o "frappuccino crema mezclada" cuando se refieren a tales bebidas. Sin embargo, esta regla no es estricta; por ejemplo, Lexis-Nexis tiene un registro de marca registrada en EE. UU. para "Shepardize", Reg. No. 1743711, y define "Shepardizing" en una página web como "el proceso de buscar citas" en "una serie de libros llamados Shepard's Citations". [20] Tales esfuerzos pueden o no tener éxito en la prevención del genericismo a largo plazo, lo que depende menos de los esfuerzos del propietario de la marca y más de cómo el público realmente percibe y utiliza la marca. De hecho, legalmente es más importante que el titular de la marca parezca visible y activamente intentar evitar que su marca se vuelva genérica, independientemente del éxito real. [ cita requerida ]
