El carácter distintivo de las marcas es un concepto importante en la ley que rige las marcas y las marcas de servicio . Una marca puede ser elegible para registro, o registrable , si cumple la función esencial de la marca y tiene carácter distintivo . La registrabilidad puede entenderse como un continuo, con marcas "intrínsecamente distintivas" en un extremo, marcas "genéricas" y "descriptivas" sin carácter distintivo en el otro extremo, y marcas "sugestivas" y "arbitrarias" entre esos dos puntos. Las marcas "descriptivas" deben adquirir carácter distintivo a través de un significado secundario (los consumidores han llegado a reconocer la marca como un indicador de origen) para que sean protegibles. [1] Los términos "genéricos" se utilizan para referirse al producto o servicio en sí y no pueden utilizarse como marcas comerciales.
En la ley de marcas de los Estados Unidos , Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976) estableció el espectro del carácter distintivo de las marcas en los EE. UU., dividiendo las marcas en clases a las que se les otorgan diferentes grados de protección. Los tribunales suelen hablar de marcas que se encuentran en el siguiente " espectro de carácter distintivo ", también conocido en los EE. UU. como " clasificación de Abercrombie " o "factores de Abercrombie": [2] [3] [4]
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Una marca fantasiosa / intrínsecamente distintiva es prima facie registrable y comprende un signo enteramente inventado o "fantasioso". [5] Por ejemplo, " Kodak " no tenía significado antes de que fuera adoptada y utilizada como marca en relación con productos, ya sean productos fotográficos o de otro tipo. Las marcas inventadas son neologismos que antes no se habían encontrado en ningún diccionario .
Una marca arbitraria suele ser una palabra común que se utiliza en un contexto sin sentido (por ejemplo, " Apple " para ordenadores). Dichas marcas consisten en palabras o imágenes que tienen algún significado en el diccionario antes de ser adoptadas como marcas comerciales, pero que se utilizan en relación con productos o servicios que no están relacionados con ese significado en el diccionario. Las marcas arbitrarias también pueden registrarse inmediatamente. Salty sería una marca arbitraria si se usara en relación, por ejemplo, con teléfonos como en Salty Telephones , ya que el término " sal " no tiene ninguna conexión particular con dichos productos.
Una marca sugestiva tiende a indicar la naturaleza, calidad o una característica de los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza, pero no describe esta característica y requiere imaginación por parte del consumidor para identificar la característica. Las marcas sugerentes invocan la imaginación perspicaz del consumidor. Ejemplos de una marca sugerente son Blu-ray , una nueva tecnología de almacenamiento de datos de alta capacidad que utiliza un láser "azul" (en realidad violeta ) y Airbus , una corporación aeroespacial que fabrica aviones comerciales.
Una marca descriptiva es un término con un significado en el diccionario que se utiliza en relación con productos o servicios directamente relacionados con ese significado. [5] Un ejemplo podría ser Salty utilizado en relación con galletas saladas o anchoas. Dichos términos no son registrables a menos que adquieran un "significado secundario", de modo que la marca sea tan distintiva que la gente la asocie con una marca específica en el mercado .
Un término genérico es el nombre común de los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza, como "sal" cuando se utiliza en relación con el cloruro de sodio. Un término genérico no es capaz de cumplir la función esencial de la marca de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas y, por lo tanto, no se le puede otorgar ninguna protección legal. [5] Esto se debe a que tiene que haber algún término que generalmente pueda ser utilizado por cualquier persona, incluidos otros fabricantes, para referirse a un producto sin utilizar la marca registrada de alguna organización. Las marcas que se vuelven genéricas después de perder su carácter distintivo se conocen como marcas genéricas . Las marcas que son un error ortográfico de un término genérico (por ejemplo, la eliminación de un espacio) no cambian el significado genérico del término. [6] [7] La tableta de aspirina es una marca registrada de Bayer AG. Aspirina es una palabra genérica en los Estados Unidos para referirse al analgésico ácido acetilsalicílico (también conocido como ASA). [8] Otro ejemplo es el término " cyberpunk ", que en Estados Unidos es una marca registrada por R. Talsorian Games Inc. para su juego de rol de mesa [9] y dentro de la Unión Europea por CD Projekt SA para "juegos y servicios de juegos en línea" [10] (particularmente para la adaptación a videojuego del primero ) y por Sony Music para su uso fuera de los juegos. [11] El derecho de marca generalmente es específico de cada país. Así, una marca que se vuelve genérica en un país, como el ejemplo de la aspirina, aún puede usarse y reconocerse como marca en otro país. [12]
En los litigios sobre marcas, lo más frecuente es que se solicite a los tribunales que distingan entre marcas sugerentes y descriptivas , por un lado, y entre marcas descriptivas y genéricas , por el otro. Esto se debe a que se presume que las marcas sugerentes, al igual que las marcas fantasiosas y arbitrarias, tienen derecho a protección de marca, mientras que las marcas descriptivas tienen derecho a protección si han llegado a ser conocidas como representantes del productor de los productos, y las marcas genéricas nunca pueden recibir protección. [13] De los ejemplos anteriores se desprende que el carácter distintivo de un término está estrechamente relacionado con los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza el término.
Un método general para evaluar el carácter distintivo de una marca es considerar la reacción del consumidor ante una marca. [5] La marca sólo puede ser intrínsecamente registrable si el consumidor nunca antes la ha encontrado. Por otra parte, es poco probable que la marca sea intrínsecamente registrable si le informa sobre alguna característica de los productos o servicios en cuestión (por ejemplo, si son deliciosos, grandes, picantes, negros o dulces, en el caso de las frutas). En cualquier otro caso la marca no podrá ser registrable.
Otro ejemplo de marca descriptiva sería una palabra o frase geográfica que simplemente indica el origen del producto o servicio. Por ejemplo, un helado con sede en Houston podría encontrar que al nombre "helado de Houston" se le niega la protección de marca registrada con el argumento de que la palabra Houston es meramente descriptiva. Sin embargo, tal vez tengan más suerte con el nombre "helado del Polo Norte". En el último caso, aunque el Polo Norte es una ubicación geográfica, el helado en realidad no se elabora en el Polo Norte , y ninguna persona razonable asumiría que la frase Polo Norte es literalmente descriptiva. [14]
Por lo tanto, las marcas que identifican o describen un producto o servicio, o que son de uso común, o que se utilizan como indicaciones geográficas , generalmente no pueden registrarse como marcas y permanecen en el dominio público para su uso por cualquier persona. [5] Por ejemplo, un término genérico como "manzana" o términos descriptivos como "rojo" o "jugoso" no podrían registrarse en relación con las manzanas.
En la selección y el uso de marcas se debe dar consideración primordial a las marcas que son intrínsecamente distintivas, ya que poseen el carácter distintivo más fuerte y no requieren evidencia de uso para establecer el carácter distintivo adquirido. Un término fantasioso, arbitrario o sugerente puede ser inherentemente distintivo y registrable sin prueba de carácter distintivo adquirido. Aunque estas categorías se aplican más fácilmente en relación con marcas que comprenden palabras, los mismos principios generales se aplican en relación con todo tipo de marcas. Por ejemplo, la forma de un pino es descriptiva cuando se utiliza en productos con aroma a pino.
Una marca sin carácter distintivo (es decir, una marca que no es intrínsecamente distintiva) prima facie no es registrable. [15] Sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones aún pueden permitir el registro de dichas marcas si el propietario de la marca puede demostrar, generalmente mediante referencia a evidencia de uso , que los consumidores en el mercado asocian exclusivamente la marca, tal como se usa en los productos identificados o en conexión con los servicios identificados, con un origen o fuente comercial particular (es decir, el propietario de la marca). "Uso" puede incluir el uso autorizado por parte de un licenciatario u otra parte. Si la oficina de marcas está convencida de que las pruebas demuestran que una marca ha "adquirido" carácter distintivo de hecho , entonces la marca puede aceptarse para su registro sobre la base del carácter distintivo adquirido .
La naturaleza y el alcance de las pruebas aceptables de uso varían entre jurisdicciones, aunque las pruebas más útiles suelen incluir cifras de ventas, detalles de gastos de publicidad y promoción, y ejemplos de material promocional. Las encuestas a consumidores también pueden ayudar a establecer que los consumidores asocian principalmente una marca que de otro modo no sería distintiva con el propietario de la marca y sus productos o servicios. Generalmente, la evidencia de uso sólo puede ser aceptable o relevante si cubre un cierto período de tiempo (por ejemplo, tres años antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca) y se origina dentro de la jurisdicción donde se busca el registro.
La terminología de carácter distintivo adquirido es aceptada en la Unión Europea y jurisdicciones de la Commonwealth como Australia , Hong Kong y el Reino Unido , y en la jurisdicción de derecho consuetudinario de los Estados Unidos (que también utiliza el término con significado secundario ). En los EE.UU., si una marca se ha utilizado durante un período continuo de al menos cinco años después de la fecha de registro, el derecho a utilizar la marca y el registro pueden volverse "indiscutibles" (por ejemplo, invulnerable a la cancelación por falta de uso, pero no por volverse genérico ). En tales casos, la USPTO verifica y confirma si la solicitud de indisputabilidad cumple con los requisitos de formalidad, pero si un registro es indiscutible legalmente sólo puede determinarse durante los procedimientos legales relacionados con el registro.
La función esencial de una marca es identificar exclusivamente la fuente comercial o el origen de productos o servicios, de modo que una marca, propiamente denominada, indica fuente o sirve como distintivo de origen. El uso de una marca de esta manera se conoce como uso de marca. Ciertos derechos exclusivos se atribuyen a una marca registrada, que se puede hacer cumplir mediante una acción por infracción de marca, mientras que los derechos de marca no registrada se pueden hacer cumplir de conformidad con el agravio de usurpación del derecho consuetudinario .
Los derechos de marca generalmente surgen del uso y/o registro (ver más abajo) de una marca en conexión únicamente con un tipo o gama específica de productos o servicios. Aunque en ocasiones puede ser posible emprender acciones legales para impedir el uso de una marca en relación con productos o servicios fuera de esta gama (por ejemplo, por imitación), esto no significa que la ley de marcas impida el uso de esa marca por parte del público en general. . Una palabra, frase u otro signo común sólo puede eliminarse del dominio público en la medida en que el propietario de una marca pueda mantener derechos exclusivos sobre ese signo en relación con ciertos productos o servicios, suponiendo que no existan otras objeciones de marca. Para ver un caso de estudio sobre ambos conceptos, consulte Apple Corps contra Apple Computer .
Si un tribunal dictamina que una marca se ha vuelto " genérica " debido al uso común (de modo que la marca ya no desempeña la función esencial de marca y el consumidor medio ya no considera que le corresponden derechos exclusivos), el registro correspondiente también puede declararse inválido. . [5]
Por ejemplo, la marca registrada " Aspirin " de la compañía Bayer ha sido declarada genérica en los Estados Unidos, por lo que otras compañías pueden usar ese nombre también para el ácido acetilsalicílico (aunque todavía es una marca registrada en Canadá ). Xerox para fotocopiadoras y Band-Aid para vendajes adhesivos son marcas que corren el riesgo de perder su estatus de marca al ser declaradas genéricas en ciertos países, algo que los respectivos propietarios de las marcas intentan evitar activamente. Para evitar que las marcas se vuelvan genéricas, los propietarios de marcas a menudo se ponen en contacto con quienes parecen estar usando la marca incorrectamente, desde autores de páginas web hasta editores de diccionarios, y les solicitan que cesen con el uso indebido.
El uso adecuado de una marca significa usar la marca como un adjetivo , no como un sustantivo o un verbo , [16] [17] [18] [19] aunque para ciertas marcas, el uso como sustantivos y, menos comúnmente, como verbos es común. . Por ejemplo, Adobe envió correos electrónicos a muchos autores web utilizando el término " photoshopeado " diciéndoles que sólo debían utilizar el término "modificado por el software Adobe® Photoshop®". Xerox también ha comprado anuncios impresos que declaran que "no se puede fotocopiar un documento, pero sí se puede copiar en una máquina fotocopiadora de la marca Xerox". Otro ejemplo popular es el uso de la palabra " frappuccino " por parte de los clientes de Starbucks para referirse a cualquier bebida de café mezclado, aunque a los empleados se les indica que sólo digan "café mezclado con frappuccino" o "crema mezclada con frappuccino" cuando se refieren a dichas bebidas. Sin embargo, esta regla no es estricta; por ejemplo, Lexis-Nexis tiene un registro de marca en EE. UU. para "Shepardize", Reg. No. 1743711, y define "Shepardizing en una página web como "el proceso de buscar citas" en "una serie de libros llamados Shepard's Citations". [20] Tales esfuerzos pueden o no tener éxito en prevenir el genericismo a largo plazo. , que depende menos de los esfuerzos del propietario de la marca y más de cómo el público realmente percibe y utiliza la marca. De hecho, jurídicamente es más importante que el titular de la marca parezca visible y activamente intentar impedir que su marca se convierta en genérica, independientemente de su naturaleza. verdadero éxito [ cita necesaria ]
