Ni el software ni los programas informáticos se mencionan explícitamente en la ley de patentes de los Estados Unidos . La ley de patentes ha cambiado para abordar las nuevas tecnologías, y las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC) de los Estados Unidos a partir de la última parte del siglo XX han buscado aclarar el límite entre las patentes elegibles y las patentes. materia no patentable para una serie de nuevas tecnologías, incluidas computadoras y software. El primer caso de software informático en la Corte Suprema fue Gottschalk v. Benson en 1972. Desde entonces, la Corte Suprema ha decidido alrededor de media docena de casos relacionados con la elegibilidad de patentes de invenciones relacionadas con software.
La elegibilidad del software, como tal, para la protección de patentes ha sido escasamente abordada en los tribunales [1] o en la legislación. [2] De hecho, en la reciente decisión de la Corte Suprema en Alice v. CLS Bank , la Corte evitó minuciosamente el tema, y un juez en el argumento oral insistió repetidamente en que era innecesario abordar el tema. [3] La expresión "patente de software" en sí no ha sido definida claramente. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha permitido que se expidan patentes sobre nada más que una serie de instrucciones informáticas de software, pero la última decisión del Circuito Federal sobre el tema invalidó dicha patente. El tribunal sostuvo que las instrucciones del software como tales eran demasiado intangibles para encajar en cualquiera de las categorías legales, como máquinas o artículos de fabricación. [4]
El 19 de junio de 2014, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en Alice Corp. contra CLS Bank International que "el simple hecho de exigir una implementación informática genérica no transforma [una] idea abstracta en una invención elegible para patente". [5] [6] [7]
El fallo continuó:
[...] la mera recitación de una computadora genérica no puede transformar una idea abstracta no elegible para patente en una invención elegible para patente. Exponer una idea abstracta "mientras se agregan las palabras 'aplicarla'" no es suficiente para obtener una patente.[] Tampoco lo es limitar el uso de una idea abstracta "'a un entorno tecnológico particular'"[]. Exponer una idea abstracta y añadir las palabras "aplicarla con una computadora" simplemente combina esos dos pasos, con el mismo resultado deficiente. Por lo tanto, si la mención de una computadora en una patente equivale a una mera instrucción para "implementar" una idea abstracta "en... una computadora", [] esa adición no puede otorgar elegibilidad para una patente.
El artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos establece que el propósito de la propiedad intelectual es servir a un bien social más amplio, la promoción del "Progreso de la Ciencia y las Artes útiles":
Artículo 1, sección 8 Constitución de los Estados Unidos:
El Congreso tendrá poder [. . .] Promover el Progreso de las Ciencias y las Artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los Autores e Inventores el Derecho exclusivo sobre sus respectivos Escritos y Descubrimientos; . . .
La sección 101 del título 35, Código de los Estados Unidos , dispone:
Quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, fabricación o composición de materia nuevo y útil, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos, podrá obtener una patente sobre el mismo, sujeto a las condiciones y requisitos de este título. [8]
Sin embargo, existen restricciones sobre la elegibilidad de la materia según la Sección 101 y, en general, la línea entre lo que se considera elegible para una patente según la Sección 101 y lo que no es cambios elegibles es, como se analiza más adelante, una cuestión de actividad judicial en curso. [9]
A finales de los años 1960 y principios de los años 1970, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (como se la llamaba entonces; el nombre se cambió posteriormente a Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos [PTO o USPTO]) y el Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas de los Estados Unidos (CCPA) estaban en desacuerdo sobre la posibilidad de patentar avances técnicos cuya desviación del estado de la técnica consistía únicamente en el uso de un algoritmo de software. La Oficina rechazó tales reclamaciones y se negó a patentarlas, pero la CCPA revocó repetidamente las decisiones de la Oficina y ordenó la concesión de patentes. La posición de la Oficina se vio obstaculizada durante la década de 1960 por la incertidumbre sobre si la Corte Suprema podía revisar las decisiones de la CCPA, porque no estaba claro si se trataba de un tribunal del Artículo I o del Artículo III. Sin embargo, esa cuestión se resolvió en Brenner v. Manson , en el que la Corte consideró que la CCPA era un tribunal del Artículo III y que existía jurisdicción certiorari para revisar las decisiones de la CCPA. [10]
La decisión de Manson también inició una serie de decisiones en las que la Corte Suprema revocó decisiones de la CCPA, y luego las de su tribunal sucesor, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (CAFC), que había revocado decisiones de la Oficina de Patentes o PTO denegando una patente a un solicitante. [11]
En la primera de las decisiones de la Corte Suprema sobre software informático (la " trilogía de elegibilidad de patentes "), Gottschalk v. Benson , [12] la Corte revocó la revocación de la CCPA de una decisión de la Oficina de Patentes, negando así una patente sobre un algoritmo para convertir archivos binarios. -Números decimales codificados en números binarios puros. En su fallo, el Tribunal se remonta a decisiones del siglo XIX como O'Reilly v. Morse , [13] que sostenía que las ideas abstractas no podían ser objeto de patentes.
El fallo del Tribunal de 1978 en Parker contra Flook , [14] fue similar al de Benson en principio. Los casos Benson y Flook también establecieron que una "pista" sobre si se podía conceder una patente sobre un proceso era si el proceso se llevaba a cabo con un aparato particular o si efectuaba una transformación de un artículo de un estado o cosa a otro estado o cosa. En Flook , donde se admitió que la única desviación del estado de la técnica era la fórmula o el algoritmo, no se alegó ninguna transformación y se admitió que el aparato de implementación era antiguo o convencional, el proceso simplemente no era el tipo de proceso que podría patentarse. El principio, establecido en Flook , de que para ser patentable la implementación de una idea abstracta o ley de la naturaleza debe ser inventiva, en lugar de rutinaria o convencional, adquirió suma importancia en la jurisprudencia de la Corte Suprema a principios del siglo XXI. (Esto ocurrió en los casos Mayo [15] y Alice .)
En el caso Diamond v. Diehr de 1981 , la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la revocación de la Oficina de Patentes por parte de la CCPA y ordenó la concesión de una patente sobre un proceso para curar caucho en un molde, una parte sustancial del cual implicaba el uso de un programa informático que utilizaba una fórmula muy conocida (la ecuación de Arrhenius ) para calcular el tiempo en el que se curaba el caucho y, por tanto, se podía abrir el molde. La Corte Suprema afirmó que en este caso, la invención no era simplemente un algoritmo matemático , sino un proceso para moldear caucho, que utilizaba la fórmula matemática para un propósito industrial y, por lo tanto, era elegible para patente. En el caso Diehr , no hubo ninguna concesión (como sí la hubo en Flook ) de que la implementación fuera convencional, y el proceso sí efectuó una transformación de sustancias (de caucho sin curar a caucho curado).
Posteriormente, la Corte Suprema explicó el significado de esta decisión y cómo armonizaba realmente con Benson y Flook en la opinión de Mayo de 2012 de la Corte. [15] En el caso Mayo , el Tribunal explicó que Diehr no había simplemente afirmado que la Ecuación de Arrhenius estaba implementada en una máquina no inventiva, sino que la había implementado de una manera que el Tribunal Diehr había considerado inventiva. Según esta interpretación, Diehr cumplía los requisitos que el Tribunal había considerado anteriormente no cumplidos en el caso Flook .
Después de este punto, comenzaron a concederse más patentes de software, aunque con resultados contradictorios y confusos. Las patentes crecieron a una tasa del 21% anual para las empresas de alta tecnología durante este período [ ¿cuál? ] . Esto se debió en parte a decisiones judiciales durante este período que limitaron el alcance de la protección de los derechos de autor del software. [16] Después de su creación en 1982, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC) trazó un rumbo que intentó seguir el precedente de Diehr . Las patentes sólo se permitían si la reivindicación incluía algún tipo de aparato, incluso a veces un aparato bastante nominal, como un convertidor analógico a digital [17] o, en un caso, una memoria borrador para almacenar datos intermedios. [18] Una decisión representativa de este período es In re Schrader , [19] en la que la CAFC estableció probablemente su mejor y más detallada formulación de la norma que intentaba seguir.
Sin embargo, la insatisfacción con la artificialidad percibida de esta regla estalló en fallos que comenzaron con la decisión del pleno de 1994 en In re Alappat , [20] en la que la mayoría del CAFC sostuvo que un algoritmo novedoso combinado con un paso físico trivial constituye un dispositivo físico novedoso. . Por lo tanto, un dispositivo informático en el que se carga un algoritmo matemático es una "máquina nueva", que puede patentarse. [21]
Este fallo fue inmediatamente precedido por In re Lowry , [22] que sostuvo que una estructura de datos que representa información en el disco duro o la memoria de una computadora debe ser tratada de manera similar como un dispositivo físico elegible para patente, y en el que la Oficina del Procurador General rechazó la Solicitud del PTO para solicitar certiorari. Como resultado, la PTO ni siquiera solicitó que la Procuraduría General solicitara el certiorari en el caso Alappat .
Finalmente, en State Street Bank v. Signature Financial Group , [23] la CAFC dictaminó que un cálculo numérico que produce un "resultado útil, concreto y tangible", como un precio, es elegible para patente. [24]
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La reacción de la USPTO ante este cambio fue, al menos por el momento, " tirar la toalla ". La administración Clinton nombró a Bruce Lehman como Comisionado de la USPTO en 1994. A diferencia de sus predecesores, Lehman no era un abogado de patentes sino el principal cabildero de la industria editorial de software. [25] En 1995, la USPTO estableció algunas directrices generales para examinar y expedir patentes de software. La USPTO interpretó que las decisiones del Circuito Federal exigían que la USPTO concediera patentes de software en una amplia variedad de circunstancias. Aunque el Congreso de los EE. UU. nunca ha legislado específicamente que el software sea patentable, la CAFC interpretó la amplia descripción de materia patentable en la sección 101 de la Ley de Patentes de 1952 y el hecho de que el Congreso no cambiara la ley después de las decisiones de la CAFC que permitían las patentes de software como una indicación. de intención del Congreso. La reacción de la USPTO, que se siente derrotada, se caracterizó en la caricatura que se muestra a la derecha, que apareció en IEEE Micro en 1995.
La Corte Suprema de los Estados Unidos guardó silencio sobre estas decisiones y acontecimientos durante años. La primera respuesta apareció en una opinión disidente en LabCorp v. Metabolite, Inc. (2006). [26] Aunque se había concedido el certiorari , el Tribunal lo desestimó por considerarlo imprudente; la minoría disidente argumentó que debería abordarse la cuestión de la materia estatutaria en el derecho de patentes. La disidencia del juez Breyer declaró:
[ State Street ] dice que un proceso es patentable si produce un "resultado útil, concreto y tangible". Pero este Tribunal nunca ha hecho tal declaración y, si se toma literalmente, la declaración abarcaría casos en los que este Tribunal ha sostenido lo contrario.
Continúa abordando directamente la afirmación de que el software cargado en una computadora es un dispositivo físico:
. . . Y el Tribunal [en Gottschalk v. Benson ] ha invalidado una patente que establece un proceso que transforma, para fines de programación informática, cifras decimales en cifras binarias, aunque el resultado parecería útil, concreto y, al menos, discutiblemente (dentro del contexto). sistema de cableado de la computadora) tangible.
Casi al mismo tiempo, en una opinión concurrente en eBay Inc. v. MercExchange, LLC , [27] el juez Kennedy (junto con los jueces Stevens, Souter y Breyer) cuestionó la conveniencia de permitir medidas cautelares en apoyo de "el creciente número de patentes sobre métodos comerciales", debido a su "potencial vaguedad y validez sospechosa" en algunos casos.
A esto siguió la decisión de la CAFC en el caso In re Bilski , que abrió un nuevo capítulo en esta historia. En Bilski , como explica el artículo sobre ese caso [¿Qué artículo?] , la CAFC reemplazó a State Street y decisiones relacionadas con un retorno a las pruebas de la trilogía de elegibilidad de patentes ( Benson-Flook-Diehr ), aunque esas decisiones simplemente habían trató la prueba de máquina o transformación como una pista de decisiones pasadas, la CAFC intentó hacer que esa prueba fuera dispositiva.
Sin embargo, en 2009 la Corte Suprema confirmó la sentencia pero anuló el fundamento del CAFC en Bilski , afirmando que la prueba de la máquina o la transformación no es la prueba exclusiva de patentabilidad. Al mismo tiempo, el Tribunal (según el juez Kennedy) sostuvo, 5 a 4, que la solicitud de patente de software y método comercial de Bilski no era patentable porque estaba dirigida a una idea abstracta, prevaleciendo en gran medida la cobertura como recurso comercial. Pero la mayoría se negó a declarar no elegibles todas las patentes de métodos comerciales. El juez Stevens, en una de sus últimas opiniones antes de retirarse de la Corte, estuvo de acuerdo con la sentencia pero no estuvo de acuerdo con el razonamiento de la mayoría. Junto con los jueces Ginsburg, Breyer y Sotomayor, argumentó que la invención reclamada no era elegible para patente porque era un método comercial (adelantando prácticamente el mismo análisis que el de la opinión del juez Dyk en el Circuito Federal) y, por lo tanto, fuera del alcance de la patente. sistema. El juez Breyer presentó una opinión concurrente en la que explicó los puntos en los que estuvieron de acuerdo los nueve jueces.
A Bilski le siguió la opinión unánime del Tribunal en Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc. [15] Aunque no se trataba de una patente de software (se trataba de un ensayo médico que implementaba un principio natural), establecía una metodología para determinar la elegibilidad de la patente. que actualmente es dominante en los casos de software. Revivió el enfoque de los casos Flook y Neilson , que consiste en tratar el principio, idea o algoritmo subyacente en el que se basa la patente reivindicada como si fuera parte del estado de la técnica y hacer que la elegibilidad de la patente dependa de si la implementación de es inventivo.
En mayo de 2013, la CAFC emitió una decisión en banc fragmentada en CLS Bank International contra Alice Corp. en la que los jueces no pudieron llegar a una decisión unificada y coherente sobre la patentabilidad de las reclamaciones de software de métodos comerciales en cuestión. El caso llegó a la Corte Suprema, que lo resolvió el 19 de junio de 2014.
El Tribunal utilizó el análisis de la decisión de Mayo y declaró inválidas las patentes de Alice por estar dirigidas a una idea abstracta. Como en el caso Bilski , el Tribunal no declaró que todas las patentes de métodos comerciales no eran elegibles. Sin embargo, el requisito del Tribunal (como en Mayo y Flook ) de un "concepto inventivo" para la implementación del principio subyacente al método reivindicado y su insistencia en que "simplemente decir [que] aplicarlo con una computadora" no es suficiente para conferir la patente. la elegibilidad puede condenar a muchas o la mayoría de las patentes de software de métodos comerciales. [28]
Desde la decisión Alice , el Circuito Federal y los tribunales de distrito han considerado que varias patentes de métodos comerciales no son elegibles para patentes por ser meras ideas abstractas implementadas de manera convencional sin incorporar ningún concepto inventivo.
En Digitech Image Technologies, LLC contra Electronics for Imaging, Inc. , [29] el Circuito Federal invalidó una patente sobre un "perfil de dispositivo" y métodos para generar "perfiles de dispositivo". El perfil del dispositivo era una colección de información sobre una imagen gráfica y se generaba combinando conjuntos de datos que contenían dicha información. El tribunal sostuvo que el dispositivo y el método para generarlo eran ideas abstractas y no elegibles para patente: "Sin limitaciones adicionales, un proceso que emplea algoritmos matemáticos para manipular información existente para generar información adicional no es elegible para patente".
En buySAFE, Inc. contra Google, Inc. , [30] el Circuito Federal invalidó bajo la sección 101 una patente sobre un sistema de garantía computarizado para transacciones en línea. El tribunal dijo que la implementación informática de la idea subyacente de la garantía "ni siquiera era posiblemente inventiva". El tribunal concluyó: "En resumen, con el enfoque de este tipo de cuestión del artículo 101 aclarado por Alice , es sencillo concluir que las reclamaciones en este caso no son válidas". Sin embargo, el tribunal señaló de paso que si "se incluye suficiente cantidad adicional en una reclamación, se aprobará según la sección 101 incluso si equivale a un método comercial". Pero el tribunal no explicó ni ilustró qué sería "suficiente extra".
En DDR Holdings v. Hotels.com , [31] el Circuito Federal confirmó una patente e invalidó varias otras bajo Alice . Este es el único caso desde la decisión Alice en el que el Circuito Federal tenía una patente para ser elegible. El tribunal dijo que la patente elegible resolvió un problema centrado en Internet de manera inventiva. (Básicamente, enmarcó un sitio web dentro de otro, de modo que parecía ser parte del otro sitio).
En Versata Development Group, Inc. contra SAP America, Inc. , [32] el Circuito Federal resumió sus posiciones en varios otros casos posteriores a Alice que no se resumen anteriormente. Del dictamen del Circuito Federal en el caso Versata se extraen los siguientes resúmenes:
El tribunal de Versata también resumió dos decisiones anteriores a Alice en las que los fallos eran consistentes con Alice :
En el caso Versata de 2015 , el Circuito Federal confirmó la orden final de la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (PTAB), el brazo adjudicador recientemente creado de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), invalidando como patentes no elegibles las reclamaciones en emisión de la patente de Versata sobre un método para determinar qué precio cobrar a un cliente. Decía: "Usar jerarquías organizativas y de grupos de productos para determinar un precio es una idea abstracta que no tiene una forma o aplicación concreta o tangible en particular". Además, la implementación fue un uso "puramente convencional" de una computadora.
Los casos de software posteriores a Alice adoptan su método de análisis jurídico, basado en la decisión de la Corte Suprema en el caso Mayo . Esto requiere un análisis en dos pasos. En primer lugar, el tribunal determina si la invención reivindicada se basa en una idea o principio abstracto de algún tipo, a menudo expresado en un alto nivel de generalidad, como un depósito en garantía computarizado o un acuerdo de garantía, como en los casos Bilski y Alice . [37] Si la invención reivindicada está dirigida a una idea abstracta, el tribunal procede al segundo paso del análisis, que consiste en determinar si la patente añade "algo extra" a la idea que encarna un "concepto inventivo". Si no se añade un elemento inventivo a la idea abstracta subyacente, el tribunal declarará inválida la patente según el artículo 101.
Pocas patentes de software han sobrevivido a este análisis desde la decisión Alice , [38] en gran parte porque están escritas en un lenguaje puramente funcional para reclamar un resultado en lugar de describir una estructura para lograr un resultado. Así, el juez de circuito federal Bryson explicó cuando fue designado juez de primera instancia en el caso Loyalty v. American Airlines : [39]
En resumen, dichas patentes, aunque frecuentemente disfrazadas con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y enumeran operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El principal defecto de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente esté dirigida a algo "significativamente más que" la idea abstracta no elegible en sí. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2355, 2357; Mayo , 132 S. Ct. en 1294. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, debido a que describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2354; Mayo , 132 S. Ct. en 1301-02. Es por esas razones que la Corte Suprema ha caracterizado tales patentes como que reivindican "ideas abstractas" y ha sostenido que no están dirigidas a materia patentable.
Por lo tanto, se ha planteado la cuestión de qué tipos de patentes relacionadas con el software sobrevivirán al análisis prescrito en Alice y Mayo . La cuestión fue considerada durante el alegato oral del caso Alice , aunque no más que superficialmente en la opinión. El abogado de CLS Bank sugirió que la compresión y el cifrado de datos eran tecnologías de software que probablemente podrían ser patentables porque abordan "un problema empresarial, un problema social o un problema tecnológico". El Procurador General, como amicus curiae , dijo que sería difícil identificar un método comercial elegible para patente a menos que involucrara una tecnología mejorada, como "un proceso para transacciones con tarjetas de crédito en puntos de venta de seguridad adicional que utilice una tecnología de cifrado particular". – "eso bien podría ser patentable". [40]
Sin embargo, al menos un comentarista lo ha cuestionado, porque el cifrado consiste en gran medida en operaciones matemáticas que utilizan aritmética modular y teoremas de Euler. [41] Sin embargo, como señala el comentarista, en el caso Flook la Corte Suprema dijo: "Como ha explicado la CCPA, 'si una reclamación se dirige esencialmente a un método de cálculo, utilizando una fórmula matemática, incluso si la solución es para un propósito específico, el método reivindicado no es legal [patente no elegible].' " Además, en julio de 2014, justo después de que se tomara la decisión Alice , un panel del Circuito Federal consideró que una patente no era elegible, citando a Flook y agregando: "Sin limitaciones adicionales, un proceso que emplea algoritmos matemáticos para manipular información existente para generar información adicional no es elegible para patente." [42] Por lo tanto, los comentarios del juez Bryson, citados anteriormente, pueden predecir mejor los resultados probables de futuros casos de patentes relacionados con software, incluidos los de cifrado, que las garantías del abogado durante el argumento oral en el caso Alice .
En Allvoice Developments US, LLC contra Microsoft Corp. , el Circuito Federal, en una opinión sin precedentes de mayo de 2015, invalidó las reclamaciones de patente sobre una "interfaz" de reconocimiento de voz sin realizar un análisis de Alice . [4] La llamada interfaz era enteramente un conjunto de instrucciones de software, reivindicadas en forma de medio más función. El tribunal consideró innecesario realizar el análisis de dos pasos porque un conjunto de instrucciones no es una máquina o artículo de fabricación o composición de materia , y no pretendía ser un proceso . En consecuencia, la materia reclamada no encajaba dentro de ninguna de las categorías legales del artículo 101, que define la materia patentable. [43] Además, era intangible, y en el caso Digitech , el Circuito Federal había sostenido que, excepto para los procesos, "la materia elegible debe existir en alguna forma física o tangible". [44]