In re Bilski , 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008), fue una decisión en pleno de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (CAFC) sobre el patentamiento de reivindicaciones de métodos , particularmente métodos comerciales. . El tribunal confirmó el rechazo de las reivindicaciones de patente que involucran un método de cobertura de riesgos en el comercio de materias primas, como materia no patentable . Lo más importante, concluyó el Tribunal, es que la prueba de máquina o transformación "era la prueba adecuada para determinar la elegibilidad del proceso para obtener una patente", y que el "resultado útil, concreto y tangible" de State Street Bank contra Signature Financial Group yYa no se debe confiar en AT&T Corp. contra Excel Communications, Inc.
En In re Ferguson , 558 F.3d 1359, 1364–65 (Fed. Cir. 2009), el Circuito Federal habló del caso Bilski como si estableciera "las declaraciones claras de este tribunal de que la decisión 'única', 'definitiva', 'aplicable' "La prueba "gobernante" y "adecuada" para un reclamo de proceso bajo el artículo 101 es la prueba de máquina o transformación de la Corte Suprema".
La decisión del Circuito Federal en In re Bilski fue apelada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos como Bilski v. Kappos . [1] [2] [3] Aunque el SCOTUS confirmó el juicio del CAFC, revisó muchos aspectos de la metodología del CAFC. Más específicamente, la mayoría en su decisión rechazó la prueba de máquina o transformación como única prueba de elegibilidad de patente de proceso basándose en una interpretación del lenguaje del § 101. [4] La mayoría, sin embargo, elogió mucho las opiniones del Circuito Federal. , advirtiendo que "los estudiantes de derecho de patentes harían bien en estudiar estas opiniones académicas". [5]
Los solicitantes (Bernard L. Bilski y Rand Varsovia) presentaron una solicitud de patente (el 10 de abril de 1997) para un método de cobertura de riesgos en el comercio de materias primas mediante un sistema de factura fija . Estas reivindicaciones de patentes suelen denominarse reivindicaciones de métodos comerciales .
El número de serie de la solicitud de patente es 08/833,892. El texto está disponible en el sitio web de la USPTO. [6] La solicitud de patente describe un método para proporcionar un contrato de energía de factura fija a los consumidores. Según los contratos de energía de factura fija, los consumidores pagan precios mensuales por su consumo futuro de energía antes del invierno en función de su uso de energía anterior. Los precios mensuales siguen siendo los mismos sin importar cuánta energía utilicen. Así, los consumidores ahorran dinero en relación con los demás si, por ejemplo, un invierno determinado es inusualmente frío y utilizan una cantidad inusualmente grande de energía para calefacción. Por otro lado, los consumidores pagan más que otros si el invierno es inusualmente cálido y su consumo de energía es inferior al promedio.
La reivindicación 1 del método de la solicitud de patente reivindica un método de tres pasos para que un corredor cubra los riesgos de los compradores-usuarios de un insumo de un producto o servicio (denominado mercancía). Por ejemplo, una central eléctrica podría ser compradora y usuaria de carbón, que compra a las empresas mineras (productores-vendedores) y lo utiliza para producir electricidad. La central eléctrica podría tratar de protegerse de los cambios al alza en el precio del carbón realizando transacciones de "cobertura". El riesgo se puede cuantificar en términos de dólares (lo que se denomina "posición de riesgo"). Por lo tanto, si el comprador-usuario utiliza 1.000 toneladas de carbón en un período determinado y el aumento potencial del precio es de 10 dólares por tonelada, la posición de riesgo total del comprador-usuario para ese período es de 1.000 × 10 dólares, o 10.000 dólares.
El proceso reivindicado comprende estos pasos (simplificados para facilitar la lectura):
El examinador de patentes rechazó las 11 reivindicaciones basándose en que "la invención no se implementa en un aparato específico y simplemente manipula [una] idea abstracta y resuelve un problema puramente matemático sin ninguna limitación a una aplicación práctica, por lo tanto, la invención es no dirigido a las artes tecnológicas." [7]
Los solicitantes apelaron el rechazo ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (BPAI), que confirmó el rechazo, aunque por motivos diferentes. La Junta sostuvo que el examinador se equivocó en la medida en que se basó en una prueba de "artes tecnológicas" porque la jurisprudencia no respalda dicha prueba. Además, la Junta sostuvo que el requisito de un aparato específico también era erróneo porque una reivindicación que no menciona un aparato específico aún puede estar dirigida a una materia elegible para patente "si hay una transformación de la materia física de un estado a otro". ". La Junta concluyó que las reclamaciones de los solicitantes no implicaban ninguna transformación elegible para patente, sosteniendo que la transformación de " riesgos financieros no físicos y responsabilidades legales del proveedor de productos básicos, el consumidor y los participantes del mercado" no es materia elegible para patente. La Junta también sostuvo que las reclamaciones de los Solicitantes "se adelantan a cualquier forma posible de realizar los pasos del [proceso reclamado], por humanos o por cualquier tipo de máquina o por cualquier combinación de los mismos", y por lo tanto concluyó que sólo reclaman una idea abstracta no elegible para protección de patente. Finalmente, la Junta sostuvo que el proceso de los Solicitantes tal como se reivindica no produjo un "resultado útil, concreto y tangible", y por esta razón tampoco se centró en la materia elegible para patente. [7]
Los solicitantes apelaron el rechazo ante el Circuito Federal. El caso fue discutido ante un panel del tribunal el 1 de octubre de 2007. Luego, el tribunal ordenó una nueva audiencia en pleno de oficio , que se llevó a cabo el 8 de mayo de 2008. El Circuito Federal emitió su decisión el 30 de octubre de 2008. [8 ]
El Circuito Federal en pleno confirmó el rechazo por 9 a 3. La opinión mayoritaria del juez principal Paul Redmond Michel caracterizó la cuestión como si el método reivindicado es un "proceso" elegible para patente, como el estatuto de patentes (35 USC § 101) utiliza ese término. Si bien cualquier serie de acciones u operaciones es un proceso en el sentido que el diccionario da a ese término, explicó el tribunal, la Corte Suprema ha sostenido que el significado legal es más restringido que el significado del diccionario que "impide una lectura puramente literal". Los procesos elegibles para patentes no incluyen "leyes de la naturaleza, fenómenos naturales [o] ideas abstractas". El principio jurídico limitante se aplica no sólo a los procesos, sino a cualquier cosa sobre la que se solicite una patente. Como había enseñado una trilogía de decisiones de la Corte Suprema sobre la elegibilidad de patentes de hace aproximadamente tres décadas, "Los fenómenos de la naturaleza, aunque recién descubiertos, los procesos mentales y los conceptos intelectuales abstractos no son patentables, ya que son las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico". ". [9] Por lo tanto, la cuestión era si el proceso de Bilski entraba dentro de alguna de las categorías prohibidas (es decir, era una reclamación de un "principio"), y la cuestión jurídica subyacente era qué pruebas o criterios jurídicos deberían regir esa determinación cuando se presenta una reclamación. está dirigido a un principio.
El tribunal concluyó que decisiones anteriores de la Corte Suprema tenían una utilidad limitada como guía porque representaban casos polares en el espectro de la abstracción y la concreción. Sin embargo, se podría extraer una prueba legal de ellos: "Un proceso reivindicado es seguramente elegible para patente bajo el § 101 si: (1) está vinculado a una máquina o aparato en particular, o (2) transforma un artículo en particular en un producto diferente". estado o cosa." No sólo la trilogía de elegibilidad de patentes ( Benson , Flook y Diehr ) respaldaba esta prueba, explicó el tribunal, sino que también lo hacían precedentes anteriores de la Corte Suprema que se remontan hasta bien entrado el siglo XIX.
Luego, el tribunal consideró si esta prueba de dos ramas debería considerarse exhaustiva, es decir, que estableciera condiciones indispensables para la elegibilidad de una patente. Concluyó que la respuesta era afirmativa, aunque gran parte del lenguaje utilizado en la trilogía sobre elegibilidad de patentes de la Corte Suprema era más reservado. [10]
El Circuito Federal dio gran importancia al uso del artículo definido en varias declaraciones de la Corte Suprema en el sentido de que la transformación y el uso de una máquina particular proporcionaban " la clave para la patentabilidad de una reivindicación de proceso". Al mismo tiempo, el tribunal no dio importancia al hecho de que el Tribunal Benson no había aceptado el argumento del Gobierno de que la jurisprudencia "no puede racionalizarse de otra manera". [11]
El Circuito Federal observó que existen dos salvedades para la prueba de la máquina de transformación: (1) una limitación del campo de uso es insuficiente para evitar la prohibición de la preferencia, como sostuvo expresamente Flook ; y (2) la "actividad posterior a la solución insignificante" convencional u obvia no hace que lo que de otro modo sería una reivindicación de un principio sea elegible para patente (nuevamente refiriéndose a Flook ). El tribunal añadió que una actividad insignificante previa a la solución (como la recopilación de datos) es igualmente ineficaz, al igual que un paso insignificante en medio de un proceso (como registrar un resultado).
Luego, el tribunal rechazó otras pruebas propuestas de elegibilidad de patentes que se habían sugerido desde la trilogía de la Corte Suprema. Varias decisiones de paneles del Circuito Federal habían sostenido que un proceso era elegible para patente si producía "un resultado útil, concreto y tangible", como la transformación de datos financieros de una forma a otra. Así, en el caso State Street Bank v. Signature Financial Group [12] el tribunal había confirmado una patente sobre un plan de evasión fiscal conforme a esta norma. El tribunal reconoció ahora que esta prueba es "inadecuada", como ya había declarado una opinión disidente de la Corte Suprema, [13] y por lo tanto se retractó del lenguaje, negando que el Circuito Federal alguna vez hubiera "intentado suplantar la prueba de la Corte Suprema". Sin embargo, el tribunal no sostuvo expresamente que State Street debería ser anulado: simplemente eliminó una nota a pie de página que decía que "aquellas partes de nuestras opiniones en State Street y AT&T que se basan únicamente en un análisis de 'resultados útiles, concretos y tangibles' ya no deberían ser confiable."
A continuación, el tribunal recurrió a la prueba de las "artes tecnológicas" (un avance elegible para ser patentado debe ser de naturaleza "tecnológica") y la rechazó por varios motivos: Los significados de "artes tecnológicas" y "tecnología" son controvertidos y ambiguos. Ningún tribunal ha adoptado nunca la prueba. La prueba de artes tecnológicas no es un equivalente o un "atajo", insistió el tribunal, que pueda usarse en lugar de la prueba de la máquina de transformación. "Más bien, la prueba de la máquina o de la transformación es la única prueba aplicable y debe aplicarse, a la luz de las orientaciones proporcionadas por la Corte Suprema y este tribunal, al evaluar la elegibilidad de patente de las reivindicaciones del proceso".
Por otro lado, el tribunal se negó a adoptar una prueba que excluía la elegibilidad para patentar los métodos comerciales, bajo esa rúbrica. Además, si bien el tribunal declaró que la prueba de la máquina o de la transformación era la prueba aplicable, la Corte Suprema en el caso Benson había declarado que podría haber casos en los que una reclamación que no cumple con los "requisitos de [sus] precedentes anteriores" aún así pueda ser válida. materia susceptible de ser patentada. Benson , 409 US en 71. Del mismo modo, el software no puede excluirse categóricamente. El tribunal también afirmó que futuros acontecimientos podrían alterar la validez o la aplicación de la prueba.
Volviendo finalmente al método de Bilski, el tribunal lo consideró no patentable. En primer lugar, dijo el tribunal, Bilski no argumentó que las reclamaciones rechazadas mencionaran ninguna máquina específica o "particular", por lo que el tribunal consideró innecesario decidir cualquier cuestión relacionada con la rama de la prueba de implementación de máquinas. "Dejamos para casos futuros la elaboración de los contornos precisos de la implementación de la máquina, así como las respuestas a preguntas particulares, tales como si, o cuándo, la recitación de una computadora es suficiente para vincular un proceso a una máquina en particular". [14] En segundo lugar, el tribunal recurrió a la transformación de artículos de una cosa o estado a otro. ¿Qué es un "artículo"? Benson había dejado claro que curtir pieles, fundir minerales y vulcanizar caucho eran casos de transformación de artículos. Esto correspondía a la prueba de transformación tal como la articuló el PTO y algunos amici curiae : una sustancia física se transforma en una segunda sustancia física. Pero ¿qué pasa con las señales electrónicas y los datos manipulados electrónicamente? ¿O incluso construcciones más abstractas como las obligaciones legales, que involucra el caso Bilski ? Ningún precedente de la Corte Suprema abordó tales entidades.
Sin embargo, algunas decisiones del Circuito Federal habían considerado que algunas transformaciones de señales y datos eran elegibles para patentes. Por ejemplo, la decisión de Abele aprobó una reclamación dependiente sobre un método que transforma los datos de atenuación de los rayos X producidos en un campo XY por un escáner tomográfico de rayos X en una imagen de órganos y huesos del cuerpo, mientras que al mismo tiempo el tribunal de Abele rechazó una Reivindicación independiente más genérica y abstracta de un proceso de visualización gráfica de las variaciones de sus valores promedio de datos no especificados obtenidos de una manera no especificada. [15] El tribunal dijo que este tipo de diferencia entre las dos reivindicaciones era fundamental para la elegibilidad de la patente. La reivindicación dependiente, a diferencia de la reivindicación independiente, involucraba datos de señales que representaban objetos físicos tangibles, que fueron manipulados electrónicamente para proporcionar una imagen en pantalla de los objetos físicos. Pero el proceso de Bilski no tuvo nada que ver con tal procedimiento. Al igual que State Street , Bilski implicó la manipulación de datos financieros.
La reivindicación del método de Bilski no era patentable porque no "transformaba ningún artículo a un estado o cosa diferente". Las obligaciones legales (como los contratos de opciones y futuros) y los riesgos comerciales "no pueden pasar la prueba porque no son objetos o sustancias físicas, y no son representativos de objetos o sustancias físicas". Además, en la medida en que las señales estén involucradas y se transformen, no son "representativas de ningún objeto o sustancia física". En consecuencia, la afirmación de Bilski falló por completo en la prueba de la máquina de transformación.
El juez Dyk , junto con el juez Linn , coincidió en la opinión mayoritaria que confirmaba el rechazo de la patente de Bilski por parte del PTO, pero también coincidió en el análisis histórico del juez Mayer de que los redactores de la Constitución pretendían excluir del funcionamiento del sistema de patentes estadounidense "los métodos para organizar actividad humana que no involucra manufacturas, máquinas o composiciones de materia". Dado que el método de Bilski no pasó esa prueba, no es elegible para patente.
El juez Mayer discrepó, en primer lugar, porque la opinión mayoritaria no anuló explícitamente a State Street . Si esto debía hacerse era una cuestión que el tribunal había pedido que se le informara sobre el nuevo argumento. "Yo respondería a esa pregunta con un enfático 'sí'". Luego pasó al punto principal de su disidencia: las patentes de métodos comerciales son inconstitucionales, o se debe interpretar que el estatuto de patentes no se extiende a ellas para evitar la inconstitucionalidad. Sostuvo:
El sistema de patentes tiene como objetivo proteger y promover los avances en ciencia y tecnología, no ideas sobre cómo estructurar las transacciones comerciales. Reivindicación 1 de la solicitud. . . no es elegible para protección de patente porque está dirigido a un método de realizar negocios. Ofrecer protección mediante patente a métodos comerciales carece de respaldo constitucional y legal, sirve para obstaculizar en lugar de promover la innovación y usurpa lo que legítimamente pertenece al dominio público. State Street y AT&T deberían ser anuladas. [ cita necesaria ]
Señalando el Estatuto de Monopolios y la hostilidad pública hacia los "odiosos monopolios", concluyó que cuando el Congreso promulgó el primer estatuto de patentes (en un lenguaje sustancialmente sin cambios hasta el día de hoy con respecto a la elegibilidad de patentes), el Congreso no quería que el sistema permitir patentes sobre métodos de realización del comercio. [16] State Street fue un grave error. "Antes de que State Street nos llevara por el camino equivocado, este tribunal había llegado a la conclusión correcta de que las patentes estaban diseñadas para proteger las innovaciones tecnológicas, no ideas sobre la mejor manera de administrar un negocio".
El juez Mayer también criticó la opinión mayoritaria por no hacer nada para remediar los males de un "sistema de patentes [que] se ha vuelto loco", por evadir cuestiones cruciales y por no informar a los usuarios del sistema de patentes con respecto a
tres de los temas más espinosos en la maraña de patentabilidad: (1) la viabilidad continua de las patentes de métodos comerciales, (2) qué constituye una transformación física o implementación mecánica suficiente para hacer que un proceso sea patentable, y (3) la medida en que el software de computadora y Los procesos implementados por ordenador constituyen materia de aplicación legal. [ cita necesaria ]
El juez Rader disintió basándose en que la mayoría debería haber "dicho en una sola frase: 'Debido a que Bilski afirma meramente una idea abstracta, este tribunal confirma el rechazo de la Junta'". Luego se quejó de que, en lugar de hacer eso, la opinión mayoritaria
propaga preguntas sin respuesta: ¿Qué forma o cantidad de "transformación" es suficiente? ¿Cuándo está un "representante" de un objeto físico suficientemente vinculado a ese objeto para satisfacer la prueba de transformación? (Por ejemplo, ¿solo califican los datos de signos vitales tomados directamente de un paciente, o pueden usarse datos de población derivados en parte de estadísticas y extrapolación?) ¿Qué vínculo con una máquina es suficiente para invocar la opción "o máquina"? ¿Se requieren las máquinas "específicas" de Benson o puede calificar una computadora de uso general? ¿Qué constituye una "actividad extra-solución"? Si un proceso puede cumplir con los requisitos de elegibilidad como una "máquina", ¿por qué la Ley "requiere" un enlace de máquina para que un "proceso" demuestre su elegibilidad? [ cita necesaria ]
El juez Rader indicó su creencia de que no hay nada malo en las patentes sobre métodos comerciales o fenómenos naturales, siempre y cuando se afirme que "logran un resultado útil, tangible y concreto". En su opinión, la crítica disidente de LabCorp a esa prueba, y a las patentes de métodos comerciales en general, no capta las necesidades de la innovación y el espíritu empresarial del siglo XXI.
El juez Newman discrepó porque el PTO debería haber permitido la patente de Bilski. La opinión constituye en gran medida un debate con el acuerdo del juez Dyk sobre si el Estatuto de Monopolios , los precedentes del common law y la oposición generalizada a los "odiosos monopolios" llevaron a una prohibición de las patentes de métodos comerciales en Estados Unidos. El juez Newman insiste en que "[e]s inconcebible que en este contexto los redactores, y nuevamente los promulgadores de las primeras leyes de patentes de los Estados Unidos en 1790 y 1793, tuvieran la intención de imponer sub Silentio las limitaciones al 'proceso' ahora creadas por este tribunal. ".
En resumen, el juez Newman consideró que la definición actual de la palabra proceso utilizada por el tribunal contradecía directamente el estatuto, el precedente y el mandato constitucional de promover las artes y las ciencias útiles . Dado que la decisión del tribunal podría afectar a miles de patentes ya concedidas, Newman advirtió sobre la incertidumbre en materia de patentes elegibles, lo que desincentiva la innovación.
Antes de la decisión de la Corte Suprema en apelación , se informó ampliamente que la decisión Bilski pondría en duda la validez de muchas patentes de métodos comerciales ya emitidas . [17] Esta cuestión ha recibido cobertura periodística mundial con una valoración generalmente favorable de la sentencia. [18] Según Associated Press , la decisión "podría remodelar la forma en que los bancos y las empresas de alta tecnología protegen su propiedad intelectual". [19] Además, como resultado de la decisión, según The Washington Post y otros, muchas patentes de métodos comerciales, posiblemente miles, ahora pueden no ser válidas. [17] [20]
Decisiones posteriores de la BPAI utilizaron a Bilski para rechazar reclamaciones relacionadas con invenciones más tradicionales implementadas por computadora . Por ejemplo, cuatro de cada cinco rechazos iniciales basados en Bilski se referían a solicitudes de patentes de IBM que no estaban en el área de métodos comerciales. [21]
En enero de 2009, Bilski y Varsovia solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos un auto de certiorari , buscando revocar la decisión del Circuito Federal. [22] Fue concedida el 1 de junio de 2009. (Esto finalmente condujo a la decisión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos ).
En marzo de 2009, un panel del Circuito Federal se dividió sobre lo que había sostenido Bilski . En In re Ferguson, la opinión mayoritaria (según el juez Gajarsa, junto con el juez Mayer) afirmó que Bilski ha sostenido que la "prueba de resultados útiles, concretos y tangibles" "es insuficiente para determinar si una reivindicación es elegible para ser patentada según el artículo 101". que "es inadecuado" y que "aquellas partes de nuestras opiniones en State Street y AT&T Corp. contra Excel Communications, Inc. que se basan en un análisis de 'resultados útiles, concretos y tangibles' ya no deben ser consideradas". [23] Además, la mayoría de Ferguson dijo: "En Bilski , este tribunal también rechazó la llamada prueba Freeman-Walter-Abele , la prueba de las "artes tecnológicas" y la prueba de los "pasos físicos". [24] En su opinión disidente, la jueza Newman discrepó de la opinión mayoritaria como un "rechazo radical del precedente" erróneo. Insistió en que Bilski había abandonado State Street en parte en efecto. Sostuvo que Bilski había "reconocido que la prueba de State Street Bank estaba dirigida a procesos realizados por computadora", cumpliendo así con la prueba de Bilski " y señaló la nota 18 de la opinión de Bilski , que decía: "En State Street , como a menudo se olvida , abordamos un reclamo dirigido no a un proceso sino a una máquina". [25] [26]
Una opinión de un tribunal de distrito de marzo de 2009 que interpreta a Bilski "reflexiona sobre si ha llegado el fin de las patentes de métodos comerciales". [27] El tribunal observó entonces:
Sin anular expresamente State Street , la mayoría Bilski derribó sus fundamentos. Esto provocó que un disidente, el juez Newman, escribiera que State Street "queda colgado", mientras que otro disidente, el juez Mayer, registró "un 'sí' enfático" al rechazo de State Street ... Aunque la mayoría se negó a decirlo explícitamente. , el holding de Bilski sugiere un futuro peligroso para la mayoría de las patentes de métodos comerciales. [27]
El tribunal concluyó: "Puede que esté sonando la campana de cierre para las patentes de métodos comerciales, y sus titulares de patentes pueden descubrir que se han convertido en poseedores de bolsas". [27]
Si bien la opinión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos , que confirmó la sentencia pero limitó el alcance de la prueba de máquina o transformación, reemplazó en gran medida la opinión Bilski del Circuito Federal como precedente, no obstante, gran parte del contenido sustancial de la mayoría del Circuito Federal Esta opinión se repite y se encuentra en la opinión Bilski de la Corte Suprema y posteriormente también en la de Alice . Las estadísticas sobre las invalidaciones según el artículo 101 muestran que, en junio de 2015, "la tasa de invalidez del 73,1% en los tribunales federales se descompone en el 70,2% (66 de 96) en los tribunales de distrito y en un sorprendente 92,9% en el circuito federal ( 13 por 14). " Al mismo tiempo, los rechazos finales de reclamaciones de patentes de métodos comerciales ante el PTO "se dispararon hasta el rango del 90%". [28]