Parker v. Flook , 437 US 584 (1978), fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1978 que dictaminó que una invención que se aparta del estado de la técnica sólo en el uso de un algoritmo matemático es elegible para patente sólo si existe alguna otra "invención". concepto en su aplicación." [1] El algoritmo en sí debe considerarse como si fuera parte del estado de la técnica, y la reivindicación debe considerarse como un todo. [1] La cita exacta de la opinión mayoritaria es: "El proceso del demandado no es patentable según §101, no porque contenga un algoritmo matemático como uno de sus componentes, sino porque una vez que se supone que ese algoritmo está dentro del estado de la técnica, la solicitud, considerada en su conjunto, no contiene ninguna invención patentable." "El hecho de que el algoritmo pueda no haber sido conocido previamente y que, cuando se lo toma en combinación con otros elementos de la reivindicación, podría producir una invención que sea novedosa y no obvia, no juega ningún papel en el análisis". [2]
El caso se discutió el 25 de abril de 1978 y se decidió el 22 de junio de 1978. Este caso es el segundo miembro de la trilogía de elegibilidad de patentes de la Corte Suprema . [3]
El caso gira en torno a una solicitud de patente para un " Método para actualizar los límites de alarma ". Estos límites son números entre los cuales un convertidor catalítico funciona normalmente. Los números se determinan tomando un promedio ponderado en el tiempo de los valores de un parámetro operativo relevante, como la temperatura dentro del reactor, de acuerdo con un algoritmo de suavizado. [4] Cuando los valores de estos números salen de este rango, puede sonar una alarma. Las reclamaciones, sin embargo, iban dirigidas a los propios números (los "límites de alarma").
El método de Flook era idéntico a los sistemas anteriores excepto por el algoritmo matemático. De hecho, aunque el examinador de patentes asumió que Flook había originado la técnica matemática, alguien más la había publicado varios años antes. [5] En Gottschalk v. Benson , el tribunal dictaminó que el descubrimiento de una nueva fórmula no es patentable. Este caso se diferenciaba del de Benson al incluir una aplicación específica (conversión catalítica de hidrocarburos) para la fórmula como limitación de la reclamación (la llamada limitación del campo de uso). El examinador de patentes rechazó la solicitud de patente por considerarla "en la práctica" una reivindicación de la fórmula o sus matemáticas. Cuando se apeló la decisión, la Junta de Apelaciones de la Oficina de Patentes y Marcas confirmó el rechazo del examinador.
A continuación, el Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas (CCPA) revocó la decisión de la Junta, diciendo que la patente sólo reivindicaba el derecho a la ecuación en el contexto limitado de la conversión química catalítica de hidrocarburos, de modo que la patente no prevalecería por completo el uso del algoritmo. Finalmente, el Gobierno, en nombre del Comisionado (interino) de Patentes y Marcas, presentó una petición de auto de certiorari ante la CCPA ante la Corte Suprema.
La ley aplicable a este caso es el artículo 101 de la Ley de Patentes. [6] Si la reivindicación de patente de Flook puede cumplir con la definición de "proceso" según esa ley, entonces es elegible para patente (es decir, es el tipo de cosa que puede recibir una patente si también es novedosa, no obvia y el como). El Tribunal decidió que la reivindicación de patente objeto de revisión era más bien una reivindicación de un "principio" o una "ley de la naturaleza" y, por tanto, no era elegible para ser patentada. El Tribunal se basó en una serie de casos derivados del caso del alto horno Neilson. [7] El principio de ese caso, como se explica en O'Reilly v. Morse , [8] es que la elegibilidad de la patente debe analizarse sobre la base de que es como si el principio, algoritmo o fórmula matemática ya estuviera bien conocido (estaba en el estado de la técnica ). Por lo tanto, el proceso de Flook no es elegible para una patente "porque, una vez que se supone que ese algoritmo está dentro del estado de la técnica, la solicitud, considerada en su conjunto, no contiene ninguna invención patentable". En una palabra:
Aunque un fenómeno de la naturaleza o una fórmula matemática sean bien conocidos, se puede patentar una aplicación inventiva del principio . Por el contrario, el descubrimiento de tal fenómeno no puede sustentar una patente a menos que exista algún otro concepto inventivo en su solicitud . [Énfasis añadido.] [1] [9]
El Tribunal no estuvo de acuerdo con la afirmación de Flook de que la existencia de una limitación a un campo de uso específico hacía que la fórmula fuera patentable. La opinión mayoritaria dijo de este argumento:
Un dibujante competente podría asociar algún tipo de actividad posterior a la solución a casi cualquier fórmula matemática; el teorema de Pitágoras no habría sido patentable, o parcialmente patentable, porque una solicitud de patente contenía un paso final que indicaba que la fórmula, una vez resuelta, podría aplicarse de manera útil a las técnicas topográficas existentes .
El tribunal moderó esa afirmación al aceptar que no todas las solicitudes de patente que involucran fórmulas no son elegibles para patentes al decir: "Sin embargo, es igualmente claro que un proceso no es no patentable simplemente porque contiene una ley de la naturaleza o un algoritmo matemático". Las patentes que involucran fórmulas, leyes de la naturaleza o principios abstractos son elegibles para protección de patente si la implementación del principio es novedosa y no obvia, a diferencia de este caso, en el que se admitió que la implementación era convencional. [10] En consecuencia, en el caso de Flook, no había "otro concepto inventivo en su solicitud" y, por lo tanto, no era elegible para una patente.
En In re Bergy , [11] una decisión de 1979 del Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas de los Estados Unidos (CCPA), el juez Giles Rich criticó ampliamente la opinión del juez Stevens sobre Flook . La Corte Suprema había anulado una opinión anterior de Bergy , [12] con escuetas instrucciones de que la CCPA debería considerar el asunto "más a fondo a la luz de Parker v. Flook , 437 US 584 (1978)". El juez Rich comenzó protestando que "[l]a Corte no dio ninguna indicación de qué influencia cree que tiene Flook sobre el único tema en estas apelaciones [si el tema reclamado era elegible para patente], excepto lo que se puede deducir de la decisión de Flook opinión." Después de un análisis exhaustivo de lo que Flook , la Constitución y el estatuto de patentes establecen sobre la concesión de patentes, que decían poco o nada sobre la inelegibilidad de las ideas abstractas para ser patentadas y cómo la sección 101 de la ley de patentes se relaciona con eso, el juez Rich resumió su punto de vista: "Para concluir sobre la luz que Flook arroja sobre estos casos, muy simplemente, por las razones que hemos expuesto, no encontramos ninguna".
Sin embargo, antes de llegar a su conclusión, el juez Rich condenó la opinión de Flook por incluir:
una mezcla desafortunada y aparentemente inconsciente, aunque clara, de distintas disposiciones legales que no están conceptualmente relacionadas, a saber, las relativas a las categorías de invenciones del artículo 101 que pueden ser patentables y a las condiciones de patentabilidad exigidas por la ley para las invenciones comprendidas en el ámbito legal. categorías, en particular la condición de no obviedad del artículo 103.
La razón de esta confusión en la opinión del Tribunal la atribuyó a "tonterías subversivas" en los escritos del gobierno a la Oficina de Patentes:
Hemos observado con pesar que los escritos presentados por el Procurador General del Comisionado Interino Parker en Parker v. Flook , un caso que, como señaló el Tribunal, "gira enteramente sobre la interpretación adecuada del artículo 101", son malos y con aparente sentido de propósito, confundir el requisito de categorías legales del artículo 101 con el requisito de la existencia de "invención". Lo hacen basando su argumento en las palabras iniciales del artículo 101, "Quien inventa o descubre", importando así al debate sobre el cumplimiento del artículo 101 un requisito de "invención" en el sentido de patentabilidad.
Para el juez Rich, aunque la sección 101 dice "quien inventa o descubre", no hay fundamento para importar al análisis ninguna investigación sobre la naturaleza de lo que los solicitantes de la patente pretenden haber inventado, y si es el tipo de cosa que puede ser patentada como invención. Por lo tanto, cuando el Tribunal de Flook dice que el proceso de Flook no es el tipo de proceso que la ley de patentes permite patentar, aunque es un proceso en el sentido ordinario de la palabra en el diccionario, el juez Rich considera que la investigación es inadmisible porque "§ 101 nunca tuvo la intención de ser un 'estándar de patentabilidad'; los estándares, o condiciones como los llama el estatuto, están en los artículos 102 y 103." La única pregunta legítima, dice, es si el tema reclamado es "nuevo, útil y no obvio". [13]
El juez Rich no podía estar de acuerdo en que la implementación de un principio natural deba ser "inventiva" en lugar de confesar ser convencional (como había admitido Flook). Para él, esa obviedad mezclada indebidamente bajo la sección 103 con materia legal bajo la sección 101. Pero el juez Rich pasó por alto lo que señaló el juez Stevens: que Flook no pretendía haber implementado el proceso de otra manera que no fuera la convencional y no pretendía Hemos agregado algo a lo que se conocía anteriormente excepto el uso de la fórmula suavizante. El juez Stevens consideró el caso como uno en el que Flook ni siquiera pretendía haber inventado nada susceptible de ser patentado. (El juez Stevens respondió a la crítica de Bergy en su opinión disidente en el caso Diehr ).
En realidad, la concesión de Flook hizo que el caso Flook fuera fácil. Pero difícilmente se podría esperar que algún solicitante en un caso posterior hiciera una concesión similar. No está claro cómo aplicar el principio del caso Flook a otros casos en los que no existe tal concesión. En una clase de casos, donde la implementación es completamente trivial a primera vista, como en Funk v. Kalo Inoculant Co. , la aplicabilidad del mismo principio parece clara. Pero ese parece ser el límite exterior del caso fácil. Una vez que personas razonables pueden diferir sobre si la implementación se aleja apenas del principio natural, parecería que el principio de Flook no puede emplearse. Si se debe utilizar un análisis completo de Graham v. Deere para evaluar la implementación, parecería que el caso ya no puede resolverse por motivos del artículo 101. Eso es lo que parece haber sucedido en el siguiente miembro de la trilogía, Diamond v. Diehr .
Durante muchos años, los comentaristas pensaron que Diehr anuló a Flook o lo redujo a un inofensivo desuso. En Mayo contra Prometheus , sin embargo, la Corte Suprema "rehabilitó" a Flook y lo armonizó, Diehr y las otras decisiones de la Corte Suprema, así como la decisión inglesa del siglo XIX de Neilson contra Harford . [14] La Corte de Mayo leyó los casos anteriores para establecer como pieza central de esta rama del derecho que para que una invención reivindicada basada en la implementación de una ley de la naturaleza o un "principio" obtenga un monopolio de patente, la implementación no debe ser convencional o trivial, sino que debe ser inventivo, es decir, presumiblemente, novedoso y no obvio. Esto ha dado lugar a una mayor controversia, como se analiza en Mayo v. Prometheus y Ariosa v. Sequenom . La opinión posterior de la Corte Suprema en Alice Corp. contra CLS Bank International confirmó la reafirmación de Flook en el caso Mayo , sosteniendo que simplemente implementar una idea abstracta en una computadora no podía conferir elegibilidad para una patente.