Funk Brothers Seed Co. contra Kalo Inoculant Co. , 333 US 127 (1948), es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte sostuvo que una implementación aparentemente trivial de un principio natural o fenómeno de la naturaleza no es elegible para una patente. . [1]
Las leguminosas pueden tomar nitrógeno del aire y fijarlo en la planta para convertirlo en compuestos nitrogenados orgánicos. La capacidad de estas plantas para fijar nitrógeno del aire depende de la presencia de bacterias que infectan las raíces de la planta y forman nódulos en ellas. Estas bacterias incluyen seis especies del género Rhizobium . Ninguna especie funciona con todas las especies de leguminosas, pero cada una funciona con diferentes grupos de esas plantas. [2] Además, diferentes especies de bacterias Rhizobia producen un efecto inhibidor entre sí cuando se mezclan.
Estas bacterias se han empaquetado durante mucho tiempo para su venta y uso por parte de los agricultores en la inoculación de semillas de plantas leguminosas, y cada paquete contiene solo una especie de bacteria de los nódulos de las raíces, para evitar el efecto de inhibición mutua. Por lo tanto, el inoculante envasado sólo podría utilizarse con éxito en plantas del grupo correspondiente a esta especie bacteriana. Por lo tanto, si un agricultor tuviera cultivos de trébol, alfalfa y soja, tendría que utilizar tres inoculantes distintos.
El titular de la patente descubrió que existen cepas de cada especie de bacteria de los nódulos de la raíz que no ejercen un efecto inhibidor mutuo entre sí. De esta manera, pudo proporcionar un cultivo mixto de Rhizobia capaz de inocular plantas pertenecientes a varios grupos. Kalo aprovechó la invención reivindicada vendiendo paquetes multiusos que contenían una mezcla de diferentes especies de Rhizobia adecuadas para diferentes plantas. Funk infringió la ley al vender paquetes similares y Kalo demandó por infracción de patente. Si bien la patente reivindicaba tanto el método de producir un inoculante multipropósito mezclando cepas de Rhizobia mutuamente no inhibidoras como el producto inoculante que comprende una mezcla de cepas de Rhizobia mutuamente no inhibidoras, el caso ante el Tribunal involucraba únicamente El producto afirma.
La opinión mayoritaria (según el juez Douglas ) sostuvo que las propiedades de inhibición o de no inhibición en las bacterias eran “obra de la naturaleza” y, por lo tanto, no estaban sujetas a patente. “No se pueden expedir patentes para el descubrimiento de los fenómenos de la naturaleza”. El Tribunal añadió:
Las cualidades de estas bacterias, como el calor del sol, la electricidad o las cualidades de los metales, forman parte del depósito de conocimientos de todos los hombres. Son manifestaciones de leyes de la naturaleza, gratuitas para todos los hombres y reservadas exclusivamente a ninguno. Quien descubre un fenómeno de la naturaleza hasta ahora desconocido no tiene derecho a un monopolio que la ley reconoce sobre él. Si ha de haber invención a partir de tal descubrimiento, debe provenir de la aplicación de la ley de la naturaleza a un fin nuevo y útil.
El tribunal de apelaciones consideró que agrupar las cepas no inhibidoras iba más allá del descubrimiento de un fenómeno de la naturaleza y confería patentabilidad, porque una “composición nueva y diferente de cepas no inhibidoras… contribuía a utilidad y economía a la fabricación y distribución de inoculantes comerciales. " Pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo y revocó la decisión porque “la agregación de especies no alcanzaba el nivel de invención en el sentido de los estatutos de patentes”. El Tribunal explicó:
La agregación de cepas seleccionadas de varias especies en un solo producto es una aplicación de ese principio natural recién descubierto. Pero por muy ingenioso que haya sido el descubrimiento de ese principio natural, su aplicación no es más que un avance en el envasado de los inoculantes. Cada una de las especies de bacterias de los nódulos de las raíces contenidas en el paquete infecta al mismo grupo de leguminosas que siempre infectó. Ninguna especie adquiere un uso diferente. La combinación de especies no produce bacterias nuevas, ni cambios en las seis especies de bacterias, ni ampliación del alcance de su utilidad. Cada especie tiene el mismo efecto que siempre tuvo. Las bacterias actúan de forma natural. Su uso combinado no mejora en modo alguno su funcionamiento natural. Sirven a los fines previstos originalmente por la naturaleza y actúan con total independencia de cualquier esfuerzo del titular de la patente.
… La aplicación de este principio natural recién descubierto al problema del envasado de inoculantes bien puede haber sido un avance comercial importante. Pero una vez que se descubrió el secreto de la naturaleza sobre la cualidad no inhibidora de ciertas cepas de la especie Rhizobium, el estado de la técnica hizo que la producción de un inoculante mixto fuera un paso simple. Aunque pudo haber sido producto de una habilidad, ciertamente no fue producto de una invención. No hay manera de que podamos llamarlo así a menos que tomemos prestada la invención del descubrimiento del principio natural mismo. Es decir, no hay invención aquí a menos que sea invención el descubrimiento de que ciertas cepas de varias especies de estas bacterias no son inhibidoras y, por lo tanto, pueden mezclarse con seguridad. Pero no podemos sostenerlo sin permitir que se emita una patente sobre uno de los antiguos secretos de la naturaleza ahora revelados.
… Dado que concluimos que las reivindicaciones del producto no revelan una invención o descubrimiento dentro del significado de los estatutos de patentes, no consideramos si los demás requisitos legales… se cumplen.
El Tribunal decidió este caso conforme al estatuto de patentes vigente antes de la recodificación de 1952, que distinguía la obviedad de la "invención". Por lo tanto, a partir del lenguaje utilizado no resulta seguro si el Tribunal sostuvo que la invención reivindicada era demasiado obvia para justificar una patente o, como parece más probable, que cuando el descubrimiento de un fenómeno de la naturaleza se implementa de una manera aparentemente trivial, el tema La materia no es elegible para patente.
Sin embargo, sobre la base de cómo las opiniones posteriores de la Corte Suprema, como Gottschalk contra Benson [3] y Parker contra Flook , [4] tratan a Funk , parece que la opinión es sobre la elegibilidad de patentes .
Una opinión de un tribunal inferior que ilustra la aplicación de la doctrina del caso Funk es Armor Pharmaceutical Co. contra Richardson Merrell, Inc. [5] En ese caso, el titular de la patente deseaba administrar tripsina por vía oral para su uso como antiinflamatorio. Descubrió que la tripsina podía absorberse eficazmente en la parte inferior del intestino delgado (íleon). Sin embargo, los ácidos del estómago destruyeron la tripsina. El titular de la patente propuso y reivindicó recubrir la tripsina con una capa entérica (recubrimiento resistente a los ácidos del estómago), que permitía que la tripsina pasara a través del estómago hasta el intestino delgado sin dañarla para ser absorbida y luego actuaría como un antiinflamatorio o analgésico. Sin embargo, la solución del recubrimiento entérico ya era conocida para otros productos. El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos invalidó la patente sobre la base de Funk :
Nuestra lectura de la opinión de la Corte Suprema en Funk nos lleva a concluir que la prueba de patentabilidad de un fenómeno natural es la siguiente: ¿Necesitaría un artesano, conociendo el fenómeno natural recién descubierto, algo más que una habilidad ordinaria para descubrir el proceso mediante el cual aplicarlo? fenómeno como lo había hecho el titular de la patente? Una vez que se descubrió el secreto de la naturaleza de que el íleon absorbería tripsina, cualquier artesano habría conocido el proceso de recubrimiento entérico de la tripsina para permitirle pasar a través del ambiente ácido del estómago y continuar hacia el íleon... La aplicación [del inventor] de ese principio recién descubierto tendría que ser inventivo en sí mismo para poder sustentar [la] patente. [6]
Así, el tribunal sostuvo que, según Funk , la forma de implementación de un principio natural debe ser patentable, como sostuvo posteriormente Parker v. Flook . [7]
