Gottschalk v. Benson , 409 US 63 (1972), fue un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte dictaminó que una reivindicación de proceso dirigida a un algoritmo numérico , como tal, no era patentable porque "la patente prevalecería por completo sobre la fórmula matemática y, en la práctica, sería una patente sobre el algoritmo en sí". [1] Eso equivaldría a permitir una patente sobre una idea abstracta, en contra de un precedente que data de mediados del siglo XIX. El fallo declaró que "los intentos directos de patentar programas han sido rechazados [y] los intentos indirectos de obtener patentes y evitar el rechazo... han confundido aún más la cuestión y no deberían permitirse". [2] El caso se presentó el 16 de octubre de 1972 y se decidió el 20 de noviembre de 1972.
El caso gira en torno a una solicitud de patente presentada por los inventores Gary Benson y Arthur Tabbot, para un método para convertir números decimales codificados en binario (BCD) en números binarios puros en una computadora digital de propósito general. [3] El examinador de patentes de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, ahora llamada Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o PTO, rechazó la solicitud de patente por estar dirigida a una expresión matemática. Las expresiones matemáticas puras se habían considerado no patentables según las leyes de patentes anteriores en Mackay Co. v. Radio Corp. [4] El solicitante apeló ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes , que confirmó el rechazo del examinador. El solicitante apeló además ante el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes . El Tribunal revocó la decisión de la Junta. Finalmente, el Comisionado de Patentes Robert Gottschalk presentó una petición de auto de certiorari ante la Corte Suprema.
La ley aplicable a este caso es la sección 101 de la Ley de Patentes de 1952. [1] La cuestión era si la invención reivindicada era o no un "proceso" según la ley . Un precedente más antiguo sostenía que "un proceso era patentable si producía un resultado útil, concreto y tangible".
El Tribunal sostuvo que, como la reivindicación no se limitaba a ningún tipo particular de computadora digital programable y no involucraba maquinaria de implementación de propósito especial ni una transformación de sustancias, como en todos los casos anteriores que consideraban que los procesos eran patentables, la reivindicación impediría efectivamente el uso del método para cualquier invención actualmente conocida o futura en cualquier campo. Por lo tanto, la reivindicación se refería únicamente a un algoritmo y, por lo tanto, no era patentable.
En su escrito ante la Corte Suprema, el gobierno pidió a la Corte que estableciera que ningún proceso podía patentarse, a menos que reivindicara una transformación de sustancias o se implementara con una máquina recién ideada. Este enfoque se conoce como prueba de máquina o transformación . La Corte sostuvo que esos criterios eran "pistas" para la elegibilidad de la patente, pero se negó a sostener que eran condiciones necesarias para la elegibilidad de la patente en todos los casos, a pesar de que todos los casos en los que la Corte Suprema había aprobado una patente de proceso hasta el momento habían involucrado un proceso de ese tipo. [referencia requerida]
Esta decisión fue vista ampliamente como una confirmación de que el software por sí mismo no era directamente patentable. Sin embargo, lo que los agentes de patentes habían estado haciendo mientras tanto era obtener protección de patentes para invenciones de software reivindicando el algoritmo en combinación con la computadora digital de propósito general programada para ejecutar el algoritmo. De esta manera, técnicamente pretendían estar reivindicando una nueva máquina y ésta, según sostuvo el tribunal de patentes de primera instancia, era patentable. [2]
El límite entre cuándo un proceso implementado por computadora es una idea puramente abstracta (y por lo tanto no patentable) y cuándo es un proceso que implementa la idea de una manera práctica (y por lo tanto es patentable) todavía es un tema de debate dentro de la oficina de patentes de los EE. UU. ("La Corte Suprema no ha sido clara... en cuanto a si dicha materia está excluida del alcance del 101 porque representa leyes de la naturaleza, fenómenos naturales o ideas abstractas"). [5] También sigue siendo una cuestión controvertida si las reivindicaciones de patentes de procesos deben dirigirse a una transformación de sustancias o incorporar una máquina o dispositivo de implementación no trivial y novedoso. La PTO ha adoptado esta posición en sus argumentos ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. Véase el escrito de la USPTO en In re Bilski . [6] El Gobierno también argumentó lo mismo en el escrito del caso Benson . [7] La opinión mayoritaria en la opinión del Circuito Federal en In re Bilski adopta esta posición.