En re Bilski , 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008), se emitió una decisión en pleno del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (CAFC) sobre la concesión de patentes a reivindicaciones de métodos , en particular métodos comerciales . El tribunal confirmó el rechazo de las reivindicaciones de patentes que involucraban un método de cobertura de riesgos en el comercio de materias primas, como materia no patentable . Lo más importante es que el tribunal concluyó que la prueba de la máquina o la transformación "era la prueba adecuada para aplicar a fin de determinar la elegibilidad de la patente de un proceso", y que ya no se debía confiar en el "resultado útil, concreto y tangible" de State Street Bank v. Signature Financial Group y AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.
En In re Ferguson , 558 F.3d 1359, 1364–65 (Fed. Cir. 2009), el Circuito Federal se refirió al caso Bilski como el que establece "las claras declaraciones de este tribunal de que la prueba 'única', 'definitiva', 'aplicable', 'riginosa' y 'adecuada' para un reclamo de proceso bajo el § 101 es la prueba de máquina o transformación de la Corte Suprema".
La decisión del Circuito Federal en In re Bilski fue apelada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos como Bilski v. Kappos . [1] [2] [3] Aunque la Corte Suprema confirmó la sentencia del CAFC, revisó muchos aspectos de la metodología del CAFC. Más específicamente, la mayoría en su decisión rechazó la prueba de máquina o transformación como la única prueba de elegibilidad de patente de proceso con base en una interpretación del lenguaje del § 101. [4] La mayoría, sin embargo, elogió las opiniones del Circuito Federal, y advirtió que "[l]os estudiantes de derecho de patentes harían bien en estudiar estas opiniones académicas". [5]
Los solicitantes (Bernard L. Bilski y Rand Warsaw) presentaron una solicitud de patente (el 10 de abril de 1997) para un método de cobertura de riesgos en el comercio de materias primas mediante un sistema de factura fija . Estas reivindicaciones de patentes suelen denominarse reivindicaciones de métodos comerciales .
El número de serie de la solicitud de patente es 08/833,892. El texto está disponible en el sitio web de la USPTO. [6] La solicitud de patente describe un método para proporcionar un contrato de energía de factura fija a los consumidores. En virtud de los contratos de energía de factura fija, los consumidores pagan precios mensuales por su futuro consumo de energía antes del invierno en función de su uso de energía anterior. Los precios mensuales siguen siendo los mismos sin importar cuánta energía utilicen en ese momento. De este modo, los consumidores ahorran dinero en relación con otros si, por ejemplo, un invierno determinado es inusualmente frío y utilizan una cantidad inusualmente grande de energía para calefacción. Por otro lado, los consumidores pagan más que otros si un invierno es inusualmente cálido y su uso de energía es inferior al promedio.
La reivindicación 1 de la solicitud de patente reivindica un método de tres pasos para que un corredor cubra los riesgos de los compradores-usuarios de un insumo de un producto o servicio (denominado materia prima). Por ejemplo, una planta de energía eléctrica podría ser compradora y usuaria de carbón, que compra a empresas mineras de carbón (productoras-vendedoras) y utiliza para generar electricidad. La planta de energía podría tratar de aislarse de los cambios al alza en el precio del carbón mediante la participación en transacciones de "cobertura". El riesgo puede cuantificarse en términos de dólares (denominado "posición de riesgo"). Por lo tanto, si el comprador-usuario utiliza 1000 toneladas de carbón en un período determinado, y el aumento potencial de precio es de 10 dólares por tonelada, la posición de riesgo total del comprador-usuario para ese período es 1000 × 10 dólares, o 10.000 dólares.
El proceso reivindicado comprende estos pasos (simplificados para facilitar su lectura):
El examinador de patentes rechazó las 11 reivindicaciones con el argumento de que "la invención no se implementa en un aparato específico y simplemente manipula [una] idea abstracta y resuelve un problema puramente matemático sin ninguna limitación a una aplicación práctica, por lo tanto, la invención no está dirigida a las artes tecnológicas". [7]
Los solicitantes apelaron el rechazo ante la Junta de Apelaciones e Interferencias en Materia de Patentes (BPAI), que confirmó el rechazo, aunque por motivos diferentes. La Junta sostuvo que el examinador cometió un error en la medida en que se basó en una prueba de "artes tecnológicas" porque la jurisprudencia no respalda dicha prueba. Además, la Junta sostuvo que el requisito de un aparato específico también era erróneo porque una reivindicación que no menciona un aparato específico aún puede estar dirigida a materia patentable "si hay una transformación de materia física de un estado a otro". La Junta concluyó que las reivindicaciones de los solicitantes no involucraban ninguna transformación patentable, sosteniendo que la transformación de " riesgos financieros no físicos y responsabilidades legales del proveedor de productos básicos, el consumidor y los participantes del mercado" no es materia patentable. La Sala también sostuvo que las reivindicaciones de los solicitantes "previenen cualquier forma posible de realizar los pasos del [proceso reivindicado], por parte de seres humanos o de cualquier tipo de máquina o de cualquier combinación de ambos", y por lo tanto concluyó que sólo reivindican una idea abstracta que no reúne los requisitos para la protección por patente. Por último, la Sala sostuvo que el proceso de los solicitantes tal como se reivindica no produce un "resultado útil, concreto y tangible", y por esta razón tampoco se refiere a una materia que reúne los requisitos para ser patentada. [7]
Los demandantes apelaron la decisión denegatoria ante el Tribunal Federal de Apelaciones. El caso fue discutido ante un panel del tribunal el 1 de octubre de 2007. El tribunal ordenó entonces una nueva audiencia en pleno de oficio , que se celebró el 8 de mayo de 2008. El Tribunal Federal de Apelaciones emitió su decisión el 30 de octubre de 2008. [8]
El Tribunal Federal de Apelaciones en pleno confirmó el rechazo por 9 votos a 3. La opinión mayoritaria del juez principal Paul Redmond Michel caracterizó la cuestión como si el método reclamado es un "proceso" que puede patentarse, tal como utiliza el estatuto de patentes (35 USC § 101) ese término. Si bien cualquier serie de acciones u operaciones es un proceso en el sentido del diccionario de ese término, explicó el tribunal, la Corte Suprema ha sostenido que el significado estatutario es más limitado que el significado del diccionario que "excluye una lectura puramente literal". Los procesos que pueden patentarse no incluyen "leyes de la naturaleza, fenómenos naturales [o] ideas abstractas". El principio legal limitante se aplica no solo a los procesos, sino a cualquier cosa sobre la que se solicite una patente. Como había enseñado una trilogía de decisiones de la Corte Suprema sobre la elegibilidad de patentes de hace aproximadamente tres décadas, "los fenómenos de la naturaleza, aunque recién descubiertos, los procesos mentales y los conceptos intelectuales abstractos no son patentables, ya que son las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico". [9] Por lo tanto, la cuestión era si el proceso de Bilski caía dentro de alguna de las categorías prohibidas (es decir, era una reivindicación de un "principio"), y la cuestión jurídica subyacente era qué pruebas o criterios jurídicos deberían regir esa determinación cuando una reivindicación se dirige a un principio.
El tribunal concluyó que las decisiones anteriores de la Corte Suprema eran de utilidad limitada como guías porque representaban casos polares en el espectro de la abstracción y la concreción. No obstante, de ellas se podía extraer una prueba legal: "Un proceso reivindicado es sin duda elegible para patente según el § 101 si: (1) está vinculado a una máquina o aparato en particular, o (2) transforma un artículo en particular en un estado o cosa diferente". No sólo la trilogía de elegibilidad de patentes ( Benson , Flook y Diehr ) respaldaba esta prueba, explicó el tribunal, sino también precedentes anteriores de la Corte Suprema que se remontan a bien entrado el siglo XIX.
El tribunal consideró entonces si esta prueba de dos ramas debía considerarse exhaustiva, es decir, si debía establecer condiciones indispensables para la elegibilidad de una patente. Concluyó que la respuesta era afirmativa, aunque gran parte del lenguaje de la trilogía de elegibilidad de una patente de la Corte Suprema era más reservado. [10]
El Tribunal Federal de Apelaciones dio mucha importancia al uso del artículo determinado en varias declaraciones de la Corte Suprema en las que afirmaba que la transformación y el uso de una máquina en particular proporcionaban " la clave para la patentabilidad de una reivindicación de proceso". Al mismo tiempo, el tribunal no dio importancia al hecho de que el Tribunal Benson no había aceptado el argumento del Gobierno de que la jurisprudencia "no puede racionalizarse de otra manera". [11]
El Tribunal Federal de Apelaciones observó que existen dos salvedades para la prueba de la máquina de transformación: (1) una limitación del campo de uso es insuficiente para evitar la prohibición de la prelación, como sostuvo expresamente Flook ; y (2) una "actividad insignificante posterior a la solución" convencional u obvia no hace que lo que de otro modo sería una reivindicación de un principio sea elegible para patente (nuevamente haciendo referencia a Flook ). El tribunal agregó que una actividad insignificante previa a la solución (como la recopilación de datos) es igualmente ineficaz, y también lo es un paso insignificante en medio de un proceso (como registrar un resultado).
El tribunal rechazó entonces otras pruebas propuestas de elegibilidad de patentes que se habían sugerido desde la trilogía de la Corte Suprema. Varias decisiones de paneles del Circuito Federal habían sostenido que un proceso era elegible para patente si producía "un resultado útil, concreto y tangible", como la transformación de datos financieros de una forma a otra. Así, en el caso State Street Bank v. Signature Financial Group [12] el tribunal había confirmado una patente sobre un esquema de evasión fiscal bajo este estándar. El tribunal ahora reconoció que esta prueba es "inadecuada", como ya había afirmado una opinión disidente de la Corte Suprema, [13] y, por lo tanto, se retractó del lenguaje, negando que el Circuito Federal hubiera tenido alguna vez "la intención de suplantar la prueba de la Corte Suprema". Sin embargo, el tribunal no sostuvo expresamente que se debía revocar la decisión de State Street : simplemente eliminó una nota a pie de página que establecía que "aquellas partes de nuestras opiniones en State Street y AT&T que se basan únicamente en un análisis de 'resultado útil, concreto y tangible' ya no deberían ser consideradas como confiables".
El tribunal se centró luego en la prueba de las "artes tecnológicas" (un avance que pueda patentarse debe ser de naturaleza "tecnológica") y la rechazó por varios motivos: los significados de "artes tecnológicas" y "tecnología" son controvertidos y ambiguos. Ningún tribunal ha adoptado nunca la prueba. La prueba de las artes tecnológicas no es un equivalente ni un "atajo", insistió el tribunal, que pueda utilizarse en lugar de la prueba de la máquina de transformación. "Más bien, la prueba de la máquina o transformación es la única prueba aplicable y debe aplicarse, a la luz de la orientación proporcionada por la Corte Suprema y este tribunal, al evaluar la elegibilidad de las patentes de las reivindicaciones de procesos".
Por otra parte, el tribunal se negó a adoptar una prueba que excluyera de la elegibilidad de patentes a los métodos comerciales, según esa rúbrica. Asimismo, si bien el tribunal declaró que la prueba de la máquina o la transformación era la prueba aplicable, la Corte Suprema en Benson había declarado que podría haber casos en los que una reclamación que no cumpla con los "requisitos de [sus] precedentes anteriores" pudiera, no obstante, ser materia patentable. Benson , 409 US en 71. De manera similar, el software no podía excluirse categóricamente. El tribunal también declaró que los desarrollos futuros pueden alterar la legitimación o la aplicación de la prueba.
En cuanto al método de Bilski, el tribunal lo consideró inelegible para la patente. En primer lugar, dijo el tribunal, Bilski no argumentó que las reivindicaciones rechazadas recitaran ninguna máquina específica o "particular", por lo que el tribunal consideró innecesario decidir ninguna cuestión relacionada con la rama de la prueba relativa a la implementación de la máquina. "Dejamos para casos futuros la elaboración de los contornos precisos de la implementación de la máquina, así como las respuestas a preguntas particulares, como si la recitación de una computadora es suficiente para vincular una reivindicación de proceso a una máquina en particular". [14] En segundo lugar, el tribunal se centró en la transformación de artículos de una cosa o estado a otro. ¿Qué es un "artículo"? Benson había dejado en claro que el curtido de pieles, la fundición de minerales y la vulcanización del caucho eran todos ejemplos de artículos transformados. Esto correspondía a la prueba de transformación tal como la articularon la PTO y algunos amici curiae : una sustancia física se transforma en una segunda sustancia física. Pero ¿qué sucede con las señales electrónicas y los datos manipulados electrónicamente? ¿O incluso construcciones más abstractas como las obligaciones legales, como las que se plantearon en el caso Bilski ? Ningún precedente de la Corte Suprema se refirió a esas entidades.
Sin embargo, algunas decisiones del Circuito Federal habían considerado que algunas transformaciones de señales y datos eran patentables. Por ejemplo, la decisión Abele aprobó una reivindicación dependiente de un método que transforma los datos de atenuación de rayos X producidos en un campo XY por un escáner tomográfico de rayos X en una imagen de órganos y huesos del cuerpo, mientras que al mismo tiempo el tribunal Abele rechazó una reivindicación independiente más genérica y abstracta de un proceso de visualización gráfica de variaciones de sus valores promedio de datos no especificados obtenidos de una manera no especificada. [15] El tribunal dijo que este tipo de diferencia entre las dos reivindicaciones era fundamental para la elegibilidad de la patente. La reivindicación dependiente, a diferencia de la reivindicación independiente, involucraba datos de señales que representaban objetos físicos tangibles, que se manipulaban electrónicamente para proporcionar una imagen en pantalla de los objetos físicos. Pero el proceso de Bilski no tenía nada que ver con un procedimiento de este tipo. Al igual que State Street , Bilski involucraba la manipulación de datos financieros.
La reivindicación de Bilski sobre el método no era patentable porque no "transformaba ningún artículo a un estado o cosa diferente". Las obligaciones legales (como los contratos de opciones y futuros) y los riesgos comerciales "no pueden pasar la prueba porque no son objetos físicos ni sustancias, y no son representativos de objetos físicos ni sustancias". Además, en la medida en que intervienen señales y se transforman, no son "representativas de ningún objeto físico ni sustancia". En consecuencia, la reivindicación de Bilski no pasó en absoluto la prueba de la máquina de transformación.
El juez Dyk , acompañado por el juez Linn , coincidió con la opinión mayoritaria que confirmó el rechazo de la PTO a la patente de Bilski, pero también coincidió con el análisis histórico del juez Mayer de que los redactores de la Constitución pretendían excluir del funcionamiento del sistema de patentes de los EE. UU. "los métodos para organizar la actividad humana que no involucran manufacturas, máquinas o composiciones de materia". Dado que el método de Bilski no pasó esa prueba, no es elegible para una patente.
El juez Mayer disintió, en primer lugar, sobre la base de que la opinión mayoritaria no anuló explícitamente el caso State Street . Si esto debía hacerse era una cuestión que el tribunal había pedido que se le informara en el nuevo argumento. "Yo respondería a esa pregunta con un rotundo 'sí'". A continuación, pasó al punto principal de su disidencia: las patentes de métodos comerciales son inconstitucionales, o la ley de patentes debe interpretarse de modo que no se extienda a ellas para evitar la inconstitucionalidad. Sostuvo:
El sistema de patentes tiene por objeto proteger y promover los avances en la ciencia y la tecnología, no las ideas sobre cómo estructurar las transacciones comerciales. La reivindicación 1 de la solicitud... no es elegible para la protección de patentes porque se refiere a un método de hacer negocios. Conceder protección de patentes a los métodos comerciales carece de respaldo constitucional y estatutario, sirve para obstaculizar la innovación en lugar de promoverla y usurpa lo que pertenece por derecho al dominio público. State Street y AT&T deberían ser revocados. [ cita requerida ]
Señalando el Estatuto de Monopolios y la hostilidad pública hacia los "odiosos monopolios", concluyó que cuando el Congreso promulgó el primer estatuto de patentes (en un lenguaje que no ha cambiado sustancialmente hasta el día de hoy en lo que respecta a la elegibilidad de las patentes), el Congreso no quería que el sistema permitiera patentes sobre métodos de realizar negocios. [16] State Street fue un grave error. "Antes de que State Street nos llevara por el camino equivocado, este tribunal había concluido correctamente que las patentes estaban diseñadas para proteger innovaciones tecnológicas, no ideas sobre la mejor manera de dirigir una empresa".
El juez Mayer también criticó la opinión mayoritaria por no hacer nada para remediar los males de un "sistema de patentes [que] se ha descontrolado", por evadir cuestiones cruciales y por no ilustrar a los usuarios del sistema de patentes con respecto a
tres de las cuestiones más espinosas en el lío de la patentabilidad: (1) la viabilidad continua de las patentes de métodos comerciales, (2) qué constituye una transformación física o implementación en máquina suficiente para que un proceso sea patentable, y (3) el grado en que el software de computadora y los procesos implementados por computadora constituyen materia estatutaria. [ cita requerida ]
El juez Rader disintió con el argumento de que la mayoría debería haber "dicho en una sola frase: 'Debido a que Bilski reivindica meramente una idea abstracta, este tribunal confirma el rechazo de la Junta'". Luego se quejó de que en lugar de hacer eso, la opinión de la mayoría
propaga preguntas sin respuesta: ¿Qué forma o cantidad de "transformación" es suficiente? ¿Cuándo un "representante" de un objeto físico está suficientemente vinculado a ese objeto para satisfacer la prueba de transformación? (Por ejemplo, ¿solo califican los datos de signos vitales tomados directamente de un paciente, o se pueden usar datos de población derivados en parte de estadísticas y extrapolaciones?) ¿Qué vínculo con una máquina es suficiente para invocar la opción "o máquina"? ¿Se requieren las máquinas "específicas" de Benson, o puede calificar una computadora de propósito general? ¿Qué constituye una "actividad extra-solución"? Si un proceso puede cumplir con los requisitos de elegibilidad como una "máquina", ¿por qué la Ley "requiere" un vínculo de máquina para que un "proceso" demuestre su elegibilidad? [ cita requerida ]
El juez Rader manifestó su convicción de que no hay nada malo en las patentes sobre métodos comerciales o fenómenos naturales, siempre que se afirme que "logran un resultado útil, tangible y concreto". En su opinión, la crítica de la disidencia de LabCorp a esa prueba, y a las patentes de métodos comerciales en general, pasa por alto las necesidades de innovación y emprendimiento del siglo XXI.
El juez Newman disintió sobre la base de que la PTO debería haber permitido la patente de Bilski. La opinión constituye en gran medida un debate con la concurrencia del juez Dyk sobre si el Estatuto de Monopolios , los precedentes del derecho consuetudinario y la oposición generalizada a los "odiosos monopolios" llevaron a la prohibición de las patentes de métodos comerciales en los EE. UU. El juez Newman insiste en que "[e]s inconcebible que en este contexto los redactores, y nuevamente los promulgadores de los primeros estatutos de patentes de los Estados Unidos en 1790 y 1793, tuvieran la intención sub silentio de imponer las limitaciones al 'proceso' que ahora crea este tribunal".
En resumen, el juez Newman consideró que la definición actual de la palabra proceso utilizada por el tribunal contradecía directamente la ley, el precedente y el mandato constitucional de promover las artes y las ciencias útiles. Dado que la decisión del tribunal podría afectar a miles de patentes ya concedidas, Newman advirtió sobre la incertidumbre en los asuntos que pueden ser objeto de patentes, lo que actúa como un desincentivo a la innovación.
Antes de la decisión de la Corte Suprema en apelación , se informó ampliamente que la decisión Bilski pondría en tela de juicio la validez de muchas patentes de métodos comerciales ya emitidas . [17] Esta cuestión ha recibido cobertura de prensa mundial con una evaluación generalmente favorable de la sentencia. [18] Según Associated Press , la decisión "podría cambiar la forma en que los bancos y las empresas de alta tecnología protegen su propiedad intelectual". [19] Además, como resultado de la decisión, según The Washington Post y otros, muchas patentes de métodos comerciales, posiblemente miles, ahora pueden ser inválidas. [17] [20]
Las decisiones posteriores de la BPAI utilizaron Bilski para rechazar reclamaciones relacionadas con invenciones implementadas por computadora más tradicionales . Cuatro de cada cinco de los rechazos iniciales basados en Bilski , por ejemplo, involucraban solicitudes de patentes de IBM que no estaban relacionadas con el área de métodos comerciales. [21]
En enero de 2009, Bilski y Varsovia solicitaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos un auto de certiorari , buscando revocar la decisión del Circuito Federal. [22] Se concedió el 1 de junio de 2009. (Esto finalmente condujo a la decisión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos ).
En marzo de 2009, un panel del Circuito Federal se dividió sobre lo que había sostenido Bilski . En In re Ferguson, la opinión mayoritaria (según la jueza Gajarsa, a la que se sumó la jueza Mayer) afirmó que Bilski había sostenido que la "prueba del resultado útil, concreto y tangible" "es insuficiente para determinar si una reclamación es elegible para patente según el § 101", que es "inadecuada" y que "aquellas partes de nuestras opiniones en State Street y AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. que se basan en un análisis de 'resultado útil, concreto y tangible' ya no deberían ser consideradas como confiables". [23] Además, la mayoría de Ferguson dijo: "En Bilski , este tribunal también rechazó la llamada Prueba Freeman-Walter-Abele , la prueba de las "artes tecnológicas" y la prueba de los "pasos físicos"". [24] En su opinión disidente, la jueza Newman cuestionó la opinión mayoritaria como un "rechazo generalizado y erróneo del precedente". Insistió en que Bilski había abandonado parcialmente State Street . Argumentó que Bilski había "reconocido que la prueba del State Street Bank estaba dirigida a procesos realizados por computadora", "cumpliendo así la prueba de Bilski " y señaló la nota 18 de la opinión de Bilski , que decía: "En State Street , como a menudo se olvida, abordamos una reclamación que no se refería a un proceso sino a una máquina". [25] [26]
En marzo de 2009, un tribunal de distrito que interpretaba el caso Bilski "se preguntó si había llegado el fin de las patentes de métodos comerciales". [27] El tribunal observó entonces:
Sin rechazar expresamente la sentencia State Street , la mayoría de Bilski anuló sus fundamentos. Esto provocó que un disidente, el juez Newman, escribiera que State Street "queda en suspenso", mientras que otro disidente, el juez Mayer, registró "un rotundo 'sí'" al rechazo de State Street ... Aunque la mayoría se negó a decirlo explícitamente, la decisión de Bilski sugiere un futuro peligroso para la mayoría de las patentes de métodos comerciales. [27]
El tribunal concluyó: "Puede que esté sonando la campana de cierre para las patentes de métodos comerciales, y sus titulares pueden descubrir que se han convertido en poseedores de las mismas". [27]
Si bien la opinión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos , que confirmó la sentencia pero limitó el alcance de la prueba de máquina o transformación, reemplazó en gran medida la opinión de Bilski del Circuito Federal como precedente, no obstante, gran parte del contenido sustantivo de la opinión mayoritaria del Circuito Federal se repite y se encuentra en la opinión de Bilski de la Corte Suprema y posteriormente también en Alice . Las estadísticas sobre invalidaciones según el § 101 muestran que, a junio de 2015, "la tasa de invalidez del 73,1% en los tribunales federales se desglosa en un 70,2% (66 de 96) en los tribunales de distrito y un asombroso 92,9% en el Circuito Federal (13 de 14)". Al mismo tiempo, los rechazos finales de las reclamaciones de patentes de métodos comerciales ante la PTO "se dispararon al rango del 90%". [28]