Un abogado de patentes es un abogado que tiene las calificaciones especializadas necesarias para representar a clientes en la obtención de patentes y actuar en todos los asuntos y procedimientos relacionados con la ley y la práctica de patentes , como la presentación de solicitudes de patentes y oposiciones a patentes concedidas.
El término "abogado de patentes" se utiliza de forma diferente en distintos países y, por lo tanto, puede requerir o no las mismas calificaciones legales que un abogado general.
En algunas jurisdicciones también se utilizan los títulos de agente de patentes y abogado de patentes . En algunas jurisdicciones, los términos son intercambiables; en otras, este último se utiliza solo si la persona está calificada como abogado .
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI) proponen desde 2022 un Programa de Capacitación en Redacción de Patentes para mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales, como los agentes de patentes, que deseen fortalecer sus habilidades en la redacción de patentes . [1] [2]
Un estudio que analiza las decisiones sobre exámenes de patentes en las principales oficinas de patentes muestra que las firmas de abogados de patentes desempeñan un papel crucial en el proceso de tramitación, especialmente en áreas tecnológicas menos codificadas y que cambian rápidamente, como las TIC. [3]
En Europa , los requisitos para ejercer como agente de patentes ante las oficinas nacionales de patentes deben distinguirse de los que se exigen para ejercer ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) o la Oficina Euroasiática de Patentes (OEAP). A nivel nacional, los requisitos no están armonizados.
El registro como agente de patentes en Australia y Nueva Zelanda lo administra la Junta de Agentes de Propiedad Intelectual de Trans-Tasmania (la Junta). [4]
Para solicitar convertirse en agente de patentes de Trans-Tasman, uno debe:
Hasta finales de la década de 1990, los temas eran enseñados y examinados principalmente por miembros de la profesión de abogados de patentes bajo la supervisión de la PSB, pero este proceso ahora se ha incorporado al sistema universitario de Australia.
Una vez registrado, un abogado de patentes y marcas comerciales puede ser elegido miembro del Instituto de Abogados de Patentes y Marcas Comerciales de Australia. [6]
Para convertirse en agente de patentes registrado en Canadá, es necesario completar una serie de cuatro exámenes de calificación durante cuatro días. A partir del 1 de mayo de 2014, un agente de patentes en prácticas puede presentarse a los exámenes si reside en Canadá y ha trabajado en Canadá en el área de la legislación y la práctica de patentes canadienses, incluida la preparación y tramitación de solicitudes, durante un período de al menos 24 meses. También se reconocerán hasta 12 meses de experiencia práctica para quienes tengan derecho a ejercer ante la oficina de patentes de otro país. También se puede reunir los requisitos para presentarse a los exámenes si la persona reside en Canadá y ha trabajado durante al menos 24 meses en el personal examinador de la oficina de patentes canadiense. [7] [8]
Cada uno de los cuatro exámenes (también denominados individualmente Documento A, B, C y D) tiene una duración de cuatro horas. El Documento A se relaciona con la redacción de una solicitud de patente. El Documento B se relaciona con la validez de una patente. El Documento C se relaciona con la preparación de una respuesta a una Acción Oficial. El Documento D se relaciona con la infracción de una patente. A diferencia del sistema estadounidense, el formato del examen canadiense se basa en papel con una variedad de preguntas de tipo ensayo y de respuesta corta y se ofrece al menos una vez al año, generalmente en abril. Los resultados generalmente se conocen dentro de los 5 meses.
Con una tasa de aprobación en la primera prueba cercana al 1% y una tasa de aprobación general del 7% en 2012 y con tendencia a la baja [9], el examen es notoriamente desafiante y la mayoría de los solicitantes intentan el examen durante varios años. Para aprobar, los candidatos deben obtener un mínimo de 50 sobre 100 en cada prueba, con una nota total mínima de 240 en las cuatro pruebas. Las modificaciones recientes a los requisitos de aprobación permiten a los candidatos transferir las notas de una prueba (si es mayor de 60 sobre 100) si no se alcanza la nota total mínima o si el candidato no aprueba una de las pruebas.
El IPIC (Instituto de Propiedad Intelectual de Canadá) organiza cursos de repaso cada verano y otoño. El curso de verano suele tener un alcance más general que el de otoño, en el que se hace hincapié en la redacción de exámenes prácticos.
Una vez certificado, un agente de patentes registrado recibe poderes bajo la Ley de Patentes Canadiense para representar a los solicitantes que solicitan protección mediante patente a la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual .
La tarea de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que es el órgano principal de la Organización Europea de Patentes , es conceder patentes europeas (y también conocer y decidir las impugnaciones de terceros a la validez de las patentes europeas, en procedimientos de oposición ). [10] La OEP existe en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), y no está jurídicamente vinculada a la Unión Europea .
Para representar legalmente a clientes (generalmente solicitantes de patentes, titulares y oponentes ) ante la EPO, un agente de patentes debe primero estar registrado para actuar en esa capacidad como representante profesional. Para estar registrado, una persona debe calificar como agente de patentes europeo y, para tal fin, debe aprobar un examen escrito, el Examen de Calificación Europeo (EQE). [11] El EQE consiste en cuatro pruebas [11] que se realizan durante tres días, cada día con una duración de entre 5 horas y seis horas y media. Quienes se inscriban para el examen deben tener un título de ingeniería o científico (aunque una larga experiencia en un dominio científico puede ser suficiente bajo ciertas condiciones limitadas), y el candidato también debe haber practicado bajo supervisión durante al menos dos años [ cita requerida ] en el dominio del derecho de patentes nacional o europeo.
El CPE establece las circunstancias en las que un solicitante de una patente europea debe estar representado por un representante profesional en los procedimientos ante la OEP. [12] Normalmente, se requiere un representante si el solicitante de la patente (o todos ellos si son más de uno) no tiene un establecimiento en un estado contratante del CPE.
En Alemania , sólo los abogados de patentes (o Rechtsanwälte , que están autorizados a representar a clientes en todos los campos del derecho) están autorizados a representar a clientes extranjeros ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). Los abogados de patentes alemanes han realizado sus estudios universitarios en ingeniería o ciencias naturales y han ejercido en la industria antes de ser aceptados para una educación adicional de tres años, es decir, completando una formación jurídica de 26 meses con un abogado de patentes alemán establecido, al mismo tiempo estudios de Derecho alemán y luego una formación en propiedad intelectual y un examen en la DPMA. Además, están autorizados a representar a sus clientes ante el tribunal federal alemán de patentes (y marcas) y en casos de patentes (nulidad) ante el Tribunal Supremo alemán . [13]
En Hong Kong no existe ninguna regulación sobre la profesión de agente o abogado de patentes. La razón principal es que Hong Kong no tiene un sistema de concesión de patentes estándar (20 años) original. Hong Kong reconoce las patentes estándar o las patentes de invención registradas y concedidas en la República Popular China , la Oficina Europea de Patentes (designada como Reino Unido) o el Reino Unido . Estas patentes pueden volver a registrarse en Hong Kong sin examen dentro de un período prescrito. [14] El 4 de octubre de 2011, el Gobierno de la RAE de Hong Kong publicó un Documento de consulta sobre la revisión del sistema de patentes en Hong Kong. [15]
En la India, una persona registrada para ejercer ante la Oficina de Patentes de la India se denomina "agente de patentes registrado" o simplemente "agente de patentes". La Ley de Patentes de la India no menciona específicamente la designación de "abogado de patentes". Por lo tanto, existen diferentes funciones para el abogado de patentes y el agente de patentes en la India.
La Oficina de Patentes de la India realiza un examen de calificación para el registro de agentes de patentes anualmente (antes, se realizaba dos veces al año). La Ley de Patentes de la India exige que las personas que deseen presentarse al examen de calificación tengan un título científico o técnico. Otros criterios de elegibilidad incluyen ser ciudadano indio y tener 21 años de edad. Al 1 de abril de 2010, había aproximadamente 2000 agentes de patentes registrados en la India. [16]
Sin embargo, una decisión del 15 de marzo de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Madrás (Juez Único), declaró que los abogados, al poseer un título en derecho de una universidad reconocida, tienen derecho a presentar, comparecer y asumir todas las responsabilidades de un agente de patentes. El juez único rechazó la afirmación de que para comparecer ante la Oficina de Patentes, los abogados debían poseer una cualificación científica o técnica específica adicional, como una licenciatura en Tecnología de la Información, etc. Según esta sentencia, los abogados que poseen un título en Ingeniería y Ciencias son "Agentes de Patentes Registrados" en la India. [17]
Según la Sección 107 de la Ley de Patentes de Irlanda de 1992, la inscripción en el Registro de Agentes de Patentes requiere que el solicitante resida y tenga un domicilio en un estado miembro de la Unión Europea y posea las cualificaciones educativas y profesionales prescritas, que son:
Al igual que en el Reino Unido (véase más abajo), se pueden obtener exenciones de los documentos de redacción y enmienda si se han aprobado los documentos equivalentes en el Examen de Calificación Europeo.
Los especialistas en patentes en Japón son conocidos como benrishi y deben realizar un examen de calificación para recibir el título. Los benrishi pueden ejercer una variedad de leyes de propiedad intelectual (patentes, marcas registradas, derechos de autor, competencia desleal y secretos comerciales) y tienen el poder de representar a clientes en litigios y arbitrajes dentro del área especificada por la Ley de Abogados de Patentes en Japón. Los abogados ( bengoshi ) también están calificados para trabajar como abogados de patentes en el Artículo 3 de la Ley de Abogados en Ejercicio en Japón. [18] Un abogado de patentes será admitido automáticamente en la Asociación de Abogados de Patentes de Japón (Ley de Abogados de Patentes, Art. 60). [19]
Para registrarse como agente de patentes en Nueva Zelanda, uno debe:
El registro como Agente de Patentes puede conducir a la elección como Miembro del Instituto de Agentes de Patentes de Nueva Zelanda. [21]
Además, los abogados de patentes australianos pueden obtener el registro para convertirse en abogados de patentes de Nueva Zelanda, y viceversa, como resultado de un acuerdo trans-Tasman entre los dos países. [22] En consecuencia, un gran número de abogados de patentes australianos también son abogados de patentes de Nueva Zelanda. [23] [24]
Para registrarse como agente de patentes en Rusia, uno debe: [25]
Existen algunas especializaciones de los abogados de patentes:
El examen de calificación se realizará por separado para cada una de las especializaciones mencionadas anteriormente.
Después de aprobar el examen de calificación, la persona se inscribe en el registro de abogados de patentes que lleva el Servicio Federal de Propiedad Intelectual . Después de eso, el Servicio Federal de Propiedad Intelectual emite un certificado de abogado de patentes a la persona que aprobó el examen; el certificado indica la especialización del abogado de patentes.
El agente de patentes ejerce su actividad profesional en toda Rusia de forma individual o como empleado de una oficina de patentes. El agente de patentes no puede ser funcionario público , funcionario municipal , notario , juez o funcionario electo . El agente de patentes puede combinar su condición con la de abogado .
A principios de 2019, había 2001 abogados de patentes en Rusia. La mayoría de ellos se encuentran en Moscú (1194) y San Petersburgo (298). No hay abogados de patentes en 23 regiones de Rusia . [26]
Para registrarse como Agente de Patentes en Singapur, uno debe: [27]
Una vez registrado, un Agente de Patentes puede ser elegido miembro ordinario de la Asociación de Abogados de Patentes de Singapur. [30]
Los abogados de patentes en Sudáfrica [31] son abogados calificados (consulte Abogados en Sudáfrica ) que además se han especializado a través del Instituto Sudafricano de Derecho de Propiedad Intelectual. [32] Esto requiere:
Taiwán es un país desarrollado e industrializado con un uso intensivo de la tecnología y recibe más de 80.000 solicitudes de patentes al año (2006~2008). Sin embargo, por razones políticas, Taiwán no es un estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Para convertirse en un abogado de patentes registrado en Taiwán, uno debe aprobar el Examen de Abogados de Patentes administrado por el Yuan de Exámenes , completar el curso de capacitación previa a la práctica requerido (60 horas) con la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán y unirse a la Asociación de Abogados de Patentes de Taiwán. [35]
Para convertirse en agente de patentes en Ucrania , uno debe:
En la actualidad, en Ucrania hay más de 300 abogados de patentes registrados (datos al 10 de septiembre de 2012). [38] Su estatus legal está regulado por la Ley del Gabinete de Ministros de Ucrania "Sobre la aprobación de la disposición sobre los representantes en el ámbito de la propiedad intelectual (abogados de patentes)" Nº 545 del 10 de septiembre de 1994. El examen y registro de los abogados de patentes los realiza el Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania.
Cualquier persona puede actuar en la Oficina de Patentes del Reino Unido , pero los títulos de " Agente de Patentes ", "Abogado de Patentes" y "Abogado de Patentes Registrado" (que es sinónimo de "Agente de Patentes Registrado") están reservados para aquellos debidamente cualificados. [39] El título de "Abogado de Patentes" también puede ser utilizado por los abogados siempre que tengan experiencia especializada en patentes, mientras que el término "Agente de Patentes" se relaciona con las personas que han aprobado los exámenes especializados pertinentes. [40]
La calificación se logra aprobando los exámenes de nivel básico de patentes PEB [41] (o obteniendo una exención aprobando ciertos cursos universitarios como el organizado por la Queen Mary University en Londres) y luego los exámenes de nivel avanzado de patentes PEB. [42]
Los documentos fundacionales de patentes de PEB son FC1 (anteriormente P1) - Ley y procedimientos de patentes del Reino Unido, FC2 (anteriormente "Ley") - Ley inglesa básica, FC3 (anteriormente P5) - Ley internacional de patentes, FC4 (anteriormente "D&C") - Diseños y derechos de autor, FC5 (anteriormente P7) - Ley de marcas comerciales.
Los documentos avanzados de patentes PEB son FD1 (anteriormente P2) - Práctica de patentes, FD2 (anteriormente P3) - Redacción de una solicitud de patente, FD3 (anteriormente P4) - Modificación de una solicitud de patente y FD4 (anteriormente P6) - Infracción y validez de una patente. Se pueden obtener exenciones de FD2 y FD3 aprobando los exámenes de calificación europeos correspondientes (documentos A y B respectivamente).
La membresía del Chartered Institute of Patent Attorneys como miembro otorga el derecho a llamarse a sí mismo Agente de Patentes Colegiado o Abogado de Patentes Colegiado . (Para ser elegido miembro, una persona debe haber aprobado los exámenes de nivel avanzado del Reino Unido, haber acumulado suficiente experiencia profesional y ser nominado por dos miembros existentes.) [43]
En los Estados Unidos , un profesional puede ser un abogado de patentes o un agente de patentes . Tanto los abogados de patentes como los agentes de patentes tienen la misma licencia para ejercer y representar a clientes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Tanto los agentes de patentes como los abogados de patentes pueden preparar, presentar y tramitar solicitudes de patentes . Los agentes de patentes y los abogados de patentes también pueden proporcionar opiniones de patentabilidad , como lo señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos en Sperry v. Florida . [44] [45] En el tiempo transcurrido desde que la USPTO emitió la primera patente en 1790, aproximadamente 73.000 ciudadanos han aprobado el examen de registro de la USPTO, lo que les permite registrarse para tramitar solicitudes de patentes. [46] [ verificación fallida ] (Este total no incluye a los examinadores de patentes actuales, a quienes no se les permite actuar como abogados o agentes de patentes y, por lo tanto, no aparecen en la lista de profesionales inscritos). Hoy en día, aproximadamente 45.000 personas están en la lista de abogados y agentes de patentes registrados, y un poco menos de 34.000 de ellos también tienen licencia para ejercer la abogacía. [47] De los estados, California tiene la mayor cantidad de abogados (y agentes) de patentes, seguida de Nueva York y Texas. [48] Per cápita, Delaware tiene más abogados (y agentes) de patentes que cualquier estado (sin incluir DC). Por lo general, se requiere que tanto los abogados como los agentes de patentes tengan un título técnico (como ingeniería, química o física) y deben tomar y aprobar el examen de registro de la USPTO (oficialmente titulado Examen para el registro para ejercer en casos de patentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, y comúnmente conocido como el Colegio de Abogados de Patentes). [49]
Los abogados de patentes también deben estar habilitados para ejercer la abogacía en al menos un estado o territorio de los EE. UU. o en el Distrito de Columbia. Dado que los abogados de patentes están habilitados para ejercer la abogacía en un estado o territorio, pueden proporcionar además servicios legales fuera de la Oficina de Patentes si ejercen dentro de la jurisdicción en la que están habilitados para ejercer o si la ley de la jurisdicción les permite ejercer aunque no estén habilitados en esa jurisdicción. Estos servicios legales incluyen asesorar a un cliente sobre asuntos relacionados con la concesión de licencias para la invención ; si se debe apelar una decisión de la Oficina de Patentes ante un tribunal; si se debe demandar por infracción ; si alguien está infringiendo las reivindicaciones de la patente emitida de un cliente; y, a la inversa, si un cliente está infringiendo las reivindicaciones de la patente emitida de otra persona. Los agentes de patentes no pueden proporcionar servicios legales de esta naturaleza, ni pueden representar a clientes ante la Oficina de Marcas Registradas, parte de la USPTO.
Para registrarse como agente o abogado de patentes, uno debe aprobar el examen de registro de la USPTO. [50] Este examen, comúnmente conocido como el "examen de patentes", pone a prueba el conocimiento del candidato sobre la ley de patentes y las políticas y procedimientos de la USPTO según se establecen en el Manual de Procedimientos de Examen de Patentes (MPEP). El examen consta de 100 preguntas en formato de opción múltiple y es de libro abierto, y los examinados pueden utilizar una versión en PDF del MPEP. Una puntuación no oficial [notas 1] del 70% indica una calificación aprobatoria en el examen. [50] Al completar con éxito el examen, uno será etiquetado como "abogado de patentes" si ya ha sido admitido en un colegio de abogados estatal o territorial. Sin embargo, los ingenieros, científicos y cualquier otra especialidad basada en la ciencia, así como los estudiantes de derecho y los graduados en derecho que no estén admitidos en un colegio de abogados, serán etiquetados como "agentes de patentes", ya que no pueden brindar asesoramiento legal ni representar a clientes en los tribunales. Las últimas estadísticas de resultados de exámenes corresponden al año fiscal 2014, cuando se administraron 2799 exámenes y el 42,8 % resultó en puntajes de aprobación. [51] La tasa de aprobación ha disminuido notablemente desde que se incluyeron por primera vez en el examen las disposiciones de la Ley de Invenciones de Estados Unidos , implementada en marzo de 2013. [52] [53] Por ejemplo, desde el 9 de junio de 2005 hasta el 17 de octubre de 2006, el 58,2 % de los 4165 candidatos aprobaron el examen, que se basó en el MPEP, 8.ª edición, revisión 2. [54] El examen actual se basa principalmente en el MPEP, 9.ª edición, revisión 08.2017, al 16 de agosto de 2018. [55] Los solicitantes que no sean ciudadanos de los Estados Unidos y no residan en los EE. UU. no son elegibles para el registro, excepto según lo permitido por 37 CFR § 11.6(c). [56] Ninguno de los países del mundo, excepto Canadá, actúa de manera recíproca, otorgando a los ciudadanos estadounidenses el derecho que Estados Unidos concede a sus ciudadanos. [57] Sin embargo, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual no otorga a los agentes o abogados de patentes estadounidenses los mismos privilegios que la USPTO otorga a los agentes de patentes canadienses. [58]
Un abogado de patentes necesita un conocimiento adecuado de la tecnología para entender la invención de un cliente y, por lo general, es útil que los solicitantes tengan una formación científica o técnica. [59] Aunque no se requiere un título técnico o científico para presentarse al examen de patentes, los abogados de patentes deben ser capaces de comprender los aspectos técnicos y científicos de las patentes y las solicitudes de patentes. [59]
Existen tres categorías de calificación mediante las cuales un solicitante de la barra de patentes puede demostrar la capacitación científica y técnica necesaria para brindar un servicio valioso a los solicitantes de patentes: [60]
El candidato también debe poseer " buena reputación y carácter moral " (37 CFR 11.7). Si ejerce fuera de los Estados Unidos, el agente o abogado de patentes debe ser ciudadano estadounidense.
Consulte la lista de abogados y agentes de patentes , incluidos personajes ficticios que son abogados de patentes.
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