El artículo 123 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) [1] se refiere a las modificaciones en virtud del CPE , es decir, las modificaciones de una solicitud de patente europea o patente , y en particular las condiciones en las que se permiten. En particular, el artículo 123(2) del CPE prohíbe añadir materia que vaya más allá del contenido de la solicitud tal como se presentó, mientras que el artículo 123(3) del CPE prohíbe una ampliación del alcance de la protección mediante una modificación después de la concesión. Además, la regla 80 del CPE limita los tipos de modificaciones que se pueden realizar durante los procedimientos de oposición ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) , y la regla 139 del CPE se refiere a la corrección de errores en los documentos presentados ante la OEP.
El CPE establece que, en principio, un solicitante puede modificar los documentos que constituyen su solicitud de patente europea después de su presentación, ya que se considera que el solicitante puede no tener una visión completa del estado de la técnica en el momento en que se redacta y presenta la solicitud ante la OEP. [2]
El artículo 123(1) del CPE otorga a un solicitante el derecho, en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), de modificar su solicitud de patente europea y al titular de una patente (durante los procedimientos de oposición ) el derecho de modificar su patente europea. [1] Sin embargo, esto debe hacerse de conformidad con el Reglamento de Ejecución, considerando que al solicitante se le da "al menos una oportunidad de modificar la solicitud por su propia voluntad". [1] De acuerdo con el Reglamento de Ejecución, las modificaciones antes de recibir el informe de búsqueda europea (ampliado) generalmente no están permitidas. [3] Se permiten modificaciones en respuesta al informe de búsqueda europea ampliado (es decir, en respuesta a la comunicación según la Regla 70a(1) o (2) del CPE ) y también se permiten modificaciones poco después de la entrada en la fase europea de una solicitud PCT (es decir, en respuesta a la comunicación según la Regla 161(1) del CPE ). [4] Luego, cualquier modificación posterior está sujeta al consentimiento de la División de Examen. [5]
El artículo 123(2) del CPE establece que una solicitud de patente europea, o patente europea, no puede ser modificada (tanto antes como después de su concesión) de forma que contenga información que vaya más allá del contenido de la solicitud tal como se presentó. [1] En otras palabras, una modificación no puede ir más allá de la divulgación original de la solicitud. La información modificada debe ser directa e inequívocamente derivable (es decir, clara e inequívocamente derivable), para un experto en la materia, "utilizando conocimientos generales comunes y vistos objetivamente y en relación con la fecha de presentación", [6] a partir del contenido de la solicitud tal como se presentó. "Después de la modificación, no se puede presentar al experto en la materia nueva información técnica". [6] Esta prueba se suele denominar el "patrón oro" para evaluar el cumplimiento del artículo 123(2) del CPE en la OEP. [6] "La idea subyacente del art. 123(2) del CPE es que no se debe permitir a un solicitante mejorar su posición añadiendo materia no divulgada en la solicitud tal como fue presentada, lo que le daría una ventaja injustificada y podría ser perjudicial para la seguridad jurídica de terceros que confían en el contenido de la solicitud original (...)". [7] Esta disposición legal ilustra la importancia que concede el Convenio al contenido de una solicitud de patente europea tal como fue presentada –es decir, en la fecha de presentación– con respecto a sus efectos jurídicos. [8]
El artículo 123(2) del CPE no se ocupa de si las modificaciones han introducido una expresión que no está presente en la solicitud tal como se presentó, sino de si las modificaciones han introducido una materia que va más allá del contenido de la solicitud tal como se presentó. [9] En otras palabras, la única cuestión relevante es si el experto en la materia se enfrenta, en la versión modificada de la solicitud o de la patente, a información técnica adicional en comparación con la información técnica contenida en la solicitud tal como se presentó. En caso afirmativo, se infringe el artículo 123(2) del CPE. [10]
La ampliación del objeto de la patente europea más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada es motivo de oposición [11] y de revocación. [12]
Al evaluar el contenido de una solicitud de patente europea tal como se presenta, el estándar de prueba aplicable es un estándar riguroso, a saber, la certeza " más allá de toda duda razonable ", en lugar del " equilibrio de probabilidades ", el estándar de prueba normal en los procedimientos civiles. [13]
Una exención de responsabilidad define, en una reivindicación , el objeto que no se reivindica. [14] Por extensión, una exención de responsabilidad también puede significar la acción de introducir una limitación negativa en una reivindicación, es decir, "una modificación de una reivindicación que da como resultado la incorporación en la misma de una característica técnica "negativa", que normalmente excluye de una característica general realizaciones o áreas específicas". [15] La admisibilidad de las exenciones de responsabilidad está sujeta a condiciones particulares.
Según la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la OEP , las renuncias a derechos de propiedad intelectual sólo se permiten en determinadas circunstancias, tal como lo confirman las decisiones G 1/03 y G 2/03 :
"Una exención de responsabilidad [que no se divulga en la solicitud tal como se presentó [16] [17] ] puede ser permitida para:
- restablecer la novedad delimitando una reivindicación frente al estado de la técnica en virtud del artículo 54(3) y (4) del CPE ; [18]
- restaurar la novedad delimitando una reivindicación contra una anticipación accidental según el Artículo 54(2) del CPE ; una anticipación es accidental si no tiene relación con la invención reivindicada y está tan alejada de ella que el experto en la materia nunca la habría tomado en consideración al realizar la invención; y
- renunciar a la materia que, en virtud de los artículos 52 a 57 del CPE, está excluida de la patentabilidad por razones no técnicas." [19]
En la decisión G 2/10 , la Gran Sala de Recursos decidió además que:
"1a. Una modificación de una reivindicación mediante la introducción de una renuncia a la materia divulgada en la solicitud tal como se presentó infringe el artículo 123(2) del CPE si la materia que permanece en la reivindicación después de la introducción de la renuncia no se divulga, ya sea explícita o implícitamente, de manera directa e inequívoca al experto en la materia utilizando el conocimiento general común, en la solicitud tal como se presentó.
1b. Para determinar si ese es el caso o no, se requiere una evaluación técnica de las circunstancias técnicas generales del caso individual en cuestión, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de la divulgación en la solicitud tal como se presentó, la naturaleza y el alcance de la materia objeto de la renuncia y su relación con la materia que permanece en la reivindicación después de la enmienda." [20]
Por lo tanto, en G 2/10, la Gran Sala de Recursos restableció esencialmente la posibilidad de que un solicitante o titular de una patente renuncie a parte de su monopolio de patente, sujeto a ciertas condiciones. [21]
El artículo 123(3) del CPE prohíbe, después de la concesión, las modificaciones que amplíen la protección conferida por una patente europea. [22] Por ejemplo, "no está permitido sustituir una característica técnica de una reivindicación concedida por otra característica técnica que haga que la reivindicación se extienda a una materia que no estaba comprendida en la reivindicación concedida". [23] "El artículo 123(3) del CPE tiene por objeto directo proteger los intereses de terceros al prohibir cualquier ampliación de las reivindicaciones de una patente concedida, incluso si hubiera una base para dicha ampliación en la solicitud tal como se presentó". [24] Si bien, antes de la concesión, se ha considerado que la seguridad jurídica de terceros estaba "suficientemente protegida por la prohibición de ampliar el contenido de la solicitud mediante modificaciones más allá de lo que se había divulgado originalmente", sin prohibir por ello una ampliación de las reivindicaciones antes de la concesión, la situación es diferente después de la concesión. Después de la concesión, "los intereses de terceros están protegidos aún más por el Artículo 123(3) del CPE [en el sentido de que] el derecho del titular de la patente a modificar las reivindicaciones está limitado por el alcance de la patente concedida". [25]
Según la decisión G 2/88 de la Gran Sala de Recursos, "lo que debe considerarse es la totalidad de las reivindicaciones antes de la modificación en comparación con la totalidad de las reivindicaciones después de la modificación propuesta". [26] Si, por ejemplo, durante el procedimiento de oposición se modifica el objeto de las reivindicaciones a una forma de realización diferente y, con ello, se amplía el alcance de protección de las reivindicaciones, la modificación o el cambio es contrario al artículo 123(3) del CPE. [27]
Según la jurisprudencia de las Salas de Recurso, si una patente europea contiene una característica que no fue divulgada en la solicitud tal como fue presentada (en contravención del artículo 123(2) del CPE) y si la eliminación de esta característica ampliaría el alcance de la protección más allá del alcance conferido por la patente tal como fue concedida (en contravención del artículo 123(3) del CPE), la patente europea, en principio, debe ser revocada. [28] En principio, nuevamente, no importa si la modificación que conduce a tal situación puede haber sido aprobada durante la tramitación por la División de Examen, [28] ya que la responsabilidad de cualquier modificación siempre recae en el solicitante. [29]
El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH) ha adoptado una solución diferente a este problema, que permite a los titulares de patentes evitar por completo la trampa: la llamada "solución de la nota a pie de página". La característica limitante, que no se divulgó originalmente en la solicitud tal como se presentó, puede permanecer en la reivindicación y limitará el alcance de la protección, pero se ignora para evaluar la patentabilidad. [30]
Durante el procedimiento de oposición , el titular de la patente sólo podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la patente europea si "las modificaciones están motivadas por un motivo de oposición conforme al artículo 100, incluso si dicho motivo no ha sido invocado por el oponente". [31]
La regla 139 del CPE se refiere a una forma específica de enmiendas, a saber, las correcciones de errores en documentos presentados ante la OEP. La regla 139 del CPE contiene dos frases, la primera de las cuales establece que, en general, "los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las equivocaciones en cualquier documento presentado ante la Oficina Europea de Patentes podrán corregirse previa solicitud", y la segunda establece que cuando la corrección solicitada se refiera a las partes de una solicitud de patente o patente relativas a la divulgación de la invención, es decir, la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, "la corrección debe ser obvia en el sentido de que sea inmediatamente evidente que no se habría pretendido nada distinto de lo que se ofrece como corrección". [32]
(...) el marco restringido de las decisiones. Hablaban de renuncias no divulgadas.
La Gran Sala ha restablecido en gran medida, a mi entender, la posición de la renuncia como una renuncia a una parte de un monopolio de patentes, sujeta a salvaguardas.