Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), es un caso decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte reafirmó la validez de la doctrina del agotamiento de las patentes . [1] La decisión puso en duda el valor precedente continuo de una línea de decisiones en el Circuito Federal que había buscado limitar las decisiones de la doctrina del agotamiento de la Corte Suprema a sus hechos y requerir un análisis de la llamada " regla de la razón " de todas las restricciones posteriores a la venta que no sean los vínculos y las fijaciones de precios. [2] Al volver a exponer la doctrina del agotamiento de las patentes, la Corte sostuvo que se activa, entre otras cosas, por una venta autorizada de un componente cuando el único uso razonable y previsto del componente es hacer uso de la patente y el componente encarna sustancialmente la invención patentada al incorporar sus características esenciales. La Corte también revocó, de paso, que la doctrina del agotamiento se limitaba a las reivindicaciones de productos y no se aplicaba a las reivindicaciones de métodos.
LG Electronics (LGE) poseía varias patentes sobre métodos y sistemas para procesar información. Celebró dos contratos con Intel . En el Acuerdo de Licencia, LGE autorizó a Intel a fabricar y vender productos de microprocesadores utilizando las invenciones patentadas. Además, el Acuerdo de Licencia establecía expresamente que no se otorgaba ninguna licencia a ningún tercero para combinar productos bajo licencia con otros productos (por ejemplo, para combinar productos de microprocesadores Intel con otras partes de una computadora). Sin embargo, el Acuerdo de Licencia también establecía que "Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada de lo aquí contenido limitará o alterará en modo alguno el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes del presente Acuerdo vende cualquiera de sus Productos Bajo Licencia".
En el Acuerdo Marco, LGE exigía a Intel que notificara a sus clientes que la licencia de patente no se extiende a ningún producto fabricado mediante la combinación de un producto de microprocesador Intel bajo licencia con cualquier otro producto (por ejemplo, un ordenador). El Acuerdo Marco también preveía que su incumplimiento no tendría efecto alguno sobre el Acuerdo de Licencia y no sería motivo de rescisión del mismo. Al parecer, LGE estaba dispuesta a permitir a los clientes de Intel combinar los productos de microprocesador con productos no licenciados por LGE, pero sólo tras el pago de una regalía adicional a LGE por el derecho a hacerlo. Este punto no se analiza en la opinión del Tribunal, que expone los hechos sólo en términos muy limitados porque el expediente estaba bajo secreto para proteger los secretos comerciales .
Quanta Computer compró productos con microprocesadores Intel bajo licencia y se dedicó a fabricar ordenadores que los contenían. Al hacerlo, Quanta siguió las especificaciones de Intel, lo que a su vez condujo a la práctica de los métodos patentados y a la fabricación de los sistemas patentados que LGE licenció a Intel, ya que esa era la forma en que Intel había diseñado sus productos con microprocesadores. (El tribunal de primera instancia determinó que los productos con microprocesadores Intel no tenían ningún uso razonable que no infringiera la patente). LGE demandó entonces a Quanta por infracción de patente .
Quanta prevaleció en el tribunal de distrito en virtud de la doctrina del agotamiento, [3] pero en apelación el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no se aplicaba debido a la declaración en el Acuerdo Marco de que los productos combinados no estaban autorizados, dada la decisión del Circuito Federal de 1992 en Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. [4] de que un vendedor de productos patentados podía, mediante notificación, imponer una restricción posterior a la venta al uso de los productos por parte de su cliente. Además, el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no se aplicaba, en ningún caso, a las patentes de métodos. [5]
En el caso Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. [ 4] , el Circuito Federal había sostenido que los propietarios de patentes podían condicionar la venta de productos patentados con una notificación restrictiva y, de ese modo, restringir la disposición de los productos por parte de los compradores, con la excepción de las violaciones de la ley antimonopolio , como la fijación de precios y las restricciones de vinculación , [6] o las violaciones de "alguna otra ley o política". [7] Más específicamente, el tribunal de Mallinckrodt había dicho que "a menos que la condición viole alguna otra ley o política (en el campo de las patentes, en particular el uso indebido de la ley antimonopolio)", los propietarios de patentes, los licenciatarios y los compradores posteriores "conservan la libertad de contratar con respecto a las condiciones de venta". [7]
El Tribunal Federal de Apelaciones continuó diciendo que "el criterio apropiado" para determinar si "una restricción o condición... impuesta a la venta de un artículo patentado" es válida "es si la restricción [del titular de la patente o del licenciante] está razonablemente dentro de la concesión de la patente, o si el titular de la patente se ha aventurado más allá de la concesión de la patente y ha incurrido en un comportamiento que tiene un efecto anticompetitivo no justificable según la regla de la razón". [8] Según el tribunal, las pruebas para las restricciones y el uso indebido eran similares, fuera del área de la vinculación y la fijación de precios: "Para sostener una defensa de uso indebido que involucre un acuerdo de licencia que la Corte Suprema no haya considerado per se anticompetitivo, una determinación fáctica debe revelar que el efecto general de la licencia tiende a restringir la competencia de manera ilegal en un mercado relevante definido adecuadamente". [9]
Esta prueba del Circuito Federal es contraria a muchas decisiones tanto de la Corte Suprema como de otros tribunales de apelaciones. Por ejemplo, en Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. [ 10] , la Corte Suprema abordó la legalidad de las licencias en virtud de las cuales se pagaban regalías sobre las ventas totales de todos los productos, independientemente de si las patentes del licenciante cubrían todos los productos. La Corte sostuvo que tales licencias eran permisibles cuando el licenciante y el licenciatario las adoptaban por conveniencia mutua para simplificar la administración de la licencia, [11] pero que era inadmisible que el licenciante insistiera en ellas a pesar de la oposición del licenciatario. [12] Tal conducta era un uso indebido, sostuvo la Corte, pero no una violación de las normas antimonopolio a menos que se demostraran también los otros elementos de una violación de las normas antimonopolio, como el poder de mercado. [13]
Anteriormente, en Brulotte v. Thys Co. [14], la Corte Suprema sostuvo que se trataba de un uso indebido de la patente si, sin más, el titular de la patente cobraba regalías que se extendían más allá del plazo legal de la patente. En National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co. , el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito sostuvo que el titular de una patente había hecho un uso indebido de su patente al exigir a los licenciatarios que acordaran no comerciar con la tecnología de los competidores del titular de la patente. [15] Por lo tanto, en estos casos, entre muchos otros, la Corte Suprema y otros tribunales federales habían encontrado un uso indebido en casos que no involucraban fijación de precios o vínculos, y no habían requerido ninguna regla de la razón o análisis del mercado relevante.
Otras decisiones del Circuito Federal [16] siguieron el enfoque de Mallinckrodt , que al menos divergía de las decisiones de la Corte Suprema. [17] En consecuencia, cuando se concedió el certiorari en Quanta , se supuso ampliamente que la Corte Suprema revocaría Mallinckrodt , que muchos (incluido el Procurador General de los Estados Unidos Jeffrey Wall, [18] vieron como inconsistente con el precedente de la Corte Suprema. [19]
La Corte Suprema revocó por unanimidad la decisión, en una opinión del juez Clarence Thomas .
En primer lugar, el Tribunal afirmó que la distinción entre reivindicaciones de método y de producto es insostenible. En United States v. Univis Lens Co. [20] , la decisión más reciente del Tribunal sobre el agotamiento, algunas de las patentes que se consideraron agotadas eran patentes de método. Anteriormente, en Ethyl Gasoline Corp. v. United States [21] , algunas patentes cubrían un método de combustión de gasolina en un motor de automóvil, y se consideró que la doctrina del agotamiento era aplicable. Además, debido a que es fácil redactar reivindicaciones de patente para la misma invención, ya sea en formato de método o en formato de aparato, la doctrina del agotamiento podría evadirse fácilmente si la confianza en las reivindicaciones de método fuera suficiente para evitar el agotamiento: al "incluir una reivindicación de método para el método patentado de la máquina para realizar su tarea, un redactor de patentes podría proteger prácticamente cualquier elemento patentado del agotamiento". [22]
El Tribunal se centró entonces en la medida, si la hubiera, en que el agotamiento de los derechos de patente sobre los productos de microprocesador agotaba los derechos de patente relacionados con los productos combinados sobre los que LGE tenía patentes. En el caso Univis, la venta que agotó los derechos de patente fue la venta de una pieza bruta de lente semiacabada no patentada, cuyo procesamiento posterior se convirtió en una lente terminada patentada. Los productos de microprocesador Intel eran artículos comerciales terminados, pero en este caso el tribunal de primera instancia había determinado como un hecho que los productos de microprocesador no tenían un uso no infractor, al igual que en el caso Univis las piezas brutas de lente semiacabadas no tenían otro uso que el de ser terminadas para convertirse en piezas brutas de lente terminadas patentadas. Por lo tanto, el Tribunal consideró que Univis era decisiva. En el lenguaje del Tribunal Quanta , en Univis "el agotamiento fue provocado por la venta de las piezas brutas de lente porque su único uso razonable y previsto era poner en práctica la patente y porque 'incorporaban características esenciales de [la] invención patentada'".
LGE no cuestionó la afirmación de que el uso previsto y razonable de los productos de microprocesador era incorporarlos a las computadoras, pero sostuvo que existían algunos usos no infractores: podían venderse en el extranjero, como piezas de repuesto o desactivando las características que los convertían en patentados. El Tribunal desestimó estos argumentos. En cuanto a la desactivación, el Tribunal afirmó que los aspectos del dispositivo desactivados ("características"), y no el dispositivo que quedaba, debían tener un uso no infractor, de modo que desactivarlos haría que "no tuvieran un uso real". En cuanto al uso en el extranjero o de reemplazo, la prueba legal que se debía considerar era si el producto ejecutaría el método patentado o incorporaría el producto patentado, no si el uso daba lugar a una responsabilidad por infracción.
Otra razón por la que las ventas de los productos de microprocesador agotaron los derechos de patente de LGE fue que "todo lo inventivo de cada patente está incorporado" en los productos Intel licenciados, que "incorporan las características esenciales de las patentes [licenciadas] porque llevan a cabo todos los procesos inventivos cuando se combinan, según su diseño, con componentes estándar". Cualquier punto de novedad -es decir, el aspecto en el que la invención reivindicada se aparta de la técnica anterior- se encuentra en los productos de microprocesador licenciados, más que en el producto combinado del que son componentes.
Este último aspecto de la opinión de Quanta es similar a la doctrina del caso Lincoln Engineering , una doctrina que el Circuito Federal había considerado previamente que ya no era autoritativa. [23] Según la doctrina Lincoln Engineering de la Corte Suprema , la combinación de un dispositivo recién inventado con un dispositivo conocido y convencional con el que el nuevo dispositivo coopera de la manera convencional y predecible en que los dispositivos de esos tipos han cooperado anteriormente no es patentable como una "combinación agotada" o "combinación antigua". Por lo tanto, cuando el Tribunal Quanta dijo que "todo lo inventivo sobre cada patente está incorporado en" los productos Intel licenciados, que "incorporan las características esenciales de las patentes [licenciadas]", el Tribunal estaba en efecto diciendo que la combinación de un nuevo microprocesador Intel de manera convencional con una computadora personal antigua es una combinación agotada. En consecuencia, no se daría ningún peso al hecho de que se habían emitido patentes separadas a LGE sobre el dispositivo inventivo y sobre la combinación antigua que lo incluía.
El argumento de LGE a favor del no agotamiento de la patente pretendía invocar la doctrina de General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. [24] En ese caso, el titular de la patente no había concedido ninguna licencia para amplificadores "comerciales". Por tanto, cuando un fabricante con licencia únicamente en el campo de uso "no comercial" vendió un amplificador a un infractor acusado, quien lo revendió a sabiendas en el mercado comercial, el fabricante "no podía transmitirle [al infractor acusado] lo que ambos sabían que no estaba autorizado a vender". Por paridad de razonamiento, dijo LGE, había concedido licencia a Intel únicamente en el campo de la fabricación de productos de microprocesadores para su combinación con productos específicos y no con otros productos. Pero el Tribunal dijo que no era así como LGE había redactado su licencia a Intel:
LGE pasa por alto aspectos importantes de la estructura de la transacción. Nada en el Acuerdo de Licencia restringe el derecho de Intel a vender sus microprocesadores a compradores que tengan la intención de combinarlos con partes que no sean de Intel. En líneas generales, permite a Intel fabricar, usar o vender productos libres de las reivindicaciones de patentes. Es cierto que LGE exigió a Intel que notificara a sus clientes, incluida Quanta, que LGE no había otorgado licencias a esos clientes para ejercer sus patentes. Pero ninguna de las partes sostiene que Intel haya incumplido el acuerdo en ese sentido. LGE señala que el Acuerdo de Licencia específicamente excluía cualquier licencia a terceros para ejercer las patentes combinando productos bajo licencia con otros componentes. Pero la cuestión de si los terceros recibieron licencias implícitas es irrelevante porque Quanta afirma su derecho a ejercer las patentes basándose no en la licencia implícita sino en el agotamiento. Y el agotamiento depende únicamente de la propia licencia de Intel para vender productos que ejerzan las patentes.
El Tribunal parece estar diciendo que LGE simplemente autorizó a Intel a fabricar, utilizar y vender productos de microprocesador. LGE declaró expresamente que no se había concedido ninguna licencia a terceros para combinar productos bajo licencia con otros productos; y LGE hizo que Intel informara a sus clientes sobre la ausencia de una licencia. Pero LGE no dijo a Intel que LGE autorizó a Intel a fabricar, utilizar y vender productos de microprocesador únicamente en el campo de productos de microprocesador combinados con otros productos bajo licencia de LGE (los llamados productos Intel). No hubo ninguna limitación explícita del campo de uso de los derechos de fabricación, uso y venta de Intel -no hubo "palabras mágicas". LGE estuvo cerca de hacerlo -dijo que no estaba otorgando licencias a terceros para combinar productos bajo licencia con otros productos, y exigió a Intel que notificara a los clientes sobre eso- pero LGE no fue directo al grano y denegó expresamente a Intel cualquier licencia para fabricar productos de microprocesador que se combinaran con otros productos. Además, por alguna razón inexplicable, las partes, con un efecto fatal, alertaron sobre el hecho de que todavía existía una doctrina de agotamiento: "Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada de lo aquí contenido limitará o alterará en modo alguno el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes del presente documento venda cualquiera de sus Productos Licenciados".
Que se trató de un error crítico (para LGE) lo confirman las declaraciones finales del Tribunal en su dictamen:
El contrato de licencia autorizó a Intel a vender productos que utilizaran las patentes. Ninguna condición limitaba la autoridad de Intel para vender productos que incorporaran sustancialmente las patentes. ... La venta autorizada de Intel a Quanta sacó así sus productos del ámbito del monopolio de patentes y, como resultado, LGE ya no puede hacer valer sus derechos de patentes contra Quanta.
De este modo, la doctrina del agotamiento regía lo que Quanta podía hacer legalmente con lo que compraba a Intel. El hecho de no conceder a terceros una licencia para combinar los microprocesadores de Intel con otros productos no tenía importancia jurídica, porque la doctrina del agotamiento obviaba la necesidad de dicha licencia. Al haber comprado los productos a un vendedor autorizado, Quanta no necesitaba ninguna licencia.
El Tribunal añadió una nota final en la que señalaba que el caso no planteaba, y el Tribunal no se pronunció al respecto, si LGE podría haber aplicado una restricción contractual. En la nota a pie de página 7, el Tribunal comentó:
Observamos que la naturaleza autorizada de la venta a Quanta no limita necesariamente los demás derechos contractuales de LGE. La demanda de LGE no incluye una reclamación por incumplimiento de contrato y no expresamos ninguna opinión sobre si podría haber daños contractuales disponibles, aunque el agotamiento funciona para eliminar los daños por patentes.
Del mismo modo, el Tribunal no se pronunció sobre el cumplimiento específico o si los derechos contractuales, si los hubiera, podían hacerse valer contra Quanta.
El impacto de Quanta es problemático, en gran medida porque la decisión evitó decidir sobre muchas cuestiones, presumiblemente con el interés de mantener el consenso. (La decisión fue unánime). Un académico comentó:
Es una decisión muy decepcionante del Tribunal. Decidió muy poco y se trataba de un caso muy importante. Uno se queda leyendo tonterías. [25]
El hecho de que la Corte no aprobara o rechazara el precedente en el que se había basado el Circuito Federal en su decisión en Quanta , Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , que había limitado la aplicabilidad de la doctrina del agotamiento cuando una venta se hacía "condicional", contribuyó aún más a la incertidumbre empresarial sobre las restricciones de licencias permisibles. Pero, como observó un comentarista:
Se esperaba que la Corte Suprema, en el caso Quanta , se pronunciara sobre si Mallinckrodt constituía una buena ley, pero el Tribunal eludió la cuestión interpretando estrictamente el acuerdo de licencia de modo que no fuera una licencia condicional. ... Debido a que la Corte Suprema eludió la cuestión, sigue sin estar claro hasta qué punto un titular de patente puede utilizar una licencia condicional para imponer restricciones a los compradores posteriores. [26]
El Tribunal sostuvo que "la doctrina de larga data del agotamiento de las patentes establece que la venta autorizada inicial de un artículo patentado termina todos los derechos de patente sobre ese artículo". Pero ¿qué constituye una "autorización"? El Tribunal no abordó la cuestión de la autorización "constructiva", es decir, la autorización como una cuestión de derecho en determinadas circunstancias, independientemente de que al titular de la patente o al licenciante le guste o trate de evitarla. [27] En consecuencia, no es seguro hasta qué punto Quanta deshace Mallinckrodt . Ese parece ser el mensaje tácito en Quanta , pero el Circuito Federal puede adoptar una opinión impenitente, desafiando las opiniones del Procurador General como amicus .
El Tribunal dejó cuestiones importantes sin abordar en Quanta . [28] Una de las cuestiones es que el Tribunal no dijo nada sobre las otras formas posibles que podría haber empleado esta transacción, como una venta por parte de un licenciatario de fabricación con una limitación a su concesión o (alternativamente) una venta por parte del titular de la patente o su licenciatario con restricciones explícitas impuestas a la libertad del comprador de disponer del producto. El Tribunal no explicó si estos otros formatos serían legalmente eficaces ni en qué circunstancias. [29]
El primero de estos formatos posibles sigue el patrón del caso General Talking Pictures . El segundo formato sigue el patrón del caso Mallinckrodt . Bajo el primero, un titular de patente puede limitar el alcance de la licencia de un fabricante-licenciatario a un campo definido -como microprocesadores no incorporados a computadoras- y entonces el uso de esos micropresores como componentes de computadora es una infracción de patente. Este es el formato que LGE pensó que estaba usando. [30] Bajo la doctrina Mallinckrodt , la venta de un producto patentado sujeto a una restricción -como este microprocesador no puede venderse para usarse como un componente de computadora- es una venta "condicional", en lugar de "incondicional". Si se viola la condición, la conducta es una infracción de patente. [31] La doctrina del agotamiento no se aplica bajo la regla establecida en Mallinkrodt . Sin embargo, como Quanta aparentemente sostiene, cuando una restricción no está clara y explícitamente establecida, se aplica la doctrina del agotamiento.
En un escrito dirigido a la Corte Suprema (a petición suya) cuando la petición de auto de certiorari estaba pendiente, el Procurador General observó que existía una curiosa "anomalía" entre la doctrina del agotamiento y la doctrina de General Talking Pictures :
[H]ay una aparente anomalía en permitir que un titular de patente logre indirectamente –a través de una condición exigible al licenciatario– una limitación al uso o reventa que [debido a la doctrina del agotamiento] el titular de la patente no podría imponer por sí mismo a un comprador directo, [sin embargo] la distinción es un resultado necesario y explicable de la decisión de la Corte en General Talking Pictures .
Por razones que hasta ahora no han sido explicadas en ningún documento disponible al público, el Gobierno eliminó este pasaje de su posterior escrito sobre el fondo. [32] Como lo sugirió el escrito del Gobierno, por un lado, la doctrina del agotamiento prohíbe las restricciones posteriores a la venta de bienes por parte del titular de una patente (o de su licenciatario), mientras que, por otro lado, General Talking Pictures permite que el titular de una patente coloque limitaciones posteriores a la venta de bienes por parte de su licenciatario de fabricación si la licencia de fabricación utiliza la redacción correcta. [33] Nada en la opinión de Quanta aborda este tema, y mucho menos intenta resolverlo o sintetizar las doctrinas en competencia. [34]
La nota 7 del Tribunal se abstuvo expresamente de afirmar cualquiera de las siguientes cuestiones: si el lenguaje contractual podría superar o impedir la activación de la doctrina del agotamiento; de ser así, qué lenguaje lograría eso; y si el contexto sería relevante.
En la medida en que la doctrina del agotamiento se basa en consideraciones de orden público y en la medida en que se deben considerar los intereses del público y de terceros (como Quanta en el caso Quanta ) además de los de las partes contratantes, los tribunales pueden estar más dispuestos a establecer límites a la posibilidad de que las partes, mediante contrato, hagan que la doctrina no sea aplicable a los bienes que son objeto de su contrato. Por otra parte, si la política de la doctrina del agotamiento es simplemente una regla para asegurarse de que los compradores posteriores reciban un aviso justo de que su uso de dichos bienes será restringido, los tribunales pueden estar más dispuestos a mantener dichas restricciones a menos que entren en conflicto con otras políticas, como las de la competencia o las leyes antimonopolio.
El Tribunal se negó explícitamente a considerar esta cuestión en Quanta . [35] Sin embargo, el tribunal de Quanta dejó en claro que reconocía la diferencia fundamental en la ley entre una venta de productos patentados por un titular de patente y la licencia de un titular de patente a otro para fabricar los productos patentados, que el Tribunal Supremo había explicado en Estados Unidos v. General Electric Co. [36] Al mismo tiempo, el Tribunal dejó en claro que LGE no había otorgado la licencia a Intel en un lenguaje que cumpliera con la doctrina de General Talking Pictures , lo que podría haber cambiado el resultado.
La Cámara de los Lores consideró si el contrato podía invalidar la doctrina similar contra la derogación del título en el caso British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co. Esta es la doctrina según la cual un vendedor no puede tomar medidas, como hacer cumplir un derecho de propiedad intelectual , que reduzcan el valor de lo que ha vendido a un comprador. La Cámara de los Lores dictaminó que el contrato no podía utilizarse para reducir los derechos de los compradores finales, al menos los compradores de productos de consumo como automóviles.
En Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. , el tribunal de distrito reconsideró su decisión en este caso y otorgó una sentencia como cuestión de derecho (JMOL) a favor del presunto infractor. [37] El tribunal dijo que la decisión Quanta de la Corte Suprema había "cambiado el panorama de la doctrina del agotamiento de las patentes en general y, específicamente" requería una revocación de la sentencia, de modo que SCCI no fuera responsable ante Lexmark por la infracción de la patente.
Lexmark había intentado restringir la recarga de sus cartuchos de tóner basándose en la doctrina Mallinckrodt . Sin embargo, no celebró ningún contrato bilateral convencional de venta de los cartuchos de tóner al público sobre la base de una "venta condicional". [38] En cambio, Lexmark se basó en "licencias de embalaje retráctil" y avisos restrictivos que acompañaban a los productos. El tribunal consideró que estos eran ineficaces para impedir la aplicación de la doctrina del agotamiento, a pesar de que Mallinckrodt había aprobado su uso.
El tribunal reconoció que, "como señala Lexmark, la Corte Suprema no anuló expresamente la sentencia Mallinckrodt en su opinión sobre Quanta ". No obstante, el tribunal concluyó:
Después de revisar Quanta , Mallinckrodt y los argumentos de las partes, este Tribunal está convencido de que Quanta revocó el caso Mallinckrodt sub silentio . La amplia declaración de la Corte Suprema sobre la ley de agotamiento de patentes simplemente no puede conciliarse con la posición de que la decisión de Quanta se limita a sus hechos específicos. Además, el Circuito Federal se basó en parte en Mallinckrodt para llegar a su decisión en LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), la decisión que la Corte Suprema revocó en Quanta . También vale la pena señalar que la decisión de Quanta no mencionó un solo caso del Circuito Federal.
Sin embargo, el tribunal no consideró que Quanta hubiera excluido la aplicación de las restricciones de envoltorio retráctil en virtud de la legislación contractual estatal. Sin embargo, los aspectos del caso relacionados con la legislación contractual se volvieron irrelevantes porque Lexmark desestimó voluntariamente sus reclamaciones sobre la interferencia ilícita de Static Control en el contrato.
En abril de 2015, el Circuito Federal solicitó de oficio la presentación de informes y la participación de un amicus curiae en una consideración en pleno sobre si se debía revocar la sentencia Mallinckrodt a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Quanta . El tribunal ordenó:
A la luz de Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), ¿debería este tribunal revocar Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), en la medida en que dictaminó que una venta de un artículo patentado, cuando la venta se realiza bajo una restricción que de otro modo es legal y está dentro del alcance de la concesión de la patente, no da lugar al agotamiento de la patente? [39]
