Los secretos comerciales son un tipo de propiedad intelectual que incluye fórmulas , prácticas , procesos , diseños , instrumentos , patrones o compilaciones de información que tienen un valor económico inherente porque generalmente no son conocidos ni fácilmente determinables por otros, y cuyo propietario toma medidas razonables. para mantener en secreto. [1] La ley de propiedad intelectual otorga al propietario de un secreto comercial el derecho de impedir que otros lo revelen.
En algunos países, los secretos comerciales se denominan información confidencial .
El lenguaje preciso mediante el cual se define un secreto comercial varía según la jurisdicción, al igual que los tipos particulares de información que están sujetos a protección de secreto comercial. Tres factores son comunes a todas estas definiciones:
Un secreto comercial es información que:
En el derecho internacional, estos tres factores definen un secreto comercial según el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , comúnmente conocido como Acuerdo sobre los ADPIC. [2]
De manera similar, en la Ley de Espionaje Económico de los Estados Unidos de 1996 , "Un secreto comercial, tal como se define en 18 USC § 1839(3)(A),(B) (1996), tiene tres partes: (1) información; (2) medidas razonables adoptadas para proteger la información; y (3) que obtenga un valor económico independiente del hecho de no ser conocida públicamente". [3]
Los secretos comerciales son un componente importante, pero invisible, de la propiedad intelectual (PI) de una empresa. Su contribución al valor de una empresa, medida como su capitalización de mercado , puede ser importante. [4] Al ser invisible, esa contribución es difícil de medir. [5] Aún así, las investigaciones muestran que los cambios en las leyes de secretos comerciales afectan el gasto empresarial en I+D y patentes. [6] [7] Esta investigación proporciona evidencia indirecta del valor del secreto comercial.
A diferencia de la propiedad intelectual registrada, los secretos comerciales, por definición, no se revelan al mundo en general. En cambio, los propietarios de secretos comerciales buscan proteger la información secreta comercial de los competidores instituyendo procedimientos especiales para su manejo, así como implementando medidas de seguridad tanto tecnológicas como legales. [8] La razón más común para que surjan disputas sobre secretos comerciales es cuando ex empleados de empresas que guardan secretos comerciales dejan de trabajar para un competidor y se sospecha que han tomado o utilizado información confidencial valiosa perteneciente a su antiguo empleador. [9] Las protecciones legales incluyen acuerdos de confidencialidad (NDA) y cláusulas de trabajo por contrato y de no competencia . En otras palabras, a cambio de una oportunidad de ser empleado por el poseedor de secretos, un empleado puede aceptar no revelar la información de propiedad de su posible empleador, entregar o ceder a su empleador los derechos de propiedad sobre el trabajo intelectual y los productos de trabajo producidos durante el curso (o como condición) del empleo, y no trabajar para un competidor durante un período de tiempo determinado (a veces dentro de una región geográfica determinada). La violación del acuerdo generalmente conlleva la posibilidad de fuertes sanciones financieras, lo que desincentiva la revelación de secretos comerciales. La información de secretos comerciales puede protegerse mediante acciones legales que incluyan una orden judicial que prevenga violaciones de la confidencialidad, daños monetarios y, en algunos casos, daños punitivos y también honorarios de abogados. En circunstancias extraordinarias, una incautación ex parte en virtud de la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA) también permite que el tribunal incaute bienes para evitar la propagación o difusión del secreto comercial. [9] Sin embargo, puede ser muy difícil demostrar un incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad por parte de un antiguo accionista que trabaja legalmente para un competidor o que prevalece en una demanda por incumplimiento de una cláusula de no competencia. [10] Un poseedor de un secreto comercial también puede requerir acuerdos similares de otras partes, como proveedores, licenciatarios y miembros de la junta directiva.
Dado que una empresa puede proteger su información confidencial mediante acuerdos de confidencialidad, contratos de trabajo por contrato y contratos de no competencia con sus partes interesadas (dentro de las limitaciones de la legislación laboral, incluida sólo la restricción que sea razonable en términos geográficos y temporales), estas medidas de protección las medidas contractuales crean efectivamente un monopolio sobre información secreta que no caduca como lo haría una patente o un derecho de autor . Sin embargo, la falta de protección formal asociada con los derechos de propiedad intelectual registrados significa que no se impide que un tercero no vinculado por un acuerdo firmado duplique y utilice de forma independiente la información secreta una vez descubierta, como mediante ingeniería inversa .
Por lo tanto, los secretos comerciales, como las fórmulas secretas, a menudo se protegen restringiendo la información clave a unas pocas personas de confianza. Ejemplos famosos de productos protegidos por secretos comerciales son el licor Chartreuse y la Coca-Cola . [11]
Dado que la protección de los secretos comerciales puede, en principio, extenderse indefinidamente, puede proporcionar una ventaja sobre la protección de patentes y otros derechos de propiedad intelectual registrados, que tienen una duración limitada. Por ejemplo, la compañía Coca-Cola no tiene patente para la fórmula de Coca-Cola y ha sido eficaz para protegerla durante muchos más años que los 20 años de protección que habría proporcionado una patente. De hecho, Coca-Cola se negó a revelar su secreto comercial por orden de al menos dos jueces. [12]
Las empresas a menudo intentan descubrir los secretos comerciales de otras empresas mediante métodos legales de ingeniería inversa o caza furtiva de empleados, y métodos potencialmente ilegales, incluido el espionaje industrial . Los actos de espionaje industrial son generalmente ilegales y las penas pueden ser severas. [13] La importancia de esa ilegalidad para la ley de secretos comerciales es la siguiente: si un secreto comercial se adquiere por medios indebidos (un concepto algo más amplio que el de "medios ilegales", pero que incluye dichos medios), entonces generalmente se considera que el secreto ha sido objeto de apropiación indebida. . Así, si un secreto comercial ha sido adquirido mediante espionaje industrial, su adquirente probablemente estará sujeto a responsabilidad legal por haberlo adquirido de forma indebida. Sin embargo, el poseedor del secreto comercial está obligado a protegerse contra dicho espionaje hasta cierto punto, ya que, en la mayoría de los regímenes de secretos comerciales, no se considera que un secreto comercial existe a menos que su supuesto poseedor tome medidas razonables para mantener su secreto. [ cita necesaria ]
Los comentaristas que comienzan con A. Arthur Schiller afirman que los secretos comerciales estaban protegidos por el derecho romano mediante una reclamación conocida como actio servi corrupti , interpretada como una "acción para empeorar a un esclavo" (o una acción para corromper a un sirviente). El derecho romano se describe de la siguiente manera:
[E]l propietario romano de una marca o nombre de una empresa estaba legalmente protegido contra el uso desleal por parte de un competidor a través de la actio servi corrupti ... que los juristas romanos utilizaban para otorgar compensación comercial bajo la apariencia de acciones de derecho privado. "Si, como cree el escritor [escribe Schiller], para satisfacer las necesidades comerciales se disponía de diversas acciones privadas, el Estado actuaba exactamente de la misma manera que lo hace hoy." [14]
La sugerencia de que la ley de secretos comerciales tiene sus raíces en el derecho romano se introdujo en 1929 en un artículo de Columbia Law Review titulado "Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti ", que ha sido reproducido en An American Experience in Roman Law de Schiller. 1 (1971). Véase Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded , en 19. Sin embargo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, Alan Watson, argumentó en Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded que la actio servi corrupti no se utilizó para proteger secretos comerciales. Más bien, explicó:
Lamentablemente, Schiller se equivoca en cuanto a lo que estaba pasando. ... La actio servi corrupti presumiblemente o posiblemente podría utilizarse para proteger secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. Ese no era su propósito y fue, a lo sumo, un efecto secundario. Pero no hay la más mínima evidencia de que la acción fuera utilizada alguna vez de esa manera. En este sentido, la actio servi corrupti no es única. Exactamente lo mismo puede decirse de muchas acciones de derecho privado, incluidas las de robo, daño a la propiedad, depósito y producción de propiedad. Supongo que todo esto podría usarse para proteger secretos comerciales, etc., pero no hay evidencia de que así fuera. Es extraño ver en algún grado la actio servi corrupti romana como la contraparte del derecho moderno para la protección de los secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. [14]
La ley de secretos comerciales tal como se la conoce hoy hizo su primera aparición en Inglaterra en 1817 en Newbery v. James , [15] [ dudoso ] y en los Estados Unidos en 1837 en Vickery v. Welch . [16] [17] [ se necesita aclaración ] Si bien esos casos involucraron las primeras causas de acción conocidas del derecho consuetudinario basadas en un concepto moderno de leyes de secreto comercial, ninguno implicó medidas cautelares; más bien, se referían únicamente a daños y perjuicios. [17] En Inglaterra, el primer caso que implicó medidas cautelares se produjo en 1820 en Yovatt contra Winyard , [18] mientras que en los Estados Unidos, duró hasta el caso de 1866 Taylor contra Blanchard . [19] [20] [ se necesita aclaración ]
La ley de secretos comerciales siguió evolucionando en todo Estados Unidos como una mezcolanza de leyes estatales. En 1939, el American Law Institute emitió la Restatement of Torts , que contiene un resumen de las leyes de secretos comerciales en todos los estados, que sirvió como recurso principal hasta la última parte del siglo. Sin embargo, a partir de 2013, sólo cuatro estados (Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Texas) todavía dependen de la Reformulación como su principal fuente de orientación (aparte de su cuerpo de jurisprudencia estatal). [ cita necesaria ] También ha sido recientemente [ ¿cuándo? ] teorizó que la doctrina de los secretos comerciales debería proteger la información personal competitivamente valiosa de los ejecutivos de la empresa, en un concepto conocido como "secretos comerciales ejecutivos".
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario del Commonwealth , la confidencialidad y los secretos comerciales se consideran un derecho equitativo más que un derecho de propiedad . [21]
El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso Saltman Engineering Co Ltd contra Campbell Engineering Ltd [22] sostuvo que la acción por abuso de confianza se basa en un principio de preservación de la "buena fe".
La prueba para una causa de acción por abuso de confianza en el mundo del derecho consuetudinario se establece en el caso Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd : [23]
La "calidad de la confianza" destaca que los secretos comerciales son un concepto legal. Con suficiente esfuerzo o mediante actos ilegales (como allanamiento de morada), los competidores generalmente pueden obtener secretos comerciales. Sin embargo, siempre que el propietario del secreto comercial pueda demostrar que se han hecho esfuerzos razonables para mantener la información confidencial, la información sigue siendo un secreto comercial y, en general, permanece legalmente protegida. Por el contrario, los propietarios de secretos comerciales que no pueden demostrar esfuerzos razonables para proteger la información confidencial corren el riesgo de perder el secreto comercial, incluso si la información es obtenida ilegalmente por competidores. Es por esta razón que los propietarios de secretos comerciales destruyen los documentos y no se limitan a reciclarlos. [ cita necesaria ]
Un demandante exitoso tiene derecho a varias formas de reparación judicial , que incluyen:
Hong Kong no sigue el enfoque tradicional de la Commonwealth, sino que reconoce los secretos comerciales cuando una sentencia del Tribunal Superior indica que la información confidencial puede ser un derecho de propiedad. [24]
La UE adoptó una Directiva sobre la Protección de los Secretos Comerciales el 27 de mayo de 2016. [25] El objetivo de la directiva es armonizar la definición de secretos comerciales de acuerdo con las normas internacionales existentes y los medios para obtener la protección de los secretos comerciales dentro del marco de la Directiva. UE. [25]
En los EE. UU., los secretos comerciales generalmente abarcan información patentada de una empresa que generalmente no es conocida por sus competidores y que proporciona a la empresa una ventaja competitiva. [26]
Aunque la ley de secretos comerciales evolucionó bajo el derecho consuetudinario estatal, antes de 1974, la cuestión de si la ley de patentes prevalecía sobre la ley de secretos comerciales estatales había quedado sin respuesta. En 1974, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió la decisión histórica, Kewanee Oil Co. contra Bicron Corp., que resolvió la cuestión a favor de permitir a los estados desarrollar libremente sus propias leyes sobre secretos comerciales. [27]
En 1979, varios estados de EE. UU. adoptaron la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), que fue modificada nuevamente en 1985, y aproximadamente 47 estados adoptaron alguna variación de la misma como base para la ley de secretos comerciales. Otro avance significativo es la Ley de Espionaje Económico (EEE) de 1996 ( 18 USC §§ 1831–1839), que convierte el robo o la apropiación indebida de un secreto comercial en un delito federal.
Esta ley contiene dos disposiciones que penalizan dos tipos de actividades:
Las sanciones legales son diferentes para los dos delitos. El EEE se amplió en 2016 para permitir que las empresas presenten demandas civiles en un tribunal federal. [28]
El 11 de mayo de 2016, el presidente Obama firmó la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA), 18 USC §§ 1839 et seq., que por primera vez creó una causa de acción federal por apropiación indebida de secretos comerciales. [29] La DTSA prevé tanto un derecho privado de acción por daños y orden judicial como una acción civil por orden judicial interpuesta por el Fiscal General. [30]
El estatuto siguió las leyes estatales sobre responsabilidad en gran parte, definiendo los secretos comerciales de la misma manera que la Ley Uniforme de Secretos Comerciales como,
"todas las formas y tipos de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluidos patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programa, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sean tangible o intangible, y si se almacena, compila o conmemora, y cómo, física, electrónica, gráfica, fotográfica o por escrito si (A) el propietario de la misma ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y (B) la información deriva de forma independiente valor económico, real o potencial, de no ser generalmente conocido y no ser fácilmente determinable a través de medios adecuados por otra persona que pueda obtener valor económico de la divulgación o uso de la información".
Sin embargo, la ley contiene varias diferencias importantes con respecto a la ley anterior:
La DTSA también aclara que un residente de los Estados Unidos (incluida una empresa) puede ser responsable de la apropiación indebida que tenga lugar fuera de los Estados Unidos, y cualquier persona puede ser responsable siempre que un acto en apoyo de la apropiación indebida tenga lugar en los Estados Unidos. 18 USC §1837. La DTSA otorga a los tribunales amplios poderes judiciales. 18 USC §1836(b)(3).
La DTSA no reemplaza ni reemplaza las leyes estatales, pero proporciona una causa de acción adicional. Debido a que los estados varían significativamente en su enfoque de la doctrina de la "divulgación inevitable", [31] su uso tiene una aplicación limitada, si la hay, según la DTSA, 18 USC§1836(b)(3)(A). [32]
En Estados Unidos, los secretos comerciales no están protegidos por ley del mismo modo que las patentes o las marcas comerciales . Históricamente, las marcas registradas y las patentes están protegidas por estatutos federales, la Ley Lanham y la Ley de Patentes , respectivamente, mientras que los secretos comerciales suelen estar protegidos por las leyes estatales , y la mayoría de los estados han promulgado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), excepto Massachusetts , Nueva York. y Carolina del Norte . Sin embargo, desde 2016 esta situación cambió con la promulgación de la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA), que hace que los secretos comerciales también sean protegibles bajo la ley federal. Una de las diferencias entre patentes y marcas, por un lado, y secretos comerciales, por el otro, es que un secreto comercial está protegido sólo cuando el propietario ha tomado medidas razonables para proteger la información como secreto (ver 18 USC § 1839 (3)(A)).
Las naciones tienen diferentes políticas de marcas. Suponiendo que la marca en cuestión cumpla con otros estándares de protecibilidad, las marcas generalmente están protegidas contra la infracción basándose en que otros usos podrían confundir a los consumidores en cuanto al origen o la naturaleza de los productos una vez que la marca se ha asociado con un proveedor en particular. Se aplican consideraciones similares a las marcas de servicio y la imagen comercial . Por definición, una marca no goza de protección ( qua marca) hasta que sea "divulgada" a los consumidores, ya que sólo entonces los consumidores pueden asociarla con un proveedor o fuente de la manera requerida. ( Sin embargo , el hecho de que una empresa planee utilizar una determinada marca registrada podría protegerse como secreto comercial hasta que la marca se haga pública ) . comercio". [34] Es posible registrar una marca en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal. El registro de marcas confiere algunas ventajas, incluida una protección más sólida en ciertos aspectos, pero no es necesario el registro para obtener protección. [34] El registro puede ser necesario para presentar una demanda por infracción de marca.
Para adquirir una patente, se debe proporcionar información completa sobre el método o producto a la oficina de patentes y, tras su publicación o emisión, estará disponible para todos. Una vez expirada la patente, los competidores pueden copiar legalmente el método o producto. El monopolio temporal sobre el objeto de la patente se considera una compensación por la divulgación de la información al público. [ cita necesaria ] Es posible obtener protección de patente para un secreto comercial. Para obtener una patente, el inventor debe divulgar la invención , de modo que otros puedan realizarla y utilizarla. Para obtener una patente en los Estados Unidos, se debe revelar cualquier preferencia por el modo de practicar la invención. [35] A menudo, una invención se mejorará después de presentar la solicitud de patente y se obtendrá información adicional. Ninguna parte de esa información adicional debe divulgarse durante el proceso de solicitud de patente y, por lo tanto, puede mantenerse como secreto comercial. [36] Esa información no divulgada a menudo aumentará la viabilidad comercial de la patente. La mayoría de las licencias de patentes incluyen cláusulas que exigen que el inventor revele cualquier secreto comercial que tenga, y los licenciantes de patentes deben tener cuidado de mantener sus secretos comerciales al otorgar la licencia de una patente a través de medios tales como el uso de un acuerdo de confidencialidad . En comparación con las patentes, las ventajas de los secretos comerciales son que un secreto comercial no está limitado en el tiempo ("continúa indefinidamente mientras el secreto no se revele al público", mientras que una patente sólo está en vigor durante un tiempo específico, después del cual otros pueden copiar libremente la invención), un secreto comercial no implica ningún costo de registro, [37] tiene un efecto inmediato, no requiere el cumplimiento de ninguna formalidad y no implica ninguna divulgación de la invención al público. [37] Las desventajas de los secretos comerciales incluyen que "otros pueden descubrir legalmente el secreto y tener posteriormente derecho a utilizarlo", "otros pueden obtener protección de patente para secretos descubiertos legalmente" y un secreto comercial es más difícil de hacer cumplir. que una patente. [38]
Las regulaciones sobre secretos comerciales que enmascaran la composición de agentes químicos en productos de consumo han sido criticadas por permitir a los poseedores de secretos comerciales ocultar la presencia de sustancias potencialmente dañinas y tóxicas . Se ha argumentado que se niega al público una idea clara de la seguridad de dichos productos, mientras que los competidores están bien posicionados para analizar su composición química. [39] En 2004, el National Environmental Trust probó 40 productos de consumo comunes; en más de la mitad de ellos encontraron sustancias tóxicas que no figuran en la etiqueta del producto . [39]
Además, la protección legal de los secretos comerciales podría reducir la difusión de conocimientos, lo que normalmente mejora la difusión del conocimiento y la mejora de la tecnología. Wang (2023) encontró que la adopción de la ley de secretos comerciales podría reducir la difusión de conocimientos entre un 27% y un 51%. [40] Por lo tanto, si bien las leyes sobre secretos comerciales fortalecen la exclusividad de la I+D y alientan a las empresas a participar en actividades innovadoras, la reducción generalizada de la difusión de conocimientos puede perjudicar el crecimiento económico.
secreto comercial.