La doctrina del agotamiento , también conocida como doctrina de la primera venta, [1] es una doctrina de patentes del derecho consuetudinario estadounidense que limita el grado en que los titulares de patentes pueden controlar un artículo individual de un producto patentado después de la llamada venta autorizada. Según esta doctrina, una vez que se produce una venta autorizada de un artículo patentado, se dice que los derechos exclusivos del titular de la patente para controlar el uso y la venta de ese artículo están "agotados" y el comprador es libre de usar o revender ese artículo sin mayores restricciones. de la ley de patentes. Sin embargo, según la doctrina de reparación y reconstrucción, el propietario de la patente conserva el derecho de excluir a los compradores de los artículos de fabricar de nuevo la invención patentada (es decir, fabricar otro artículo), a menos que esté específicamente autorizado para hacerlo por el titular de la patente. [2]
Desde el punto de vista procesal, la doctrina del agotamiento de las patentes opera como una defensa afirmativa , protegiendo a los compradores autorizados de reclamos por infracción relacionados con la venta o el uso (incluidas la reparación y modificación) de un producto patentado después de que el propietario de la patente autorizó su venta.
Dado que sólo una venta "autorizada" activa la doctrina, puede ser difícil o al menos controvertido determinar si la doctrina del agotamiento se aplica en un caso particular: por ejemplo, cuando el titular de la patente pretende restringir o condicionar el uso o la reventa del artículo patentado. una vez comprado y en manos de un usuario final ( restricciones post-venta ); o cuando el titular de la patente otorga licencia a otro para fabricar, utilizar o vender el producto patentado sólo en un campo particular. Podría decirse que la decisión de la Corte Suprema de 2008 en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. no deja claro hasta qué punto los titulares de patentes pueden evitar la doctrina del agotamiento mediante las llamadas licencias limitadas (licencias limitadas a un campo de uso específico). . Desde su desarrollo por los tribunales a finales del siglo XIX, [3] la doctrina del agotamiento de las patentes ha planteado interrogantes sobre el alcance de los derechos exclusivos otorgados por las patentes y la medida en que el propietario de una patente puede ampliar esos derechos para controlar el uso posterior y las ventas de artículos patentados.
Una patente otorga al titular de la patente el derecho de excluir a otros de fabricar, usar, vender, ofrecer para la venta o importar a los EE. UU. la invención patentada (es decir, un producto que incorpore la invención) durante la vigencia de la patente. [4] El fundamento constitucional detrás de otorgar estos derechos exclusivos es "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles" [5] brindando a los inventores el incentivo para invertir su tiempo, trabajo y fondos en la investigación y el desarrollo de tecnología innovadora. [6] Proporcionar estas protecciones, sin embargo, conlleva costos sociales (rentas monopólicas) y limita la capacidad del público para enajenar libremente productos patentados. Por lo tanto, la política pública dicta que los derechos exclusivos del propietario de la patente tengan un alcance limitado. Generalmente, cuando el titular de una patente recibe una compensación por el uso de su invención mediante la venta de un producto patentado, se cumple el propósito de la ley de patentes con respecto a ese producto. [7] Al recibir una compensación, los derechos del propietario de la patente a excluir a otros se agotan y "la ley de patentes no ofrece ninguna base para restringir el uso y disfrute de la cosa vendida". [8] En consecuencia, la introducción voluntaria de un producto patentado en el comercio por parte del titular de una patente sin restricciones impide que el titular de la patente ejerza cualquier derecho reivindicado para excluir a otros del uso o reventa del producto vendido. [9]
A diferencia de la doctrina análoga de la primera venta en materia de derechos de autor, la doctrina del agotamiento de las patentes no ha sido codificada en el estatuto de patentes y, por lo tanto, sigue siendo una doctrina del derecho consuetudinario . Fue reconocido explícitamente por primera vez por la Corte Suprema en 1873 en Adams v. Burke . [10] En ese caso, el titular de la patente Adams cedió a otro el derecho de fabricar, usar y vender tapas de ataúdes patentadas sólo dentro de un radio de diez millas de Boston. Burke (un empresario de pompas fúnebres), un cliente del cesionario, compró las tapas de los ataúdes al fabricante cesionario dentro del radio de diez millas, pero luego usó (y efectivamente revendió) las tapas de los ataúdes patentadas fuera del radio de diez millas, en su comercio en el curso del entierro de una persona. El titular de la patente Adams demandó a la empresa funeraria Burke por infracción de patente, pero la Corte Suprema no encontró responsabilidad por infracción: una vez que las tapas de los ataúdes se fabricaron y vendieron legalmente, "no hay ninguna restricción sobre su uso que se implique en beneficio del titular de la patente o sus cesionarios". o licenciatarios." Debido a que la venta fue autorizada (comprada a un vendedor autorizado dentro del radio de diez millas), el demandado adquirió el derecho de usar las tapas del ataúd libre de cualquier reclamo del titular de la patente, a pesar de que las llevó fuera del radio de diez millas para usarlas. él.
La doctrina del agotamiento sólo se activa mediante una venta autorizada por el titular de la patente. [11] Por lo tanto, hay circunstancias en las que puede ser difícil determinar si se activa la doctrina del agotamiento, a la luz de las restricciones que el titular de la patente ha pretendido imponer a la venta o uso de la invención patentada. En estas situaciones surgen dos preguntas generales: (1) ¿La venta fue autorizada por el titular de la patente? Esta puede ser a menudo una cuestión fáctica compleja. (2) Independientemente de si están autorizadas por el titular de la patente, ¿son esas restricciones válidas y reconocibles bajo la ley?
Generalmente, estos casos involucran uno o más de los siguientes escenarios: el propietario de la patente: (1) vende uno o más componentes de un producto patentado de múltiples componentes; [12] (2) otorga licencia a otro para fabricar y vender productos patentados con ciertas restricciones en el campo en el que se puede realizar la venta; [13] o (3) vende el artículo con restricciones directamente a los compradores o usuarios finales ( restricción posventa ). [14]
Un escenario en el que la doctrina del agotamiento puede activarse o no es cuando el titular de la patente vende un artículo, precursor o ingrediente incompleto que no practica ni incorpora directamente la patente en cuestión. En esta situación, el agotamiento se desencadena por la venta autorizada del artículo incompleto si: (1) su "único uso razonable y previsto era practicar la patente, y (2) "incorpora características esenciales" de la invención patentada. [15 ] Incluso si la doctrina del agotamiento es aplicable a la venta de un artículo incompleto, sin embargo, hay un análisis separado de si la venta de ese artículo fue realmente autorizada y, por lo tanto, si realmente se desencadenó el agotamiento [16] .
La aplicabilidad del agotamiento a la venta de un artículo incompleto fue reconocida por la Corte Suprema en 1942 en Estados Unidos contra Univis Lens Co. . En ese caso, el titular de la patente vendía lentes en bruto que debían molerse hasta obtener lentes terminados: la invención patentada. El Tribunal sostuvo que esta venta agotó las patentes de las lentes terminadas porque las lentes en blanco sustancialmente "incorporaban características esenciales del dispositivo patentado y [eran] sin utilidad hasta... pulidas y pulidas como la lente terminada de la patente. " [17] El Tribunal señaló que el proceso de pulido era estándar (convencional) y no central para las patentes, indicando además que los espacios en blanco de las lentes constituían una parte material de la invención patentada y practicaban casi por completo la patente, ya que solo se realizaban pasos de procesamiento posteriores convencionales. fueron necesarios para completar la invención.
En Quanta , la Corte Suprema aplicó la misma prueba para determinar si el agotamiento es provocado por la concesión de licencias de una cartera de patentes de productos y métodos . En ese caso, el titular de la patente ( LGE ) autorizó al licenciatario ( Intel ) mediante licencia cruzada a fabricar y vender microprocesadores y conjuntos de chips que (a menos que tuvieran licencia) infringirían las patentes de productos y métodos de LGE, así como las patentes de sistemas informáticos que contienen la licencia. Microprocesadores y chipsets. El Tribunal concluyó que, aunque estos productos Intel no practicaban directamente las patentes del sistema, incorporaban suficientemente las invenciones de esas patentes, lo que hacía aplicable la doctrina del agotamiento. En primer lugar, el Tribunal concluyó que no había ningún uso razonable para los productos Intel aparte de incorporarlos a un sistema informático que practicaba las patentes del sistema LGE. [18] En segundo lugar, los productos Intel incorporaban características esenciales de los procesos patentados porque el único paso necesario para poner en práctica las patentes era la adición de piezas de computadora estándar como memorias y buses. [19] Además, no había nada inventivo en los sistemas, aparte de que contenían microprocesadores y conjuntos de chips inventivos. [20] Por lo tanto, según la prueba Univis , los productos Intel incorporaban suficientemente las patentes, lo que hacía aplicable la doctrina del agotamiento.
Otro escenario en el que puede resultar difícil determinar si se autorizó la venta de un artículo patentado, y por tanto si se produce su agotamiento, ocurre cuando el titular de la patente otorga una licencia para fabricar y vender con limitaciones específicas en el campo en el que puede operar el vendedor. , como ventas a tipos particulares de clientes, territorios específicos u otras limitaciones de campo de uso . Si se han impuesto estas limitaciones (o "restricciones"), la venta del licenciatario a un comprador agota sólo los derechos del titular de la patente a restringir el uso y la reventa cuando las restricciones no se han excedido ("violado"). [21] La teoría es que si Alice es propietaria de Blackacre pero no de Whiteacre, no puede transmitirle un buen título a Bob pretendiendo venderle Whiteacre. Sólo puede vender lo que posee. [22] Si se exceden ("violan") las limitaciones de la licencia ("restricciones"), entonces el agotamiento no puede ocurrir y, por lo tanto, no se activa, y el titular de la patente puede demandar exitosamente al licenciatario y a cualquier cliente intermedio por infracción de patente. [23]
La Corte Suprema en General Talking Pictures Corp. contra Western Electric Co. ha confirmado específicamente la legitimidad de las limitaciones del campo de uso en las licencias de patentes para fabricar productos patentados. Un licenciatario que excede ("viola") una limitación de campo de uso al vender un artículo fuera del campo permitido comete una infracción de patente. La doctrina del agotamiento no brindaría protección alguna porque la "violación" hace que la venta sea "no autorizada" a los efectos de la doctrina del agotamiento. [24]
Las limitaciones de campo de uso en la venta (las que se imponen al licenciatario al vender los artículos patentados) son diferentes de las restricciones o limitaciones postventa (aquellas que tienen como objetivo restringir el uso o la venta del artículo patentado una vez comprado y en manos de un usuario final). Los titulares de patentes pueden evitar la doctrina del agotamiento imponiendo la primera, pero es cuestionable que puedan hacerlo mediante la segunda. [25]
Las limitaciones a la venta deben vincular muy explícitamente al licenciatario o al vendedor. Por ejemplo, en Quanta , LGE otorgó licencia a Intel para fabricar productos utilizando las patentes de LGE. La licencia establecía expresamente que LGE no otorgaba licencias a terceros para combinar productos con licencia con productos que no fueran de Intel (es decir, microprocesadores y conjuntos de chips comprados a terceros), y LGE exigía a Intel que notificara a sus clientes al respecto. Intel vendió productos a Quanta, quien combinó los productos Intel con productos que no eran Intel. LGE demandó a Quanta por infracción de patente. La Corte Suprema determinó que el acuerdo de licencia no imponía explícitamente una limitación del campo de uso y, por lo tanto, concluyó que no había condiciones que limitaran a quién Intel podía vender. De este modo se "autorizó" la venta y se provocó el agotamiento. En palabras del Tribunal, "El Acuerdo de Licencia autorizaba a Intel a vender productos que practicaran las patentes. Ninguna condición limitaba la autoridad de Intel para vender productos que incorporaran sustancialmente las patentes... Por lo tanto, la venta autorizada de Intel a Quanta sacó sus productos del alcance de la patente. monopolio y, como resultado, LGE ya no puede hacer valer sus derechos de patente contra Quanta". [26]
Debido a que los documentos contractuales en el caso Quanta no eran suficientemente explícitos, el Tribunal aplicó la doctrina del agotamiento, encontrando la venta "autorizada" e incondicional, a pesar de que LGE intentó imponer algunas restricciones al uso de los productos. Por lo tanto, los compradores del producto patentado eran libres de utilizarlo sin las restricciones que el titular de la patente pretendía imponerles. El Tribunal concluyó que el acuerdo de licencia no imponía ninguna limitación sobre a quién podía vender el licenciatario. Sin embargo, el Tribunal Quanta no abordó si la restricción contenida en el acuerdo de licencia podría hacerse cumplir mediante contrato. De hecho, el Tribunal dijo intencionadamente que no estaba abordando esa cuestión.
El área más difícil e inestable de la ley con respecto al agotamiento de las patentes involucra casos en los que un titular de una patente pretende imponer restricciones posteriores a la venta . Las restricciones posventa son aquellas que pretenden restringir el uso o la venta del artículo patentado una vez comprado y en manos de un cliente usuario final, en lugar de limitaciones similares impuestas a un fabricante-licenciatario. Las restricciones comunes de posventa incluyen avisos de "solo un solo uso" y "recarga solo con tinta patentada". Todavía no está claro o al menos es controvertido si las violaciones de tales restricciones hacen que una venta sea "no autorizada" y, por lo tanto, que el agotamiento de las patentes sea inaplicable. [27]
En 1992, el Circuito Federal aprobó el uso de restricciones posventa en Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. . Específicamente, el tribunal sostuvo que los propietarios de patentes podían condicionar la venta de productos patentados a un aviso restrictivo y, por lo tanto, restringir la disposición de los productos por parte de los compradores, con excepción de violaciones de la ley antimonopolio como la fijación de precios y las restricciones vinculadas, o violaciones de "alguna otra ley o política". [28] El demandante en el caso poseía una patente sobre un dispositivo médico, que vendía a hospitales con una etiqueta de aviso de "un solo uso". El acusado compró los dispositivos usados en hospitales, los reacondicionó y los revendió a hospitales. El Circuito Federal sostuvo que la restricción de un solo uso era ejecutable de acuerdo con el caso General Electric de 1926 , [29] porque la restricción estaba "razonablemente dentro de la concesión de la patente...". [30]
La Corte Suprema no discutió el caso Mallinckrodt en Quanta . Como señaló un comentarista: " Se esperaba ampliamente que la Corte Suprema, en Quanta , se pronunciara sobre si Mallinckrodt era una buena ley. Pero la Corte eludió la cuestión al interpretar de manera estricta el acuerdo de licencia para que no fuera una licencia condicional... Porque Aunque el Tribunal Supremo eludió la cuestión, sigue sin estar claro hasta qué punto un titular de una patente puede utilizar una licencia condicional para imponer restricciones a los compradores intermedios." [31]
Al menos dos tribunales de distrito han llegado a la conclusión de que Mallinckrodt ya no es una buena ley después de Quanta . [32] En Static Control Components, Inc. contra Lexmark Int'l, Inc. , el tribunal concluyó que la decisión Quanta de la Corte Suprema implícitamente anuló a Mallinckrodt . El tema en cuestión en Static Control fue el llamado programa "prebate" de Lexmark, en el que los clientes podían comprar cartuchos sujetos a un solo uso por un precio de descuento del 20 por ciento. En su orden original, antes de que se decidiera Quanta , el tribunal rechazó el argumento de Static Control de que los derechos de patente de Lexmark se agotaron como resultado de la venta autorizada de los cartuchos. Basándose en gran medida en Mallinckrodt , el tribunal concluyó que las ventas eran restricciones postventa válidas que evitaban el agotamiento. Sin embargo, después de que se decidió sobre Quanta , el tribunal revocó su orden original y concluyó que la restricción de uso único de Lexmark no era ejecutable según la ley de patentes porque el tribunal estaba "convencido de que Quanta anuló sub Silentio a Mallinckrodt". [33] El tribunal explicó: "La declaración amplia de la Corte Suprema sobre la ley de agotamiento de patentes simplemente no puede conciliarse con la posición de que la participación de Quanta se limita a sus hechos específicos. Además, el Circuito Federal se basó en parte en Mallinckrodt para llegar a su decisión en LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), la decisión que la Corte Suprema revocó en Quanta . También vale la pena señalar que la decisión de Quanta no lo hizo . mencionar un solo caso del Circuito Federal." [34]
Sin embargo, la conclusión del tribunal de distrito de que Quanta anuló a Mallinckrodt refleja la ambigüedad en el propio Quanta . El tribunal de Control Estático señaló que "las ventas de cartuchos Lexmark Prebate eran incondicionales" porque "[n]ingún comprador potencial estaba obligado a aceptar cumplir con los términos de Prebate antes de comprar un cartucho. Por lo tanto, las ventas de cartuchos de tóner Prebate de Lexmark eran autorizado e incondicional, al igual que las ventas de los productos patentados de LGE en Quanta ." [35]
Por lo tanto, tanto Quanta como Static Control pueden verse como advertencias [36] sobre intentos fallidos de cumplir con la doctrina General Talking Pictures [37] o para condicionar explícitamente las ventas, sin necesidad de pronunciarse sobre si las restricciones posventa eran válidas. , o para anular la aprobación de Mallinckrodt de las restricciones posventa. Queda por ver cuál interpretación es la correcta. La decisión del Circuito Federal en el reargumento en pleno de Lexmark Int'l v. Impression Prods. debería proporcionar una respuesta más definitiva, sujeta, por supuesto, a una posible revisión adicional en el Tribunal Supremo. [38]
Una cuestión emergente es si el agotamiento de las patentes estadounidenses es internacional o estrictamente nacional. Hasta hace poco, o al menos desde la formación del Circuito Federal en 1982, [39] la mayoría de los tribunales estadounidenses simplemente asumían que una venta fuera de los Estados Unidos, incluso si la realizaba el propietario de la patente estadounidense o su matriz, subsidiaria o afiliada , o por el licenciatario del propietario de la patente estadounidense, no desencadenó la doctrina del agotamiento dentro de los Estados Unidos. Por lo general, la base para la suposición era (1) la Corte Suprema supuestamente así lo sostuvo en Boesch v. Graff ; [40] (2) una patente extranjera es un derecho de propiedad diferente que no es lo mismo que una patente estadounidense correspondiente porque la ley de patentes extranjera es diferente de la ley de patentes estadounidense y otorga un alcance diferente a dicha patente extranjera; [41] y (3) muchos casos sostienen que la ley de patentes estadounidense no tiene aplicación "extraterritorial". [42]
Ninguno de estos puntos está sobre terreno firme y sólido. En el caso Boesch , un vendedor totalmente ajeno al propietario de la patente estadounidense realizó la venta en Alemania; el vendedor alemán tenía derecho a vender el producto según la ley alemana porque había comenzado los preparativos para fabricar el producto antes de que el propietario de la patente estadounidense solicitara su patente alemana. [43] La empresa estadounidense (el titular de la patente) no tuvo complicidad en la venta y no obtuvo beneficios de ella, y no podía ser acusada de "doble inmersión". [44] Esto es bastante diferente de la situación estadounidense habitual, como la de los casos Lexmark y Jazz , en los que el propietario de la patente estadounidense era responsable de la venta en el extranjero y, por tanto, se beneficiaba de ella. Por lo tanto, el caso Boesch no constituye un precedente adecuado para respaldar la situación general de agotamiento internacional.
Si las patentes extranjeras son comparables a las patentes estadounidenses es una cuestión fáctica que puede diferir de un caso a otro, o de una nación a otra, y no puede asumirse de una forma u otra. Además, 35 USC § 119(a), el estatuto de patentes estadounidense que rige cuándo una patente estadounidense puede basarse en la presentación de una solicitud de patente extranjera, establece que la patente estadounidense y la patente extranjera correspondiente deben ser "para la misma invención". Por lo tanto, puede haber muchas más similitudes de las que suponen los casos.
Finalmente, la afirmación de que la ley de patentes estadounidense no tiene aplicación extraterritorial ocurre universalmente en casos que sostienen que la responsabilidad por infracción de patente bajo la ley estadounidense no debe basarse en actos y conductas que ocurren fuera de los Estados Unidos. E incluso esa generalidad es sospechosa, ya que a veces la responsabilidad por infracción de patentes en Estados Unidos se basa en conductas fuera de Estados Unidos. [45] La aplicación del agotamiento a nivel internacional no regula los actos y conductas realizados fuera de los Estados Unidos; define recursos por infracción contra la importación y venta en los Estados Unidos sobre la base de actos y conductas realizados fuera de los Estados Unidos. [46]
El punto ahora está pendiente de decisión en el Circuito Federal, porque ese tribunal ordenó una nueva audiencia en pleno sobre ese tema en el caso Lexmark . [47] La razón por la que la cuestión ha pasado a primer plano es que la Corte Suprema, en su reciente decisión sobre derechos de autor en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , [48] sostuvo que una venta en el extranjero autorizada por los propietarios de los derechos de autor agota Derechos de autor de EE. UU. La Corte Suprema basó su decisión principalmente en la autoridad del derecho consuetudinario, citando extensamente a los Institutos de Coca-Cola (Coke en Littleton) y diciendo que esto establecía la regla general a partir de la cual se debe probar cualquier excepción. Por lo tanto, algunos han pensado que el mismo principio se aplica al menos con tanta fuerza en el derecho de patentes como en el derecho de autor, de modo que el agotamiento de las patentes debería ser internacional, al igual que lo es el agotamiento de los derechos de autor.
En Europa [49] y Japón se sigue un régimen de agotamiento internacional absoluto o modificado de los derechos de patente. Australia, [ cita necesaria ] Nueva Zelanda y Noruega también adoptan el agotamiento de las patentes internacionales. [50]
El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) deja explícitamente a cada estado miembro la libertad de abordar el agotamiento de la propiedad intelectual. [51] Un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [52] de 2010 proporciona una lista de las disposiciones legales de varios países sobre el agotamiento internacional. [53]
Otra cuestión que surge en el marco de la doctrina del agotamiento es qué personas pueden hacer valer la doctrina del agotamiento como defensa ante una reclamación por infracción de patente. En la mayoría de los casos de agotamiento analizados anteriormente en este artículo, los hechos del caso siguen lo que podría denominarse un patrón de "línea recta": un titular de patente A (o su licenciatario) fabrica y vende un producto cubierto por la patente P1 al cliente C. . C luego hace algo con a que A ha ordenado (mediante algún tipo de acuerdo o acuerdo putativo) que C no haga. A continuación se presenta una demanda por infracción de patente, A contra C. Diagramáticamente, este patrón de hechos se puede representar como:
A → a (P1) → C
- donde a(P1) significa que la patente P1 cubre el producto a y → indica una venta
Las nuevas invenciones en tecnología de la información pueden dar lugar a demandas por agotamiento siguiendo un patrón de hechos diferente, debido a las peculiaridades de la tecnología de la información y la actual ley de patentes de Estados Unidos. Una invención de tecnología de la información puede implicar varios aspectos, cada uno de los cuales tiene una parte interesada separada. Por ejemplo, un teléfono inteligente, un televisor o un decodificador pueden ser económicamente importantes tanto para los fabricantes de equipos como para los proveedores de contenidos, así como para el público usuario final (es decir, los consumidores). Una licencia o venta a una parte interesada puede o no desencadenar la doctrina del agotamiento con respecto a la conducta de otra parte interesada, tal vez dependiendo de cómo se estructuran las transacciones comerciales relevantes.
Según la actual ley de patentes estadounidense, la reivindicación de un método de una patente sólo se infringe cuando un único actor realiza cada paso de la reivindicación. [54] De manera similar, la infracción inducida de una reivindicación de método tiene el mismo requisito. [55] Las afirmaciones sobre el sistema plantean cuestiones más complicadas. Uno sólo puede crear el sistema combinando cada elemento con los demás, pero es posible ser responsable de utilizar una invención de sistema simplemente explotando comercialmente el sistema. [56] Por lo tanto, cuando tanto el fabricante del equipo pertinente como el proveedor de contenidos utilizan aspectos de la invención en una reivindicación de método, la responsabilidad por infracción que les corresponda puede depender tanto de cómo esté redactada la reivindicación pertinente como de cómo se estructuren las licencias o las ventas. Esto se ilustra en el litigio pendiente sobre teléfonos inteligentes, en el que la estructura dictó el resultado legal. [57]
En Helferich Patent Licensing, LLC contra New York Times Co. , [58] el Circuito Federal anuló la desestimación sumaria de un tribunal de distrito por agotamiento de una demanda por infracción de patente contra proveedores de contenidos. La invención se refiere a métodos y sistemas para alertar a los usuarios de teléfonos inteligentes sobre contenidos que pueden ser de su interés, por ejemplo, noticias de última hora. El funcionamiento del invento es el siguiente: un proveedor de contenidos como el New York Times envía un mensaje de texto a los teléfonos inteligentes de sus suscriptores online. El mensaje puede consistir en un titular y la pista de una historia, junto con un hipervínculo a la historia almacenada en la base de datos en línea del New York Times. Un suscriptor interesado en leer la historia hace clic en el enlace y así hace que el navegador del teléfono inteligente recupere y muestre la historia.
La forma en que se redactaron las reclamaciones es muy importante para el resultado. Hay dos tipos relevantes de reclamos: un conjunto considera solo a los fabricantes de teléfonos inteligentes y los reclamos describen solo actos realizados en el teléfono inteligente (recibir señales, hacer clic en hipervínculos, etc.). El otro conjunto de reclamaciones considera sólo los actos que realizan los proveedores de contenidos (enviar la alerta por mensaje de texto, almacenar la noticia, enviarla a través de Internet en respuesta a un clic en un hipervínculo, etc.). Por lo tanto, es posible infringir un conjunto de estos reclamos de un solo actor sin infringir el otro.
El titular de la patente otorgó licencias a sustancialmente todos los fabricantes de teléfonos inteligentes en los Estados Unidos bajo el primer conjunto de patentes. Luego buscó otorgar licencias a los proveedores de contenido. Cuando algunos proveedores de contenidos, incluido el New York Times, se negaron a aceptar licencias en virtud del segundo conjunto de patentes, alegando que según la doctrina del agotamiento no necesitaban licencias, el titular de la patente los demandó. En lugar del patrón de hechos de "línea recta" descrito anteriormente para casos de agotamiento anteriores, este caso tiene un patrón bidireccional diferente. Diagramáticamente, el patrón de hechos de este tipo de casos es el siguiente:
P → lic (P1) → A, a
- El titular de la patente P otorga licencia al fabricante A bajo la patente P1 (las patentes de teléfonos inteligentes) para hacer que los teléfonos inteligentes incorporen la invención patentada. Luego A vende teléfonos inteligentes a a los consumidores C.
A → a (P1) → C ← yo (P2) ← B
- El proveedor de contenido B envía alertas de noticias y contenido i a los consumidores C , practicando así el método reivindicado en la patente P2 (las patentes del proveedor de contenido).
En la apelación del fallo del juicio sumario del tribunal de distrito, el Circuito Federal sostuvo que la estructura del acuerdo de licencia de patentes evitaba la doctrina del agotamiento. El tribunal dictaminó que la doctrina del agotamiento sólo puede ser afirmada por un "adquirente autorizado", es decir, uno que compra el artículo patentado al titular de la patente o a su vendedor autorizado. El tribunal explicó esto con más detalle, utilizando una terminología ligeramente diferente:
[Es una] noción fundamental de que el agotamiento elimina las restricciones legales a un adquirente autorizado. La doctrina nunca se ha aplicado a menos que, como mínimo, las alegaciones de infracción del titular de la patente. . . implican una infracción de los derechos afirmados por parte de los adquirentes autorizados. . . En este caso, como se ha señalado, eso no es así, porque no se ha producido infracción de las reclamaciones de contenido. . . Se ha demostrado que requiere que los adquirentes de teléfonos [autorizados] practiquen esas afirmaciones.
Como lo expresó el titular de la patente en su escrito, y el tribunal aceptó, "la doctrina del agotamiento protege sólo la capacidad de un comprador (u otro poseedor legal) de un artículo para usarlo y venderlo". [59] Los proveedores de contenidos no fueron partes de la transacción que desencadenó el agotamiento que hubo: esa transacción fue la venta de teléfonos inteligentes por parte de los fabricantes a los consumidores. La doctrina del agotamiento existe para proteger los intereses de los compradores, no de terceros. [60] El titular de la patente dijo al Circuito Federal, y aparentemente estuvo de acuerdo, que la doctrina del agotamiento no inmuniza la conducta de los proveedores de contenido, "independientemente del efecto sobre la cantidad de contenido bajo licencia disponible para los teléfonos de sus suscriptores". [61]
Además, las reivindicaciones de patentes concedidas a los fabricantes (el P1 del diagrama anterior) no se ven infringidas por la conducta de los proveedores de contenidos acusados de infracción. Su conducta infringe las reclamaciones de patente P2 que no fueron autorizadas a los fabricantes. La única venta en el caso fue realizada por fabricantes de teléfonos inteligentes con licencia a los usuarios finales, y esa venta agotó solo los reclamos P1 . El Circuito Federal dijo que el agotamiento no puede ocurrir en cuanto a reclamaciones de patentes no relacionadas. El tribunal añadió que los proveedores de contenidos no habían demostrado que las reivindicaciones P1 con licencia incorporaban sustancialmente la misma invención que las reivindicaciones de patente P2 bajo las cuales los proveedores de contenidos fueron demandados, de modo que la doctrina de los casos Univis y Quanta no se aplicaba para ampliar el alcance. del agotamiento.
Hay otra forma posible de analizar casos de este tipo, pero las partes no la plantearon y el tribunal no la abordó. Esto sería hacer un análisis de impedimento equitativo sobre si los compradores de teléfonos inteligentes tenían expectativas razonables en el momento de la compra y si el resultado alcanzado en el caso derogó injusta y sustancialmente los derechos que los compradores esperaban disfrutar, como resultado de la conducta del demandante. Se trata de un enfoque similar a uno de los que consideró la Cámara de los Lores en el caso British Leyland . [62]
Otros países reconocen doctrinas jurídicas comparables a la doctrina del agotamiento de la ley de patentes estadounidense.
En Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. , [63] la Corte Suprema de Canadá adoptó el principio de que la venta de un artículo patentado agota el derecho del titular de la patente sobre ese artículo. [64] En el caso Eli Lilly, el Tribunal Supremo también adoptó la posición de que los compradores posteriores no están obligados por ninguna limitación contractual impuesta por el titular de la patente, a menos que se les indique en el momento de la venta: "condiciones restrictivas impuestas por un titular de la patente a un comprador o licenciatario no corren con las mercancías a menos que sean puestas en conocimiento del [posterior] comprador en el momento de su adquisición". Este principio parece diferir algo de la ley de patentes de Estados Unidos, en la que señalar la restricción a la atención del comprador es generalmente irrelevante. [sesenta y cinco]
Aproximadamente el 60 por ciento de los litigios sobre patentes europeas se producen en los tribunales alemanes. [66] La legislación alemana reconoce desde hace tiempo la doctrina del agotamiento. [67] En el caso Fullplastverfahren , el Tribunal Supremo Federal alemán declaró:
La doctrina [del agotamiento] encuentra su justificación en el argumento de que el titular del derecho que pone en circulación el producto elaborado mediante la aplicación del procedimiento protegido ha tenido la oportunidad de acogerse a las ventajas que le otorga la patente. [68]
Un comentarista afirma que la decisión del Tribunal Supremo Federal alemán en el caso Brochure Rock [69] requeriría un resultado contrario al patrón de hechos del caso Quanta de Estados Unidos (discutido anteriormente). La venta de los chips no agotaría los derechos de patente de los sistemas informáticos que contienen los chips, de modo que en ese caso LG habría tenido derecho a un pago adicional de regalías por parte de Quanta, a pesar de la licencia de LG al fabricante de chips Intel. [70]
Sin embargo , una decisión reciente del Tribunal de Distrito de Düsseldorf [71] quizás apunte a una mayor similitud entre Alemania y Estados Unidos; ley de Patentes. El caso tenía hechos casi idénticos a los del caso Quanta . El tribunal sostuvo que la venta del componente no agotaba los derechos de patente del sistema porque, entre otras cosas, los componentes vendidos por los proveedores no hacían uso de las enseñanzas de la patente del sistema.
En cuanto al uso de la doctrina del caso Quanta de los Estados Unidos , el Tribunal de Distrito de Düsseldorf declaró que el fundamento de tal "doctrina del agotamiento ampliado" sólo podría ser impedir que el titular de la patente disfrute de las ventajas de la patente más de una vez, es decir, " "doble inmersión" o "doble carga". El tribunal dijo que podría existir tal peligro de doble cobro en diferentes etapas de la cadena de distribución y, por lo tanto, una justificación para una "doctrina de agotamiento extendido" si, en una misma patente, existe un reclamo sobre el dispositivo general. y un reclamo sobre un componente individual del dispositivo general. Eso no fue el caso aquí.
Podría existir una segunda base para una "doctrina de agotamiento ampliado" si el dispositivo en general y sus componentes individuales están protegidos por patentes diferentes (como aquí), pero sólo cuando el concepto inventivo de las dos patentes es el mismo y está sustancialmente incorporado en el componente. . Pero eso no fue cierto aquí, como lo fue en el caso Quanta . Este es el punto de posible similitud con Quanta, pero es enteramente en forma de obiter dicta .
El tribunal dictaminó que el hecho de que el componente no tuviera ningún uso razonable excepto para fabricar el sistema patentado (que fue así en el caso Quanta ) no importaba, porque eso planteaba una cuestión de licencia implícita en lugar de una cuestión de agotamiento. La licencia del fabricante del componente renunciaba expresamente a cualquier licencia implícita sobre el sistema (como en el caso Quanta ).
Jap Auto Products Kabushiki Kaisha y otro contra BBS Kraftfahrzeugtechnik AG; BBS contra Rahimex Japan Co. y otros. , Hanrei Jiho 3 (No. 1524) (23 de marzo de 1995), reproducido en 27 IIC 550 (1996) - BBS Wheels H y 21 AIPPI (Japanese Gr. Journal) 36 (1/1996).[L]a oportunidad del titular de la patente de recibir una compensación por la divulgación de la invención se limita a una oportunidad. ...[N]o hay ninguna diferencia particular si la puesta en circulación se realiza dentro del país o en el extranjero. Porque el mero hecho de que se crucen las fronteras nacionales no constituye una razón sólida para permitir una segunda oportunidad de compensación por la divulgación de la invención."