Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), es un caso decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte reafirmó la validez de la doctrina del agotamiento de las patentes . [1] La decisión hizo incierto el valor como precedente continuo de una serie de decisiones en el Circuito Federal que habían tratado de limitar las decisiones de la doctrina del agotamiento de la Corte Suprema a sus hechos y exigir un análisis de la llamada " regla de la razón " de todas las decisiones posteriores a la jurisprudencia. restricciones de venta distintas de las vinculaciones y las fijaciones de precios. [2] Al reformular la doctrina del agotamiento de las patentes, el Tribunal sostuvo que se activa, entre otras cosas, por una venta autorizada de un componente cuando el único uso razonable y previsto del componente es comprometer la patente y el componente. materializa sustancialmente la invención patentada al incorporar sus características esenciales. El Tribunal también anuló, de paso, que la doctrina del agotamiento se limitaba a las reivindicaciones de productos y no se aplicaba a las reivindicaciones de métodos.
LG Electronics (LGE) poseía varias patentes sobre métodos y sistemas para procesar información. Firmó dos contratos con Intel . En el acuerdo de licencia, LGE autorizó a Intel a fabricar y vender productos de microprocesadores utilizando los inventos patentados. Además, el Acuerdo de Licencia establecía expresamente que no se concedía ninguna licencia a ningún tercero para combinar productos bajo licencia con otros productos (por ejemplo, para combinar productos de microprocesadores Intel con otras partes de una computadora). Sin embargo, el Acuerdo de Licencia también estipulaba: "Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada en el presente limitará o alterará de ninguna manera el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes del presente vende cualquiera de sus productos con licencia". Productos."
En el Acuerdo Marco, LGE exigía que Intel notificara a sus clientes que la licencia de patente no se extiende a ningún producto fabricado mediante la combinación de un microprocesador Intel con licencia con cualquier otro producto (por ejemplo, una computadora). El Acuerdo Marco también disponía que su incumplimiento no tendría efecto sobre el Acuerdo de Licencia y no sería motivo para su terminación. Aparentemente, LGE estaba dispuesta a permitir que los clientes de Intel combinaran los productos de microprocesadores con productos sin licencia de LGE, pero sólo previo pago de una regalía adicional a LGE por el derecho a hacerlo. Este punto no se analiza en la opinión del Tribunal, que relata los hechos sólo en términos muy limitados porque el expediente estaba sellado para proteger los secretos comerciales .
Quanta Computer compró productos de microprocesadores Intel con licencia y procedió a fabricar computadoras que los contenían. Al hacerlo, Quanta siguió las especificaciones de Intel, lo que a su vez llevó a la práctica de los métodos patentados y a la fabricación de sistemas patentados que LGE concedió licencia a Intel, ya que esa era la forma en que Intel había diseñado sus productos de microprocesadores. (El tribunal de primera instancia determinó que los productos de microprocesador Intel no tenían ningún uso razonable no infractor). Luego, LGE demandó a Quanta por infracción de patente .
Quanta prevaleció en el tribunal de distrito bajo la doctrina del agotamiento, [3] pero en la apelación el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no se aplicaba debido a la declaración en el Acuerdo Marco de que los productos combinados no estaban autorizados, dado el fallo del Circuito Federal de 1992 en Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. [4] que un vendedor de productos patentados podría, mediante notificación, imponer una restricción posventa al uso de los productos por parte de su cliente. Además, el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no se aplicaba, en ningún caso, a las patentes de métodos. [5]
En Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. , [4] el Circuito Federal había sostenido que los propietarios de patentes podían condicionar la venta de productos patentados con un aviso restrictivo y, por lo tanto, restringir la disposición de los productos por parte de los compradores, con la excepción de violaciones de las leyes antimonopolio , como fijación de precios y restricciones vinculadas , [6] o violaciones de "alguna otra ley o política". [7] Más específicamente, el tribunal de Mallinckrodt había dicho: "A menos que la condición viole alguna otra ley o política (en el campo de las patentes, en particular el uso indebido de la ley antimonopolio)", los propietarios de patentes, los titulares de licencias y los compradores intermedios "conservan la libertad de contratar sobre las condiciones de venta". [7]
El Circuito Federal continuó diciendo que "[e]l criterio apropiado" para determinar si "una restricción o condición... impuesta a la venta de un artículo patentado" es válida "es si la restricción [del titular de la patente o del licenciante] es razonablemente dentro de la concesión de la patente, o si el titular de la patente se ha aventurado más allá de la concesión de la patente y ha cometido un comportamiento que tiene un efecto anticompetitivo no justificable según la regla de la razón". [8] Según el tribunal, las pruebas de restricciones y uso indebido eran similares, fuera del área de vinculación y fijación de precios: "Para sostener una defensa por uso indebido que involucra un acuerdo de licencia que la Corte Suprema no consideró anticompetitivo per se, una determinación fáctica debe revelar que el efecto global de la licencia tiende a restringir ilegalmente la competencia en un mercado relevante adecuadamente definido." [9]
Esta prueba del Circuito Federal es contraria a muchas decisiones tanto de la Corte Suprema como de otros tribunales de apelaciones. Por ejemplo, en Zenith Radio Corp. contra Hazeltine Research, Inc. , [10] la Corte Suprema abordó la legalidad de las licencias en virtud de las cuales se pagaban regalías sobre las ventas totales de todos los productos, independientemente de si las patentes del licenciante cubrían todos los productos. El Tribunal sostuvo que dicha concesión de licencias estaba permitida cuando el licenciante y el licenciatario la adoptaban por conveniencia mutua para simplificar la administración de la licencia, [11] pero era inadmisible que el licenciante insistiera en ello por encima de la oposición del licenciatario. [12] Tal conducta fue un uso indebido, sostuvo el Tribunal, pero no una violación de las leyes antimonopolio a menos que también se demostraran los otros elementos de una violación de las leyes antimonopolio, como el poder de mercado. [13]
Anteriormente, en Brulotte v. Thys Co. , [14] la Corte Suprema sostuvo que se trataba de un uso indebido de la patente si, sin más, el titular de la patente cobraba regalías que se extendían más allá del plazo legal de la patente. En National Lockwasher Co. contra George K. Garrett Co. , la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos sostuvo que un titular de una patente hizo un mal uso de su patente al exigir a los licenciatarios que aceptaran no negociar con la tecnología de los competidores del titular de la patente. [15] Así, en estos casos, entre muchos otros, la Corte Suprema y otros tribunales federales habían encontrado uso indebido en casos que no involucraban fijación de precios o vinculaciones, y no habían requerido ningún análisis de la regla de la razón o del mercado relevante.
Otras decisiones del Circuito Federal [16] siguieron el enfoque de Mallinckrodt , que al menos divergía de las decisiones de la Corte Suprema. [17] En consecuencia, cuando se concedió el certiorari en Quanta , se supuso ampliamente que la Corte Suprema revocaría a Mallinckrodt , lo que muchos (incluido el Procurador General de los Estados Unidos, Jeffrey Wall, [18] consideraron inconsistente con el precedente de la Corte Suprema. [19]
La Corte Suprema revocó por unanimidad, en una opinión del juez Clarence Thomas .
En primer lugar, dijo el Tribunal, la distinción entre reivindicaciones de método y de producto es insostenible. En Estados Unidos contra Univis Lens Co. , [20] la decisión más reciente de la Corte sobre el agotamiento, algunas de las patentes consideradas agotadas eran patentes de métodos. Anteriormente, en Ethyl Gasoline Corp. contra Estados Unidos , [21] algunas patentes cubrían un método de combustión de gasolina en un motor de automóvil, y la doctrina del agotamiento se consideró aplicable. Además, debido a que es fácil redactar reivindicaciones de patente para la misma invención, ya sea en formato de método o en formato de aparato, la doctrina del agotamiento podría fácilmente evadirse si confiar en las reivindicaciones de método fuera suficiente para evitar el agotamiento: al "incluir una reivindicación de método para la característica patentada de la máquina". método de realizar su tarea, un redactor de patentes podría proteger prácticamente cualquier artículo patentado del agotamiento ". [22]
A continuación, el Tribunal analizó en qué medida, si lo hubiera, el agotamiento de los derechos de patente sobre los productos de microprocesador agotó los derechos de patente relacionados con los productos combinados sobre los cuales LGE tenía patentes. En el caso Univis , la venta que agotó los derechos de patente fue la venta de una lente en bruto semiacabada no patentada, que el procesamiento posterior convirtió en una lente terminada patentada. Los productos de microprocesador Intel eran artículos de comercio terminados, pero en este caso el tribunal de primera instancia había determinado como un hecho que los productos de microprocesador no tenían ningún uso no infractor, al igual que en el caso Univis los lentes semiacabados en bruto no tenían otro uso que ser acabados en los espacios en blanco de lentes con acabado patentado. Por lo tanto, el Tribunal consideró que Univis era dispositivo. En el lenguaje del Quanta Court, en Univis "el agotamiento fue provocado por la venta de lentes en bruto porque su único uso razonable y previsto era practicar la patente y porque 'incorporaban características esenciales de [la] invención patentada'".
LGE no cuestionó la afirmación de que el uso previsto y razonable de los productos de microprocesador era incorporarlos a las computadoras, pero afirmó que existían algunos usos no infractores: podían venderse en el extranjero, como piezas de reparación o desactivando las características que los hacían. patentado. El Tribunal desestimó estos argumentos. En cuanto a la inhabilitación, el Tribunal afirmó que los aspectos ("características") del dispositivo inhabilitado, más que el dispositivo que quedó, deben tener un uso no infractor, de modo que inhabilitarlos causaría que "no tuvieran un uso real". En cuanto al uso extranjero o de sustitución, la prueba jurídica que había que considerar era si el producto aplicaría el método patentado o incorporaría el producto patentado, no si el uso daba lugar a responsabilidad por infracción.
Otra razón por la que las ventas de los productos de microprocesador agotaron los derechos de patente de LGE fue que "todo lo inventivo de cada patente está incorporado" en los productos Intel bajo licencia, que "incorporan las características esenciales de las patentes [licenciadas] porque llevan a cabo todos los procesos inventivos". cuando se combinan, según su diseño, con componentes estándar." Cualquier punto de novedad, es decir, el aspecto en el que la invención reivindicada se aparta del estado de la técnica, se encuentra en los productos de microprocesadores con licencia y no en el producto combinado del que son componentes.
Este último aspecto de la opinión Quanta es similar a la doctrina del caso Lincoln Engineering , una doctrina que el Circuito Federal había considerado anteriormente que ya no tenía autoridad. [23] Según la doctrina Lincoln Engineering de la Corte Suprema , la combinación de un dispositivo recién inventado con un dispositivo convencional conocido con el cual el nuevo dispositivo coopera de la manera convencional y predecible en la que los dispositivos de esos tipos han cooperado anteriormente no es patentable como " combinación agotada" o "combinación antigua". Así, cuando el Tribunal Quanta dijo que "todo lo inventivo de cada patente está incorporado en" los productos Intel bajo licencia, que "incorporan las características esenciales de las patentes [licenciadas]", el Tribunal en realidad estaba diciendo que la combinación de un nuevo Intel Combinar un microprocesador de forma convencional con un ordenador personal antiguo es una combinación agotada. Por lo tanto, no se valoraría el hecho de que se hubieran concedido patentes separadas a LGE sobre el dispositivo inventivo y sobre la antigua combinación que lo incluía.
El argumento de LGE a favor del no agotamiento buscaba invocar la doctrina de General Talking Pictures Corp. contra Western Electric Co. [24] En ese caso, el titular de la patente no había otorgado ninguna licencia para amplificadores "comerciales". Por lo tanto, cuando un fabricante con licencia únicamente en el campo de uso "no comercial" vendió un amplificador a un infractor acusado, quien a sabiendas lo revendió en el mercado comercial, el fabricante "no pudo transmitir [al infractor acusado] lo que ambos sabían No estaba autorizado a vender." Por paridad de razonamiento, dijo LGE, había otorgado licencia a Intel sólo en el campo de la fabricación de productos de microprocesadores para su combinación con productos específicos y no con otros productos. Pero el Tribunal dijo que no era así como LGE había redactado su licencia a Intel:
LGE pasa por alto aspectos importantes de la estructura de la... transacción. Nada en el Acuerdo de Licencia restringe el derecho de Intel a vender sus microprocesadores... a compradores que pretendan combinarlos con piezas que no sean de Intel. En términos generales, permite a Intel fabricar, utilizar o vender productos libres de reclamaciones de patentes. Sin duda, LGE exigió a Intel que notificara a sus clientes, incluido Quanta, que LGE no había otorgado licencias a esos clientes para practicar sus patentes. Pero ninguna de las partes sostiene que Intel haya violado el acuerdo a ese respecto. LGE señala que el Acuerdo de Licencia renunciaba específicamente a cualquier licencia a terceros para practicar las patentes combinando productos licenciados con otros componentes. Pero la cuestión de si terceros recibieron licencias implícitas es irrelevante porque Quanta afirma su derecho a practicar las patentes basándose no en la licencia implícita sino en el agotamiento. Y el agotamiento gira únicamente en torno a la propia licencia de Intel para vender productos practicando las... patentes.
El Tribunal parece estar diciendo que LGE simplemente otorgó una licencia a Intel para fabricar, usar y vender productos de microprocesadores. LGE declaró expresamente que no se otorgó ninguna licencia a ningún tercero para combinar productos licenciados con otros productos; y LGE hizo que Intel informara a sus clientes sobre la ausencia de una licencia. Pero LGE no dijo a Intel que LGE concedía licencia a Intel para fabricar, utilizar y vender productos de microprocesadores sólo en el campo de los productos de microprocesadores combinados con otros productos con licencia de LGE (los llamados productos Intel). No había ninguna limitación explícita del campo de uso de los derechos de fabricación, uso y venta de Intel, ni "palabras mágicas". LGE estuvo cerca: dijo que no estaba otorgando licencias a terceros para combinar productos con licencia con otros productos, y exigió a Intel que notificara a los clientes al respecto, pero LGE no fue directo al grano y negó expresamente a Intel cualquier licencia para fabricar microprocesadores. Productos que se combinarían con otros productos. Además, por alguna razón inexplicable, las partes, con un efecto fatal, señalaron el hecho de que todavía existía una doctrina de agotamiento: "Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada en el presente limitará o alterará de ninguna manera el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes del presente vende cualquiera de sus Productos Licenciados".
Que se trató de un error crítico (para LGE) lo confirman las declaraciones finales de la Corte en su opinión:
El Acuerdo de Licencia autorizaba a Intel a vender productos que practicasen las patentes. Ninguna condición limitó la autoridad de Intel para vender productos que incorporan sustancialmente las patentes. ... La venta autorizada de Intel a Quanta dejó así sus productos fuera del ámbito del monopolio de patentes y, como resultado, LGE ya no puede hacer valer sus derechos de patente frente a Quanta.
Por lo tanto, la doctrina del agotamiento regía lo que Quanta podía hacer legalmente con lo que compraba a Intel. El hecho de no conceder a terceros una licencia para combinar productos de microprocesadores Intel con otros productos no tenía importancia jurídica, porque la doctrina del agotamiento obviaba cualquier necesidad de dicha licencia. Habiendo comprado los productos a un vendedor autorizado, Quanta no necesitó ninguna licencia.
La Corte agregó una nota final señalando que el caso no planteó, y la Corte no se pronunció sobre, si LGE podría haber hecho cumplir una restricción contractual. En la nota a pie de página 7, la Corte comentó:
Observamos que la naturaleza autorizada de la venta a Quanta no necesariamente limita los demás derechos contractuales de LGE. La demanda de LGE no incluye un reclamo por incumplimiento de contrato, y no expresamos ninguna opinión sobre si los daños contractuales podrían estar disponibles a pesar de que el agotamiento opera para eliminar los daños de patente.
Del mismo modo, el Tribunal no dijo nada sobre el cumplimiento específico o si los derechos contractuales, si los hubiera, podrían hacerse valer contra Quanta.
El impacto de Quanta es problemático, en gran medida porque la decisión evitó decidir muchas cuestiones, presumiblemente en aras de mantener el consenso. (La decisión fue unánime). Un académico comentó:
Es una decisión muy decepcionante del Tribunal. Decidió muy poco y era un caso muy importante. Te quedas leyendo hojas de té. [25]
El hecho de que el Tribunal no aprobara o rechazara el precedente en el que se había basado el Circuito Federal en su decisión en Quanta , Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. , que había limitado la aplicabilidad de la doctrina del agotamiento cuando una venta se hacía "condicional, " contribuyó aún más a la incertidumbre empresarial sobre las restricciones de licencia permitidas. Pero, como observó un comentarista:
Se esperaba ampliamente que la Corte Suprema, en Quanta , se pronunciara sobre si Mallinckrodt era una buena ley. Pero el Tribunal eludió la cuestión al interpretar de manera estricta el acuerdo de licencia para que no fuera una licencia condicional. ... Dado que el Tribunal Supremo eludió la cuestión, sigue sin estar claro hasta qué punto un titular de una patente puede utilizar una licencia condicional para imponer restricciones a los compradores intermedios. [26]
El Tribunal sostuvo que "[l]a doctrina de larga data sobre el agotamiento de las patentes establece que la venta inicial autorizada de un artículo patentado pone fin a todos los derechos de patente sobre ese artículo". Pero ¿qué constituye "autorización"? El Tribunal no abordó la cuestión de la autorización "constructiva", es decir, la autorización como cuestión de derecho en determinadas circunstancias, le guste o no al titular de la patente o al licenciante o intente evitarla. [27] En consecuencia, no está claro hasta qué punto Quanta deshace a Mallinckrodt . Ese parece ser el mensaje tácito en Quanta , pero el Circuito Federal puede adoptar una postura impenitente, desafiando las opiniones del Procurador General como amicus .
La Corte dejó importantes cuestiones abordadas en Quanta . [28] Una cuestión es que el Tribunal no dijo nada sobre las otras formas posibles que esta transacción podría haber empleado, como una venta por parte de un licenciatario de fabricación con una limitación en su concesión, o (alternativamente) una venta por parte del titular de la patente o su licenciatario con restricciones explícitas impuestas a la libertad del comprador para disponer del producto. El Tribunal no explicó si estos otros formatos serían legalmente efectivos ni en qué circunstancias. [29]
El primero de estos posibles formatos sigue el patrón del caso General Talking Pictures . El segundo formato sigue el patrón del caso Mallinckrodt . Según el primero, un titular de una patente puede limitar el alcance de la licencia de un fabricante-licenciatario a un campo definido (como los microprocesadores no incorporados a las computadoras) y luego el uso de esos micropresores como componentes de computadora es una infracción de patente. Este es el formato que LGE pensó que estaba usando. [30] Según la doctrina Mallinckrodt , la venta de un producto patentado sujeto a una restricción (como que este microprocesador no puede venderse para su uso como componente de computadora) es una venta "condicional" y no "incondicional". Si se viola la condición la conducta es infracción de patente. [31] La doctrina del agotamiento no se aplica según la regla establecida en Mallinkrodt . Sin embargo, como aparentemente sostiene Quanta , cuando una restricción no se establece clara y explícitamente, se aplica la doctrina del agotamiento.
En un escrito dirigido a la Corte Suprema (a petición de ésta) cuando la petición de auto de certiorari estaba pendiente, el Procurador General observó que existía una curiosa "anomalía" entre la doctrina del agotamiento y la doctrina de General Talking Pictures :
[E]xiste una aparente anomalía al permitir que un titular de una patente logre indirectamente –a través de una condición exigible al licenciatario– una limitación sobre el uso o la reventa que [debido a la doctrina del agotamiento] el titular de la patente no podría imponer por sí mismo a un comprador directo. , [sin embargo] la distinción es un resultado necesario y explicable de la decisión del Tribunal en General Talking Pictures .
Por razones que hasta ahora no han sido explicadas en ningún documento disponible públicamente, el Gobierno eliminó este pasaje de su escrito posterior sobre el fondo. [32] Como sugirió el escrito del Gobierno, por un lado, la doctrina del agotamiento prohíbe restricciones posteriores a la venta de bienes por parte del titular de la patente (o de su licenciatario), mientras que, por otro lado, General Talking Pictures permite al titular de la patente imponer restricciones posteriores a la venta. limitaciones a la venta de bienes por parte del licenciatario de fabricación si la licencia de fabricación utiliza la redacción correcta. [33] Nada en la opinión de Quanta aborda esto, y mucho menos intenta resolverlo o sintetizar las doctrinas en competencia. [34]
La nota 7 de la Corte se abstuvo expresamente de declarar cualquiera de los siguientes puntos: si el lenguaje contractual podría superar o evitar que se desencadenara la doctrina del agotamiento; si es así, ¿qué lenguaje lograría eso? y si el contexto sería relevante.
En la medida en que la doctrina del agotamiento se base en consideraciones de orden público, y en la medida en que los intereses del público y de terceros (como Quanta en el caso Quanta ) deben considerarse así como los de las partes contratantes, Es más probable que los tribunales pongan límites a la posibilidad de que las partes puedan, mediante contrato, hacer que la doctrina sea inaplicable a los bienes que son objeto de su contrato. Por otro lado, si la política de la doctrina del agotamiento es simplemente una regla para garantizar que los compradores intermedios reciban una notificación justa de que su uso de dichos bienes será restringido, es más probable que los tribunales confirmen tales restricciones a menos que entren en conflicto con otras políticas. , como los de la competencia o la legislación antimonopolio.
El Tribunal se negó explícitamente a considerar esta cuestión en Quanta . [35] Sin embargo, el tribunal de Quanta dejó claro que reconocía la diferencia fundamental de derecho entre una venta de productos patentados por un titular de una patente y una licencia del titular de otra para fabricar los productos patentados, que la Corte Suprema había explicado en Estados Unidos. contra General Electric Co. [36] Al mismo tiempo, el Tribunal dejó claro que LGE no había otorgado licencia a Intel en un lenguaje que cumpliera con la doctrina de General Talking Pictures , lo que podría haber cambiado el resultado.
La Cámara de los Lores consideró si el contrato podría derrotar la doctrina similar contra la derogación del título en British Leyland Motor Corp. contra Armstrong Patents Co. Esta es la doctrina de que un vendedor puede no tomar con éxito acciones, como hacer cumplir un derecho de propiedad intelectual , que disminuir el valor de lo que el vendedor ha vendido a un comprador. La Cámara de los Lores dictaminó que el contrato no podía utilizarse para disminuir los derechos de los compradores usuarios finales, al menos los compradores de productos de consumo como los automóviles.
En Static Control Components, Inc. contra Lexmark Int'l, Inc. , el tribunal de distrito reconsideró su decisión en este caso y otorgó una sentencia como cuestión de derecho (JMOL) a favor del presunto infractor. [37] El tribunal dijo que la decisión Quanta de la Corte Suprema había "cambiado el panorama de la doctrina del agotamiento de patentes en general, y específicamente" requería una revocación de la sentencia, de modo que SCCI no era responsable ante Lexmark por infracción de patente.
Lexmark había tratado de restringir la recarga de sus cartuchos de tóner basándose en la doctrina Mallinckrodt . Sin embargo, no celebró ningún contrato bilateral convencional para vender los cartuchos de tóner al público en régimen de "venta condicional". [38] En cambio, Lexmark se basó en "licencias retráctiles" y avisos restrictivos que acompañaban a los productos. El tribunal los consideró ineficaces para impedir la aplicación de la doctrina del agotamiento, a pesar de que Mallinckrodt aprobó su uso.
El tribunal reconoció que, "[como] señala Lexmark, la Corte Suprema no anuló expresamente a Mallinckrodt en su opinión Quanta ". No obstante, el tribunal concluyó:
Después de revisar los argumentos de Quanta , Mallinckrodt y las partes, este Tribunal está convencido de que Quanta anuló a Mallinckrodt sub silentio . La declaración amplia de la Corte Suprema sobre la ley del agotamiento de las patentes simplemente no puede conciliarse con la posición de que la participación en Quanta se limita a sus hechos específicos. Además, el Circuito Federal se basó en parte en Mallinckrodt para llegar a su decisión en LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), decisión que la Corte Suprema revocó en Cuantos . También vale la pena señalar que la decisión de Quanta no mencionó ningún caso del Circuito Federal.
Sin embargo, el tribunal no consideró que Quanta hubiera impedido la aplicación de las restricciones de envoltura retráctil según la ley de contratos estatales. Sin embargo, los aspectos de derecho contractual del caso se volvieron discutibles porque Lexmark desestimó voluntariamente sus reclamaciones sobre la interferencia ilícita de Static Control con el contrato.
En abril de 2015, el Circuito Federal de oficio solicitó una sesión informativa y una participación amicus curiae en una consideración en pleno sobre si Mallinckrodt debería ser anulado a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Quanta . El tribunal ordenó:
A la luz de Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), si este tribunal anula Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) , en la medida en que dictaminó que la venta de un artículo patentado, cuando la venta se realiza bajo una restricción que por lo demás es legal y está dentro del alcance de la concesión de la patente, no da lugar al agotamiento de la patente? [39]
