Esta es una lista de tipos especiales de reivindicaciones que pueden encontrarse en una patente o solicitud de patente . Para obtener explicaciones sobre las reivindicaciones independientes y dependientes y sobre las diferentes categorías de reivindicaciones, es decir, reivindicaciones de productos o aparatos (reivindicaciones que se refieren a una entidad física) y reivindicaciones de procesos, métodos o usos (reivindicaciones que se refieren a una actividad), consulte Reivindicación (patente), sección "Tipos y categorías básicos" .
En la legislación de patentes de los Estados Unidos , una reivindicación Beauregard es una reivindicación de un programa informático escrito en forma de reivindicación de un artículo de fabricación: un medio legible por ordenador en el que se codifican, normalmente, instrucciones para llevar a cabo un proceso. Este tipo de reivindicación recibe su nombre de la decisión de 1995 In re Beauregard . [1] El medio legible por ordenador que contemplan estas reivindicaciones es normalmente un disquete o un CD-ROM , por lo que este tipo de reivindicación se denomina a veces reivindicación de "disquete". [2] En el pasado, las reivindicaciones de instrucciones puras se consideraban generalmente no patentables porque se las veía como " material impreso ", es decir, como un conjunto de instrucciones escritas en papel. Sin embargo, en In re Beauregard el Circuito Federal anuló para su reconsideración en la PTO la elegibilidad de patente de una reivindicación de un programa informático codificado en un disquete, considerado como un artículo de fabricación . [Notas 1] En consecuencia, dichas reivindicaciones de medios legibles por ordenador se denominan comúnmente reivindicaciones Beauregard .
Cuando se utilizaron por primera vez a mediados de los años 1990, las reivindicaciones Beauregard tenían un estatus incierto, ya que una doctrina de larga data sostenía que los medios que contenían datos meramente "no funcionales" (es decir, datos que no interactuaban con el sustrato en el que estaban impresos) no podían patentarse. Esta era la doctrina de la "materia impresa" que dictaminaba que ninguna "invención" que constituía principalmente palabras impresas en una página u otra información, como tal, podía patentarse. El caso del que deriva el nombre de este estilo de reivindicación, In re Beauregard (1995), involucraba una disputa entre un solicitante de patente que reivindicaba una invención de esta manera y la PTO, que la rechazó con este fundamento. El tribunal de apelación (el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal ) aceptó la apelación del solicitante, pero optó por remitir el caso para su reconsideración (en lugar de pronunciarse afirmativamente sobre él) cuando el Comisionado de Patentes esencialmente concedió y abandonó la posición anterior de la agencia. Así, los tribunales no se han pronunciado expresamente sobre la aceptabilidad del estilo de reclamación Beauregard , pero su estatus legal fue aceptado por un tiempo. [3]
Sin embargo, aunque el tiempo ha hecho que la cuestión sea esencialmente irrelevante en lo que respecta a los medios convencionales, dichas reivindicaciones se aplicaron originalmente y quizás aún puedan aplicarse de manera más amplia. [4] Las invenciones particulares a las que se dirigían originalmente las reivindicaciones de estilo Beauregard (es decir, programas codificados en medios tangibles legibles por computadora (CD-ROM, DVD-ROM, etc.)) ya no son tan importantes comercialmente, porque la implementación de software está cambiando rápidamente de los medios tangibles legibles por computadora a la distribución por transferencia de red (entrega por Internet). Por lo tanto, las reivindicaciones de estilo Beauregard ahora se redactan y procesan con menos frecuencia. Sin embargo, la distribución electrónica se practicaba incluso durante la época en que se decidió el caso Beauregard y, por lo tanto, los redactores de patentes pronto adaptaron su "medio legible por computadora" reivindicado para abarcar más que solo disquetes, ROM u otros medios de almacenamiento estables, al extender el concepto a la información codificada en una onda portadora (como la radio) o transmitida por Internet.
Desde mediados y finales de los años 1990 se han producido dos acontecimientos importantes que han afectado a la forma o viabilidad de las reivindicaciones de Beauregard . En primer lugar, en In re Nuijten [5], el Circuito Federal sostuvo que las señales no eran patentables porque su naturaleza efímera les impedía entrar en las categorías legales del 35 USC § 101, como los artículos de fabricación. En consecuencia, la práctica evolucionó para recitar las reivindicaciones de Beauregard como almacenadas en medios legibles por ordenador "no transitorios". [6]
En segundo lugar, las decisiones de la Corte Suprema que condujeron al caso Alice Corp. v. CLS Bank International [7] parecieron excluir del sistema de patentes lo que equivalía a una patente sobre información. En CyberSource Corp. v. Retail Decisions Inc. [8] , el Circuito Federal primero sostuvo que un método para detectar fraudes con tarjetas de crédito no era elegible para patente y luego sostuvo que una reivindicación Beauregard correspondiente también era inelegible para patente porque simplemente reclamaba una "mera manipulación o reorganización de datos". [9] Después de la decisión Cybersource , la decisión de la Corte Suprema en el caso Alice hizo que el estado de algunas reivindicaciones Beauregard fuera aún más incierto. Si la reivindicación del método subyacente no es elegible para patente, reformular la reivindicación en formato Beauregard no mejorará su elegibilidad para patente.
La Oficina Europea de Patentes (OEP) ha permitido reivindicaciones de este tipo. Sin embargo, se permite una forma de reivindicación más general de "un programa informático para dar instrucciones a un ordenador para que ejecute el método de [reivindicación de método admisible]", y no es necesario especificar ningún medio específico. [10]
La Oficina de Patentes del Reino Unido (también conocida como IPO) comenzó a permitir reivindicaciones de programas informáticos tras esta práctica revisada de la EPO, pero luego comenzó a rechazarlas en 2006 tras la decisión de Aerotel/Macrossan. El Tribunal Supremo del Reino Unido anuló esta práctica mediante una decisión [11] , de modo que ahora vuelven a estar permitidas también en el Reino Unido, como lo han estado continuamente en la EPO.
En la legislación de patentes de los Estados Unidos , una reivindicación de combinación agotada comprende una reivindicación (normalmente una reivindicación de máquina) en la que un dispositivo nuevo se combina con elementos convencionales de una manera convencional.
Un ejemplo sería una reivindicación sobre una unidad de disco convencional con un motor novedoso, [12] sobre una computadora personal (PC) que contiene un microprocesador novedoso, [13] o sobre una pistola de engrase convencional que tiene un nuevo tipo de boquilla. [14] [Notas 2] Un ejemplo poco probable, pero que ilustra el principio, sería una reivindicación sobre un automóvil que contiene un pedal de freno novedoso.
En 1984, el Circuito Federal sostuvo que la doctrina de la combinación agotada está obsoleta y ya no refleja la ley. [15] [16] Sin embargo, en su decisión de 2008 en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , [17] la Corte Suprema parece haber asumido sin ninguna discusión que sus antiguos precedentes todavía están en vigor, al menos para los fines de la doctrina del agotamiento . [Notas 3]
Las reivindicaciones de combinación agotadas pueden tener importancia práctica en al menos dos contextos. En primer lugar, están las regalías. Por un lado, existe la posibilidad de que la base de regalías se infle (ya que un automóvil que contiene un pedal de freno novedoso se vende por más de lo que costaría el propio pedal de freno) o de que se cree al menos una oportunidad para cobrar regalías en más de un nivel de distribución (un problema en el caso Quanta ). Por otro lado, las regalías pueden no ser justas sin una combinación adecuada de elementos. Un segundo contexto es el de la materia legal en virtud de la prueba de la máquina o la transformación . Al incorporar una reivindicación que no satisface la prueba de la máquina o la transformación en una combinación con otro equipo, puede ser posible al menos parecer que se satisface esa prueba. [18]
Una reivindicación funcional expresa una característica técnica en términos funcionales, como por ejemplo " medios para convertir una señal eléctrica digital en una señal eléctrica analógica ". Se puede utilizar un lenguaje similar para describir los pasos de una invención de método ("paso para convertir... paso para almacenar...").
Las reivindicaciones funcionales se rigen por los distintos estatutos y leyes del país o países en los que se presenta una solicitud de patente.
En los EE. UU., las reivindicaciones funcionales, comúnmente conocidas como reivindicaciones de "medios más función" o "paso más función", se rigen por varios estatutos federales, incluido el 35 USC 112, párrafo 6, que dice: "Un elemento en una reivindicación de una combinación puede expresarse como un medio o paso para realizar una función específica sin la descripción de la estructura, el material o los actos en apoyo de la misma, y dicha reivindicación se interpretará para cubrir la estructura, el material o los actos correspondientes descritos en la especificación y sus equivalentes".
Se ha realizado un análisis exhaustivo sobre la interpretación del alcance y los requisitos del estilo de reivindicación de medios y de pasos más funciones. [19] [20] A pesar de la complejidad de esta área del derecho, que incluye muchas opiniones y pruebas ambiguas y lógicamente contradictorias, muchos profesionales y solicitantes de patentes todavía utilizan este estilo de reivindicación en una reivindicación independiente si la especificación admite dicho lenguaje de medios más funciones. [19] [20]
En la legislación de patentes de los Estados Unidos , una reivindicación de Jepson es una reivindicación de un método o producto en la que se identifican específicamente una o más limitaciones como un punto de novedad , distinguibles al menos en el contenido del preámbulo. Pueden decir, por ejemplo, "Un sistema para almacenar información que tiene (...) en el que la mejora comprende: ". La reivindicación recibe su nombre del caso Ex parte Jepson , 243 Off. Gaz. Pat. Off. 525 (Ass't Comm'r Pat. 1917). Son similares a la "forma de dos partes" de la reivindicación en la práctica europea prescrita por la Regla 43(1) del CPE . [21]
En un arte saturado, una reivindicación Jepson puede ser útil para llamar la atención del examinador sobre un punto de novedad de una invención sin requerir que el solicitante presente argumentos y posiblemente enmiendas para comunicar el punto de novedad al examinador. [ cita requerida ] Dichos argumentos y enmiendas pueden ser perjudiciales en litigios futuros, por ejemplo, como en Festo .
Las reivindicaciones de Jepson también se utilizaron con éxito en In re Ehrreich, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979) para evitar un doble rechazo de patente en una solicitud copendiente. [22]
Por otra parte, el estilo de reivindicación de Jepson admite de manera clara y amplia que el tema descrito en el preámbulo es técnica anterior, lo que facilita los argumentos del examinador (o de un infractor acusado) de que la mejora es obvia a la luz de la técnica anterior admitida, según el 35 USC § 103(a). Los fiscales y los solicitantes dudan en admitir algo como técnica anterior por esta razón, y por eso este estilo de reivindicación rara vez se utiliza en la práctica moderna en los EE. UU.
Una reivindicación o estructura Markush , que se utiliza principalmente, pero no exclusivamente, en química , es una reivindicación con múltiples entidades químicas "funcionalmente equivalentes" permitidas en una o más partes del compuesto. Según " Patente Law for the Nonlawyer " (Burton A. Amernick; 2.ª edición, 1991),
Si un compuesto que se patenta incluye varios grupos Markush, el número de compuestos posibles que abarcaría podría ser enorme. Ninguna base de datos de patentes genera todas las permutaciones posibles y las indexa por separado. Los investigadores de patentes tienen el problema, cuando buscan sustancias químicas específicas en las patentes, de tratar de encontrar todas las patentes con estructuras Markush que incluirían sus sustancias químicas, aunque la indexación de esas patentes no incluya los compuestos específicos adecuados. Las bases de datos que permiten esa búsqueda de subestructuras químicas son indispensables.
Las reivindicaciones de Markush recibieron su nombre en honor a Eugene Markush, el primer inventor que las utilizó con éxito en una patente estadounidense (véanse, por ejemplo, las patentes estadounidenses n.° 1.506.316, 1.982.681, 1.986.276 y 2.014.143), entre los años 1920 y 1940. Véase Ex parte Markush . [23]
Según la USPTO, el formato adecuado para una reivindicación de tipo Markush es: "seleccionado del grupo que consiste en A, B y C". [24]
En agosto de 2007, la USPTO propuso sin éxito una serie de cambios en el uso de reivindicaciones de tipo Markush. [25]
Una reivindicación ómnibus es una reivindicación que incluye una referencia a la descripción o a los dibujos sin indicar explícitamente ninguna característica técnica del producto o proceso reivindicado. Por ejemplo, una reivindicación ómnibus puede decir "La invención sustancialmente como se describe en el presente documento", [26] "Aparato como se describe en la descripción" o "Un x como se muestra en la Figura y".
Las reivindicaciones ómnibus están permitidas en virtud del Convenio sobre Patentes Europeas (CPE), pero sólo "cuando sean absolutamente necesarias". [27] [28] [29]
Aunque anteriormente el Reino Unido había permitido reivindicaciones ómnibus, en abril de 2017 cambió sus reglas para rechazarlas en la mayoría de los casos, en consonancia con el CPE. [30] Sin embargo, las patentes británicas concedidas con reivindicaciones ómnibus siguieron siendo válidas. [30]
El caso de la Cámara de los Lores de 1948 , Raleigh v. Miller, es interesante porque se consideró que todas las reclamaciones, excepto la reclamación ómnibus, eran inválidas, pero que esta última era válida y había sido infringida. [31]
Según la ley de patentes de los EE. UU., las reivindicaciones ómnibus están categóricamente rechazadas en las patentes de utilidad , y se aconseja a los examinadores que las rechacen [32] por no "señalar particularmente y reivindicar de manera distintiva la materia que el solicitante considera como su invención", como lo exige el párrafo 2 del artículo 112 del título 35 del Código de los EE. UU. Por el contrario, se requiere que las patentes de diseño y las patentes de plantas tengan una reivindicación y en forma ómnibus ("el diseño ornamental como se muestra en la Figura 1").
Una reivindicación de producto por proceso es una reivindicación dirigida a un producto en la que el producto se define por su proceso de preparación, especialmente en las industrias química y farmacéutica . [33] Pueden decir, por ejemplo, "Producto obtenido mediante el proceso de la reivindicación X", "Producto elaborado mediante los pasos de . . .", y similares.
Según la práctica europea , deben interpretarse en el sentido de " producto que puede obtenerse mediante el proceso de reivindicación... ". Solo son admisibles si el producto es patentable como tal y si no puede definirse de manera suficiente por sí solo, es decir, con referencia a su composición, estructura u otros parámetros comprobables, y, por tanto, sin ninguna referencia al proceso.
La protección conferida por las reivindicaciones de producto por proceso no debe confundirse con la protección conferida a los productos por las reivindicaciones de proceso puro, cuando los productos se obtienen directamente mediante el proceso de fabricación reivindicado. [34]
En los EE. UU., la práctica de la Oficina de Patentes y Marcas es permitir las reivindicaciones de producto por proceso incluso para productos que pueden describirse suficientemente con elementos de estructura. [35] Sin embargo, desde la decisión de 2009 del Circuito Federal en Abbott Labs. v. Sandoz, Inc. , 566 F.3d 1282, 1300 (Fed. Cir. 2009), dichas reivindicaciones son desventajosas en comparación con las reivindicaciones de "producto verdadero". Para probar la infracción de una reivindicación de producto por proceso según Abbott , un titular de patente debe demostrar que un producto cumple tanto con los elementos de producto como con los elementos de proceso de una reivindicación de producto por proceso. Sin embargo, para invalidar una reivindicación de producto por proceso, un infractor acusado solo necesita demostrar que los elementos del producto, no los elementos del proceso, estaban presentes en la técnica anterior. Esto puede compararse con una reivindicación de "producto verdadero", donde se deben probar todas las limitaciones para invalidar la reivindicación.
Una reivindicación de ordenador programado es una reivindicación que tiene la forma: un ordenador digital de uso general programado para llevar a cabo (tales y tales pasos, donde los pasos son los de un método, como un método para calcular un límite de alarma o un método para convertir números BCD en números binarios puros). El propósito de la reivindicación es tratar de evitar la jurisprudencia que considera que ciertos tipos de métodos no son patentables . La teoría de tales reivindicaciones se basa en "la doctrina legal de que un nuevo programa convierte un viejo ordenador digital de uso general en una máquina nueva y diferente". [36] El argumento contra la validez de tales reivindicaciones es que poner un nuevo rollo de piano en un pianola viejo no convierte a este último en una máquina nueva. Véase Piano roll blues .
Una reivindicación de alcance es aquella que intenta cubrir la investigación básica de una invención o descubrimiento. [37] Es un "intento de capturar el valor de un descubrimiento antes de que pueda ser una invención completa". [38] Específicamente, una reivindicación de alcance es aquella en la que "se reivindican productos o usos de productos cuando se proporcionan datos experimentales para métodos o herramientas de detección para la identificación de dichos productos". [39]
Una reclamación de alcance puede considerarse como una excepción a la regla general sobre reclamaciones. [40]
Un ejemplo de una reclamación denegada fue cuando el Circuito Federal de los Estados Unidos se negó a reconocer una reclamación de alcance para Celebrex . [39]
Una reivindicación de señal es una reivindicación de una señal electromagnética que puede, por ejemplo, incorporar información que se puede utilizar para lograr un resultado deseado o servir a algún otro objetivo útil. Una reivindicación de este estilo podría decir: "Una señal electromagnética que lleva instrucciones legibles por computadora para realizar un método novedoso..."
En los Estados Unidos, las reclamaciones por señales transitorias ya no son materia de derecho en virtud del caso In re Nuijten . [41] Una petición de nueva audiencia en pleno ante el Circuito Federal fue denegada en febrero de 2008, [42] y una petición de certiorari ante la Corte Suprema fue denegada en octubre del año siguiente. [43]
A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (3.4.01) sostuvo en su decisión T 533/09 que el Convenio sobre la Patente Europea no excluía en sí mismo la patentabilidad de las señales, de modo que éstas podían reivindicarse. La Sala reconoció que una señal no era ni un producto ni un proceso, [44] pero que podía quedar comprendida en la definición de «entidad física» en el sentido de la decisión de la Alta Sala de Recursos G 2/88. [45]
En Europa, una reivindicación de tipo suizo o "reivindicación de uso de tipo suizo" es un formato de reivindicación utilizado anteriormente destinado a cubrir el primer, segundo o posterior uso médico (o indicación de eficacia) de una sustancia o composición conocida.
Consideremos un compuesto químico que es conocido en general y se sabe que tiene un uso médico (por ejemplo, para tratar los dolores de cabeza ). Si más adelante se descubre que tiene un segundo uso médico (como para combatir la caída del cabello ), el descubridor de esta propiedad querrá proteger ese nuevo uso obteniendo una patente para ello.
Sin embargo, el compuesto en sí es conocido y, por lo tanto, no podría patentarse; carecería de novedad según el artículo 54 del CPE (antes de la entrada en vigor del CPE de 2000 y el nuevo artículo 54(5) del CPE ). Tampoco podría patentarse el concepto general de una formulación médica que incluye este compuesto. Esto se conoce desde el primer uso médico y, por lo tanto, también carece de novedad según el artículo 54 del CPE. Solo el método particular de tratamiento es nuevo. Sin embargo, los métodos para el tratamiento del cuerpo humano no son patentables según la ley de patentes europea (artículo 53(c) del CPE ). La Gran Sala de Recursos de la Oficina Europea de Patentes resolvió esto permitiendo reivindicaciones para proteger el " Uso de la sustancia X en la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y ". [46] Esto cumplió con la letra de la ley (reivindicó la fabricación, no el tratamiento médico) y satisfizo a la OEP y a los solicitantes, en particular a la industria farmacéutica . Mientras tanto, en vista del nuevo artículo 54(5) del CPE , el 19 de febrero de 2010, la Gran Sala de Recursos de la OEP emitió su decisión G 2/08 y decidió en esa ocasión que los solicitantes ya no pueden reivindicar invenciones de segundo uso médico en el formato suizo. [47]
En algunos países, entre ellos Nueva Zelanda, [48] Filipinas, [49] y Canadá, los métodos de tratamiento médico tampoco son patentables (véase la sección 12.04.02 de la MOPOP ), [50] sin embargo se permiten las "reivindicaciones de tipo suizo" (véase la sección 12.06.08 de la MOPOP ). [51]
producto por proceso es aquella que reivindica el producto en términos de un proceso particular de preparación descrito en la patente.