La Ley Leahy-Smith America Invents ( AIA ) es un estatuto federal de los Estados Unidos aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Barack Obama el 16 de septiembre de 2011. La ley representa el cambio legislativo más significativo en el sistema de patentes de los EE. UU. desde la Ley de Patentes de 1952 y se parece mucho a la legislación propuesta anteriormente en el Senado en su sesión anterior ( Ley de Reforma de Patentes de 2009 ). [1]
Llamada así por sus patrocinadores principales, el senador Patrick Leahy ( D - VT ) y el representante Lamar Smith ( R - TX ), [2] la ley cambia el sistema de patentes de EE.UU. de "primero en inventar" a "primer inventor en presentar una solicitud". " , elimina los procedimientos de interferencia y desarrolla la oposición posterior a la concesión. Sus disposiciones centrales entraron en vigor el 16 de septiembre de 2012 y el 16 de marzo de 2013.
La ley cambió los derechos estadounidenses sobre una patente del sistema anterior de " primero en inventar " a un sistema de " primer inventor en presentar " para solicitudes de patente presentadas a partir del 16 de marzo de 2013. La ley también amplió la definición de técnica anterior utilizada para determinar la patentabilidad. Las acciones y el estado de la técnica que impiden la patentabilidad en virtud de la Ley incluyen el uso público, las ventas, las publicaciones y otras divulgaciones disponibles al público en cualquier parte del mundo a partir de la fecha de presentación, distintas de las publicaciones realizadas por el inventor dentro del año posterior a la presentación (la "publicación" del inventor). -período de gracia condicionado"), independientemente de que un tercero también presente o no una solicitud de patente. La ley también amplió notablemente el estado de la técnica para incluir ofertas extranjeras de venta y usos públicos. [3] Los solicitantes que no publiquen sus invenciones antes de la presentación no reciben ningún período de gracia.
Se eliminaron los procedimientos ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos para resolver conflictos de prioridad entre inventores casi simultáneos que presentan solicitudes para la misma invención (" procedimientos de interferencia "), porque la prioridad según la Ley se determina basándose en la fecha de presentación. Se proporciona un procedimiento administrativo, llamado " procedimiento de derivación ", similar al que se utiliza actualmente en algunos procedimientos de interferencia, para garantizar que la primera persona en presentar la solicitud sea en realidad un inventor original y que la solicitud no se derive de otro inventor. [4]
La AIA se refiere al nuevo régimen como "Primer inventor en presentar la solicitud (FITF)". Este nuevo régimen opera de manera diferente al régimen de "Primero en inventar" (FTI) previamente vigente en los EE. UU. y los diversos regímenes de "Primero en presentar" (FTF) vigentes en el resto del mundo. Pueden ocurrir diferentes resultados bajo cada uno de estos tres regímenes diferentes, dependiendo de si dos inventores diferentes publican o presentan solicitudes de patente y cómo lo hacen. [5]
La Ley revisó y amplió los procedimientos de oposición posteriores a la concesión. La ley mantuvo el reexamen ex parte existente ; [6] se agregaron presentaciones previas a la emisión por parte de terceros; [7] reexamen inter partes ampliado , que pasó a denominarse revisión inter partes ; [8] y revisión posterior a la concesión agregada. [9]
La Ley America Invents incluyó los siguientes cambios: [10]
Ahorros desde entidades pequeñas (antes de la ley, basados en las tarifas de las entidades pequeñas e incluyen un recargo del 15 %) a microentidades (después de la ley):
El senador Patrick Leahy (D-VT) presentó un proyecto de ley similar S. 23 en el Senado de los Estados Unidos el 25 de enero de 2011, con siete copatrocinadores (también miembros del Comité Judicial ) que incluyen a los senadores Coons (D-DE), Grassley ( R-IA), Hatch (R-UT), Klobuchar (D-MN), Kyl (R-AZ), Lieberman (I-CT) y Sessions (R-AL). El Comité Judicial aprobó por unanimidad el proyecto de ley y el Senado de los Estados Unidos lo aprobó el 8 de marzo de 2011 por 95 votos a favor y 5 en contra. HR 1249: Archivado el 15 de diciembre de 2012 en Wayback Machine fue aprobado por el Comité Judicial de la Cámara el 14 de abril de 2011 por 32 votos a favor y 3 en contra. [dieciséis]
La Cámara de Representantes aprobó su versión de la ley (HR 1249) el 23 de junio de 2011 con una votación de 304 a 117, con sesenta y siete republicanos y cincuenta demócratas votando en contra del proyecto de ley. [17] El 8 de septiembre de 2011, el Senado aprobó la versión de la Cámara por 89 votos a favor y 9 en contra. [18] El 16 de septiembre de 2011, el presidente Barack Obama promulgó el proyecto de ley en una ceremonia en la Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson en el norte de Virginia . [19]
Los defensores del proyecto de ley argumentaron que podría igualar el campo de juego al eliminar los trucos que un infractor bien financiado puede utilizar actualmente contra una startup que posee tecnología patentada.
Los defensores del proyecto de ley sugirieron que las empresas de tecnología están sujetas a una ola sin precedentes de demandas sobre patentes, lo que sofoca la innovación y crea un sistema de patentes sobrecargado y letárgico. Los defensores de la Ley de Invenciones de Estados Unidos argumentaron que creará empleos, impulsará la innovación, racionalizará el sistema de patentes, reducirá los litigios sobre patentes y mantendrá a Estados Unidos competitivo a nivel mundial. [ cita necesaria ]
Quienes se oponen al proyecto de ley sostuvieron que conducirá a resultados similares a los sistemas de patentes de otras naciones en los que se basa el proyecto de ley: los titulares del mercado se afianzarán aún más, la tasa de formación de empresas emergentes caerá a niveles de otros países y el acceso a ángeles y El capital de riesgo caerá a los niveles de otros países, como se describe en la sección Impacto de los cambios a continuación. Una startup que dependa de patentes para protegerse del riesgo competitivo perdería, según la AIA, las protecciones del régimen anterior para reunir el capital, los socios estratégicos y el tiempo para I+D y pruebas. La startup, expuesta al riesgo de ser copiada por un actor establecido en el mercado, no podrá atraer capital de riesgo y, por lo tanto, carecerá de los recursos financieros necesarios para comercializar su invención y hacer crecer la empresa. El debilitamiento de la protección de las patentes disminuye los incentivos para la inversión y el desarrollo. [20]
Además, los opositores al proyecto de ley señalaron que las revisiones propuestas crean mayores opciones para los infractores acusados y debilitan los derechos de los titulares de patentes, [21] [22] [23] y que la reforma de patentes debería permanecer en manos del sistema judicial. Los opositores argumentan que la reforma de las patentes debería limitarse a reformas administrativas en la USPTO . [24] El tiempo, el esfuerzo y el dinero que se gastarán después de la emisión en virtud de la AIA en la revisión inter partes y la revisión posterior a la concesión sería mejor gastarlos en mejorar el examen inicial. [25] Según el abogado de patentes y especialista en reexamen Taraneh Maghame, "la raíz del problema que intenta abordarse mediante el proceso de reexamen podría resolverse mejor si se emitieran patentes de calidad en primera instancia". [25]
Los defensores de la AIA sostuvieron que simplificaría el proceso de solicitud y armonizaría mejor la ley de patentes estadounidense con la ley de patentes de otros países, la mayoría de los cuales operan según el sistema de "primero en presentar". [26] Sus defensores también afirmaron que eliminaría los costosos procedimientos de interferencia en la USPTO [27] y reduciría las desventajas de los solicitantes estadounidenses al buscar derechos de patente fuera de los Estados Unidos. [28]
Los opositores sostuvieron que un sistema de "primer inventor en presentar la solicitud" favorecía a las empresas más grandes con procedimientos internos de patentes bien establecidos, comités de patentes y abogados internos sobre los inventores de pequeñas empresas. Afirmaron que la ley debilitaría la protección de las patentes sólo en Estados Unidos. [29] [30] Los oponentes también afirmaron que (i) causaría la pérdida de derechos de patente debido a una nueva técnica anterior publicada después de la fecha de invención pero antes de la fecha de presentación, (ii) debilitaría el período de gracia actual por lo que no se puede confiar en él. , obligando a los inventores a comportarse como si no hubiera un período de gracia, [31] (iii) reemplazar las "interferencias" con costosos procedimientos de derivación, que generalmente son incluso más costosos que las interferencias, [32] (iv) crear una "carrera hacia la patente". Office" con cada nueva idea, aumentando el número de solicitudes de patente presentadas, con los costos consiguientes en honorarios de abogados y desvío del personal de la empresa a la preparación de solicitudes de patente, [33] (v) aumentar los retrasos en los exámenes en la USPTO , [ cita necesaria ] ( vi) no hacer nada para reducir los costos de adquisición de patentes fuera de los EE. UU. para los solicitantes estadounidenses, y (vii) disminuir la calidad promedio de las patentes. [34] [35] [36] [37] [38]
Se encontró que el nuevo régimen propuesto se comporta más como un tipo nuevo y único de sistema de patentes con características de los regímenes FTI y FTF, que como un sistema armonizado que comparte características de ambos. [39]
Los opositores señalaron que bajo el sistema First-to-Invent, una empresa con amplios recursos podría optar por practicar el First-to-File, simplemente acudiendo corriendo a la oficina de patentes tan pronto como se concibe cada invención, eliminando cualquier necesidad de mantener registros de la concepción de la invención. . Algunos señalaron que los cambios hacen que Estados Unidos pase de ser un sistema de "primero en concebir" a uno de "primero en ponerlo en práctica". Mientras tanto, una empresa con recursos limitados aún podría utilizar First-to-Invent y presentar únicamente las patentes que sean importantes después de obtener la financiación. En el caso del primer (inventor) en presentar la solicitud, lo contrario no es cierto: todas las partes, independientemente de sus recursos, deben adherirse a la "carrera hacia la oficina de patentes". Esto coloca a las pequeñas entidades en una enorme desventaja frente a las grandes.
Muchos comentaristas plantearon la cuestión de si cambiar a FTF sería constitucional. El Artículo I, Sección 8 de la Constitución establece: "Promover el progreso de... las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a... los inventores el derecho exclusivo a sus respectivos... descubrimientos". El término "inventor" significa "el primero en inventar". El argumento de los comentaristas generalmente tomó esta forma de dos partes: (1) "Inventar" significa "crear algo que no ha existido antes". (2) Por lo tanto, según las definiciones estándar de nuestro lenguaje, la adopción del FTF requeriría enmendar la constitución. Algunos artículos revisados por pares publicados en revistas académicas encontraron este o problemas similares. [40] [41] [42] Por esta razón, la nueva AIA no es la primera en presentar, sino un "primer inventor en presentar el sistema". Elimina entre dos partes, cada una de las cuales inventa de forma independiente, el análisis retrospectivo de turbios argumentos sobre la "invención". En cambio, recompensa a quienes inventan y luego presentan la solicitud primero.
Canadá cambió de FTI a FTF en 1989 y experimentó un "efecto adverso mensurable en las industrias orientadas al país y sesgó la estructura de propiedad de las invenciones patentadas hacia las grandes corporaciones, alejándolas de los inventores independientes y las pequeñas empresas". [43]
Los opositores señalaron que la AIA contenía una disposición que negaría el derecho de los propietarios de patentes a obtener revisión judicial de decisiones adversas de la USPTO en reexámenes de patentes ex parte mediante acciones civiles en tribunales de distrito, un derecho que ha existido bajo 35 USC § 306/§ 145 desde desde el inicio del reexamen en 1980. Sostuvieron que la abolición de este derecho dejará la apelación directa al Circuito Federal como único recurso judicial, un escenario intolerable para los propietarios de patentes que necesitan confiar en pruebas que no estaban disponibles durante la etapa de apelación administrativa. [44] Los oponentes sostuvieron que esta disposición exacerbará los abusos de reexamen ex parte al crear un final sin precedentes alrededor de los Tribunales de Distrito Federal en potencialmente todas las disputas sobre patentes. Advirtieron que los presuntos infractores simplemente presentarían solicitudes de reexamen ex parte ante la USPTO, recibirían una decisión final de la agencia sujeta únicamente a la revisión del Circuito Federal, esencialmente evitando los tribunales federales. Los opositores temían que, dada la deferencia que el Circuito Federal debe otorgar a la agencia ( Zurko ), un gran número de posibles o presuntos infractores elegirían este nuevo camino favorable para impugnar una patente, abrumando a la USPTO, provocando retrasos mucho más prolongados en el reexamen y retrasando los derechos de los titulares de patentes. derechos de patente durante años.
Los defensores argumentaron que permitir la impugnación de una patente en el primer año después de la emisión o reemisión de una patente mejoraría la calidad de la patente al permitir aportaciones de terceros. Los oponentes señalan que: (a) la revisión inter partes según el proyecto de ley [45] permite a un tercero impugnar la validez de cualquier reivindicación en una patente *después* del primer año; (b) los reexámenes se utilizan de hecho, no como una alternativa al litigio, sino más bien como un complemento del litigio. En el ejercicio fiscal 2008, el 62% de los reexámenes inter partes actuales y el 30% de los reexámenes ex parte se encontraban simultáneamente en litigio; [46] (c) las corporaciones depredadoras pueden presentar, y de hecho lo hacen, múltiples oposiciones posteriores a la concesión contra empresas emergentes con el fin de infligir daños financieros y, a través de esta práctica, han logrado obtener licencias de patentes y acuerdos de compra en términos favorables; [47] (d) el proceso inter partes existente en un caso impugnado ahora toma de 34 a 53 meses para un nuevo examen sin apelación (suponiendo que no haya "reelaboración" por parte de la oficina de patentes ni apelaciones secundarias ante la BPAI, el Circuito Federal o la Corte Suprema), y de 5 a 8 años para los casos apelados. [48] Cuando el Congreso creó el reexamen inter partes , ordenó a la USPTO que realizara estos reexámenes con "diligencia especial". [49] El proyecto de ley amplía el procedimiento inter partes existente , añadiendo la presentación de pruebas y una audiencia en la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes. En consecuencia, según el proyecto de ley, la tramitación del procedimiento inter partes probablemente aumentará, a pesar de la orden legislativa que exige una resolución de 18 meses; [50] y (e) el proyecto de ley prácticamente exige que un tribunal de distrito federal suspenda una demanda por infracción de patente pendiente de una revisión inter partes . [51] Debido a los enormes costos y la larga tramitación de la revisión inter partes , la concesión de una suspensión en una demanda por infracción pendiente podría efectivamente ser "el fin del juego" para el propietario de la patente. [46]
La revisión posterior a la concesión está disponible solo si el impugnador aún no ha iniciado una acción civil en el Tribunal de Distrito. Los procedimientos de revisión posterior a la concesión serán llevados a cabo por la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes, que reemplazará a la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes el 16 de septiembre de 2012 para los procedimientos que comiencen en esa fecha o después. Los procedimientos de revisión posterior a la concesión pueden finalizar mediante acuerdo o decisión de la Junta. También existe un impedimento legal asociado con el impugnador ante la USPTO, los tribunales de distrito y la Comisión de Comercio Internacional (ITC) al afirmar la invalidez por cualquier motivo que podría haberse planteado razonablemente durante la revisión posterior a la concesión. [52]
El uso de un nuevo examen, o la amenaza de su uso, en litigios por infracción de patentes es común. [53] "La astucia del proceso de reexamen se ha convertido, en opinión de algunos, más en la regla que en la excepción. Según se informa, se ha convertido en un 'procedimiento estándar' que un demandado en un litigio sobre patentes 'adopte una postura agresiva diciendo que planea solicitar un nuevo examen de la patente en demanda o incluso de todas las patentes del demandante. La amenaza de un nuevo examen se utiliza luego como palanca en las negociaciones de licencia, intimidando a los titulares de patentes para que lleguen a acuerdos extrajudiciales por cantidades inferiores a las a lo que el valor de sus patentes podría darles derecho." [54] Las solicitudes de reexamen de empresas acusadas de infracción de patentes se han más que triplicado recientemente. [55] "Irónicamente, el Congreso pretendía que el proceso de reexamen tuviera exactamente el efecto opuesto: "El reexamen de la oficina de patentes reducirá en gran medida, si no terminará, la amenaza de que se utilicen costos legales para 'chantajear' a dichos titulares [de patentes] para que permitan infracciones de patentes o ser obligados a licenciar sus patentes por tarifas nominales." [56]
Los críticos argumentaron que la AIA impediría que las empresas emergentes, una potente fuente de invenciones, reunieran capital y pudieran comercializar sus invenciones. Normalmente, un inventor tendrá una concepción suficiente de la invención y financiación para presentar una solicitud de patente sólo después de recibir capital de inversión. Antes de recibir financiación de los inversores, el inventor ya debe haber concebido la invención, haber demostrado su funcionalidad y haber realizado suficientes estudios de mercado para proponer un plan de negocio detallado. Luego, los inversores examinarán el plan de negocios y evaluarán el riesgo competitivo, que es intrínsecamente alto para las empresas emergentes como nuevos participantes en el mercado. [57] Quienes se oponen al proyecto de ley sostuvieron que, si el proyecto se convierte en ley, la financiación de riesgo se desviará hacia inversiones menos riesgosas.
Los defensores del proyecto de ley argumentaron que la revisión tanto de la oposición como de la interferencia posterior a la concesión ayudará a los inventores estadounidenses. Señalaron que una patente que ha sobrevivido a una revisión posterior a la concesión será más sólida que otra que no la haya. Ninguna de las partes presentó un balance costo-beneficio que demuestre que la solidez adicional de estas patentes compensará la pérdida de acceso al capital de riesgo, aunque los capitalistas de riesgo que han opinado sobre el balance probable han concluido que la revisión posterior a la concesión reducirá el acceso. al capital más que aumentar la solidez de las patentes. [58]
Los defensores también argumentaron que la Ley proporciona numerosos beneficios a las pequeñas empresas, como un examen de patentes por vía rápida, reducciones de tarifas y derechos ampliados de usuarios anteriores. [59]
Los críticos del proyecto de ley expresaron su preocupación de que la administración haya sido guiada por las mismas personas que anteriormente presionaron para la reforma de patentes en nombre de IBM y Microsoft, y que sus nombramientos fueran una violación de la "Prohibición de las puertas giratorias " de la administración Obama. El Director de la USPTO , David Kappos, representó a IBM, Marc Berejka (Asesor Principal de Políticas, Oficina del Secretario, Departamento de Comercio de EE.UU.) presionó en nombre de Microsoft, y el Secretario de Comercio, Gary Locke , a quien la USPTO reportó hasta que Locke fue nombrado Embajador en China el El 1 de agosto de 2011 también tiene amplios vínculos con Microsoft. [60]
Los opositores expresaron la preocupación de que el proyecto de ley podría hacer que Estados Unidos perdiera su posición de liderazgo en innovación, particularmente como resultado del impacto adverso en las pequeñas empresas, que no estuvieron representadas en las negociaciones que condujeron a este proyecto de ley. [61] Además, los críticos se quejaron de que este proyecto de ley no hará lo suficiente para impedir que las "entidades no practicantes" se involucren en comportamientos supuestamente demasiado agresivos. [62]
Los críticos señalaron que el nuevo proyecto de ley no aborda un problema evidente que aparentemente seguirá existiendo bajo el nuevo sistema: la gran acumulación de solicitudes de patentes existentes. En lugar de contratar más examinadores para procesar este trabajo atrasado, "... el Congreso optó por multiplicar los procedimientos alternativos de resolución de disputas en el PTO, dando a la oficina más trabajo que hacer sin una garantía de más dinero. El resultado fue una confusión además de una oportunidad perdida." [62]
En mayo de 2015, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría de votos el avance de la Ley de Innovación bipartidista para su posterior consideración en el Senado y la Cámara de Representantes. HR9 tiene como objetivo modificar el título 35, el Código de los Estados Unidos y la Ley Leahy-Smith America Invents para realizar mejoras y correcciones técnicas. En particular, este proyecto de ley tiene como objetivo reducir los trolls de patentes , los largos litigios sobre propiedad intelectual y los intentos frívolos de los titulares legales de patentes mediante limitaciones en las revisiones posteriores a la concesión. La Ley de Innovación también cambiaría los requisitos de tarifas, entre otras modificaciones, para que el demandante sea financieramente responsable de tales intentos, que a menudo se consideran extorsiones en lugar de disputas de la reivindicación de patente basadas en consideraciones tecnológicas. En febrero de 2016, el Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimiento celebró una audiencia sobre HR9 y también lo aprobó para su consideración. [63]
En junio de 2015, el Comité también aprobó la Ley de Patentes para su avance al pleno de la Cámara y el Senado después de que se celebrara una sesión de revisión . S. 1137 también es una enmienda prevista a la ley America Invents y tiene un propósito similar al HR9 al abordar la divulgación de intereses financieros y detalles técnicos por parte del titular de la patente. El proyecto de ley requeriría que los propietarios de patentes proporcionen información específica sobre el tipo y alcance de la reivindicación de patente antes de presentar una demanda en un tribunal de distrito. [64]
En Madstad Engineering Inc. v. USPTO, Apelación No. 2013-1511 (Fed. Cir. 1 de julio de 2014), el demandante cuestionó la constitucionalidad de la ley al imponer una carga indebida a su empresa. Específicamente, el demandante tuvo que aumentar la seguridad informática en torno a posibles invenciones para evitar que los piratas informáticos robaran propiedad intelectual debido a la disposición del primero en presentar la solicitud, que litiga "gran parte de la propiedad intelectual actual... se crea o se almacena en computadoras, prácticamente todas que están conectados a Internet... Dado que la [AIA] ya no se ocupa de la invención real, la nueva ley hace que sea atractivo y rentable para los piratas informáticos robar propiedad intelectual y archivarla como propia o venderla al mejor postor. ". El tribunal dictaminó que Madstad no tenía capacidad ante el tribunal sin pruebas concretas de un perjuicio y desestimó el caso, pero reafirmó su supremacía sobre los casos de derecho de patentes sin abordar la constitucionalidad de la disposición de la ley sobre el primero en presentar la solicitud. [sesenta y cinco]
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