Sega Enterprises Ltd. contra Accolade, Inc. , 977 F.2d 1510 ( 9th Cir. 1992), es un caso en el que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos aplicó la ley de propiedad intelectual estadounidense a la ingeniería inversa de software informático. . A raíz de la publicación de varios juegos de Sega Genesis por parte del editor de videojuegos Accolade , que había desensamblado el software de Genesis para publicar juegos sin la licencia de Sega , el caso involucró varias cuestiones superpuestas, incluido el alcance de los derechos de autor , los usos permitidos de las marcas comerciales y el alcance de la doctrina del uso legítimo del código informático. [2]
El caso fue presentado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California , que falló a favor de Sega y emitió una orden judicial contra Accolade impidiéndoles publicar más juegos para Genesis y exigiéndoles que retiraran todos los juegos de Genesis existentes que tenían. en venta. Accolade apeló la decisión ante el Noveno Circuito con el argumento de que su ingeniería inversa del Génesis estaba protegida por uso legítimo. El Noveno Circuito revocó la orden del tribunal de distrito y dictaminó que el uso de ingeniería inversa por parte de Accolade para publicar títulos de Genesis estaba protegido por uso legítimo y que su presunta violación de las marcas registradas de Sega era culpa de Sega. El caso se cita con frecuencia en asuntos relacionados con ingeniería inversa y uso legítimo según la ley de derechos de autor.
En marzo de 1984, Sega Enterprises Ltd. fue comprada por su ex director ejecutivo , David Rosen , junto con un grupo de patrocinadores. Hayao Nakayama , uno de estos patrocinadores, fue nombrado nuevo CEO de Sega. Tras la caída de la industria arcade, Nakayama decidió centrar sus esfuerzos de desarrollo en el mercado de las consolas domésticas . [3] : 344 Durante este tiempo, Sega se preocupó por la piratería de software y hardware en el sudeste asiático , y particularmente en Taiwán . Taiwán no fue signatario del Convenio de Berna sobre derechos de autor, lo que limita las opciones legales de Sega en esa región. Sin embargo, Taiwán sí permitió el procesamiento por infracción de marcas . [1] Aunque Sega había creado sistemas de seguridad en sus consolas para evitar que su software fuera pirateado y para mantener alejados a los editores sin licencia, al igual que su competidor Nintendo , [3] : 382 falsificadores habían descubierto formas de evitar que la marca Sega apareciera en sus consolas. juegos, evitando por completo la marca registrada. [1]
Después del lanzamiento de Sega Genesis en 1988, el editor de videojuegos Accolade comenzó a explorar opciones para lanzar algunos de sus títulos de juegos de PC en la consola. En ese momento, sin embargo, Sega tenía un acuerdo de licencia para desarrolladores externos que aumentaba los costos para el desarrollador. Según el cofundador de Accolade, Alan Miller , "se les paga entre 10 y 15 dólares por cartucho además de los costos reales de fabricación del hardware, por lo que aproximadamente duplica el costo de los productos para el editor independiente". [3] : 381 Además de esto, Sega requirió que sería el editor exclusivo de los juegos de Accolade si Accolade obtuviera la licencia, evitando que Accolade lanzara sus juegos a otros sistemas. [1] [4] Para evitar las licencias, Accolade optó por buscar una forma alternativa de llevar sus juegos a Genesis comprando una consola para descompilar el código ejecutable de tres juegos de Genesis y usarlo para programar sus nuevos cartuchos en un de manera que les permitiera desactivar los bloqueos de seguridad que impedían jugar juegos sin licencia. [1] [3] : 383 Esto se hizo con éxito para llevar Ishido: The Way of Stones al Génesis en 1990. [3] : 382 Al hacerlo, Accolade también había copiado el código del juego con derechos de autor de Sega varias veces para realizar ingeniería inversa. el software de los juegos Genesis con licencia de Sega. [4] [5]
Como resultado de los problemas de piratería y desarrollo sin licencia, Sega incorporó un mecanismo de protección técnica en una nueva edición de Genesis lanzada en 1990, conocida como Genesis III. Esta nueva variación del Genesis incluía un código conocido como Trademark Security System (TMSS), que, cuando se insertaba un cartucho de juego en la consola, verificaba la presencia de la cadena "SEGA" en un punto particular de la memoria contenida en el cartucho. [6] Si y sólo si la cadena estuviera presente, la consola ejecutaría el juego y mostraría brevemente el mensaje: "Producido por o bajo licencia de Sega Enterprises LTD". [1] Este sistema tuvo un doble efecto: agregó protección adicional contra desarrolladores sin licencia y piratería de software, y obligó a que la marca Sega se mostrara cuando se encendía el juego, haciendo posible una demanda por infracción de marca registrada si se desarrollara software sin licencia. . [3] : 383 [5] Accolade se enteró de este desarrollo en el Winter Consumer Electronics Show en enero de 1991, en el que Sega mostró el nuevo Genesis III y lo demostró examinando y rechazando un cartucho de juego Ishido . [3] : 383 Con más juegos planeados para el año siguiente, Accolade identificó con éxito el código TMSS. ¡Más tarde agregaron este código a los juegos HardBall! , Star Control , Mike Ditka Power Football y Turrican . [3] : 383
El 31 de octubre de 1991, Sega presentó una demanda contra Accolade en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, por cargos de infracción de marca registrada y competencia desleal en violación de la Ley Lanham . Un mes después se añadió a la lista de cargos la infracción de derechos de autor, una violación de la Ley de derechos de autor de 1976 . En respuesta, Accolade presentó una contrademanda por falsificar el origen de sus juegos al mostrar la marca Sega cuando el juego estaba encendido. El caso fue escuchado por la jueza Barbara A. Caulfield . [1] [3] : 384 [4]
Sega argumentó que Accolade había infringido sus derechos de autor porque los juegos de Accolade contenían material de Sega. Accolade insistió en que el uso que hicieron del material de Sega constituía un uso legítimo. Sin embargo, el juez Caulfield no aceptó esta explicación ya que Accolade era un fabricante de juegos, sus trabajos tenían como objetivo obtener ganancias financieras y porque sus trabajos competían directamente con los juegos con licencia de Sega, lo que probablemente resultó en una disminución de las ventas de los juegos de Sega. [3] : 384 [7] El caso de Accolade se vio aún más afectado por una presentación de un ingeniero de Sega llamado Takeshi Nagashima, quien mostró dos cartuchos de juegos de Sega que podían ejecutarse en el Genesis III sin el TMSS que mostraba la marca registrada, y los ofreció a El equipo de defensa de Accolade, pero no reveló cómo fue posible. [1] [3] : 385 En última instancia, esto resultaría en la derrota de Accolade el 3 de abril de 1992, cuando el juez Caulfield falló a favor de Sega y emitió una orden judicial que prohibía las ventas futuras por parte de Accolade de juegos compatibles con Genesis que incorporaran el mensaje de Sega o usaran los resultados de la ingeniería inversa. Casi una semana después, el tribunal también exigió a Accolade que retirara todos sus juegos compatibles con Genesis. [1] [3] : 386
La decisión del tribunal de distrito había sido muy costosa para Accolade. Según el cofundador de Accolade, Alan Miller, "sólo para luchar contra la orden judicial, tuvimos que pagar al menos medio millón de dólares en honorarios legales". [3] : 386 El 14 de abril de 1992, Accolade pidió al tribunal de distrito que suspendiera la orden judicial preliminar en espera de apelación, pero cuando el tribunal no se pronunció el 21 de abril, Accolade apeló la orden judicial ante el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Se concedió una suspensión del mandato para retirar todos los juegos Genesis de Accolade, pero la orden judicial que impedía una mayor ingeniería inversa y desarrollo del software Genesis se mantuvo hasta el 28 de agosto, cuando el Noveno Circuito ordenó su disolución en espera de la revisión de la apelación. [1]
En apoyo de la apelación, la Asociación de la Industria de Computadoras y Comunicaciones presentó un escrito amicus curiae alegando que el tribunal de distrito había cometido errores al concluir que Accolade había infringido los derechos de autor de Sega al aplicar ingeniería inversa a su software, extendiendo la protección de los derechos de autor al método de operación y no considerar si los juegos de Accolade eran sustancialmente similares al material protegido por derechos de autor de Sega. [8] El Comité Americano de Sistemas Interoperables, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Computación y Negocios y el profesor de derecho de autor Dennis S. Karjala de la Universidad Estatal de Arizona también presentaron escritos amicus . [1]
Al revisar el caso, el tribunal consideró varios factores en su propio análisis, examinando las cuestiones de marcas y derechos de autor por separado. Al igual que en el proceso ante el tribunal de distrito, Nagashima mostró al tribunal un cartucho de juego que se ejecutaba en el Génesis y que no mostraba el logotipo de la marca. Sin embargo, esto no conmovió al tribunal y decidió que los cartuchos de Nagashima mostraban lo que se podía hacer con el conocimiento del TMSS, que Accolade no poseía. [3] : 387 Según el tribunal, debido a que el conocimiento de cómo evitar mostrar la marca registrada en Genesis III no era información pública para la industria, el intento de Sega de demostrar que la exhibición de su marca registrada no era necesaria para que los juegos fueran jugado en la consola fue insuficiente. Al escribir la opinión del tribunal, el juez Stephen Reinhardt declaró: "Sega, a sabiendas, se arriesgó a dos consecuencias importantes: el etiquetado falso de los productos de algunos competidores y el disuadir a otros competidores de fabricar juegos compatibles con Genesis. Según la Ley Lanham, la primera conducta , al menos, es claramente ilegal." [1] El tribunal luego citó Anti-Monopoly v. General Mills Fun Group , que establece, en referencia a la Ley Lanham, "La marca registrada se utiliza indebidamente si sirve para limitar la competencia en la fabricación y venta de un producto. Que es el ámbito especial de los monopolios limitados establecidos de conformidad con las leyes de patentes." [9] Los jueces del caso habían decidido que Sega había violado esta disposición de la ley al utilizar su marca registrada para limitar la competencia por el software para su consola. [1]
Para determinar el estado del reclamo de Accolade sobre el uso legítimo del código de juego protegido por derechos de autor de Sega, el tribunal revisó cuatro criterios de uso legítimo: la naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor, la cantidad de trabajo protegido por derechos de autor utilizado, el propósito del uso y los efectos del uso. en el mercado para el trabajo. [6] Lo que llamó la atención de los jueces al revisar el reclamo de derechos de autor de Sega fue la diferencia de tamaño entre el archivo TMSS y los tamaños de los juegos de Accolade. Como señaló el juez Reinhardt al escribir la opinión del tribunal, el archivo TMSS "contiene aproximadamente de veinte a veinticinco bytes de datos. Cada uno de los juegos de Accolade contiene un total de 500.000 a 1.500.000 bytes . Según los empleados de Accolade, el archivo de encabezado es la única parte del código de Sega que Accolade copió en sus propios programas de juego." [1] [10] Esto hizo que los juegos tuvieran un contenido abrumadoramente original y, según el juez Reinhardt, beneficiaba al público al poder competir con los juegos con licencia de Sega, especialmente si los juegos eran diferentes como se sostiene en la apelación. [1] [3] : 387 [8] El tribunal no aceptó el argumento de que los juegos de Accolade competían directamente con los de Sega, señalando que no había pruebas de que ninguno de los juegos publicados de Accolade hubiera disminuido el mercado para ninguno de los juegos de Sega. A pesar de las afirmaciones de los abogados de Sega de que la compañía había invertido mucho tiempo y esfuerzo en desarrollar el Genesis, y que Accolade estaba aprovechando este tiempo y energía, el tribunal rechazó estas afirmaciones señalando que la Corte Suprema de los Estados Unidos en Feist v. Rural Publications había rechazado inequívocamente la noción de que la protección de los derechos de autor podría basarse en el " sudor de la frente ", es decir, que una obra tenía derecho a derechos de autor debido a la cantidad de esfuerzo que requirió crearla. El tribunal también señaló que el código Sega contenía algunos elementos funcionales que no estaban protegidos por la Ley de derechos de autor de 1976. En cuanto a la ingeniería inversa como proceso, el tribunal concluyó que "cuando el desmontaje es la única forma de acceder a las ideas y elementos funcionales incorporados en un programa informático protegido por derechos de autor y cuando existe una razón legítima para solicitar dicho acceso, el desmontaje es un uso justo de la obra protegida por derechos de autor, como cuestión de derecho". [dieciséis ]
El 28 de agosto de 1992, el Noveno Circuito revocó la orden judicial preliminar del tribunal de distrito y dictaminó que la descompilación del software de Sega por parte de Accolade constituía un uso legítimo. [11] La opinión escrita del tribunal se emitió el 20 de octubre y señaló que el uso del software no era de explotación, a pesar de ser comercial, [1] [12] y que la infracción de marca registrada, al ser requerida por el TMSS para que un juego de Genesis ejecutado en el sistema, fue activado inadvertidamente por una ley de uso legítimo y por culpa de Sega por causar un etiquetado falso. [1] [13] Como resultado de la anulación del veredicto, las costas de la apelación fueron impuestas a Sega. Sin embargo, la orden judicial siguió vigente porque Sega solicitó al tribunal de apelaciones que volviera a ver el caso. [11] [14]
El 8 de enero de 1993, con la petición de Sega de una nueva audiencia aún pendiente, el tribunal tomó la medida inusual de modificar su opinión del 20 de octubre de 1992 y levantó la orden judicial que impedía a Accolade desarrollar o vender software Genesis. [14] Esto fue seguido por una denegación formal de la petición de Sega de una nueva audiencia el 26 de enero. [15] Como la contrademanda de Accolade por etiquetado falso bajo la Ley Lanham fue rechazada por el Noveno Circuito, esto esencialmente dejó a "cada parte libre de actuar". como lo era antes de que se dictara la medida cautelar preliminar" mientras el tribunal de distrito consideraba la reconvención. [1] Sega y Accolade finalmente llegaron a un acuerdo el 30 de abril de 1993. Como parte de este acuerdo, Accolade se convirtió en licenciatario oficial de Sega y luego desarrolló y lanzó Barkley Shut Up and Jam! mientras esté bajo licencia. [3] : 388 Los términos de la licencia, incluido si se hicieron o no acuerdos especiales o descuentos para Accolade, no se hicieron públicos. [16] Los términos financieros del acuerdo tampoco fueron revelados, aunque ambas compañías acordaron pagar sus propios costos legales. [17]
En una declaración oficial, el presidente de Sega of America, David Rosen, expresó su satisfacción con el acuerdo. Según Rosen, "este acuerdo es un final satisfactorio para lo que era un conjunto de cuestiones muy complejas. No sólo nos complace resolver este caso de manera amistosa, sino que también hemos dado un giro en nuestra asociación con Accolade y ahora esperamos relación sana y mutuamente beneficiosa en el futuro." Alan Miller de Accolade expresó más entusiasmo con el acuerdo y las oportunidades que presentaba para la compañía, diciendo en su declaración: "Estamos muy satisfechos con el acuerdo y entusiasmados con los nuevos mercados que abre para Accolade. Accolade actualmente experimenta fuertes demanda de sus productos Sega Genesis en Norteamérica y Europa. Ahora podremos publicar nuestros productos en los sistemas Sega Genesis y Game Gear en todo el mundo". [16] Sin embargo, a pesar del acuerdo, Accolade había perdido entre $15 millones y $25 millones durante el período de la orden judicial, según Miller. [3] : 386
Sega contra Accolade ha sido un caso influyente en asuntos relacionados con la ingeniería inversa de software y la infracción de derechos de autor, y ha sido citado en numerosos casos desde 1993. [3] : 388 [10] El caso redefinió cómo se ve la ingeniería inversa con productos sin licencia en Cuestiones legales relacionadas con los derechos de autor. La decisión también fue igualmente influyente porque fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, cuya jurisdicción incluía todos los estados del oeste de Estados Unidos donde se produjo la mayor parte del desarrollo de software en Estados Unidos, incluidos California y Washington. El caso también ayudó a establecer pautas para la ingeniería inversa permitida; por ejemplo, el programador informático estadounidense Andrew Schulman citó la decisión con aprobación en su libro de 1994 "Undocumented Dos", que exploró y reveló funcionalidades no documentadas en los sistemas operativos de Microsoft que había descubierto mediante desmontaje e ingeniería inversa. El proceso que Accolade llevó a cabo para aplicar ingeniería inversa al código de Sega se percibió como bastante típico de la forma en que otras empresas habían estado realizando ingeniería inversa, lo que hizo que la decisión del tribunal fuera aún más influyente. [12] La decisión del Noveno Circuito confirmó que los principios funcionales de la consola no estaban protegidos por derechos de autor, [5] y también estableció que la ingeniería inversa puede constituir "uso justo" cuando no había otros medios disponibles para acceder a información sobre los principios funcionales de la consola. [13] [18] Un ejemplo del precedente establecido por este caso es Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corporation , que fue emitido en 2000 por el Noveno Circuito, citó específicamente a Sega v. Accolade al decidir que la ingeniería inversa La BIOS de Sony PlayStation estaba protegida por uso legítimo y no era explotadora. [12]
Entre las influencias de la decisión se incluyen el efecto de Sega v. Accolade sobre los criterios de uso legítimo y las responsabilidades de los titulares de marcas en los exámenes legales. Aunque Accolade había copiado juegos completos de Genesis para identificar el TMSS, el tribunal dio poca importancia al criterio sobre la cantidad de trabajo protegido por derechos de autor que se copiaba, a la luz del hecho de que Accolade lo había hecho para crear su propio software compatible. . Asimismo, también se le dio menos peso a la naturaleza del trabajo, estableciendo esencialmente un enfoque de dos factores para evaluar el uso legítimo en el propósito de uso y el impacto en el mercado. [19] También fue la primera vez que se interpretó que la Ley Lanham significaba que la confusión resultante de la colocación de la propia marca en otra obra mediante un programa de seguridad es culpa del titular original del registro de la marca. [13]
Sega v. Accolade también sirvió para ayudar a establecer que los principios funcionales del software informático no pueden protegerse mediante la ley de derechos de autor. Más bien, la única protección legal a tales principios puede ser mediante la posesión de una patente o mediante un secreto comercial. [20] Este aspecto de la decisión también ha recibido críticas, citando que aunque los principios funcionales no son protegibles bajo la ley de derechos de autor, el código TMSS era protegible y al permitir la ingeniería inversa del TMSS como uso legítimo, la decisión había alentado la copia. de programas legalmente protegidos. [7]
