En la ley de patentes de los Estados Unidos , la prueba de máquina o transformación es una prueba de elegibilidad de patente según la cual una reivindicación de un proceso califica para su consideración si (1) el proceso es implementado por una máquina particular de una manera no convencional y no trivial. manera o (2) el proceso transforma un artículo de un estado a otro. [1]
El origen de la prueba se remonta al escrito de respuesta del gobierno de 1972 sobre el fondo del caso Gottschalk v. Benson de la Corte Suprema de los Estados Unidos : [2] [3]
"Sostenemos que los casos siguen esa regla [máquina o transformación], implícita o explícitamente, y que no pueden racionalizarse de otra manera". [4]
La prueba también se mencionó en la trilogía de elegibilidad de patentes de la década de 1970 : Gottschalk contra Benson , [2] Parker contra Flook , [5] y Diamond contra Diehr . [6]
La "prueba de máquina o transformación" fue finalmente respaldada en 2008 por el Circuito Federal en Bilski , [7] al tiempo que anuló explícitamente su prueba anterior de "resultados útiles, tangibles y concretos" adoptada en 1998 en State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. Numerosos comentaristas legales elogiaron la prueba de "máquina o transformación" por su simplicidad, objetividad, confiabilidad e independencia del resultado respecto del tiempo y la disponibilidad de la técnica anterior. [8] La juez Pauline Newman escribió un fuerte desacuerdo defendiendo una definición más amplia de procesos patentables.
En apelación, en su decisión de 2010 en Bilski v. Kappos, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a respaldar la prueba de "máquina o transformación" como único criterio para determinar la materia patentable , afirmando en cambio que la prueba de máquina o transformación "si bien es útil , no es una prueba exclusiva para determinar la patentabilidad de un proceso". Tras el desacuerdo de Pauline Newman , el SCOTUS opinó que los casos futuros podrían presentar patrones de hechos que exijan una regla diferente de la aplicable a casos pasados y, por lo tanto, la prueba de la máquina o la transformación era sólo una "pista" (es decir, no es ni una prueba necesaria ni suficiente (ver más abajo) para la materia elegible para patente. [9]
A raíz de la opinión de la Corte Suprema de 2010 en Bilski v. Kappos , que rechazó la máquina o la transformación como la única prueba de elegibilidad de una patente y confirmó que es sólo una "pista útil", ahora está claro que esta prueba es sólo es una forma de medir si la reivindicación de patente en cuestión se adelanta sustancialmente a todas las aplicaciones de la idea o principio subyacente en el que se basa una patente; dicha preferencia es una prueba mucho más básica y general de elegibilidad o no elegibilidad de una patente. [10]
La Corte Suprema ha sostenido [11] que la prueba de la máquina o la transformación no es la única prueba para determinar la elegibilidad de los procesos para obtener patentes. La petición de certiorari en Bilski cuestionó esa propuesta. [12] y la opinión Bilski de la Corte Suprema rechazó expresamente la declaración del Circuito Federal de que era la prueba exclusiva a aplicar; A pesar de un desacuerdo sobre el fundamento adecuado, el tribunal fue unánime sobre este punto.
En Gottschalk v. Benson , el tribunal se reservó expresamente este punto y se negó a adoptar la prueba como exclusiva, afirmando:
Se argumenta que una patente de proceso debe estar vinculada a una máquina o aparato particular o debe operar para cambiar artículos o materiales a un "estado o cosa diferente". No sostenemos que ninguna patente de proceso pueda calificar si no cumple con los requisitos de nuestros precedentes anteriores. [13]
El gobierno había argumentado en su escrito en el caso Benson que el Tribunal debería considerarlo así y que era imposible racionalizar la jurisprudencia de otra manera. El Tribunal, en su sentencia, rechazó o no estuvo de acuerdo con ese argumento. [14]
Las opiniones de Benson y Bilski dejaron sin explicar detalles importantes de la prueba de la máquina o de la transformación. [1] Los detalles incluyen qué tipo de transformación es suficiente para conferir elegibilidad para una patente y cuáles son las características de una "máquina particular" que confiere elegibilidad para una patente.
Se dice que la transformación de un artículo de una cosa o estado a otro es una pista para determinar la elegibilidad para una patente. Así, en Benson , el tribunal declaró que "La transformación y reducción de un artículo 'a un estado o cosa diferente' es la clave para determinar la patentabilidad de una reclamación de proceso..." Cien años antes, el Tribunal había dicho: " Un proceso es... un acto, o una serie de actos, realizados sobre la materia que se va a transformar y reducir a un estado o cosa diferente." [15]
¿Qué es un artículo?
La opinión de Benson indicó que el artículo tenía que ser un objeto físico, como un trozo de caucho (para ser transformado de estado crudo a curado), un trozo de cuero (para ser transformado de piel sin curtir a cuero curtido), [16] o un montón de harina (para transformar de partículas gruesas a superfinas). [17] Sin embargo, la opinión In re Schrader del Circuito Federal indicó que el artículo podría ser una señal electrónica representativa de un parámetro físico, como un EKG ("señales de electrocardiógrafo representativas de la actividad cardíaca humana") o un sismograma ("señales de reflexión sísmica representativa de discontinuidades debajo de la superficie terrestre"). [18] Por lo tanto, la opinión Schrader reprendió a la Corte Suprema por hablar de "artículos" físicos en lugar de "materia", reflejando así sólo "imperfectamente" el principio jurídico pertinente. El tribunal de Bilski parece adherirse a la formulación de Schrader , más que a la de Benson , de modo que parece considerar una transformación de señal patentable cuando la señal es representativa de ciertos tipos de acciones físicas. Pero una transformación de señales representativas de relaciones monetarias o legales no califica, dada la afirmación del rechazo del PTO al reclamo de Bilski y quizás también el tratamiento que el tribunal de Bilski dio al State Street Bank . [19]
¿Cuánta transformación se necesita?
El juez Rader preguntó en su desacuerdo con Bilski : "¿Qué forma o cantidad de 'transformación' es suficiente?" El tribunal no respondió a su pregunta. Puede ser que se requiera un cambio físico o químico "sustancial" de propiedades que sea importante para los objetivos de la invención, pero esto aún está por resolver.
Benson y Bilski hablan de que el proceso está ligado a "una máquina particular", mientras que Flook dice que la implementación mecánica de un principio natural debe ser "inventiva":
Aunque un fenómeno de la naturaleza o una fórmula matemática sean bien conocidos, se puede patentar una aplicación inventiva del principio. Por el contrario, el descubrimiento de tal fenómeno no puede respaldar una patente a menos que exista algún otro concepto inventivo en su solicitud. [20]
En Flook se admitió que la implementación era convencional y no se apartaba del estado de la técnica. Por lo tanto, el principio con o más una implementación convencional no era patentable. El Tribunal de Flook también citó y se basó en el mismo principio ilustrado en Funk Brothers Seed Co. contra Kalo Inoculant Co., [21] en el que el principio natural se implementó de una manera tan trivial a primera vista que la patente sobre el implementar un artículo de fabricación equivalía a una patente sobre el principio natural. [22]
Este aspecto de la prueba de máquina o transformación sigue siendo, hasta cierto punto, una cuestión incierta y controvertida. Durante un tiempo se afirmó que "no está claro si vincular un proceso a una computadora de propósito general es suficiente para pasar la prueba de máquina o transformación". [1] Pero en 2014, la Corte Suprema sostuvo expresamente en el caso Alice que simplemente agregar a una afirmación "hágalo con una computadora" no podía determinar la elegibilidad para la patente. El caso Alice y sus descendientes también arrojan dudas sobre la afirmación de que el uso del " formato de reivindicación informático programado " supera el problema de la elegibilidad de las patentes . [23] La opinión Bilski del Circuito Federal dejó explícitamente la cuestión sin resolver. [24] Sin embargo, en las palabras iniciales de la opinión Benson , se hace esta afirmación:
Los demandados presentaron en la oficina de patentes una solicitud para una invención que se describía como relacionada "con el procesamiento de datos por programa y más particularmente con la conversión programada de información numérica" en computadoras digitales de uso general. . . . Las reivindicaciones no se limitaban a ningún arte o tecnología en particular, a ningún aparato o maquinaria en particular, ni a ningún uso final en particular. Pretendían cubrir cualquier uso del método reivindicado en una computadora digital de uso general de cualquier tipo. [25]
Podría decirse que este lenguaje soluciona el problema. [26] Algunas decisiones anteriores y posteriores a Bilski de la junta de apelaciones de la PTO (BPAI) adoptan la posición de que una computadora digital programada de propósito general no es una "máquina particular", y que las correspondientes reclamaciones de Beauregard sobre un medio codificado son igualmente no estatutarias. . [27]
En CyberSource Corp. contra Retail Decisions, Inc. , [28] un tribunal de distrito federal de California sostuvo que la limitación de un proceso a la implementación "a través de Internet" no satisface la prueba de máquina o transformación. En primer lugar, Internet no es una "máquina particular". Internet es una abstracción intangible. En segundo lugar, la limitación a un entorno tecnológico particular es una mera limitación del campo de uso, lo que no es suficiente según el art. 101. En tercer lugar, el uso de Internet no impone límites significativos al alcance preventivo de las reclamaciones. El mismo tribunal sostuvo que una reclamación " Beauregard " dirigida a las instrucciones para realizar un método que no pasa la prueba de máquina o transformación tampoco pasará esa prueba. El tribunal señaló que la junta de apelaciones de la PTO había interpretado de manera similar a Bilski . [29] La posterior decisión Alice parece haber resuelto sustancialmente estas cuestiones a favor de una determinación de la inelegibilidad de la patente.
Una cuestión imperfectamente resuelta es si la prueba de máquina o de transformación está mal llamada, ya que la jurisprudencia relevante incluye implementaciones comparables de procesos de principios naturales con otros tipos de objetos físicos además de una máquina . En Funk , en el que se basó Flook , la implementación del principio natural fue con un paquete: un artículo de fabricación . No existe ninguna razón fundamental por la que un proceso de principio natural deba implementarse físicamente con una máquina y no con un artículo de fabricación o composición de materia . [30] Por lo tanto, la prueba explicada en Bilski debe considerarse como una prueba de objeto físico o de transformación o una prueba de dispositivo o de transformación.
Es discutible si la decisión del Circuito Federal en In re Bilski hizo de la prueba de máquina o de transformación una condición necesaria para la elegibilidad de la patente, una condición suficiente o una condición necesaria y suficiente a la vez. La opinión Bilski parece declarar una regla según la cual una invención reivindicada es elegible para patente si y sólo si satisface la prueba de la máquina o la transformación. Ambos aspectos de si y sólo si han sido cuestionados, y en su opinión sobre la revisión en apelación de la opinión del Circuito Federal, la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación era sólo una pista útil y no determinante en sí misma.
Un comentarista afirmó que un ejemplo que ilustra la proposición de que satisfacer la prueba de máquina o transformación no es una condición suficiente para la elegibilidad de una patente se encuentra en la patente de EE.UU. nº 6.701.872. [31] Esta patente cubre un método y aparato (máquina) para entretener a un gato mediante el uso de un rayo láser en movimiento (tecnología relativamente alta). El método se implementa con una "máquina particular": "una fuente láser giratoria montada directamente sobre un eje accionado directamente por un motor montado sobre un pedestal portátil" (reivindicación 14 del método). Pero es discutible si entretener a un gato puede considerarse un arte útil, y algunos pueden argumentar que este "descubrimiento" no es el tipo de descubrimiento que contempla la Cláusula de Patente. [32]
También se han hecho intentos de describir procesos que no satisfacen la prueba de máquina o transformación pero que, sin embargo, parecen claramente elegibles para ser patentados.
Un método para eliminar la suciedad de una prenda sucia, que comprende:
colocar una prenda sucia en agua corriente; y
agitando dicha prenda durante al menos cinco minutos. [33]
También se ha planteado la cuestión de si golpear la prenda con un palo constituye el uso de una "máquina particular". [34] Esa pregunta se ilustra con la siguiente afirmación hipotética que es una variación del ejemplo anterior:
Un método para eliminar la suciedad de una prenda sucia, que comprende:
sumergir una prenda sucia en agua; y
golpeando dicha prenda durante al menos cinco minutos con un palo. [35]
El objetivo de este tipo de análisis es que la prueba de máquina o transformación no funciona en todos los casos. Hay algunos valores atípicos inusuales que satisfacen la prueba pero no son elegibles para patente y otros que no satisfacen la prueba pero son elegibles para patente. Los análisis posteriores del Tribunal Supremo en los casos Bilski y Alice confirman la incapacidad de la prueba de la máquina o de la transformación para cubrir todos los casos posibles, como sugieren los ejemplos anteriores. Por lo tanto, estas reivindicaciones de patente de " experimento mental " muestran que, si bien la prueba de la máquina o la transformación es una pista valiosa y útil, como lo afirma el caso Alice , y bien puede cubrir la mayoría de los casos prácticos, no es una prueba necesaria ni suficiente. de elegibilidad para patentes.
Bilski señala, y el PTO recientemente enfatizó en un memorando a su personal examinador, [36] que hay dos "corolarios" de la prueba de máquina o transformación. En primer lugar, una mera limitación del campo de uso es generalmente insuficiente para que una reivindicación de método que de otro modo no sería elegible sea elegible para patente. [37] El Memorándum de orientación de la PTO explica que "[e]sto significa que la máquina o transformación debe imponer límites significativos al alcance de la reivindicación del método [para que] pase la prueba". Lo que hace que una limitación tenga sentido no se indica, pero tal vez ese concepto pueda definirse en términos de si la limitación impone sólo una limitación insustancial al alcance de la reclamación o al carácter preventivo.
El segundo corolario es que una actividad adicional insignificante a la solución no transformará un principio no elegible para patente en un proceso patentable. [38] El Memorando de Orientación de la PTO explica que "[e]sto significa que recitar una máquina específica o una transformación particular de un artículo específico en un paso insignificante, como la recopilación o producción de datos, no es suficiente para pasar la prueba". No está claro si este concepto se aplicaría a actos tales como recopilar datos de temperatura de termopares dentro de un molde o abrir la tapa de un molde al finalizar un proceso de curado.
Es razonable suponer que si un paso determinado es insignificante o central para un proceso reivindicado será un tema controvertido en los casos posteriores a Bilski que prueban el significado de la prueba de máquina o transformación.
Aún no se ha explorado en el litigio si reclamar un anticipo relacionado con una computadora como una combinación agotada proporciona una manera de evitar que el anticipo reclamado se clasifique como materia no estatutaria . Una de las denominadas reclamaciones de combinación agotada es aquella relativa a un dispositivo en el que un nuevo grupo de elementos coopera de manera convencional con algunos elementos antiguos (por ejemplo, un nuevo tipo de motor y una antigua unidad de disco). [39] Colocar un proceso que no pasa la prueba de máquina o transformación en un entorno de máquina supera la ausencia de implementación por parte de una máquina específica, como lo exige In re Bilski y las decisiones de la Corte Suprema en las que se basa. [40]
El formato de los procesos reivindicados en Diamond v. Diehr , [6] Parker v. Flook , [5] y Gottschalk v. Benson [2] ilustran el concepto y su aplicación práctica. En Diehr , la reivindicación era sobre "un método para operar una prensa de moldeo de caucho" utilizando la ecuación de Arrhenius , y la reivindicación contenía al menos referencias mínimas a la prensa de molde y otros aparatos. El Tribunal consideró que la reclamación era elegible para patente. En Flook , el reclamo era sobre un "método para actualizar el valor de al menos un límite de alarma", donde un "'límite de alarma' era un número". La afirmación no decía nada sobre un recipiente de reacción química o incluso sobre dispositivos de medición de temperatura. El Tribunal consideró que la reclamación no era patentable. En Benson , el reclamo era sobre "un método de procesamiento de datos para convertir representaciones de números decimales codificados en binario en representaciones de números binarios". Un reclamo mencionaba un registro de turno reentrante y el otro reclamo no mencionaba ningún aparato. Sin embargo, el Tribunal consideró que ambas reclamaciones no eran patentables, basándose en que la limitación del equipo informático era demasiado trivial para evitar adelantarse a la idea, ya que el método no era factible utilizar excepto con una computadora.
En Flook , la afirmación podría haber sido, en cambio, sobre "un método de operación de una planta de hidrocraqueo en el que se alimenta materia prima de hidrocarburos a un reactor químico, se aplica calor, etc." La reclamación, aunque se trataba de una combinación agotada, [41] habría requerido un aparato como el del caso Diehr . De manera similar, el reclamo en Benson podría haber sido sobre un método de operar una caja de conmutación telefónica o quizás incluso un método para proporcionar señales numéricas decimales codificadas en binario a un dispositivo operativo codificado en binario. Una vez más, al proporcionar un entorno mecánico aparentemente no trivial, aunque fuera simplemente una combinación agotada, el redactor de las reclamaciones podría haber evitado la celebración de una materia no estatutaria (inelegibilidad de patente). Por lo tanto, es posible que técnicas cuidadosas de redacción de reclamaciones logren elevar la forma sobre la sustancia, para evitar el impacto de la prueba de máquina o transformación.
Las posteriores decisiones unánimes de la Corte Suprema en los casos Mayo y Alice , al reafirmar la doctrina del caso Flook , arrojaron dudas sobre la probabilidad de éxito de las técnicas de redacción descritas anteriormente. Esa doctrina es que una reivindicación de la implementación de un principio que en sí mismo no es patentable debe ser inventiva y no rutinaria y convencional, para que esa reivindicación sea patentable.