Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), fue un caso decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos que sostuvo que la prueba de máquina o transformación no es la única prueba para determinar la elegibilidad de patente de un proceso, sino más bien "una pista útil e importante, una herramienta de investigación, para determinar si algunas invenciones reclamadas son procesos bajo el § 101". [1] Al hacerlo, la Corte Suprema afirmó el rechazo de una solicitud de patente sobre un método de cobertura de pérdidas en un segmento de la industria energética mediante la realización de inversiones en otros segmentos de esa industria, sobre la base de que la estrategia de inversión abstracta establecida en la solicitud no era materia patentable.
El Tribunal confirmó la sentencia del Circuito Federal en In re Bilski , el caso que se presenta a continuación. [2] Sin embargo, rechazó la prueba de la máquina o transformación como única prueba de patentabilidad basándose en una interpretación del lenguaje del § 101. [3] El Tribunal rechazó la interpretación estatutaria del Circuito Federal con respecto a la palabra "proceso", encontrando que la definición del § 100(b) era suficiente sin recurrir al canon de noscitur a sociis. [4] El artículo 100(b) define proceso como un "proceso, arte o método, e incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, fabricación, composición de materia o material conocido".
El Tribunal examinó los casos Gottschalk v. Benson y Parker v. Flook y observó que ambos se habían negado explícitamente a confiar en la prueba de la máquina o transformación como única prueba para determinar la elegibilidad de la patente. [5] [6]
El Tribunal también rechazó una exclusión categórica de las patentes de métodos comerciales de la elegibilidad, argumentando que la definición de "proceso" en el § 100(b) incluye la palabra "método", que parece comprender algunas formas de patentes de métodos comerciales. [7] El 35 USC § 273(b)(1) también prevé como defensa a la infracción de patentes el uso previo de un "método de realizar o hacer negocios". Al reconocer la defensa, el estatuto también reconoció la posibilidad de patentes de métodos comerciales. [8]
En cuanto al objeto reclamado por Bilski, el Tribunal consideró que su método de optimizar un sistema de factura fija para los mercados de energía era una idea abstracta no patentable. [9] A pesar de adoptar una interpretación más amplia de la elegibilidad de patentes para los procesos, según la opinión mayoritaria "este Tribunal de ninguna manera desea impedir que el Circuito Federal desarrolle otros criterios limitantes que promuevan los propósitos de la Ley de Patentes y no sean incompatibles con su texto". [10]
En las secciones de pluralidad de la opinión de Kennedy, una opinión minoritaria general de la Corte a la que no se sumó Scalia, señala que la estricta adhesión a sólo "la prueba de máquina o transformación crearía incertidumbre en cuanto a la patentabilidad de software, técnicas avanzadas de medicina diagnóstica e invenciones basadas en programación lineal, compresión de datos y manipulación de señales digitales", pero "la Corte hoy no está comentando sobre la patentabilidad de ninguna invención en particular, y mucho menos sosteniendo que alguna de las tecnologías mencionadas anteriormente de la Era de la Información debería o no recibir protección por patente". [11] Kennedy también sugiere que una exclusión categórica de algunos tipos de métodos comerciales de la elegibilidad de patentes podría ser legítima si esa regla se basara en la idea de que las ideas puramente abstractas no son patentables. [12]
La decisión de la Corte fue unánime, pero hubo dos opiniones concurrentes y ninguna opinión logró la mayoría de la Corte en todas las partes.
La concurrencia del juez Stevens , junto con los jueces Ginsburg , Breyer y Sotomayor , sostiene que la mayoría interpreta el término "proceso" de manera demasiado amplia. [13] Stevens rechazó la confianza de la mayoría en la mención de la palabra "método" en 35 USC § 273(b), diciendo que el estatuto, originalmente conocido como la Ley de Defensa de los Primeros Inventores de 1999 , solo fue aprobado por el Congreso en respuesta a la confusión creada por State Street Bank v. Signature Financial Group . [14] 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). [13] Excluiría categóricamente los métodos comerciales de la patentabilidad, ya que tradicionalmente no han sido patentables en los EE. UU., a pesar de las innovaciones significativas en los métodos comerciales. [15]
Fue la última opinión de Stevens en su carrera de 35 años en la Corte Suprema. Su retiro se hizo efectivo al día siguiente.
El juez Breyer comenzó su intervención coincidiendo con el juez Stevens en que "un 'método general de realización de transacciones comerciales' no es un 'proceso' patentable " . En una segunda parte, a la que se sumó el juez Scalia , Breyer destacó cuatro puntos que, en su opinión, eran coherentes tanto con la opinión del Tribunal como con la opinión concurrente del juez Stevens: [16]
La Parte II resume diciendo que "en mi opinión, al volver a enfatizar que la prueba de la 'máquina o transformación' no es necesariamente la única prueba de patentabilidad, el Tribunal no pretende restar importancia a la utilidad de la prueba ni sugerir que muchos procesos patentables están fuera de su alcance".
La opinión de la Corte en este caso se considera como una moderación del requisito de prueba de máquina o transformación establecido por el Circuito Federal en In re Bilski , aunque también deja poca orientación sobre lo que debería considerarse patentable según el § 101. [17] "[E]l resultado de la decisión podría expresarse mejor como 'lo de siempre'". [18]
A la luz de la decisión en Bilski v. Kappos , la Corte Suprema concedió la revisión judicial , anuló las decisiones del Circuito Federal y remitió al Circuito Federal para su reconsideración los casos de Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. [19] y Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen Idec . [20] Las dos reivindicaciones se relacionaban con diagnósticos médicos, y las reivindicaciones en Prometheus se consideraron patentables bajo la prueba de máquina o transformación, mientras que las reivindicaciones en Classen no lo fueron. [21] En diciembre de 2010, el Circuito Federal aplicó la amplia elegibilidad de Bilski en Research Corp. Technologies v. Microsoft Corp. , que confirmó la elegibilidad de patente de un proceso para el semitono de imágenes digitales. [22]
Los examinadores y profesionales de patentes recibieron instrucciones provisionales sobre la interpretación de Bilski v. Kappos tanto durante el proceso de apelación (el 29 de agosto de 2009) como poco después de la decisión (el 27 de julio de 2010) en documentos emitidos por la USPTO. [23]
