La doctrina de los equivalentes es una norma jurídica presente en muchos (pero no en todos) los sistemas de patentes del mundo que permite a un tribunal responsabilizar a una parte por infracción de patente si el dispositivo o proceso infractor no cae dentro del alcance literal de una reivindicación de patente pero es, no obstante, equivalente a la invención reivindicada . En los Estados Unidos , el juez Learned Hand ha descrito su finalidad como "moderar la lógica implacable y evitar que un infractor robe el beneficio de la invención". [1]
Los tribunales alemanes suelen aplicar una prueba de tres pasos conocida como preguntas de Schneidmesser: [2]
Todas las preguntas anteriores deben responderse afirmativamente para demostrar una infracción equivalente. Además, una alegación de infracción equivalente debe superar la prueba de Formstein . [3] La pregunta correspondiente dice:
Irlanda parece adherirse a una doctrina de equivalentes. En Farbwerke Hoechst v Intercontinental Pharmaceuticals (Eire) Ltd (1968), un caso que involucraba una patente de un proceso químico, el Tribunal Superior determinó que el demandado había infringido la patente del demandante a pesar de que había sustituido el material de partida especificado en la reivindicación de la patente por otro material. Las pruebas periciales demostraron que cualquier técnico que no obtuviera un buen resultado utilizando el material de partida especificado probaría el material de reemplazo. Por lo tanto, se determinó que los dos materiales eran químicamente equivalentes y que el reemplazo de uno por el otro por parte del demandado no impidió que se dictara una sentencia y se dictara una orden judicial en su contra.
El 21 de marzo de 2013, el Tribunal Federal de Patentes de Suiza adoptó un enfoque similar al de la prueba de tres puntos aplicada en Alemania . El tribunal basó su decisión en las tres preguntas: [4]
El tribunal desestimó la infracción equivalente de la patente EP0918791B3, ya que el párrafo 19 de la patente EP0918791B3 enseña explícitamente que los compuestos tóxicos de cromo pueden sustituirse por catalizadores metálicos. Un experto en la materia no consideraría el catalizador orgánico TEMPO como una solución de igual valor que las sales de rutenio especificadas en la reivindicación 1. La respuesta a la tercera pregunta fue negativa.
El tribunal también dictaminó que se había producido una infracción equivalente de la norma EP1149840B1, ya que todas las preguntas de la prueba de tres puntos se respondieron afirmativamente. El tribunal estableció que la sustitución del ácido p-toluenosulfónico reclamado por piridina/agua constituía un conocimiento básico que se enseñaba durante los primeros años de un curso de grado en química orgánica.
En el caso Válvula para urinario II , [5] el Tribunal Supremo Federal de Suiza básicamente confirmó la prueba de tres puntos aplicada por el Tribunal Federal de Patentes. El Tribunal Supremo revocó parcialmente la sentencia anterior del Tribunal Federal de Patentes sobre el caso O2014_002. El Tribunal Supremo sostuvo (razones 6.4) que una segunda realización de la válvula para urinario implementaba plenamente las enseñanzas clave de la patente EP1579133 en cuestión, aunque la segunda realización no estaba literalmente cubierta por la redacción de la reivindicación pertinente. El Tribunal procedió a establecer una infracción equivalente.
El enfoque del Reino Unido respecto de las infracciones que no se enmarcan en el texto literal de una reivindicación de patente ha variado a lo largo de los años.
Hasta la década de 1960, un acto podía considerarse infractor si se enmarcaba en el texto literal de la reivindicación (“infracción textual”) o era algo que los tribunales consideraban un “equivalente mecánico”. Se consideró que esa redacción causaba problemas en algunos casos y, gradualmente, los tribunales crearon un complejo cuerpo de jurisprudencia según el cual un acto que no fuera una infracción textual podía ser considerado infractor si el supuesto infractor había tomado lo que los tribunales llegaron a llamar la “medula y la médula” de la invención. [6]
En 1963, la Cámara de los Lores dictó sentencia en el caso Van der Lely v. Bamfords . Sus señorías consideraron que si los titulares de la patente habían redactado deliberadamente su reivindicación de forma que excluyera el supuesto acto infractor, entonces debían atenerse a la redacción que habían elegido. La doctrina de la "medula y la médula" no debería aplicarse de modo de ampliar el alcance de una reivindicación cuidadosamente redactada y, en el futuro, debería aplicarse únicamente a los casos de "evasión patente de reivindicaciones de patentes". [7]
El enfoque mucho más estricto de la interpretación de las reivindicaciones se abrió a revisión después de 1977, cuando el Reino Unido se adhirió al Convenio sobre la Patente Europea (CPE). En virtud del Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 del Convenio, se exigía a los tribunales del Reino Unido que mantuvieran un equilibrio entre la interpretación de las reivindicaciones de patentes con estricto literalismo (la descripción y los dibujos se utilizan únicamente para resolver la ambigüedad) y la consideración de las reivindicaciones como una mera directriz. [8]
En Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd (1982), la Cámara de los Lores eliminó toda la jurisprudencia anterior sobre "equivalentes mecánicos" y "médula y tuétano", y sostuvo que a la especificación de una patente se le debe dar una " interpretación intencional " en lugar de una puramente literal. La pregunta que debe hacerse es si una persona experta que lea la patente entendería que el cumplimiento estricto de una palabra o frase dentro de la reivindicación fue concebido por el titular de la patente como un requisito esencial, incluso si no pudiera tener un efecto material sobre la forma en que funcionaba la invención. [9]
Las preguntas específicas utilizadas por los tribunales para lograr la “interpretación intencional” requerida se establecieron de manera estable con Improver v Remington (1990) y la decisión de la Cámara de los Lores en Kirin-Amgen (2004). Estas llamadas preguntas Improver (o de Protocolo) se convirtieron en una prueba de tres pasos ampliamente utilizada para determinar la infracción no literal de patentes.
En 2007, el CPE fue revisado y pasó a llamarse CPE 2000. Esta enmienda modificó el Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 para exigir a los tribunales de todos los Estados contratantes, incluido el Reino Unido, que, al considerar la infracción, tengan debidamente en cuenta "cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones". [10]
En 2017, Lord Neuberger, en Actavis UK v Eli Lilly, sostuvo que las preguntas del Protocolo debían revisarse. Las preguntas correctas que se deben hacer para determinar si ha habido una infracción no literal, según el Tribunal Supremo , deberían ser ahora [11]
Para establecer la existencia de una infracción en un caso en el que no hay infracción literal, el titular de una patente debe demostrar que la respuesta a las dos primeras preguntas es “sí” y que la respuesta a la tercera es “no”.
Estados Unidos también tiene una doctrina de equivalentes legales, codificada en el 35 USC § 112 ¶ 6, que se extiende a los equivalentes disponibles en el momento de la concesión de la patente, y una doctrina de equivalentes más general (no legal, creada por los tribunales), que se extiende a los equivalentes tecnológicos desarrollados después de la concesión de la patente. Cabe destacar que la doctrina de equivalencia puede aplicarse incluso a las reivindicaciones de medios más función. [12] Los equivalentes propuestos tampoco pueden cubrir, o envolver en una trampa, la técnica anterior. [13]
En la práctica estadounidense, la doctrina del análisis de equivalentes se aplica a las limitaciones de las reivindicaciones individuales, no a la invención en su conjunto. [14] La prueba legal, articulada en Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. (1997), es si la diferencia entre la característica del dispositivo acusado y la limitación literalmente recitada en la reivindicación de la patente es "insustancial".
Una forma de determinar si una diferencia es "insustancial" o no se denomina prueba de "triple identidad". Conforme a la prueba de triple identidad, la diferencia entre la característica del dispositivo en cuestión y la limitación literalmente enunciada en la reivindicación de la patente puede considerarse "insustancial" si la característica del dispositivo en cuestión:
como la limitación literalmente enunciada en la reivindicación de la patente. Véase Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. (1950).
El Tribunal también explicó que la doctrina de equivalentes se aplica si dos elementos son intercambiables y una persona con conocimientos ordinarios en la materia habría sabido que los elementos eran intercambiables en el momento de la infracción. [14]
En los Estados Unidos, la doctrina de los equivalentes está limitada por la preclusión por antecedentes penales . Según la preclusión por antecedentes penales, si el titular de la patente abandonó mediante una enmienda a la solicitud de patente cierta cobertura de reivindicación literal (por ejemplo, al limitar el alcance literal de la reivindicación de la patente), entonces el titular de la patente no puede argumentar posteriormente que la cobertura renunciada es insustancialmente diferente de la limitación literalmente reclamada. [15] Además, con base en el principio de dedicación pública, un titular de patente no puede invocar la doctrina de los equivalentes para recuperar materia divulgada pero no reclamada en una patente. [16]
Se han hecho intentos de armonizar la doctrina de los equivalentes.
Por ejemplo, el artículo 21(2) de la "Propuesta Básica" de la OMPI de 1991 para un Tratado que Complemente el Convenio de París establece:
El CPE 2000 , que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007, incluyó un "Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 del CPE " modificado con el fin de lograr uniformidad a nivel nacional entre los Estados contratantes del CPE a la hora de interpretar las reivindicaciones. [10] El texto modificado dice:
Sin embargo, en el Protocolo no se incluyó ninguna definición de lo que se entiende por "equivalente" y se espera que esta falta de una definición vinculante contribuya poco a lograr la interpretación uniforme deseada. [10]