stringtranslate.com

Actividad inventiva y no evidencia

La actividad inventiva y la no evidencia reflejan un requisito general de patentabilidad presente en la mayoría de las leyes de patentes , según el cual una invención debe ser suficientemente inventiva (es decir, no obvia) para ser patentada. [1] En otras palabras, "[el] principio de no obviedad pregunta si la invención está a una distancia adecuada más allá o por encima del estado de la técnica ". [2]

La expresión "actividad inventiva" se utiliza en el Convenio sobre Patentes Europeas y en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes , mientras que la expresión "no evidencia" se utiliza predominantemente en la ley de patentes de los Estados Unidos . [1] A veces también se utiliza la expresión "inventiva". [3] Aunque el principio básico es aproximadamente el mismo, la evaluación de la actividad inventiva y la no evidencia varía de un país a otro. Por ejemplo, la práctica de la Oficina Europea de Patentes (EPO) difiere de la práctica en el Reino Unido .

Razón fundamental

El objetivo del requisito de actividad inventiva, o no evidencia, es evitar la concesión de patentes para invenciones que sólo se derivan del "diseño y desarrollo normal de un producto", para lograr un equilibrio adecuado entre el incentivo proporcionado por el sistema de patentes, es decir, el fomento de la innovación, y su coste social, a saber, la concesión de monopolios temporales. [4] En la ley de patentes de Estados Unidos, la expresión quid pro quo se utiliza para justificar la necesidad del requisito de no obviedad .

La barra de no obviedad es, por tanto, una medida de lo que la sociedad acepta como un descubrimiento valioso. [5] Otras razones para el requisito de no evidencia son proporcionar incentivos para la investigación fundamental en lugar de "mejoras incrementales", y minimizar la "proliferación de patentes económicamente insignificantes cuya búsqueda y licencia son costosas". [6]

Según la teoría del incentivo, "si una idea es tan obvia que las personas en el campo la desarrollarían sin mucho esfuerzo, entonces los incentivos proporcionados por el sistema de patentes pueden ser innecesarios para generar la idea". [7] Por lo tanto, existe la necesidad de "desarrollar algún medio para eliminar aquellas invenciones que no serían divulgadas o ideadas si no fuera por el incentivo de una patente". [8] Merges y Duffy [9] lamentan que "el estándar de incentivo no haya influido en la doctrina jurídica, y su ausencia en la jurisprudencia posterior plantea una de las grandes preguntas sin respuesta del derecho de patentes: ¿Cómo pueden los tribunales seguir ignorando un criterio aparentemente razonable?". y teóricamente sólido para determinar la patentabilidad?"

Controversias y alternativas

Al intentar eliminar las invenciones "fáciles", el requisito de no evidencia trae consigo varias desventajas al sistema general de patentes, particularmente en el campo farmacéutico, que depende en gran medida de la protección de las patentes. Por ejemplo,

  1. "El estándar de no obviedad tiene el efecto irónico de volver contra sí mismo el progreso de las ciencias farmacéuticas porque el estándar niega la protección de patentes a los medicamentos basándose en los avances científicos que permitieron a los investigadores identificarlos como aquellos que probablemente sean efectivos". Las compañías farmacéuticas "con frecuencia abandonan candidatos a fármacos prometedores debido a la percepción de debilidades en la protección de sus patentes". "El problema de los medicamentos obvios (y por lo tanto no patentables) promete empeorar con el tiempo porque el requisito de no obviedad, casi por definición, vuelve contra sí mismo el progreso de las ciencias farmacéuticas; es decir, niega la protección de patentes a nuevos medicamentos basándose en los mismos avances. en la ciencia que llevó a su descubrimiento." "El verdadero problema es la naturaleza del requisito de no obviedad en sí mismo, que impide la protección de patentes a los medicamentos que parecen más prometedores en las primeras investigaciones y penaliza el progreso en las ciencias farmacéuticas. Dadas estas extrañas tendencias dentro de la doctrina, no es sorprendente que los investigadores de medicamentos "Con frecuencia encontramos el requisito de no obviedad como una barrera para patentar sus descubrimientos". [10] "Los costos sociales de perder tales medicamentos probablemente superen con creces cualquier beneficio para el público proveniente de un acceso más rápido a genéricos económicos de los medicamentos no patentables que realmente llegan al mercado". "Siempre que las normas sobre patentes impiden la introducción de un nuevo fármaco o terapia, o incluso simplemente la retrasan, como puede estar sucediendo con la finasterida (para prevenir el cáncer de próstata), el daño al público puede ser grave". "La actual política de patentes, que niega la protección de las patentes a los medicamentos porque carecen de novedad o son obvios, plantea por lo tanto una amenaza sustancial al bienestar del público". "las normas de patentes suprimen la innovación farmacéutica al limitar las patentes a nuevas ideas innovadoras para medicamentos, de modo que el sistema no ofrece ningún incentivo para el desarrollo de medicamentos socialmente valiosos que fueron divulgados o hechos parecer prometedores en publicaciones anteriores". [11] Además, se ha sugerido que "dado que los requisitos de ensayos clínicos de la FDA son la razón por la cual las empresas rara vez desarrollan medicamentos sin protección de los competidores genéricos", la FDA debería poder administrar la recompensa de la exclusividad con la necesidad de esa protección. , ofreciendo una solución conveniente a las deficiencias del sistema de patentes para promover el desarrollo de fármacos. [12]
  2. El hecho de que las propias revelaciones de un inventor puedan utilizarse como estado de la técnica (no sólo para la novedad sino también para el análisis de no obviedad) obliga a las empresas tanto con fines de lucro como sin fines de lucro (desde la Ley Bayh-Dole en los EE. UU.) retrasar (o detener por completo) la difusión de los resultados de sus investigaciones, complica las colaboraciones entre diferentes instituciones y obstaculiza el propósito constitucional de las patentes de "promover el progreso de la ciencia".
  3. Muy a menudo, la patente original de la invención, que tiene una actividad inventiva muy fuerte que representa un gran avance, se presenta más de 20 años antes de que comience la comercialización de su tecnología, y los inventores originales no cosechan los frutos de su invención. En cambio, las personas que surgieron más tarde (más cerca del inicio de la comercialización) con mejoras incrementales a la tecnología original, con tales mejoras tienen pasos inventivos mucho más débiles, tienen una mejor oportunidad de monetizar sus invenciones. Un ejemplo famoso de tal situación es la tecnología de batería de flujo redox de vanadio , inventada y patentada originalmente por Pelligri y Spaziante en 1978 (Patente del Reino Unido 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici SpA, 1978) pero que no se comercializó ampliamente hasta aproximadamente 2017. [13]

Aunque todos los países con sistemas de patentes en funcionamiento activo exigen actualmente la actividad inventiva, se ha cuestionado la necesidad de dicha doctrina. Por ejemplo, se ha propuesto la "novedad sustancial" como enfoque alternativo. [14] Además, muchos países tienen, además de patentes, modelos de utilidad , que tienen un requisito menor (o ninguno) de no obviedad a cambio de una duración más corta del monopolio. La disponibilidad de protección del modelo de utilidad minimiza para los inventores, desarrolladores y fabricantes el riesgo asociado con la incertidumbre del resultado del análisis (litigio) de no obviedad (ver más abajo).

En los EE.UU., no existe una gradación de actividad inventiva más fuerte: se utiliza una duración más larga de la patente y un enfoque de todo o nada. Bajo tal sistema, trazar la línea entre inventivo (todo) y obvio (nada) es ambiguo, como lo ilustran numerosas demandas con resultados cambiantes en apelación (por ejemplo, Sanofi-Aventis GmbH v. Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014) [15] ). Además, es exclusiva de los Estados Unidos la posibilidad de presentar como prueba de hechos no obvios, descubiertos después de presentar la solicitud de patente en cuestión. (por ejemplo, Knoll Pharm. Co. contra Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ.2004) y Genetics Inst., LLC contra Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Aunque se ha reconocido ampliamente la necesidad de un nivel bajo de inventiva, los medios propuestos para medirlo han resultado bastante infructuosos a pesar de 200 años de historia de jurisprudencia. "Una norma que sea clara y fácil de aplicar de manera consistente marcará dónde se encuentra exactamente el listón de la no obviedad, proporcionando a la sociedad en su conjunto, y a los legisladores en particular, un punto de referencia para evaluar la eficacia del sistema de patentes. Además, una norma de este tipo permitirá a los tribunales inferiores determinar la no obviedad de manera correcta y consistente, reduciendo al menos hipotéticamente la incertidumbre, induciendo uniformidad y disminuyendo las probabilidades de reversión". [5] El Sr. Cecil D. Quillen Jr., asesor principal de Putnam, Hayes and Bartlett, Inc., y ex asesor general de Eastman-Kodak Company , coincide: "La PTO debería aplicar el mismo estándar seguido en los tribunales para que que los titulares de patentes reciban una patente que sea digna de respeto y no simplemente una invitación a la ruleta del litigio". [16] Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha criticado a la agencia de patentes por no seguir los mismos estándares que los tribunales:

[Debe recordarse que la responsabilidad principal de seleccionar material no patentable recae en la Oficina de Patentes. Esperar a un litigio es, a todos los efectos prácticos, debilitar el sistema de patentes. Hemos observado una diferencia notoria entre los estándares aplicados por la Oficina de Patentes y los tribunales. Si bien se pueden aducir muchas razones para explicar la discrepancia, una de ellas bien podría ser la libertad que a menudo ejercen los examinadores al utilizar el concepto de "invención". [17]

Jurisdicciones

Canadá

El requisito de no obviedad está codificado en el artículo 28.3 de la Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4) . [18]

28.3 El objeto definido por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá debe ser un objeto que no habría sido obvio en la fecha de la reivindicación para una persona experta en el arte o la ciencia a la que pertenece, teniendo en cuenta
(a) información divulgada más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante de tal manera que la información estuvo disponible para el público en Canadá o en otro lugar; y
(b) información divulgada antes de la fecha de la reclamación por una persona no mencionada en el párrafo (a) de tal manera que la información estuvo disponible para el público en Canadá o en otro lugar.

La Corte Suprema de Canadá confirmó la prueba de no obviedad establecida en Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd. [19] en Apotex Inc. contra Sanofi‑Synthelabo Canada Inc .:

  1. Identificar a la supuesta "persona experta en la materia" e identificar los conocimientos generales comunes pertinentes de esa persona;
  2. Identificar el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si eso no puede hacerse fácilmente, interpretarlo;
  3. Identificar qué diferencias, si las hay, existen entre la materia citada como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
  4. Consideradas sin ningún conocimiento de la supuesta invención tal como se reivindica, ¿esas diferencias constituyen pasos que habrían sido obvios para el experto en la materia o requieren algún grado de invención?

Los tribunales canadienses también reconocen los equivalentes de los indicios objetivos estadounidenses, es decir, los factores que respaldan la patentabilidad de una invención [20] [ ¿ fuente autoeditada? ] :

  1. Necesidad de la invención sentida pero insatisfecha durante mucho tiempo, mientras que las artes y elementos de implementación necesarios habían estado disponibles durante mucho tiempo;
  2. Los expertos en la técnica no habían visto previamente la apreciación de que existía un problema y cuál era el problema;
  3. Intentos sustanciales por parte de los expertos en la técnica para satisfacer la necesidad de (1) o hacer frente a las dificultades que surgen de la falta de comprensión del problema de (2);
  4. El éxito comercial de la invención está causalmente relacionado con la invención misma y no con factores como la publicidad o un embalaje atractivo;
  5. Reemplazo en la industria de dispositivos de la técnica anterior por la invención patentada;
  6. Copia inmediata de la invención del titular de la patente por parte de los competidores;
  7. Consentimiento de la industria a la validez de la patente respetando la patente mediante la obtención de licencias o no infringiendo la patente, o ambas cosas:
  8. La existencia de conocimientos previos o enseñanzas alejadas de la dirección técnica adoptada por el titular de la patente;
  9. Lo inesperado de los resultados de la invención para los expertos en la técnica; y
  10. Incredulidad e incredulidad por parte de los expertos en la materia de que el enfoque del titular de la patente funcionó.

Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

De conformidad con el artículo 52, apartado 1, en relación con el artículo 56, primera frase, del CPE, se concederán patentes europeas para las invenciones que, entre otras cosas, impliquen una actividad inventiva, es decir, la invención, teniendo en cuenta el estado de la técnica. , no debe ser obvio para un experto en la técnica .

Las Divisiones de Examen , las Divisiones de Oposición y las Salas de Recurso de la OEP casi siempre aplican el "enfoque de problema-solución" para evaluar y decidir si una invención implica una actividad inventiva. El enfoque consiste en:

  1. identificar el estado de la técnica más cercano , el estado de la técnica más relevante o al menos un punto de partida realista;
  2. determinar el problema técnico objetivo , es decir, determinar, a la vista del estado de la técnica más cercano, el problema técnico que la invención reivindicada aborda y resuelve con éxito; y
  3. examinar si la solución reivindicada al problema técnico objetivo es obvia para el experto en la materia a la vista del estado de la técnica en general .

Este último paso se lleva a cabo según el enfoque del "podría". De acuerdo con este enfoque, la pregunta a abordar para evaluar si la invención implica actividad inventiva es la siguiente (la pregunta es el clímax del enfoque problema-solución):

¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica , en su conjunto, que hubiera incitado al experto, ante el problema técnico objetivo formulado al considerar las características técnicas no reveladas por el estado de la técnica más cercano, a modificar o adaptar? dicho estado de la técnica más cercano teniendo en cuenta esa enseñanza [la enseñanza del estado de la técnica, no solo la enseñanza del estado de la técnica más cercano], llegando así a algo que esté dentro de los términos de las reivindicaciones y logrando así lo que logra la invención?

Si al experto se le habría pedido que modificara el estado de la técnica más cercano de tal manera que llegara a algo que estuviera dentro de los términos de las reivindicaciones, entonces la invención no implica una actividad inventiva.

La cuestión no es si el experto habría podido llegar a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más cercano, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica lo habría incitado a hacerlo con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo. o con la expectativa de alguna mejora o ventaja. Este debe haber sido el caso para el experto antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para la reclamación bajo examen.

Reino Unido

La prueba fundamental para evaluar si existe actividad inventiva sigue siendo la prueba legal: Actavis contra Novartis [2010] EWCA Civ 82 en [17]. Esa prueba es la siguiente: se considerará que una invención implica actividad inventiva si "no es evidente" para "un experto en la técnica", teniendo en cuenta cualquier materia que forme parte del "estado de la técnica" por en virtud del artículo 2 (2): artículo 3 Ley de Patentes de 1977 .

Los tribunales del Reino Unido han adoptado un marco general para ayudar a abordar (no responder) la prueba legal fundamental. Se la conoce como prueba de Windsurf o Pozzoli .

En Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59, el Tribunal de Apelaciones sugirió el siguiente marco:

  1. Identificar el concepto inventivo plasmado en la patente;
  2. imputar a un destinatario normalmente capacitado pero poco imaginativo lo que era conocimiento general común en la técnica en la fecha de prioridad;
  3. Identificar las diferencias (si las hubiera) entre el asunto citado y la supuesta invención; y
  4. Decida si esas diferencias (vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención) constituyeron pasos que habrían sido "obvios" para el experto, o si requirieron algún grado de invención.

Esta prueba ha sido ligeramente reelaborada en el caso más reciente del Tribunal de Apelaciones Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 de junio de 2007): [21]

  1. (a) Identificar a la supuesta "persona experta en la materia", (b) Identificar los conocimientos generales comunes pertinentes de esa persona;
  2. Identificar el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si eso no puede hacerse fácilmente, interpretarlo;
  3. Identificar qué diferencias, si las hay, existen entre la materia citada como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
  4. Consideradas sin ningún conocimiento de la supuesta invención tal como se reivindica, ¿esas diferencias constituyen pasos que habrían sido obvios para el experto en la materia o requieren algún grado de invención?

En Schlumberger Holdings Ltd versus Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 de julio de 2010), el Tribunal de Apelaciones aclaró que el destinatario calificado ficticio (que puede ser un equipo calificado) utilizado para determinar la actividad inventiva puede variar del utilizado para determinar la construcción o suficiencia del reclamo.

Estados Unidos

"No obviedad" es el término utilizado en la ley de patentes de EE. UU. para describir uno de los requisitos que debe cumplir una invención para calificar para la patentabilidad, codificado en 35 USC §103 en 1952. Uno de los principales requisitos de patentabilidad en los EE. UU. es que la invención que se patenta no es obvia, lo que significa que una "persona con conocimientos ordinarios en la técnica" (PHOSITA) no sabría cómo resolver el problema al que se dirige la invención utilizando exactamente el mismo mecanismo. Dado que el estándar PHOSITA resultó demasiado ambiguo en la práctica, la Corte Suprema de los EE. UU. proporcionó posteriormente dos enfoques más útiles, que actualmente controlan el análisis práctico de la no obviedad por parte de los examinadores y tribunales de patentes: Graham et al. contra John Deere Co. de Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) brinda pautas sobre lo que es "no obvio", y KSR contra Teleflex (2006) brinda pautas sobre lo que es "obvio".

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Barton, John H. (2003). "No obviedad". IDEA . 43 (3): 475–506.La "no evidencia" o, como se conoce en Europa, "actividad inventiva" es uno de los cuatro requisitos tradicionales (y ampliamente aceptados) para la concesión de una patente.
  2. ^ Barton, John H. (2003)
  3. ^ Kiklis (2014). El Tribunal Supremo en Derecho de Patentes . Editores de Aspen en línea. págs. 6-12. ISBN 9781454847748.
  4. ^ Barton, John H. (2003). "No obviedad". IDEA . 43 (3): 475–506. Sólo la investigación más allá de la realizada como parte del diseño y desarrollo normal de un producto debería ser recompensada con una patente. El rediseño rutinario no debería ser suficiente, ya que no hay necesidad de monopolios como incentivo para dicha investigación.
  5. ^ ab Mojibi, Ali (2010). "Un estudio empírico del efecto de KSR V. Teleflex en la jurisprudencia sobre validez de patentes del circuito federal". Revista de Derecho de Ciencia y Tecnología de Albany . 20 (3): 559–596.
  6. ^ Fusiones y Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4 , p. 624 
  7. ^ Fusiones y Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4 , p. 622 
  8. ^ https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html Capítulo III
  9. ^ Fusiones y Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4 p.671 
  10. ^ Roin, Benjamin N. "Medicamentos no patentables y estándares de patentabilidad 87 Texas Law Review 2008-2009". Revisión de la ley de Texas . 87 : 503 . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  11. ^ "Copia archivada" (PDF) . dash.harvard.edu . Archivado desde el original (PDF) el 14 de octubre de 2015 . Consultado el 15 de enero de 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  12. ^ Roin, Benjamín (2009). "Medicamentos no patentables y estándares de patentabilidad". Revisión de la ley de Texas . 87 (3): 504–570.
  13. ^ Revista de fuentes de energía 431(2019)239-249 DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.035
  14. ^ Cocina EW. La naturaleza y funcionamiento del sistema de patentes. 20 JL y Economía 265, 284 (1977)
  15. ^ "SANOFI-AVENTIS GMBH contra GLENMARK PHARMACEUTICALS, 748 F. 3d 1354 - Tribunal de Apelaciones, Circuito Federal 2014 - Google Scholar".
  16. ^ Innovación, ciencia y desarrollo económico de Canadá, Un estudio sobre el estándar de no obviedad de la ley de patentes: Capítulo 3 Archivado el 26 de enero de 2016 en Wayback Machine .
  17. ^ Graham contra John Deere Co. , 383 US 1, 18 (1966).
  18. ^ "Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4)". artículo 42. Archivado desde el original el 21 de enero de 2012 . Consultado el 28 de noviembre de 2011 .{{cite web}}: CS1 maint: location (link)
  19. ^ Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd. , [1985] RPC 59 (CA).
  20. ^ "Ley de Propiedad Intelectual de Lambert | Edmonton, Alberta, Canadá | el proceso de patentes". www.lambertlaw.ca . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  21. ^ "Pozzoli Spa contra BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 de junio de 2007)".

Otras lecturas

enlaces externos