Graham v. John Deere Co. , 383 US 1 (1966), fue un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos aclaró el requisito de no obviedad en la ley de patentes de los Estados Unidos , [1] establecido 14 años antes en la Ley de Patentes de 1952 y codificado como 35 USC § 103. [2]
Aunque el Tribunal confirmó que la no obviedad es una cuestión de derecho , sostuvo que el §103 requería una determinación de las siguientes cuestiones de hecho para resolver la cuestión de la obviedad:
Además, el Tribunal mencionó "consideraciones secundarias" que podrían servir como prueba de la no obviedad. Se conocen como "factores de Graham":
El Tribunal afirmó que el propósito de estos factores es "evitar caer en el uso de la retrospección" al realizar una determinación de obviedad. [3]
La Corte Suprema también propuso el criterio de incentivo, sugiriendo que la doctrina de no obviedad de la ley de patentes tiene por objeto restringir la concesión de patentes únicamente a "aquellas invenciones que no se divulgarían ni idearían si no fuera por el incentivo de una patente". Aunque los factores de Graham han sido citados numerosas veces por los examinadores de patentes y los tribunales, el criterio de incentivo ha sido en gran medida ignorado. [4]
A pesar de proporcionar estas útiles directrices, el Tribunal también reconoció que estas cuestiones probablemente tendrían que ser respondidas caso por caso, primero por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y luego por los tribunales. Los "criterios de no obviedad" establecidos en el caso Graham se complementaron en 2007 con "criterios de obviedad" en otro caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos (véase KSR v. Teleflex ).
El caso era en realidad un conjunto de apelaciones consolidadas de dos casos, originados en el mismo tribunal y que trataban cuestiones similares. El peticionario nombrado, William T. Graham, había demandado a John Deere Co. por violación de patente . La invención en cuestión era una combinación de elementos mecánicos antiguos: un dispositivo diseñado para absorber el impacto de los vástagos de los arados de cincel mientras aran a través del suelo rocoso y así evitar daños al arado. Graham trató de resolver este problema uniendo los vástagos del arado a abrazaderas de resorte , para permitir que se flexionaran libremente debajo del marco del arado. Solicitó una patente para esta abrazadera y en 1950, obtuvo la patente estadounidense 2.493.811 (denominada por el Tribunal como la patente '811). Poco después, realizó algunas mejoras en el diseño de la abrazadera colocando la placa de bisagra debajo del vástago del arado en lugar de encima de él, para minimizar el movimiento hacia afuera del vástago alejándose de la placa. Solicitó una patente para esta mejora, que le fue concedida en 1953 como patente estadounidense 2.627.798 (denominada por el tribunal como la patente '798). Si bien la patente de Graham había sido confirmada en un caso anterior ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito , el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito revocó la opinión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri y sostuvo que la patente no era válida y que John Deere Co. no la había infringido. [5]
Las otras dos acciones que se consolidaron con el caso Graham (No. 37, Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co. , y No. 43, Colgate-Palmolive Co. v. Cook Chemical Co. ) fueron ambas acciones de juicio declaratorio interpuestas contemporáneamente contra Cook Chemical Company. Calmar era un productor de pulverizadores de "sujeción" para botellas de productos químicos como insecticidas , y Colgate-Palmolive era un comprador de estos pulverizadores. El inventor Baxter I. Scoggin, Jr. había cedido su patente para el diseño del pulverizador a Cook Chemical Co. Calmar y Colgate-Palmolive solicitaron una declaración de invalidez y no infracción de la patente, y Cook Chemical Co. intentó mantener una acción por infracción. La validez de la patente fue confirmada por el Tribunal de Distrito, y el Octavo Circuito la confirmó. [6]
El juez Clark , escribiendo para la mayoría, primero explicó brevemente la historia y la política detrás de la ley de patentes de los EE. UU., comenzando con la Ley de Patentes de 1790. Explicó que la ley de patentes de los EE. UU. se originó por Thomas Jefferson , quien basó sus ideas sobre la ley de patentes en la preocupación económica utilitaria de promover la innovación tecnológica en lugar de proteger los derechos morales de los inventores a sus descubrimientos. Esto se debió en gran parte a que Jefferson desconfiaba bastante de los monopolios . Esta teoría legal estaba incorporada en las palabras de la propia Constitución , en las palabras de la Cláusula de Patentes y Derechos de Autor ( Art. I, § 8, cl. 8 ). Por lo tanto, Jefferson pretendía que el monopolio limitado otorgado por una patente solo se permitiera para "promover el progreso de la ciencia", en lugar de para pequeños detalles y mejoras obvias.
Antes de la Ley de Patentes de 1952 , el Congreso sólo exigía novedad y utilidad para la concesión de patentes, y nunca creó ningún requisito legal de no obviedad. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Hotchkiss v. Greenwood , [7] invalidó una patente con el argumento de que implicaba sólo una sustitución de materiales en lugar de una innovación real. El tribunal de Hotchkiss añadió de hecho el requisito de no obviedad, y se había dejado en manos del poder judicial determinar si la patente implicaba una invención no obvia. Después de ese caso, la Corte Suprema emitió una miríada de decisiones con un estándar de obviedad cambiante e impredecible. No fue hasta que el Congreso promulgó la Ley de Patentes de 1952 que la prueba se iba a dar con cierto grado de previsibilidad.
La Ley de Patentes de 1952 agregó el artículo 35 USC § 103, [2] que efectivamente codificó la no obviedad como un requisito para demostrar que una idea es adecuada para la protección por patente. La sección requiere esencialmente una comparación de la materia que se busca patentar y la técnica anterior , para determinar si la materia de la patente en su conjunto habría sido obvia o no, en el momento de la invención, para una persona con conocimientos ordinarios en la materia . Clark sostuvo que el Congreso, al aprobar la Ley, tenía la intención de codificar y aclarar el derecho consuetudinario que rodeaba a la Ley de Patentes al hacer explícito el requisito de no obviedad.
Clark examinó luego el historial de tramitación y la técnica anterior de ambos conjuntos de patentes involucradas en el caso. En el caso Graham, la patente '798 fue rechazada originalmente por el examinador de patentes por no distinguirse lo suficiente de la patente '811 anterior. Las únicas dos reivindicaciones que diferían entre las dos patentes eran (1) el estribo y la conexión atornillada del vástago a la placa de bisagra no aparecen en la '811; y (2) la posición del vástago está invertida, estando colocado en la patente '811 encima de la placa de bisagra, intercalado entre esta y la placa superior. Un argumento que Graham planteó ante el tribunal, pero que no había planteado ante la USPTO, fue que en el nuevo diseño '798, la flexión del vástago del arado estaba limitada a los puntos entre la abrazadera de resorte y la punta del vástago del arado, absorbiendo el impacto de objetos duros en el suelo de manera más eficiente. El tribunal rechazó este argumento e invalidó la patente '798 por dos razones: primero, Graham no había planteado este argumento de "flexión" ante la USPTO, y segundo, las partes de la patente '798 servían para los mismos propósitos que las de la técnica anterior. [8]
En los asuntos relacionados con Cook Chemical, Scoggin, un funcionario corporativo de Cook, había basado originalmente su diseño en el diseño no patentado anterior de Calmar, pero luego afirmó que la integración del pulverizador y el recipiente resolvió el problema de las fugas externas durante el ensamblaje y el envío de productos insecticidas. El tribunal de distrito sostuvo que el pulverizador de Scoggin no era obvio porque, aunque sus elementos individuales no eran novedosos, nada en la técnica anterior habría sugerido la combinación de elementos. Después del rechazo inicial de su patente, Scoggin redactó las reivindicaciones con más cuidado para distinguir la técnica anterior, limitando las nuevas reivindicaciones al uso de un sello de nervadura, en lugar de una arandela o junta , para mantener un sello, así como a la existencia de un pequeño espacio entre la tapa y el pulverizador. Clark sostuvo que debido a que Scoggin limitó sus reivindicaciones para cumplir con las limitaciones solicitadas por el examinador de patentes, Cook Chemical ahora no podía reclamar una materia más amplia (ver Antecedentes de procesamiento por preclusión ). Clark sostuvo además que las diferencias entre el diseño de Scoggin y la técnica anterior eran simplemente demasiado menores y no técnicas para mantener la validez de la patente de Cook.
El mismo día se presentó un caso complementario, Estados Unidos v. Adams , que, a diferencia de lo resuelto en Graham v. Deere, determinó que se había cumplido la no obviedad.
Graham estableció criterios prácticos para determinar qué reivindicaciones de patentes no son obvias. Otro caso de la Corte Suprema , que siguió en 2007, KSR International Co. v. Teleflex Inc. , aclaró qué es obvio.
Apenas había comenzado mi argumento cuando el juez Black se levantó de su silla y, en efecto, me dijo: "Sr. Morris, ¿qué diferencia hay si el vástago se dobla hacia afuera de la placa o contra la placa?". Respondí: "No hay ninguna diferencia", y el juez Black dijo: "Eso es lo que pensé". En vista de esa observación, acorté mi argumento y el tribunal me hizo muy pocas preguntas.