Hotchkiss v. Greenwood , 52 US (11 How.) 248 (1851), fue unadecisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos a la que se le atribuye la introducción en la legislación de patentes de los Estados Unidos del concepto de no obviedad como requisito de patentabilidad , [1] así como la declaración del estándar legal aplicable para determinar su presencia o ausencia en una invención reivindicada.
La prueba del caso Hotchkiss puede describirse como: si, en el momento en que se realizó la invención reivindicada, las diferencias entre las características de la invención reivindicada y las cosas que las personas expertas en la técnica pertinente ya conocían eran tales que habría estado dentro del nivel de habilidad de un artesano ordinario en esa técnica combinar esas características conocidas para realizar la invención reivindicada. [2]
Más específicamente, como se afirma en la propia opinión de Hotchkiss :
A menos que se necesitara más ingenio y habilidad… que los que posee un mecánico común y corriente familiarizado con el oficio, no existía ese grado de habilidad e ingenio que constituyen elementos esenciales de toda invención. En otras palabras, la mejora es obra del mecánico hábil, no del inventor. [3]
John G. Hotchkiss, John A. Davenport y John W. Quincy obtuvieron la patente estadounidense n.° 2197 sobre la fabricación o manufactura de perillas de arcilla de alfarero o porcelana. La patente afirmaba que:
inventó un método mejorado para fabricar perillas para cerraduras, puertas, muebles de gabinetes y para todos los demás propósitos para los que se utilizan perillas de madera y metal u otros materiales. Esta mejora consiste en hacer dichas perillas de arcilla de alfarero, como la que se usa en cualquier especie de cerámica; también de porcelana; la operación es la misma que en la cerámica, mediante moldeado, torneado, horneado y esmaltado; . . . los modos de adaptarlas para su aplicación a puertas, cerraduras, muebles y otros usos, se basarán . . . principalmente en un principio, el de tener la cavidad en la que se inserta el tornillo o vástago, por el que se sujetan, más grande en la parte inferior de su profundidad, en forma de cola de milano, y un tornillo formado en ella vertiendo metal en un estado fundido. [4]
El pomo de arcilla o porcelana, por sí solo, aparentemente era conocido y utilizado en los Estados Unidos antes de la invención y la patente, y el vástago y el huso, mediante los cuales se fija el pomo, incluido el uso de la cola de milano y las infusiones de metal fundido, también eran conocidos y utilizados. Pero el vástago y el huso, según afirmaron los inventores, nunca antes se habían fijado a un pomo hecho de arcilla de alfarero o porcelana (en lugar de a un pomo de metal o madera). [5]
En Hotchkiss v. Greenwood , 12 F. Cas. 551 (CCD Ohio 1848), el tribunal de circuito de Ohio confirmó el veredicto del jurado a favor de los acusados. El juez John McLean , en calidad de juez de circuito, presidió el caso. La cuestión más controvertida, que posteriormente fue objeto de la apelación, fue la solicitud de los demandantes de que se instruyera al jurado, que McLean rechazó, en el sentido de que:
[Si el] vástago y el huso nunca antes habían sido unidos a un pomo hecho de arcilla de alfarero o porcelana, y si se requería habilidad, pensamiento e invención para unir dicho pomo de arcilla al vástago y al huso de metal, de modo que los mismos se unieran firmemente y formaran un artículo de fabricación sólido y sustancial, y si dicho pomo de arcilla o porcelana así unido fuera un artículo mejor y más barato que el pomo fabricado hasta entonces de metal u otros materiales, entonces la patente era válida. [6]
McLean, por el contrario, instruyó al jurado:
[S]i perillas de la misma forma y para los mismos propósitos que las descritas por los demandantes en sus especificaciones [de patente], hechas de metal u otro material, habían sido conocidas y utilizadas en los Estados Unidos antes de la supuesta invención y patente de los demandantes, y si el huso y el vástago, en la forma utilizada por los demandantes, habían sido conocidos y utilizados públicamente en los Estados Unidos antes de ese momento, y habían sido unidos hasta entonces a perillas metálicas por medio de la cola de milano y las infusiones de metal fundido, como se indica en la especificación de los demandantes que se debe unir al pomo de arcilla de alfarero o porcelana, de modo que si el pomo de arcilla o porcelana es la mera sustitución de un material por otro, y el huso y el vástago son tales como eran de uso común hasta entonces, y el modo de conectarlos al pomo por cola de milano es el mismo que se usaba hasta entonces en los Estados Unidos, siendo el material de uso común y no siendo necesario ningún otro ingenio o habilidad para construir el pomo que no sea el de un mecánico ordinario familiarizado con el negocio, la patente es nula y los demandantes no tienen derecho a recuperarla. [7]
El juez Samuel Nelson emitió la opinión por 8 votos a 1. El juez Levi Woodbury disintió.
El abogado de los demandantes admitió que "los pomos se habían utilizado durante cientos de años; la cerámica y la porcelana, durante miles", pero insistió en que "nadie había conseguido nunca unir la arcilla y el hierro para hacer de ambos un artículo sustancial y útil", porque "existen muchas dificultades para unirlos" y se necesitaba habilidad, pensamiento e inventiva para unirlos". Además, los nuevos pomos eran "más baratos y mejores que cualquier artículo similar conocido hasta entonces". Fueron un gran éxito comercial y están sustituyendo a los pomos de metal en todas partes. [8]
El Tribunal consideró que estos argumentos eran ineficaces. Se estableció que "los pomos de metal, madera, etc., unidos a un vástago y un huso, en el modo y por los medios utilizados por los titulares de las patentes en su fabricación, ya se conocían con anterioridad y eran de uso público". Los pomos de barro también eran antiguos. Por tanto, "la única novedad que podía reivindicarse por su parte era la adaptación de este antiguo artilugio a los pomos de barro o porcelana; en otras palabras, la novedad consistía en la sustitución del pomo de barro por uno de metal o madera". [9]
Por lo tanto, la acusación de McLean al jurado era correcta, "ya que, a menos que se requiriera más ingenio y habilidad en la aplicación del antiguo método de fijación del vástago y la perilla para aplicarlo a la perilla de arcilla o porcelana que las que poseía un mecánico ordinario familiarizado con el negocio, había una ausencia de ese grado de habilidad e ingenio que constituyen elementos esenciales de cada invención". La patente es inválida porque: "En otras palabras, la mejora es obra del mecánico hábil, no del inventor". [10]
El juez Woodbury no estuvo de acuerdo y se centró en el último aspecto de la acusación rechazada. Los titulares de la patente solicitaban una instrucción de que "si la perilla de arcilla o porcelana así adherida era un artículo mejor y más barato que la perilla fabricada hasta entonces de metal u otros materiales, la patente era válida". Consideró que la prueba de la "mecánica ordinaria" era incorrecta para determinar si la invención reclamada era patentable, "mientras que, en mi opinión, la verdadera prueba de que era patentable era si la invención era nueva y mejor y más barata que la anterior". [11] Si el nuevo dispositivo
Si en verdad fuera mejor y más barato que lo que lo había precedido para este propósito, seguramente sería una mejora. No sería ni frívolo ni inútil, y bajo todas las circunstancias es evidente que la habilidad necesaria para construirlo, en la que se basan tanto el tribunal inferior como el Tribunal en este caso, es una cuestión inmaterial, o está completamente subordinada a la cuestión de si la invención no era más barata y mejor. [12]
Woodbury concluyó: "¿Y por qué no es un benefactor de la comunidad y merece ser alentado por la protección, quien inventa un uso de una tierra tan barata como arcilla para hacer bultos, o en una nueva forma o combinación, por la cual la comunidad se beneficia ampliamente?" [13]
En la decisión de 1875 Reckendorfer v. Faber [14] , el Tribunal consideró y reafirmó la decisión Hotchkiss . El Tribunal describió la invención en estos términos:
La reivindicación se refiere simplemente a la combinación de la mina y la goma de india en el soporte de un lápiz de dibujo; en otras palabras, al uso de un lápiz de mina común, en un extremo del cual, y por aproximadamente una cuarta parte de su longitud, se inserta una tira de goma de india, pegada a un lado del lápiz. [15]
Al igual que el pomo de la puerta de Hotchkiss, la goma de borrar pegada a un lápiz era producto de una mera habilidad mecánica y, por lo tanto, no era patentable:
Un instrumento o un producto manufacturado que sea resultado de una habilidad mecánica no es patentable. La habilidad mecánica es una cosa; la invención es otra. La perfección de la mano de obra, por mucho que pueda aumentar la comodidad, extender el uso o disminuir los gastos, no es patentable. [16]
De manera similar, en 1883, en Atlantic Works v. Brady , el Tribunal utilizó un lenguaje como el de Hotchkiss para invalidar una patente: "Nunca fue el objetivo de esas leyes conceder un monopolio para cada dispositivo insignificante, cada sombra de una idea, que se le ocurriera natural y espontáneamente a cualquier mecánico o operador experto en el progreso ordinario de las manufacturas". [17]
En la decisión de 1891 en Magowan v. New York Belting & Packing Co. , la Corte nuevamente se hizo eco de Hotchkiss al confirmar la validez de una patente: "[Lo que Gately hizo no fue simplemente el trabajo de un mecánico experto, que aplicó solo su conocimiento y experiencia comunes, y percibió la razón del fracaso de [invenciones anteriores], y suministró lo que obviamente faltaba; y que el presente caso involucra... el trabajo creativo de la facultad inventiva". [18]
En Mast, Foos, & Co. v. Stover Mfg. Co. , unos años más tarde, el Tribunal utilizó la prueba del "mecánico experto" de Hotchkiss para invalidar la patente y explicó lo que se presume que sabe un mecánico experto, es decir, todo el estado de la técnica relevante:
La línea divisoria entre invención y habilidad mecánica es a menudo sumamente difícil de trazar, pero en vista del estado de la técnica tal como se ha mostrado hasta ahora, no podemos decir que la aplicación de este viejo dispositivo a un uso que sólo era nuevo en la máquina particular a la que se aplicaba fuera algo más de lo que se le hubiera sugerido a un mecánico inteligente que tuviera ante sí las patentes a las que hemos llamado la atención. Si bien es totalmente cierto que el hecho de que este cambio no se le hubiera ocurrido a ningún mecánico familiarizado con los molinos de viento es evidencia de algo más que habilidad mecánica en la persona que lo descubrió, es probable que ninguno de ellos fuera plenamente consciente del estado de la técnica y de los dispositivos anteriores, pero, como se dijo antes, al determinar la cuestión de la invención, debemos presumir que el titular de la patente estaba plenamente informado de todo lo que lo precedió, fuera tal el hecho real o no. [19]
El criterio de la Corte para determinar qué era una habilidad mecánica ordinaria aumentó y disminuyó con el paso de los años, pero comenzó a volverse más estricto después de la Gran Depresión y el New Deal. Así, en el caso Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp. en 1941, la Corte se alejó de Hotchkiss para invalidar un encendedor automático para automóviles que utilizaba un termostato para sacar el encendedor de modo que el usuario no tuviera que mantenerlo en su lugar en el enchufe hasta que se calentara lo suficiente. En el Segundo Circuito, el juez Learned Hand había declarado que el dispositivo era patentable, dictaminando en un eco de Hotchkiss : "Si las patentes deben otorgarse a quienes aportan nuevos electrodomésticos que están más allá de la imaginación limitada de la persona con habilidad ordinaria, esta invención nos parece que merece una patente". [20] En la apelación, la opinión de la Corte (por Douglas, J.) aplicó Hotchkiss de manera diferente a los hechos:
Desde el caso Hotchkiss v. Greenwood, decidido en 1851, se ha reconocido que para que una mejora obtenga la posición privilegiada de una patente debe implicar más ingenio que el trabajo de un mecánico experto en la materia... El principio del caso Hotchkiss se aplica a la adaptación o combinación de dispositivos antiguos o bien conocidos para nuevos usos. [21]
Luego, el Tribunal de Cuno revivió Reckendorfer mezclado con Atlantic Works mezclado con Hotchkiss , añadiendo:
[E]l nuevo dispositivo, por útil que sea, debe revelar el destello del genio creativo, no sólo la habilidad para la profesión. Si falla, no habrá establecido su derecho a una concesión privada sobre el dominio público... No podemos concluir que su habilidad para hacer esta contribución alcanzó el nivel de genio inventivo que la Constitución autoriza al Congreso a recompensar... Se requirió ingenio para efectuar la adaptación, pero no más del que se espera de un mecánico experto en la materia. La aplicación estricta de esa prueba es necesaria para evitar que, en la demanda constante de nuevos aparatos, se imponga la pesada mano del tributo sobre cada pequeño avance tecnológico en un arte. [22]
Los casos posteriores de este período utilizaron un lenguaje similar. [23]
En 1952 se presentó Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. [24] , el último de los casos que precedió a la promulgación de la ley de patentes de 1952 que codificaba Hotchkiss como el estándar legal para la patentabilidad. En el caso A&P , la invención reclamada era un estante o marco con tres lados y sin parte superior ni inferior, que podía usarse para arrastrar alimentos a lo largo de un mostrador al lado de una caja registradora. Todos los elementos de la combinación reclamada eran antiguos y funcionaban de manera similar a como lo hacían en el pasado. El Tribunal dijo:
La conjunción o concierto de elementos conocidos debe aportar algo; sólo cuando el conjunto supera de algún modo la suma de sus partes es patentable la acumulación de dispositivos antiguos. Por supuesto, los elementos pueden, especialmente en química o electrónica, adquirir alguna nueva cualidad o función al ponerse en concierto, pero este no es un resultado habitual de la unión de elementos antiguos en mecánica. Este caso carece de consecuencias inusuales o sorprendentes derivadas de la unificación de los elementos en cuestión, y no hay nada que indique que los tribunales inferiores examinaron las reivindicaciones a la luz de esta prueba bastante severa. [25]
En una opinión concurrente, el juez Douglas recopiló una lista de casos en los que el Tribunal había interpretado que la prueba Hotchkiss para la invención requiere un nivel de habilidad que incorpore "genio inventivo":
Un comentarista caracterizó el período 1930-1952 como "que contiene la actitud más crítica de la Corte Suprema hacia las patentes y los monopolios de patentes". [26] Fue seguido inmediatamente por una enmienda de las leyes de patentes para codificar un estándar de "no obviedad" basado en Hotchkiss para reemplazar el estándar de "invención" usado previamente y destinado a limitar el requisito de genialidad.
Como se explica en la opinión de la Corte Suprema en el caso Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co. , el Colegio de Abogados de Patentes presionó vigorosamente para que se revocaran las decisiones de la Corte Suprema del período anterior a 1952 o al menos el lenguaje que utilizaban. Finalmente, logró persuadir al Congreso para que promulgara el 35 USC § 103 como parte de una codificación de la ley de patentes, estableciendo el requisito de no obviedad para la patentabilidad, utilizando el lenguaje de Hotchkiss .
La nueva sección preveía:
No se podrá obtener una patente para una invención reivindicada, a pesar de que la invención reivindicada no esté divulgada de manera idéntica según lo establecido en el artículo 102, si las diferencias entre la invención reivindicada y la técnica anterior son tales que la invención reivindicada en su conjunto habría sido obvia antes de la fecha efectiva de presentación de la invención reivindicada para una persona con conocimientos ordinarios en la técnica a la que pertenece la invención reivindicada. La patentabilidad no se verá negada por la manera en que se realizó la invención.
La historia legislativa del nuevo § 103 se analiza en Graham v. John Deere Co. , que se analiza en la siguiente sección.
La primera decisión de la Corte Suprema que interpretó la codificación de 1952 de Hotchkiss fue Graham v. John Deere Co. [27] , en la que la Corte explicó que el problema inherente a la formulación de condiciones para la patentabilidad "era desarrollar algún medio para eliminar aquellas invenciones que no serían divulgadas o ideadas sin el incentivo de una patente". La Corte agregó que " Hotchkiss , al postular la condición de que una invención patentable evidencie más ingenio y habilidad que la que posee un mecánico ordinario familiarizado con el negocio, simplemente distinguió entre innovaciones nuevas y útiles que eran capaces de sustentar una patente y aquellas que no lo eran". [28] Pero la prueba de Hotchkiss simplemente "colocó la piedra angular de la evolución judicial" necesaria para definir las condiciones para la patentabilidad. [29] El valor de la formulación de Hotchkiss residía "en su enfoque funcional de las cuestiones de patentabilidad. En la práctica, Hotchkiss ha exigido una comparación entre el objeto de la patente o de la solicitud de patente y la experiencia previa del profesional. A partir de esta comparación se ha determinado la patentabilidad en cada caso". [30]
Según la decisión de Graham , la principal distinción entre el lenguaje de Hotchkiss y el del § 103 "es que el Congreso ha enfatizado la 'no obviedad' como la prueba operativa del artículo, en lugar del lenguaje menos definido de 'invención' de Hotchkiss que el Congreso pensó que había llevado a 'una gran variedad' de expresiones en decisiones y escritos". El significado del § 103 es el mismo que el de las decisiones judiciales desde Hotchkiss "durante más de 100 años": una invención reivindicada puede no ser patentable incluso si es novedosa "si la diferencia entre la cosa nueva y lo que se conocía antes no se considera suficientemente grande como para justificar una patente". [31]
El Tribunal explicó entonces que la codificación legal de Hotchkiss no eliminó 100 años de precedentes desde Hotchkiss . El Tribunal explicó:
No hay duda de que esta sección fue, por primera vez, una expresión legal de un requisito adicional para la patentabilidad, expresado originalmente en Hotchkiss . También parece evidente que el Congreso pretendía, con la última oración del § 103, abolir la prueba que, según creía, este Tribunal había anunciado en la controvertida frase "destello de genio creativo", utilizada en Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp. [32]
Pero sería erróneo, explicó además el Tribunal, aceptar las afirmaciones "de algunas de las partes y de varios de los amici de que la primera frase del § 103 tenía por objeto eliminar precedentes judiciales y reducir el nivel de patentabilidad". Más bien:
Creemos que este historial legislativo, así como otras fuentes, muestran que la revisión no fue concebida por el Congreso para cambiar el nivel general de invención patentable. Concluimos que la sección fue concebida simplemente como una codificación de precedentes judiciales que adoptaban la condición Hotchkiss , con instrucciones del Congreso de que las investigaciones sobre la obviedad de la materia que se pretende patentar son un requisito previo para la patentabilidad. [33]
El Tribunal concluyó su explicación del significado del § 103 con esta instrucción:
[C]onviene repetir que no encontramos cambios en el rigor general con el que debe aplicarse la prueba global. Se nos ha instado a encontrar en el artículo 103 un criterio más relajado, supuestamente una reacción del Congreso al "criterio más estricto" aplicado por esta Corte en sus decisiones durante los últimos 20 o 30 años. El criterio ha permanecido invariable en esta Corte. [34]
El siguiente caso de obviedad presentado por la Corte Suprema después de Graham fue Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co. , en el que la Corte invalidó una patente sobre un dispositivo para reparar carreteras. [35] El dispositivo era una combinación de dispositivos antiguos, en el que cada componente cumplía la misma función que en el pasado. La Corte concluyó:
[A]unque la combinación de elementos antiguos cumplía una función útil, no añadía nada a la naturaleza y calidad del quemador de calor radiante ya patentado. Concluimos además que para los expertos en la materia el uso de los elementos antiguos en combinación no era una invención según el criterio de lo obvio-no obvio. [36]
El siguiente caso de la Corte Suprema que abordó la cuestión de la obviedad fue Dann v. Johnston [37] , en el que la Corte confirmó el rechazo de las reclamaciones sobre un método para crear registros de cheques bancarios para gastos en diferentes categorías, como alquiler, salarios, costo de materiales, etc., de modo que los impuestos sobre la renta pudieran calcularse más fácilmente. La Corte explicó que no se había satisfecho el estándar aplicable para la no obviedad:
[L]a mera existencia de diferencias entre el estado de la técnica y una invención no establece que la invención no sea obvia. La brecha entre el estado de la técnica y el sistema del demandado simplemente no es tan grande como para hacer que el sistema no sea obvio para una persona razonablemente experta en la materia. [38]
Tres semanas después de Johnston , el Tribunal decidió Sakraida v. Ag Pro, Inc. El Tribunal ordenó:
Aplicando este criterio jurídico, el Tribunal declaró inválida la patente por ser obvia en virtud del § 103. [40]
Tres décadas después, la Corte Suprema revisó recientemente el criterio de obviedad. En KSR International Co. v. Teleflex Inc. , [41] la Corte rechazó el enfoque del Circuito Federal para determinar la obviedad por no ser lo suficientemente fiel al criterio Hotchkiss , como se explicó en Graham v. Deere . El Circuito Federal había estado utilizando una prueba "rígida" conocida como "la prueba de 'enseñanza, sugerencia o motivación' (prueba TSM), según la cual una reivindicación de patente solo se prueba obvia si se puede encontrar 'alguna motivación o sugerencia para combinar las enseñanzas de la técnica anterior' en la técnica anterior, la naturaleza del problema o el conocimiento de una persona con una habilidad ordinaria en la técnica". [42] "A lo largo del compromiso de esta Corte con la cuestión de la obviedad", instruyó la Corte, "nuestros casos han establecido un enfoque expansivo y flexible" basado en Hotchkiss e "inconsistente con la forma en que la Corte de Apelaciones aplicó su prueba TSM aquí". [43] El Tribunal también criticó el tratamiento que dio el Circuito Federal a las patentes sobre combinaciones de elementos antiguos en las que los elementos cumplían la misma función que siempre, ignorando así el énfasis de Hotchkiss en la "funcionalidad", como se reafirmó en Graham . [44]
El Tribunal explicó, citando el caso A&P Tea :
Durante más de medio siglo, el Tribunal ha sostenido que "una patente para una combinación que sólo une elementos antiguos sin modificar sus respectivas funciones... obviamente retira lo que ya se conoce al campo de su monopolio y disminuye los recursos disponibles para los expertos". Great Atlantic & Pacific Tea Co. Esta es una de las principales razones para denegar la concesión de patentes para lo que es obvio. La combinación de elementos conocidos según métodos conocidos es probable que sea obvia cuando no produce más que resultados predecibles. [45]
Aplicando estos criterios, el Tribunal declaró inválida la patente por obviedad. Concluyó explicando que es esencial respetar la prueba Hotchkiss : "De lo contrario, las patentes podrían sofocar, en lugar de promover, el progreso de las artes útiles". Y advirtió que el Circuito Federal había "analizado la cuestión de una manera estrecha y rígida, incompatible con el artículo 103 y nuestros precedentes". [46]
Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulta la página de discusión para obtener más información.
Obras relacionadas con Hotchkiss v. Greenwood en Wikisource