La tramitación de patentes describe la interacción entre los solicitantes y sus representantes, y una oficina de patentes en relación con una patente o una solicitud de patente . En términos generales, la tramitación de patentes se puede dividir en tramitación previa a la concesión, que implica argumentar ante una oficina de patentes y, a veces, negociar con ella para la concesión de una patente, y tramitación posterior a la concesión, que implica cuestiones como la enmienda posterior a la concesión y la oposición .
La tramitación de patentes es distinta del litigio de patentes, que describe la acción legal relacionada con la infracción de patentes .
Las normas y leyes que rigen la tramitación de patentes suelen estar establecidas en manuales publicados por las Oficinas de Patentes de diversos gobiernos, como el Manual de Procedimiento de Examen de Patentes (MPEP) en los Estados Unidos o el Manual de Prácticas de Oficinas de Patentes (MOPOP) en Canadá.
Para obtener los derechos de patente para un inventor, el profesional normalmente redacta primero una solicitud entrevistando al inventor para comprender la naturaleza de la invención y ayudar a aclarar sus características novedosas . Los profesionales necesitan determinar lo que ya saben las personas familiarizadas con el campo general de la invención (ese material ya conocido se denomina técnica anterior ) y obtener dibujos y notas escritas sobre las características de la invención y los antecedentes.
Durante esta fase inicial, a veces denominada "preparación de la patente", el profesional también puede intentar determinar con precisión quién contribuyó a la creación de la invención. Una divulgación pública previa de la invención (o una oferta de venta) o una lista incorrecta de inventores puede invalidar irremediablemente cualquier patente que pueda resultar de una solicitud.
Esta determinación es particularmente importante en los Estados Unidos , pero puede considerarse menos importante en otras jurisdicciones, porque en los EE. UU., las solicitudes deben ser presentadas por el o los inventores, en lugar del o los propietarios de la patente. El profesional también puede tratar de averiguar si se realizaron publicaciones, ofertas de venta u otras divulgaciones públicas de la invención. En los EE. UU., estas leyes se establecen en el Título 35 del Código de los Estados Unidos , §102.
Según las normas de la mayoría de las jurisdicciones, la divulgación pública del propio inventor o una oferta para vender una invención, antes de presentar una solicitud de patente, cuenta como técnica anterior pública, lo que destruye la novedad de la solicitud de patente e impide la emisión de una patente. A partir de mayo de 2023, algunos países (por ejemplo, Argentina, Australia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Estonia, RP China, Japón (desde junio de 2018), Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania, EE. UU. y Turquía) [1] [2] [3] otorgan al inventor o inventores un período de gracia de un año , cuando sus propias divulgaciones no cuentan como técnica anterior para una solicitud de patente posterior, aunque en la práctica es difícil aprovechar esta regla. Austria, Alemania, el Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes [ aclaración necesaria ] tienen un período de gracia de 6 meses. [1] [4] En particular, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Tratado sobre el Derecho de Patentes propuesto no otorgan ningún período de gracia a sus solicitudes de patente. [5] La práctica del período de gracia era más común antes de 1970 que en la actualidad. [1] [6]
En un artículo de 2022, un equipo de colaboración entre Estados Unidos e Italia abogó por la abolición mundial del período de gracia:
Los éxitos de las empresas europeas en la carrera por desarrollar vacunas contra la COVID-19 demuestran que la capacidad de Europa para innovar no se ve especialmente afectada por la ausencia de un período de gracia, lo que justifica el enfoque europeo. [1]
Después de redactar una solicitud de patente, cumplir con las normas adicionales (como que el inventor o los inventores revisen la solicitud antes de presentarla) y obtener el permiso del solicitante, el profesional presenta la solicitud de patente en la oficina de patentes. Por lo general, el profesional intenta presentar la solicitud lo antes posible, porque en todos los países/jurisdicciones actuales, si se presentan dos o más solicitudes sobre el mismo tema, solo la parte que presentó la solicitud primero tendrá derecho a una patente según la " regla del primero en presentar ". Hasta la promulgación de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos, los Estados Unidos seguían una regla del primero en inventar , según la cual la presentación temprana puede impedir que se aplique el uso de ciertos materiales contra la solicitud de patente como técnica anterior mientras la solicitud de patente esté pendiente ante la oficina de patentes. Sin embargo, tres sesiones consecutivas del Congreso en los Estados Unidos desde 2005 a 2009 han intentado cambiar los Estados Unidos a la regla del primero en presentar la solicitud con la Ley de Reforma de Patentes de 2005 , la Ley de Reforma de Patentes de 2007 y la Ley de Reforma de Patentes de 2009. Finalmente, el 16 de septiembre de 2011, los Estados Unidos cambiaron a la regla del primero en presentar la solicitud con la promulgación de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos .
La mayoría de las solicitudes de patentes tienen al menos dos componentes, que incluyen una descripción general escrita de la invención y al menos una "realización" de la misma, y un conjunto de " reivindicaciones ", escritas en un estilo especial que define exactamente lo que el solicitante considera como las características particulares de su invención. Estas reivindicaciones se utilizan para distinguir la invención de la técnica anterior existente y la oficina de patentes las compara con la técnica anterior antes de conceder una patente.
En la mayoría de las jurisdicciones, las solicitudes de patentes también suelen incluir (y pueden requerirse) un dibujo o un conjunto de dibujos, para facilitar la comprensión de la invención. En algunas jurisdicciones, también se pueden presentar modelos de patentes para demostrar el funcionamiento de la invención. En las solicitudes que involucran genética , pueden requerirse muestras de material genético o secuencias de ADN.
Las fases de búsqueda y examen constituyen la parte principal de la tramitación de una solicitud de patente que conduce a la concesión o denegación.
La oficina de patentes realiza una búsqueda de cualquier estado de la técnica que sea relevante para la solicitud en cuestión y los resultados de esa búsqueda se notifican al solicitante en un informe de búsqueda . Generalmente, el examinador que realiza la búsqueda indica en qué aspecto son relevantes los documentos citados (novedad, actividad inventiva , antecedentes) y a qué reivindicaciones son relevantes. Los materiales buscados varían según la oficina de patentes que realiza la búsqueda, pero principalmente cubren todas las solicitudes de patente publicadas y publicaciones técnicas. La oficina de patentes puede proporcionar una opinión preliminar, no vinculante, sobre la patentabilidad, para indicar al solicitante sus puntos de vista sobre la patentabilidad y permitir que el solicitante decida cómo proceder en una etapa temprana.
El informe de búsqueda normalmente se publica con la solicitud de patente, 18 meses después de la fecha de prioridad más temprana, o si no está disponible en ese momento, se publica una vez que está disponible.
El examen de las solicitudes de patente puede realizarse al mismo tiempo que la búsqueda (como en los EE.UU., donde no se emite un informe de búsqueda) o en una fecha posterior después de que el solicitante haya solicitado el examen (como, por ejemplo, bajo el EPC).
El examen es el proceso mediante el cual una oficina de patentes determina si una solicitud de patente cumple con los requisitos para su concesión . El proceso implica considerar si la invención es novedosa e inventiva , si la invención se encuentra en un área excluida y si la solicitud cumple con las diversas formalidades de la ley de patentes pertinente.
Si el examinador considera que la solicitud no cumple con los requisitos, se emite un informe de examen ( acción de la Oficina en los EE.UU.) en el que se señalan las objeciones del examinador a la atención del solicitante y se solicita que se aborden. El solicitante puede responder a las objeciones argumentando a favor de la solicitud o haciendo modificaciones a la solicitud para que cumpla con los requisitos. [7] Alternativamente, si las objeciones del examinador son válidas y no se pueden superar, la solicitud puede abandonarse.
El proceso de objeción y respuesta se repite hasta que la patente esté en una forma adecuada para su concesión, el solicitante abandone las solicitudes [8] o se organice una audiencia para resolver el asunto.
La tasa de aceptación de solicitudes de patentes puede variar significativamente de una tecnología a otra. Las solicitudes de patentes estadounidenses en el campo de los conectores eléctricos , por ejemplo, obtienen una aceptación por cada dos rechazos. Sin embargo, las solicitudes de patentes de métodos comerciales solo obtienen una aceptación por cada 20 rechazos. [9]
En algunas jurisdicciones, no se lleva a cabo de manera rutinaria un examen sustantivo de las solicitudes de patentes, sino que la validez de los registros de las invenciones se analiza durante cualquier acción por infracción.
El proceso de búsqueda y examen se lleva a cabo principalmente entre la oficina de patentes y el solicitante. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, es posible que terceros interesados presenten opiniones sobre la patentabilidad de una solicitud. Dichas opiniones pueden adoptar la forma de un procedimiento inter partes de oposición formal previo a la concesión o pueden ser simplemente una oportunidad para presentar observaciones como tercero. Se prevé que la legislación de reforma cree un sistema de oposición en los Estados Unidos.
El solicitante tiene la libertad de abandonar una solicitud durante el proceso de búsqueda y examen. Se puede abandonar una solicitud si, por ejemplo, se descubre que existe una técnica anterior que impediría la concesión de una patente y el solicitante decide ahorrar costes dando por terminada la solicitud. La oficina de patentes puede considerar abandonada una solicitud si el solicitante no cumple alguno de los requisitos del proceso de solicitud, por ejemplo, no responde a un informe de examen.
En algunas jurisdicciones (como Japón y Corea del Sur [ cita requerida ] ), después de presentar una solicitud, el examen es opcional y solo a pedido, en lugar de ser automático. Por ejemplo, en Japón, una solicitud se publica 18 meses después de la fecha de prioridad, pero de lo contrario la solicitud permanece en barbecho hasta que el solicitante exige el examen, hasta siete años después de la presentación. Esto le da al solicitante tiempo para evaluar en qué solicitudes vale la pena gastar dinero y cuáles simplemente deberían abandonarse. Los solicitantes solo seleccionan una parte del número total de solicitudes presentadas para su examen.
Algunas jurisdicciones, como Bermudas, Sudáfrica, China (en el caso de los modelos de utilidad), Alemania (en el caso de los modelos de utilidad) y, opcionalmente, España, van un paso más allá, ya que una solicitud se tramita y se publica como patente ejecutable en poco tiempo, sin examen sustantivo. Las cuestiones de novedad y no obviedad/actividad inventiva no se revisan hasta que pueden surgir litigios relacionados con ellas. Obviamente, una patente de este tipo no conlleva la misma presunción de validez que una patente que ha sido examinada en su totalidad. Estos sistemas se conocen como regímenes de "registro de invenciones" y tienen la ventaja de reducir los costos, porque los solicitantes pueden posponer o prescindir por completo del costoso proceso de examen de las invenciones que tienen un valor pequeño o especulativo en el campo de actividad del solicitante. Otra ventaja es que una patente se concede relativamente rápido. En Sudáfrica, por ejemplo, una patente se concede aproximadamente ocho meses después de la fecha de presentación, mientras que en los países que realizan exámenes es muy poco habitual que una patente se conceda en menos de tres años. [ cita requerida ] Al mismo tiempo, la simple presentación de una solicitud generalmente preserva el derecho del solicitante a buscar posteriormente un examen completo y protección para su invención, si posteriormente se descubre que un competidor o un pirata infringe la invención.
Sin embargo, si el examinador y el solicitante no llegan a un acuerdo sobre la patentabilidad de la solicitud, el solicitante puede presentar un recurso ante la oficina de patentes o un tribunal de justicia, alegando que su solicitud de patente fue rechazada erróneamente. Para que el recurso tenga éxito, el solicitante debe probar que la oficina de patentes se equivocó al aplicar la ley, interpretar las reivindicaciones de la solicitud de patente o interpretar y aplicar el estado de la técnica en relación con la solicitud de patente. Si el recurso tiene éxito, la oficina de patentes o el tribunal pueden ordenar que se expida una patente sobre la base de la solicitud, o que la oficina de patentes corrija su examen de la solicitud si se determina que la oficina de patentes se equivocó. De lo contrario, si el solicitante no es convincente, se puede confirmar el rechazo de la solicitud de patente.
En Estados Unidos, las apelaciones son bastante raras. La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes resuelve sólo entre el 1 y el 2% de todas las patentes emitidas. Sin embargo, en áreas controvertidas como las patentes de métodos comerciales , la tasa de apelaciones es mucho más alta. Alrededor del 10% de las patentes de métodos comerciales emitidas en 2006 fueron apeladas. En algunas áreas, como las patentes de seguros , la tasa llega al 30%. [10]
En general, el solicitante tiene la libertad de abandonar su solicitud de patente en cualquier momento y, en muchas jurisdicciones, puede "renunciar" a su patente incluso después de que esta haya sido otorgada. Este abandono puede ocurrir durante el proceso de tramitación, por ejemplo, cuando el solicitante no puede convencer a la oficina de patentes de que retire el rechazo de su solicitud de patente. Además, a menudo se considera que se ha producido un abandono si el solicitante no responde dentro de un plazo determinado a una acción de la oficina de patentes, o si el solicitante expresa específicamente su intención de abandonar la solicitud.
La tasa de abandono de solicitudes de patente puede variar significativamente de una tecnología a otra. En los EE. UU., las solicitudes de patente en el campo de los conectores eléctricos , por ejemplo, se abandonan a una tasa baja de solo un abandono por cada 18 acciones de oficina (por ejemplo, rechazos). Sin embargo, las solicitudes de patentes de métodos comerciales se abandonan a una tasa mucho más alta de un abandono por cada 5 acciones de oficina. [11]
En la mayoría de las jurisdicciones, tras el abandono, al solicitante se le suele prohibir buscar posteriormente protección mediante patente para la misma materia que había abandonado anteriormente.
La oposición es un proceso previsto en algunos sistemas de derecho de patentes en el que un tercero puede oponerse a la concesión de una patente con el fin de impedir (o revocar) la concesión de una patente. En la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, cualquier persona puede presentar una oposición a la concesión de una patente europea en un plazo de nueve meses a partir de la concesión. [12] En Israel, un tercero puede oponerse a una solicitud admitida durante tres meses a partir de la publicación de la solicitud admitida. [ cita requerida ]
En algunas jurisdicciones, una vez que se concede una patente, el titular de la misma puede solicitar una "reemisión" de la misma para corregir errores en la patente concedida. Estas "solicitudes de reemisión" normalmente deben presentarse dentro de un período de tiempo determinado tras la concesión de la patente original. En algunas jurisdicciones, como los Estados Unidos, el titular de la patente puede incluso intentar ampliar el alcance de la invención definida en las reivindicaciones presentando una solicitud de reemisión, aunque en los Estados Unidos una reemisión de ampliación debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la concesión. Asimismo, en los Estados Unidos, sólo el titular de la patente puede solicitar una reemisión. El caso de In Re Tanaka [13] estableció el principio de que el titular de una patente puede añadir reivindicaciones dependientes estrechas a una patente concedida mediante el proceso de reemisión, porque una patente con reivindicaciones dependientes más estrechas está menos sujeta a invalidación cuando se litiga. Sin embargo, lo más habitual es que el titular de la patente deba identificar errores en las reivindicaciones originales, renunciando así a parte del alcance de las reivindicaciones a cambio. [14]
En los Estados Unidos, "reexaminación" se refiere al proceso de solicitar que la oficina de patentes vuelva a someter una patente emitida a un examen más profundo, acompañado de patentes o publicaciones impresas que demuestren que existe una nueva cuestión sustancial de patentabilidad ("SNQ"), y/o una explicación de la relevancia de la técnica anterior para la invención reclamada. [15] A diferencia de otras consideraciones de invalidez, solo se considerarán las patentes y publicaciones impresas en la reexaminación; consulte 37 CFR 1.552. [16] A diferencia de la reemisión, la reexaminación puede ser solicitada no solo por el titular de la patente o el inventor, sino por cualquier persona , incluso anónimamente, aunque quien solicite la reexaminación también debe pagar una tarifa, que es sustancialmente más alta que la presentación de una nueva solicitud de patente. Un beneficio de la reexaminación es que las patentes emitidas pueden ser invalidadas o consideradas nuevamente válidas, sin el costo considerable y el largo tiempo requerido para una demanda por infracción de patente o una acción de sentencia declaratoria .
Además, en los Estados Unidos, antes de que entrara en vigor la Ley de Invenciones Estadounidenses en 2012, si se presentaban dos solicitudes de patente que establecían reivindicaciones dirigidas al mismo objeto, la oficina de patentes podía declarar una "interferencia" y exigir que cada una de las partes compareciera ante la oficina de patentes para determinar quién fue el primero en descubrir la invención reclamada. Esta "práctica de interferencia" no se sigue en la mayoría de las demás jurisdicciones, porque se evita mediante el sistema de "primero en presentar" utilizado en la mayoría de los países. Durante una interferencia, las partes pueden presentar pruebas que respalden su afirmación de ser el primer inventor, y la oficina de patentes emite una decisión tras el proceso de interferencia similar a un juicio. La práctica de interferencia no se aplica a las patentes presentadas después del 12 de septiembre de 2012, porque los EE. UU. pasaron a un sistema de primero en divulgar que es en muchos aspectos similar al primero en presentar.
En algunas jurisdicciones, sólo los profesionales autorizados pueden actuar ante la oficina de patentes, aunque los solicitantes ( por ejemplo, los inventores) por lo general pueden representarse a sí mismos. Esto se conoce como representación pro se .
Generalmente se recomienda que el solicitante no se represente a sí mismo pro se. En los Estados Unidos, por ejemplo, un examinador de patentes emitirá el siguiente párrafo de formulario si resulta evidente que el solicitante no está familiarizado con las políticas y procedimientos de la oficina de patentes: [17]
¶ 4.10 Contratar los servicios de un abogado o agente