El impedimento por antecedentes de tramitación , también conocido como impedimento por envoltorio de expediente , es un término utilizado para indicar que una persona que ha presentado una solicitud de patente y luego realiza modificaciones restrictivas a la solicitud para adaptarse a la ley de patentes puede verse impedida de invocar la doctrina de los equivalentes para ampliar el alcance de sus reivindicaciones a fin de cubrir la materia cedida por las modificaciones. Aunque se trata principalmente de un término estadounidense, también surgen fuera de los EE. UU. cuestiones sobre si el historial de tramitación debería ser relevante para determinar el alcance de la protección de una patente, o en qué medida. [1]
El 13 de diciembre de 2018, la nueva sección 53.1 de la Ley de Patentes hace que la prueba del historial de procesamiento sea admisible ante el Tribunal a los efectos de la interpretación de las reclamaciones. [2]
En Canadá, las patentes están sujetas a una interpretación intencional , que se basa en la lectura tanto de las reivindicaciones como de las especificaciones para determinar el alcance de una patente, y no se permiten pruebas extrínsecas . Por lo tanto, los tribunales canadienses rechazan enfáticamente lo que denominan "file wrapper estoppel" [3] . No se hace distinción entre los casos que involucran alegaciones de infracción literal y los que involucran infracción sustantiva, lo que significa que las negociaciones que se han llevado a cabo entre el titular de la patente y la Oficina de Patentes no se pueden utilizar para establecer un equivalente particular. De manera similar, se prohíbe al titular de la patente utilizar cualquier negociación previa con la Oficina de Patentes para determinar el alcance de las reivindicaciones de la patente (es decir, las negociaciones no pueden ser utilizadas por el titular de la patente o en su contra para determinar el alcance de las reivindicaciones dentro de la patente).
Esta es una de las diferencias significativas que existen entre la jurisprudencia de patentes canadiense y estadounidense, que lleva a algunos comentaristas jurídicos a afirmar que Canadá es más favorable a los titulares de derechos a la hora de presentar reclamaciones de patentes. [4]
En 2002, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictaminó que "las cuestiones derivadas del historial de tramitación no pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar el alcance de la protección de una patente, ni siquiera en lo que respecta al requisito de seguridad jurídica". [1] [5] Más de una década después, el Tribunal Federal de Justicia dictaminó [6] el 14 de junio de 2016 que las declaraciones realizadas durante la tramitación pueden indicar cómo interpreta una patente el experto en la materia . Al mismo tiempo, el Tribunal Federal de Justicia estableció que dichas indicaciones no deben utilizarse como única base para interpretar una reivindicación.
El Tribunal Supremo irlandés ha dictaminado que "la prueba del expediente que refleja las opiniones del titular de la patente en cuanto a la interpretación de las reivindicaciones es inadmisible". [1] [7]
El Tribunal Supremo de los Países Bajos ha llegado a la conclusión contraria a la de la mayoría de los demás países europeos [1] . El Tribunal Supremo de los Países Bajos ha declarado que cuando "un tercero invoca el expediente de examen al confirmar la interpretación que defiende de una patente, no se puede considerar que ese requisito [el umbral de duda razonable] imponga ninguna restricción a la vinculación de los datos públicos del expediente de examen con la interpretación de la patente". [8]
Los tribunales del Reino Unido han dictaminado que se debe desalentar el uso del archivo de examen para ayudar a la construcción de una patente [9], excepto cuando ese archivo incluya "información objetiva y comentarios sobre experimentos". [1] [10]
El caso que define la preclusión por acción de la fiscalía en los Estados Unidos es Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. .
En noviembre de 2000, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal estableció una regla de exclusión total. Esta regla de exclusión total prohibía por completo que el titular de una patente invocara la doctrina de los equivalentes para determinados elementos de su reclamación en los casos en que, durante la tramitación de la patente, presentara:
La Corte Suprema de los Estados Unidos, en su opinión Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 US 722 (2002), citando la instrucción en Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. , al encontrar que "los tribunales deben ser cautelosos antes de adoptar cambios que alteren las expectativas establecidas de la comunidad de inventores", anuló la prohibición total emitida por el Circuito Federal. También reconoció que si bien cualquier enmienda restrictiva realizada por una razón relacionada con la patentabilidad podría dar lugar a la preclusión del historial de procesamiento, los inventores que modificaron sus reivindicaciones según la jurisprudencia anterior no tenían motivos para creer que estaban concediendo todos los equivalentes de los elementos modificados al responder a un rechazo. Si lo hubieran sabido, afirmó la Corte, podrían haber apelado el rechazo.
Teniendo presente esta política, el Tribunal declaró que prefería un enfoque de presunción de ineficacia a la doctrina de los equivalentes. Este enfoque de presunción de ineficacia sostiene que cuando se modifican las reivindicaciones, "se considera que el inventor reconoce que la patente no se extiende hasta el alcance de la reivindicación original" y el titular de la patente tiene la carga de demostrar que la modificación no renuncia al equivalente en particular. Para tener éxito, entonces, el titular de la patente debe demostrar que: