Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 US 722 (2002), fue unadecisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el área de la ley de patentes que examinó la relación entre la doctrina de equivalentes (que sostiene que una patente puede ser infringida por algo que no cae literalmente dentro del alcance de las reivindicaciones porque se ha sustituido una característica o elemento algo insustancial) y la doctrina de preclusión del historial de procesamiento (que sostiene que una parte que realiza un cambio en una solicitud de patente para adaptarse a los requisitos de la ley de patentes no puede reclamar la infracción por equivalentes de un elemento que fue limitado por ese cambio).
Festo Corporation (el peticionario) poseía patentes para un dispositivo industrial. Después de que Festo comenzó a comercializar su dispositivo, Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (SMC, los demandados) entró en el mercado con un dispositivo que utilizaba un anillo de sellado de dos vías y una manga no magnetizable . Festo Corporation ya poseía dos patentes similares (aunque su solicitud de patente inicial fue rechazada) para este dispositivo industrial. Festo presentó una demanda, alegando que el dispositivo de SMC era lo suficientemente similar como para infringir las patentes de Festo según la doctrina de equivalentes . La reclamación de Festo había sido modificada durante el proceso para, al menos, cumplir con el 35 USC §112 (estructura de la reclamación, consulte las reclamaciones de Jepson ), y por lo tanto Shoketsu afirmó que la preclusión del historial de procesamiento debería impedir que Festo afirmara equivalentes.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts sostuvo que las modificaciones de Festo no se hicieron para evitar la técnica anterior y, por lo tanto, las modificaciones no eran del tipo que da lugar a la preclusión. Un panel del Circuito Federal confirmó. 72 F. 3d 857 (1995). La Corte Suprema concedió el certiorari , anuló y remitió el caso a la luz de una decisión intermedia en Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co. . Después de una decisión del panel original sobre la devolución, 172 F. 3d 1361 (1999), el Circuito Federal ordenó una nueva audiencia en pleno , 187 F. 3d 1381 (1999). El tribunal en pleno sostuvo que las modificaciones de las reivindicaciones realizadas para cumplir con la Ley de Patentes presentaban un impedimento total para reclamar equivalentes.
Si cualquier enmienda a una solicitud de patente que limitó una reivindicación de patente para cumplir con la Ley de Patentes crea una prohibición absoluta para los equivalentes para la limitación de reivindicación particular que fue limitada por la enmienda.
La Corte Suprema anuló la sentencia del Circuito Federal , sosteniendo que tales enmiendas no crean una prohibición absoluta, sino que deben ser examinadas a la luz de la razón del cambio. En la opinión unánime, el juez Kennedy explicó que no se trataba de si el impedimento por antecedentes penales se aplicaba a las enmiendas, sino en qué medida la enmienda renunciaba a la cobertura de la reclamación. Si el cambio se hizo para aclarar una traducción, por ejemplo, el inventor no debería sufrir ninguna reducción de derechos. Pero si el cambio se hizo para evitar que la patente se superpusiera con otra patente, entonces se presumirá que el solicitante ha renunciado al derecho a quejarse por algo más amplio que la propia reivindicación de la patente.
En particular, el Tribunal sostuvo que la decisión del titular de la patente de limitar las reivindicaciones mediante una enmienda para cumplir con la Ley de Patentes supone automáticamente la renuncia al territorio entre la reivindicación original y la reivindicación modificada, es decir, una presunción de renuncia a todos los equivalentes para la limitación de la reivindicación particular que se redujo mediante la enmienda. El Tribunal, por tanto, impuso al solicitante la carga de demostrar a qué equivalentes no se había renunciado.
El Tribunal admitió, sin embargo, que hay algunos casos en los que la enmienda no puede considerarse como una renuncia a un equivalente particular. "El equivalente puede haber sido imprevisible en el momento de la solicitud; la razón subyacente a la enmienda puede no tener más que una relación tangencial con el equivalente en cuestión; o puede haber alguna otra razón que sugiera que no podía esperarse razonablemente que el titular de la patente hubiera descrito el sustituto insustancial en cuestión. En esos casos, el titular de la patente puede superar la presunción de que la preclusión del historial de tramitación impide una constatación de equivalencia".
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