State Street Bank and Trust Company contra Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), también conocido como State Street o State Street Bank , fue una decisión de 1998 de laCorte de Apelaciones de los Estados Unidos. para el Circuito Federalsobre lapatentabilidad de métodos comerciales.State Streetestableció durante un tiempo el principio de que unainvenciónera elegible para protección mediante una patente en los Estados Unidos si involucraba alguna aplicación práctica y, en palabras de laState Street, "produce un resultado útil, concreto y tangible". ".
Sin embargo , con la decisión del Circuito Federal de 2008 In re Bilski , [1] , la prueba de lo útil-concreto-tangible fue descartada. Según la opinión Bilski del Circuito Federal , la "'investigación de resultados útiles, concretos y tangibles' es inadecuada", y las partes de la decisión de State Street que se basan en esta investigación ya no tienen ningún efecto según la ley de patentes de Estados Unidos. La Corte Suprema confirmó la sentencia del Circuito Federal en Bilski v. Kappos . [2]
El 9 de marzo de 1993, Signature Financial Group, Inc. obtuvo la patente estadounidense 5.193.056 [3] titulada "Sistema de procesamiento de datos para configuración de servicios financieros Hub and Spoke". Los "radios" eran fondos mutuos que agrupaban sus activos en un "centro" central. Cuando esto se hace en relación con ciertos procedimientos contables diarios de acuerdo con las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las ganancias se transfieren a los accionistas a efectos fiscales, sin estar sujetas primero al impuesto sobre la renta empresarial, como lo estarían de otra manera. [4] Los procedimientos son tan complejos que no podrían realizarse, en el intervalo de tiempo que permiten las regulaciones del IRS, sin utilizar una computadora digital programada. [5]
Se ha señalado que la reivindicación de patente comprende medios para realizar pasos que son los requisitos especificados en un reglamento del Servicio de Impuestos Internos para evadir impuestos [6] en una sociedad. [7] Este gráfico ilustra cómo la redacción de la reivindicación de patente corresponde a la legislación y las regulaciones fiscales de EE. UU. Por tanto, la patente se refiere, en efecto, al cumplimiento de la legislación fiscal estadounidense.
El tribunal de distrito declaró inválida la patente en lo que respecta a materias no legales. Sin embargo, el Circuito Federal se retractó en una opinión que fue seguida por un gran aumento en la emisión de patentes de software y métodos comerciales. El Circuito Federal declaró:
[L]a transformación de datos, que representan cantidades discretas en dólares, por una máquina a través de una serie de cálculos matemáticos en un precio final de la acción, constituye una aplicación práctica de un algoritmo, fórmula o cálculo matemático, porque produce "un valor útil y concreto". y resultado tangible": un precio final de la acción fijado momentáneamente para fines de registro e información e incluso aceptado y utilizado por las autoridades reguladoras y en operaciones posteriores.
En ese momento y durante la década siguiente, muchos consideraron que esta decisión era importante porque anteriormente se pensaba que los "métodos de hacer negocios" no eran elegibles para la concesión de patentes. [8] Por ejemplo, en Hotel Security Checking Co. contra Lorraine Co. , el Segundo Circuito sostuvo que no se podía patentar un sistema de contabilidad para evitar que los camareros robaran los pagos de los clientes por las comidas. [9] En Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , [10] el Circuito de DC sostuvo que una patente sobre mezclas de whisky de "pruebas a ciegas" para determinar las preferencias de los consumidores sería "una restricción seria al avance de la ciencia y la industria" y, por lo tanto, debe ser rechazado. [11]
El Circuito Federal rechazó esta opinión en su opinión del State Street Bank :
La excepción del método comercial nunca ha sido invocada por este tribunal, ni por la CCPA , para considerar una invención no patentable. La aplicación de esta excepción particular siempre ha estado precedida por una sentencia basada en algún concepto más claro del Título 35 o, más comúnmente, la aplicación de la excepción de idea abstracta basada en la búsqueda de un algoritmo matemático. [12]
El Circuito Federal consideró inapropiado crear una excepción adicional [13] al principio de que "cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre es patentable". [14] En consecuencia, el Circuito Federal aplicó ese principio a todos los métodos comerciales que "produzcan un resultado útil, concreto y tangible".
La opinión del State Street Bank provocó un gran aumento en las patentes de métodos comerciales y de software. En 1991, las patentes relacionadas con el software representaban alrededor del 20 por ciento del total anual; en 2011 representaban alrededor del 50 por ciento. El número absoluto de patentes de software aumentó de aproximadamente 25.000 por año a 125.000 por año en este período. Un gráfico adjunto muestra un análisis de dichos datos por parte de la GAO .
En mayo de 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de Estados Unidos comentó en una opinión concurrente en el caso eBay [15] que un "número creciente" de patentes de métodos comerciales eran de "vaguedad potencial y validez sospechosa". A él se unieron los jueces Stevens, Souter y Breyer.
En junio de 2006, el Tribunal desestimó el certiorari en LabCorp contra Metabolite, Inc. [16] El Circuito Federal había decidido el caso sobre la base del precedente de State Street . Tres jueces (Breyer, J., junto con Stevens y Souter, JJ.) disintieron de la desestimación, argumentando que el Circuito Federal había decidido el caso LabCorp sobre la prueba legal errónea de "resultado útil, concreto y tangible" enunciada en el Estado. Caso callejero . Esta era una prueba legal, argumentó la disidencia, según la cual las patentes que la Corte Suprema había considerado no elegibles para patentes serían consideradas elegibles para patentes, citando como ejemplos O'Reilly contra Morse , Gottschalk contra Benson y Parker contra Flook . Por lo tanto, el Tribunal debería decidir el caso, sostuvieron los jueces disidentes, para "disminuir la inseguridad jurídica en el área, que afecta a un número sustancial de reivindicaciones de patentes".
En 2008, en In re Bilski , el Circuito Federal decidió reconsiderar State Street en pleno . En su orden, el tribunal enumeró como una de las preguntas que debían informar el solicitante, el PTO y los amici curiae era "Si el tribunal debería reconsiderar State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) . en el que el tribunal había sostenido que los métodos comerciales podían patentarse, y si ese [e] caso[] debería ser anulado en algún aspecto". [17]
En la opinión en pleno que el tribunal emitió posteriormente, [18] descartó la prueba de "resultado útil, concreto y tangible" (UCTR) establecida en State Street , pero no anuló explícitamente a State Street en su totalidad. El tribunal dijo que la prueba UCTR "es insuficiente para determinar si una reivindicación es elegible para ser patentada según el artículo 101" [19] y "es inadecuada" [20] y reafirmó que "la prueba de máquina o transformación descrita por "la Corte Suprema es la prueba adecuada a aplicar". En cuanto a State Street , dijo el tribunal, "aquellas partes de nuestras opiniones en State Street , que se basan en un análisis de 'resultados útiles, concretos y tangibles', ya no deberían ser consideradas". [21]
La opinión mayoritaria del Circuito Federal no sostuvo que los métodos comerciales sean categóricamente inelegibles para patentes. Los jueces Mayer y Dyk estuvieron de acuerdo con la mayoría en que se debería denegar la solicitud de patente de Bilski, pero argumentaron que la base adecuada para tomar la decisión era que los métodos comerciales no podían patentarse según una interpretación adecuada de la ley.
En su opinión separada en In re Bilski , el juez de circuito federal Mayer declaró: "No es sorprendente que State Street y su progenie hayan generado un atronador coro de críticas", y recogió citaciones para las autoridades que lo apoyaron. Citó una fuente para la declaración, "El reciente respaldo por parte del Circuito Federal a la protección de patentes para métodos de hacer negocios marca una desviación tan radical del precedente que invita a buscar su justificación" y otra para esto: "Denominar [la situación siguiente State Street ] preocupante es quedarse corto. El consenso parece ser que no se deberían conceder patentes para nuevos métodos comerciales".
La Corte Suprema confirmó la sentencia de inelegibilidad de patente en Bilski v. Kappos . No respaldó el uso de la prueba de máquina o transformación como única prueba, pero dijo que era sólo una "pista útil" para tomar la determinación. La mayoría del Tribunal también se negó a considerar categóricamente que los métodos comerciales no son elegibles para patentes. Sin embargo, cuatro jueces (el juez Stevens, concurrente, junto con los jueces Breyer, Ginsburg y Sotomayor) habrían considerado que todos los métodos comerciales no eran elegibles para patentes, sobre la base de los antecedentes históricos de la cláusula de patente de la Constitución. En una opinión concurrente separada del juez Breyer, enumeró puntos en los que la Corte estuvo de acuerdo unánimemente. Un punto fue que el caso del State Street Bank no era una declaración correcta de la ley.
Las decisiones posteriores de la Corte Suprema en Mayo v. Prometheus y Alice v. CLS Bank ampliaron aún más Bilski y borraron sustancialmente State Street . Estas decisiones establecieron una investigación de dos pasos en los que, primero, el tribunal debe examinar si la invención reivindicada está dirigida a una idea abstracta o a un principio natural; de ser así, sigue un segundo paso en el que el tribunal debe determinar si la invención reivindicada implementa la idea abstracta de manera inventiva o de manera meramente rutinaria o convencional. A menos que la implementación o aplicación de la idea abstracta incorpore un "concepto inventivo", la invención reivindicada no es elegible para patente. (Estos conceptos se explican con más detalle en los artículos sobre los casos Mayo y Alice ). Según esta prueba, la patente de State Street sería inválida. [22]
Alice sostiene específicamente que una implementación informática genérica de una idea abstracta no es elegible para patente. En Alice , la Corte Suprema sostuvo que una invención relacionada con un software en un procedimiento comercial existente no podía salvarse de la inelegibilidad de la patente y hacerse elegible para la patente simplemente diciendo: "Hazlo con una computadora". Más bien sería necesario implementar el procedimiento de manera inventiva. Esta decisión parece haber anulado la decisión de State Street sub silentio , como se pedía en la disidencia de eBay .
Después de la decisión de Alice , muchas de las patentes de métodos comerciales que se habían concedido como resultado de la decisión de State Street fueron invalidadas. Un comentarista tabuló las estadísticas hasta junio de 2015. Encontró que el Circuito Federal declaró inválidas más del 90 por ciento, mientras que los tribunales de distrito invalidaron más del 70 por ciento. [23]
En una de estas decisiones del tribunal de distrito, el juez de circuito federal Bryson , designado juez de distrito, habló de estas patentes de métodos comerciales como carentes de inventiva y meras recitaciones "aspiracionales" de "métodos para realizar una función comercial común" sin ninguna descripción de " cualquier forma novedosa de realizar esa función" aparte de decir "hazlo con una computadora":
En resumen, dichas patentes, aunque frecuentemente disfrazadas con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y enumeran operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El principal defecto de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente esté dirigida a algo "significativamente más que" la idea abstracta no elegible en sí. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, más que soluciones inventivas. Además, debido a que describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. [24]