Freeman-Walter-Abele es una prueba judicial ahora obsoleta en la ley de patentes de Estados Unidos . Provino de tres decisiones del Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas de los Estados Unidos : In re Freeman , [1] 573 F.2d 1237 (CCPA 1978), In re Walter , 618 F.2d 758 (CCPA 1980); [2] e In re Abele , 684 F.2d 902 (CCPA 1982) [3] , que intentó cumplir con decisiones entonces recientes de la Corte Suprema sobre reclamaciones de patentes relacionadas con software.
La prueba se utilizó para determinar si una reivindicación de patente estaba dirigida exclusivamente a principios o algoritmos matemáticos , que no son materia patentable. El objetivo de la prueba era permitir reclamaciones que no intentaran monopolizar materias tradicionalmente no elegibles para patentes, como las matemáticas, el pensamiento y las leyes de la naturaleza. Aunque se ocupa principalmente de algoritmos matemáticos, la prueba tiene cierta aplicabilidad en todas las discusiones temáticas. Su uso alcanzó su punto máximo en 1994 con In re Schrader . Su uso luego se desvaneció, para ser reemplazado por la ahora también reemplazada prueba de "resultados útiles, concretos y tangibles" de In re Alappat . La prueba legal actual para la elegibilidad de una patente se establece en las decisiones de la Corte Suprema en Bilski contra Kappos , Mayo contra Prometheus y Alice contra CLS Bank .
La prueba de Freeman fue:
En primer lugar, debe determinarse si la afirmación menciona directa o indirectamente un "algoritmo" en el sentido que Benson da a ese término, ya que una afirmación que ni siquiera menciona un algoritmo claramente no puede adelantarse por completo a un algoritmo. En segundo lugar, la afirmación debe analizarse más a fondo para determinar si en su totalidad se adelanta por completo a ese algoritmo. [4]
En Freeman, la invención fue un sistema para componer información alfanumérica, utilizando un sistema de control basado en computadora junto con una fotocompositora de diseño convencional. [5] La invención fue:
... tres pasos de procesamiento de señales. Primero, se leen los códigos de entrada y se construye una estructura de árbol de símbolos que representan la expresión matemática. En segundo lugar, las señales que especifican las posiciones relativas de los puntos de concatenación de los símbolos se componen mediante la aplicación del algoritmo de posicionamiento local. En tercer lugar, se genera una imagen de la expresión, con todos los símbolos en la posición adecuada, en el CRT u otro dispositivo de salida. [6]
El tribunal limitó el término "algoritmo" a fórmulas o algoritmos matemáticos. El tribunal no consideró que el paso de Freeman fuera una fórmula o algoritmo y, por lo tanto, revocó los rechazos de las reclamaciones del PTO.
En Walter , la invención fue un sistema para procesar señales sísmicas de "chirridos" mediante procedimientos matemáticos. El PTO pidió al tribunal que reconsiderara el segundo paso de Freeman , que según el PTO entraba en conflicto con el caso Flook de la Corte Suprema . El tribunal declaró que el segundo paso de Freeman "implica un examen de la reclamación 'para determinar si en su totalidad se adelanta por completo [al] algoritmo'". [7] El tribunal dijo que reformularía "el segundo paso de la prueba de Freeman en términos aparte de la preferencia." [8] La nueva versión fue:
Si parece que el algoritmo matemático se implementa de una manera específica para definir relaciones estructurales entre los elementos físicos de la reclamación (en reivindicaciones de aparatos) o para refinar o limitar los pasos de la reclamación (en reivindicaciones de proceso), siendo la reclamación por lo demás legal, la reclamación pasa la prueba según el § 101. Sin embargo, si el algoritmo matemático simplemente se presenta y resuelve mediante la invención reivindicada, como fue el caso en Benson y Flook , y no se aplica de ninguna manera a elementos físicos o pasos del proceso, ninguna cantidad de post -la actividad de solución hará legal la reclamación; ni se salva con un preámbulo que se limite a recitar el campo de uso del algoritmo matemático. [9]
Además, "si el producto final de una invención reivindicada es un número puro, como en Benson y Flook , la invención no es obligatoria, independientemente de cualquier actividad posterior a la solución que la haga disponible para su uso por una persona o máquina para otros fines". ". Por otro lado, si la invención del producto produce algo físico", como un rastro sísmico, podría patentarse. El tribunal evaluó la invención reivindicada y decidió que era sólo un cálculo y, por lo tanto, no era elegible para patente. [10]
Finalmente, en Abele se inventó un sistema para procesar señales de escáner TAC. Una vez más, el tribunal abordó y perfeccionó el segundo paso del análisis. El tribunal dijo que los solicitantes que apelaron el rechazo del PTO tenían un argumento válido cuando se quejaron de que la prueba establecía dos extremos de un espectro y luego no lograba "proporcionar una herramienta útil para analizar las reclamaciones en la 'zona gris' que se sitúa entre los dos extremos de ese espectro." [11] Ahora, el tribunal reformuló la prueba en estos términos:
Se debe interpretar que Walter no requiere más que que el algoritmo sea "aplicado de cualquier manera a elementos físicos o pasos del proceso", siempre que su aplicación esté circunscrita por más que una limitación de campo de uso o una actividad posterior a la solución no esencial. Por lo tanto, si la reclamación sería "de otro modo legal", aunque inoperante o menos útil sin el algoritmo, la reclamación también presenta materia legal cuando se incluye el algoritmo. Concluimos que esta lectura amplia de Walter está de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema. [12]
La versión final de la prueba consta de dos partes. En primer lugar, determinar si la reclamación cita un algoritmo en el sentido de Benson . En segundo lugar, determinar si el algoritmo se "aplica de alguna manera a elementos físicos o pasos del proceso" según In re Abele .
Según la versión final de la prueba Freeman-Walter-Abele , cualquier colocación de cualquier aparato convencional obvio en la reivindicación parecía ser suficiente para que el tribunal determinara que la materia en cuestión era elegible para la patente. En un caso, fue suficiente una ROM para almacenar cuadrados numéricos. [13] Esta situación fue burlescada en el mítico "Caso del esparcidor de sustancias automatizado", un sistema computarizado para esparcir fertilizantes. [14]
Esta prueba fue eliminada en gran medida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal con In re Alappat . [15] Ahora, el resultado se volvió más importante. Si un algoritmo matemático producía un "resultado útil, concreto y tangible", la reclamación era materia de derecho. Así, a finales de la década de 1990, en casos como AT&T Corp. contra Excel Communications, Inc. en 1999 y otros casos similares, ya no se requería la presencia de elementos físicos de hardware.
La prueba Freeman-Walter-Abele fue repudiada en 1998 en State Street Bank , que la describió como de "poca o ninguna aplicabilidad para determinar la presencia de materia legal". [ cita necesaria ]
Sin embargo, siguió utilizándose en la oficina de patentes, que lo consideraba similar a las pruebas de "aplicación práctica" y "resultados útiles, concretos y tangibles". [ cita necesaria ] [ dudoso - discutir ]
En el caso In re Alappat quedó claro que la mayoría del Circuito Federal había perdido la paciencia con la complejidad de la prueba Freeman-Walter-Abele , pero el juez principal Nies y el juez Archer discreparon de este paso. Las dos decisiones de Trovato pusieron de relieve la diferencia de opiniones. [16] La decisión original del panel de Trovato utilizó la prueba Freeman-Walter-Abele para encontrar que las afirmaciones de Trovato eran "ideas abstractas" no elegibles. La orden de nulidad no dio ninguna razón por la cual la opinión original del juez Nies era incorrecta. [17]
Ninguna opinión posterior del Circuito Federal se basó en la prueba Freeman-Walter-Abele . Luego, el Circuito Federal recurrió a la prueba menos compleja de "resultados útiles, concretos y tangibles", pero la rechazó en In re Bilski , que adoptó una versión modificada de la prueba Freeman-Walter-Abele , conocida como la " máquina- prueba de transformación o ". En la apelación de In re Bilski , en Bilski contra Kappos , y luego en dos casos posteriores, Mayo contra Prometheus y Alice contra CLS Bank , la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación era sólo una "pista útil" a la elegibilidad de la patente y especificó una prueba de elegibilidad de la patente de dos pasos en la que el tribunal primero tenía que determinar si la reivindicación de patente bajo análisis estaba dirigida a un principio abstracto y, de ser así, si el principio se implementaba de manera inventiva y no convencional, según lo prescrito en Flook .
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