eBay Inc. v. MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006), es un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó por unanimidad queno se debe emitir automáticamente una orden judicial basándose en una constatación de infracción de patente , pero también que no se debe denegar una orden judicial simplemente sobre la base de que el demandante no practica la invención patentada. [1] En cambio, un tribunal federal aún debe sopesar lo que el Tribunal describió como la prueba de cuatro factores tradicionalmente utilizada para determinar si se debe emitir una orden judicial. [1]
El sitio de subastas en línea eBay utiliza prácticas en su tecnología de subastas en línea para las cuales MercExchange posee patentes, incluida la patente estadounidense 5.845.265 , que cubre la función "Cómpralo ahora" de eBay, más del 30 por ciento del negocio de la empresa. En 2000, eBay inició negociaciones para comprar directamente la cartera de patentes de subastas en línea de MercExchange . Cuando eBay abandonó su esfuerzo, MercExchange demandó a eBay por violación de patentes y prevaleció en un juicio con jurado en Virginia en 2003 , que encontró que eBay había infringido deliberadamente las patentes de MercExchange y ordenó un pago de casi $30 millones en daños. [2] Después del veredicto, MercExchange solicitó una orden judicial para evitar que eBay siguiera utilizando su propiedad intelectual, pero el Tribunal de Distrito denegó la solicitud. [3] El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal revocó la decisión del Tribunal de Distrito en 2005, afirmando que había una "regla general de que los tribunales emitirán órdenes judiciales permanentes contra la infracción de patentes en ausencia de circunstancias excepcionales". [4] Tras la revocación de la sentencia, eBay llevó su caso a la Corte Suprema, donde prevaleció. En la opinión mayoritaria, la Corte Suprema concluyó que una orden judicial permanente en casos de infracción de patentes sólo puede emitirse si el demandante puede demostrar que la cuestión satisface una prueba de cuatro factores (véase más adelante).
A medida que la batalla legal se prolongaba, MercExchange redujo su plantilla de más de 40 empleados a sólo tres. MercExchange también fue ridiculizada como un "troll de patentes": inventores que utilizan la amenaza de medidas cautelares para obtener cuantiosas compensaciones legales por violar patentes de dudoso valor. [2]
La Corte Suprema revocó la aprobación de la orden judicial por parte del Circuito Federal, sosteniendo que nada en la Ley de Patentes eliminaba la confianza tradicional en la ponderación de los factores equitativos considerados para determinar si se debía emitir una orden judicial. [5] Pero también dictaminó que el Tribunal de Distrito se equivocó al denegar una orden judicial sobre la base de que MercExchange no practica por sí mismo la invención patentada.
Esa prueba exige que el demandante demuestre: (1) que ha sufrido un daño irreparable; (2) que los recursos disponibles por ley son inadecuados para compensar ese daño; (3) que, considerando el equilibrio de las dificultades entre el demandante y el demandado, se justifica un recurso en equidad; y (4) que el interés público no se vería perjudicado por una orden judicial permanente. La decisión de conceder o denegar dicha reparación es un acto de discreción equitativa del tribunal de distrito, revisable en apelación por abuso de discreción. (...) Ni el Tribunal de Distrito ni el Tribunal de Apelaciones inferior aplicaron estos principios de manera justa.
Aunque el Tribunal de Distrito recitó la prueba tradicional de los cuatro factores, 275 F.Supp.2d, pág. 711, pareció adoptar ciertos principios expansivos que sugerían que no se podía emitir una medida cautelar en una amplia franja de casos. En particular, concluyó que la “voluntad del demandante de conceder licencias para sus patentes” y “su falta de actividad comercial en la práctica de las patentes” serían suficientes para establecer que el titular de la patente no sufriría un daño irreparable si no se emitiera una medida cautelar. Id., pág. 712. Pero los principios de equidad tradicionales no permiten clasificaciones tan amplias. Por ejemplo, algunos titulares de patentes, como los investigadores universitarios o los inventores autodidactas, podrían preferir razonablemente conceder licencias para sus patentes, en lugar de emprender esfuerzos para asegurar la financiación necesaria para llevar sus obras al mercado por sí mismos. Dichos titulares de patentes pueden ser capaces de satisfacer la prueba tradicional de los cuatro factores, y no vemos ninguna base para negarles categóricamente la oportunidad de hacerlo.
El tribunal señaló que había rechazado sistemáticamente las invitaciones a reemplazar las consideraciones equitativas tradicionales con una regla que permitiera medidas cautelares automáticas en sus casos de derecho de autor , como New York Times Co. v. Tasini , 533 US 483 (2001).
Si bien los ocho jueces (el juez Alito no participó) se unieron a la opinión mayoritaria redactada por el juez Thomas que establecía que no debería haber una regla general sobre cuándo se debe emitir una orden judicial en un caso de patentes, hubo dos opiniones concurrentes con tres y cuatro jueces respectivamente, que establecían pautas sugeridas para otorgar órdenes judiciales.
El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, escribió una opinión concurrente, a la que se sumaron los jueces Scalia y Ginsburg , señalando que "al menos desde principios del siglo XIX, los tribunales han concedido medidas cautelares tras una constatación de infracción en la gran mayoría de los casos de patentes", aplicando la prueba de los cuatro factores.
Por otra parte, el juez Kennedy , acompañado por los jueces Stevens , Souter y Breyer , escribió en una opinión concurrente separada:
En los casos que se están planteando, los tribunales de primera instancia deben tener presente que, en muchos casos, la naturaleza de la patente que se pretende aplicar y la función económica del titular de la patente plantean consideraciones muy diferentes a las de casos anteriores. Se ha desarrollado una industria en la que las empresas utilizan las patentes no como base para producir y vender bienes, sino, en cambio, principalmente para obtener derechos de licencia. ... Para estas empresas, un mandato judicial y las sanciones potencialmente graves que surgen de su violación pueden emplearse como herramienta de negociación para cobrar honorarios exorbitantes a las empresas que intentan comprar licencias para poner en práctica la patente. ... Cuando la invención patentada es sólo un pequeño componente del producto que las empresas intentan producir y la amenaza de un mandato judicial se emplea simplemente para ejercer una influencia indebida en las negociaciones, los daños legales pueden ser suficientes para compensar la infracción y un mandato judicial puede no servir al interés público. Además, la medida cautelar puede tener consecuencias diferentes para el creciente número de patentes sobre métodos comerciales, que no tenían mucha importancia económica y jurídica en épocas anteriores. La posible vaguedad y la validez sospechosa de algunas de estas patentes pueden afectar el cálculo según la prueba de cuatro factores. [1]
Así, la opinión de Roberts se inclinó más a favor de conceder medidas cautelares en eBay y casos similares, mientras que la opinión de Kennedy expresó escepticismo, en particular cuando también se ha cuestionado la validez de la patente y sigue sin resolverse. Ninguna de estas opiniones concurrentes tiene fuerza de ley, ya que ninguna de ellas fue apoyada por la mayoría de la Corte.
El 30 de julio de 2007, el Tribunal de Distrito volvió a emitir una orden denegando la medida cautelar, y determinó que, basándose en el historial de MercExchange de licencias o intentos de licencias de la patente, una indemnización monetaria de 30 millones de dólares era una reparación suficiente. [6] [7] El 28 de febrero de 2008, las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo después de seis años de litigio. En virtud del acuerdo, MercExchange debía ceder las patentes a eBay; los términos del acuerdo eran, por lo demás, confidenciales. [8] [9]
