Las patentes de métodos comerciales son una clase de patentes que divulgan y reivindican nuevos métodos de hacer negocios. Esto incluye nuevos tipos de comercio electrónico, seguros, banca y cumplimiento tributario, etc. Las patentes de métodos comerciales son un tipo de patente relativamente nuevo y se han realizado varias revisiones que investigan la idoneidad de patentar métodos comerciales. No obstante, se han convertido en activos importantes tanto para los inventores independientes como para las grandes corporaciones. [1]
En general, las invenciones son elegibles para protección de patente si pasan las pruebas de patentabilidad : materia patentable , novedad , actividad inventiva o no evidencia , y aplicabilidad (o utilidad ) industrial .
Un método comercial puede definirse como "un método de operar cualquier aspecto de una empresa económica". [2]
El 7 de enero de 1791, Francia aprobó una ley de patentes que establecía que "Todo nuevo descubrimiento o invención, en cualquier tipo de industria, es propiedad de su autor...". Los inventores pagaban una tasa dependiendo de la duración deseada de la patente (5, 10, 15 años), presentaban una descripción de la invención y se les concedía una patente. No hubo ningún examen previo. La validez se determinó en los tribunales. 14 de las 48 patentes iniciales fueron para invenciones financieras. En junio de 1792, por ejemplo, se concedió una patente al inventor FP Dousset para un tipo de tontina en combinación con una lotería . [3] Estas patentes generaron preocupación y fueron prohibidas y declaradas inválidas en una enmienda a la ley aprobada en 1792.
En Gran Bretaña, en 1778 se concedió una patente a John Knox para un "[plan] para garantizar la vida de personas de 10 a 80 años de edad". [4] En ese momento, en la legislación británica, las patentes sólo podían concederse para objetos manufacturados, no para procesos de fabricación. [ cita necesaria ]
En los Estados Unidos se han concedido patentes sobre métodos para hacer negocios desde que se estableció el sistema de patentes estadounidense en 1790. [5] La primera patente financiera se concedió el 19 de marzo de 1799 a Jacob Perkins de Massachusetts por una invención para "detección de falsificaciones". Notas." Todos los detalles de la invención de Perkins, que presumiblemente era un dispositivo o proceso en el arte de la imprenta, se perdieron en el gran incendio de la Oficina de Patentes de 1836 . Su existencia sólo se conoce por otras fuentes.
La primera patente financiera de la que sobrevive una descripción escrita detallada fue la de un método de impresión titulado "Un modo de prevenir la falsificación" concedida a John Kneass el 28 de abril de 1815. [6] Los primeros cincuenta años de la Oficina de Patentes de Estados Unidos vieron la concesión de cuarenta y una patentes financieras en las artes de los billetes de banco (2 patentes), letras de crédito (1), letras de cambio (1), cheques en blanco (4); detección y prevención de falsificaciones (10), recuento de monedas (1), tablas de cálculo de intereses (5) y loterías (17).
Por otro lado, casos como el de Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. , 160 F. 467 (2d Cir. 1908), que sostenía que un sistema de contabilidad para evitar la malversación por parte de los camareros no era patentable, a menudo se interpretaban como que implicaban una "excepción de método comercial", en la que los métodos comerciales no son patentables. [7] Otro caso de este tipo fue Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , 180 F.2d 26 (DC Cir. 1950), en el que el tribunal sostuvo que una patente sobre mezclas de whisky de "pruebas a ciegas" para las preferencias del consumidor sería " una seria restricción al avance de la ciencia y la industria" y por lo tanto debería ser rechazada.
Durante muchos años, la USPTO adoptó la posición de que los "métodos de hacer negocios" no eran patentables. Sin embargo, con la aparición en las décadas de 1980 y 1990 de solicitudes de patentes en Internet o en métodos de comercio habilitados por computadora, la USPTO descubrió que ya no era práctico determinar si una determinada invención implementada por computadora era una invención tecnológica o una invención comercial. En consecuencia, adoptaron la posición de que los examinadores no tendrían que determinar si una invención reivindicada era un método para hacer negocios o no. Determinarían la patentabilidad basándose en los mismos requisitos legales que cualquier otra invención. [8] [9]
La concesión posterior de patentes sobre métodos implementados por computadora para hacer negocios fue impugnada en el caso State Street Bank v. Signature Financial Group de 1998 (47 USPQ 2d 1596 ( CAFC 1998)). El tribunal afirmó la posición de la USPTO y rechazó la teoría de que un "método de hacer negocios" fuera materia excluida. El tribunal confirmó además este principio en el caso AT&T Corp. contra Excel Communications, Inc. (50 USPQ 2d 1447 (Fed. Cir. 1999)).
La USPTO siguió exigiendo, sin embargo, que las invenciones de métodos comerciales deben aplicar, involucrar, utilizar o promover las "artes tecnológicas" para ser patentables. Esto se basó en una decisión no publicada de la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes de EE. UU ., Ex Parte Bowman , 61 USPQ2d 1665, 1671 (Bd Pat. App. & Inter. 2001). Este requisito podría cumplirse simplemente exigiendo que la invención se lleve a cabo en una computadora.
En octubre de 2005, los propios jueces administrativos de la USPTO anularon esta posición en una decisión mayoritaria de la junta en Ex Parte Lundgren , Apelación No. 2003-2088 (BPAI 2005). La junta dictaminó que el requisito de las "artes tecnológicas" no podía sostenerse, [10] ya que tal requisito no existía en la ley.
A la luz de Ex Parte Lundgren, la USPTO ha emitido directrices provisionales para que los examinadores de patentes determinen si una determinada invención reivindicada cumple con los requisitos legales de ser un proceso, fabricación, composición de materia o máquina (35 USC 101). [11] Estas directrices afirman que un proceso, incluido un proceso para hacer negocios, debe producir un resultado concreto, útil y tangible para ser patentable. No importa si el proceso está dentro de las artes tecnológicas tradicionales o no. El precio de un producto financiero, por ejemplo, se considera un resultado concreto, útil y tangible (véase State Street Bank contra Signature Financial Group ).
La USPTO ha reafirmado su posición de que las obras literarias, las composiciones musicales, las compilaciones de datos, los documentos legales (como las pólizas de seguros ) y las formas de energía (como los paquetes de datos transmitidos a través de Internet) no se consideran "manufacturas" y, por tanto, , por sí solos, no son patentables. No obstante, la USPTO ha solicitado comentarios del público sobre esta posición.
En 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de Estados Unidos calumnió las patentes de métodos comerciales cuando comentó que algunas de ellas eran de "potencial vaguedad y validez sospechosa". Esto se expresó en una opinión concurrente en el caso de eBay Inc. contra MercExchange, LLC [12] . Ha habido considerable especulación sobre cómo esta opinión podría afectar futuros litigios sobre patentes de métodos comerciales, particularmente cuando el propietario de una patente busca una orden judicial para detener un infractor. [13] En 2006, tres jueces (Breyer, J., junto con Stevens y Souter, JJ.) discreparon de la desestimación del certiorari otorgado de manera imprevista en Laboratory Corp. of Am. Holdings contra Metabolite Labs., Inc. , [14] argumentando que State Street enunció una prueba legal errónea según la cual los procesos que la Corte Suprema había considerado no elegibles para patentes se considerarían elegibles para patentes.
En Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación no es la única prueba para determinar si una reivindicación entra dentro del "proceso" objeto de la Ley de Patentes y, por lo tanto, es elegible para patente. En lugar de ser una prueba exclusiva de elegibilidad, la prueba de máquina o transformación es "una pista útil e importante, una herramienta de investigación, para determinar si algunas invenciones reivindicadas son procesos conforme al § 101. Con respecto a los hechos del caso que se le presenta , la Corte Suprema confirmó el rechazo en pleno del Circuito Federal de una solicitud de patente sobre un método para estabilizar los insumos de costos en la industria energética protegiendo los aumentos de precios contra las disminuciones. El Tribunal sostuvo que la estrategia de inversión establecida en la solicitud era una " idea abstracta", lo que la hace no elegible bajo esa excepción para las áreas temáticas generales enumeradas en la Ley de Patentes.
La decisión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos confirmó, pero calificó tajantemente, la decisión en pleno del Circuito Federal de 2008 en In re Bilski . [15] La decisión anunció una prueba de elegibilidad de patentes de "máquina o transformación" que, si hubiera sido aceptada como exclusiva para las patentes de proceso, habría hecho no elegibles muchas patentes de métodos comerciales otorgadas en la última década. Aunque la Corte Suprema rechazó su uso exclusivo, la prueba sigue siendo importante como "pista útil e importante" para determinar la elegibilidad de patentes de invenciones de procesos reivindicados. Bajo esta prueba: primero, los procesos que transforman un artículo de un estado o cosa a otro son elegibles para patentes independientemente de si su uso requiere una máquina. Los procesos que implican la transformación de datos financieros abstractos, como el reivindicado en formato de máquina en State Street , probablemente no sean patentables. En segundo lugar, los procesos que no realizan transformaciones que puedan ser patentadas sólo lo son si se afirma que se llevaron a cabo con una "máquina particular". Parece que una computadora digital programada de propósito general no es una máquina particular para este propósito. Bilski no deja claro si una máquina en particular debe ser novedosa y no obvia, y estar especialmente adaptada para llevar a cabo el nuevo proceso. La decisión de la Corte Suprema en Parker v. Flook [16] parece exigir eso, pero el tribunal Bilski no decidió opinar sobre este punto en ese momento. [17]
La opinión mayoritaria en In re Bilski se negó a considerar categóricamente inadmisibles los métodos comerciales por ningún motivo. Sin embargo, el disenso del juez Mayer, secundado por la opinión concurrente de los jueces Dyk y Linn, insistió en que el sistema de patentes de Estados Unidos se limita a la tecnología y, por lo tanto, excluye el comercio y los expedientes empresariales. El juez Mayer equiparó la limitación de la Constitución de los Estados Unidos de la concesión de patentes a las "artes útiles" [18] con una limitación a la tecnología, basándose en la jurisprudencia que establece que la tecnología es el equivalente moderno de las artes útiles. [19]
En noviembre de 2007, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos propuso reglas que requerirían que los contribuyentes que pagaron una tarifa de licencia por una patente fiscal lo declararan al IRS. [20]
Varios años más tarde, en Alice v. CLS Bank , la Corte Suprema volvió a abordar la elegibilidad de patente de un método comercial. Consideró que no era elegible para patente un método para asegurar la liquidación intermediada, una forma de depósito en garantía electrónico. Al invalidar la patente de Alice, el Tribunal anunció una prueba de dos pasos basada en decisiones anteriores del Tribunal en Mayo contra Prometheus y Funk Bros. Seed Co. contra Kalo Inoculant Co. Esta prueba primero determina si la invención reivindicada está dirigida a un formato abstracto. idea, ley de la naturaleza, fórmula matemática o abstracción similar. Si es así, el tribunal debe proceder al segundo paso: determinar si la forma en que la invención reivindicada implementa la abstracción contiene un concepto inventivo, en contraste con ser rutinario y convencional. Según la prueba de Alice , la invención reivindicada sólo es elegible para patente si contiene un concepto inventivo.
El método comercial de la USPTO que examina las unidades de arte respondió rápidamente a la decisión de Alice. Las asignaciones mensuales para patentes relacionadas con las finanzas cayeron al 10% de su valor anterior a Alice. [21] La Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes ha reaccionado de manera similar. Sólo alrededor del 20% de los rechazos de métodos comerciales apelados por parte de los examinadores de patentes son revocados por la junta. [22]
Que un método comercial se considere materia patentable depende de la jurisdicción legal . El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no aborda específicamente las patentes de métodos comerciales.
En Australia no existe una prohibición general sobre la patentabilidad de métodos comerciales. Su patentabilidad se determina aplicando las pruebas utilizadas para determinar la patentabilidad de cualquier tipo de invención. Sin embargo, en la decisión de Grant v Commissioner of Patents [2006] FCAFC 120, en el párrafo [47], el Pleno del Tribunal Federal de Australia sostuvo que un método comercial sólo será patentable si tiene un aspecto físico, siendo un efecto o fenómeno concreto, tangible, físico u observable. En consecuencia, los métodos comerciales "puros", es decir aquellos que no tienen un aspecto físico, no son patentables en Australia.
Se ha sugerido que Grant v Commissioner of Patents se decidió erróneamente porque el tribunal no aplicó adecuadamente la ley existente tal como se establece en la decisión del Tribunal Superior de Australia en National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252 y que el tribunal no debería haber impuesto un requisito de aspecto físico. [23]
Un método empresarial debe ser más que una idea o un teorema abstracto; de lo contrario, no es patentable en Canadá. Para ser patentable, el método empresarial debe tener una aplicación práctica.
Sin embargo, un método empresarial que sea una idea abstracta no se vuelve patentable simplemente porque tenga una aplicación práctica. Por ejemplo, un método empresarial particular que sea una idea abstracta no se vuelve patentable simplemente porque esté programado en una computadora como un algoritmo. Para que un método empresarial sea patentable, el algoritmo no puede ser toda la invención, sino sólo un aspecto de una combinación novedosa. Véase Amazon.com, Inc. contra el Fiscal General de Canadá, 2011 FCA 328, 24 de noviembre de 2011 [24]
En abril de 2017, la SIPO (es decir, la oficina de patentes china) revisó sus directrices de examen de patentes para permitir el patentamiento de métodos comerciales siempre que el método tuviera características técnicas. [25]
Según la Ley de Patentes brasileña 9279, no se consideran invenciones ni Modelos de Utilidad " los esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteos y de inspección ". [26]
Según el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), "los esquemas, reglas y métodos para (...) hacer negocios" no se consideran invenciones y no son patentables , "en la medida en que una solicitud de patente europea o una patente europea se relacionen a dicha materia o actividades como tales". [27]
Sin embargo, "[s]i el objeto reclamado especifica medios técnicos, como computadoras, redes informáticas u otros aparatos programables, para ejecutar al menos algunos pasos de un método comercial, no se limita al objeto excluido como tal y por lo tanto, no está excluido de la patentabilidad según el Art. 52(2)(c) y (3)." [28] En tal caso, la materia reivindicada se considera de naturaleza técnica y no está excluida de la patentabilidad en virtud del Artículo 52(2)(c) y (3) del EPC . Luego se evalúa, como segundo paso, si la invención implica actividad inventiva , considerando que las "características que no contribuyen al carácter técnico de la invención no pueden sustentar la presencia de actividad inventiva ( T 641/00 )". [29]
Según el Capítulo II, Sección 3, parte (k) de la Ley de Patentes de la India, los métodos comerciales no son patentables per se. Sin embargo, son patentables si un nuevo método resuelve un problema "técnico" y se trata de un aparato/sistema.
La actual jurisprudencia estadounidense Alice Corp. contra CLS Bank International (decidida en junio de 2014) exige que para que un método comercial sea patentable, debe ser "significativamente más" que simplemente implementar un proceso comercial conocido en una computadora. La respuesta inmediata de la USPTO a esta decisión a partir de julio de 2014 ha sido esencialmente dejar de permitir patentes de métodos comerciales. La cuestión clave es que los examinadores aún no tienen una orientación clara sobre lo que está permitido según la decisión Alice. [30]
En la octava edición de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), que entró en vigor el 1 de enero de 2006, se ha creado una subclase especial para métodos comerciales: "G06Q" (Sistemas o métodos de procesamiento de datos, especialmente adaptados para fines administrativos, comerciales, fines financieros, de gestión, de supervisión o de previsión). En las ediciones anteriores, los métodos comerciales estaban clasificados en "G06F 17/60". Esto es puramente una cuestión de clasificación y, sin embargo, no cambiará las leyes de patentes.
Las patentes estadounidenses que describen métodos de hacer negocios que implican el uso de una computadora se clasifican en la Clase 705 ("procesamiento de datos: finanzas, prácticas comerciales, gestión o determinación de costos/precios"). La clase 705 incluye subcategorías para industrias como atención médica, seguros, compras electrónicas, gestión de inventario, contabilidad y finanzas.