La actividad inventiva y la no evidencia reflejan un requisito general de patentabilidad presente en la mayoría de las leyes de patentes , según el cual una invención debe ser suficientemente inventiva (es decir, no obvia) para ser patentada. [1] En otras palabras, "[el] principio de no obviedad pregunta si la invención está a una distancia adecuada más allá o por encima del estado de la técnica ". [2]
La expresión "actividad inventiva" se utiliza en el Convenio sobre Patentes Europeas y en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes , mientras que la expresión "no evidencia" se utiliza predominantemente en la ley de patentes de los Estados Unidos . [1] A veces también se utiliza la expresión "inventiva". [3] Aunque el principio básico es aproximadamente el mismo, la evaluación de la actividad inventiva y la no evidencia varía de un país a otro. Por ejemplo, la práctica de la Oficina Europea de Patentes (EPO) difiere de la práctica en el Reino Unido .
El objetivo del requisito de actividad inventiva, o no evidencia, es evitar la concesión de patentes para invenciones que sólo se derivan del "diseño y desarrollo normal de un producto", para lograr un equilibrio adecuado entre el incentivo proporcionado por el sistema de patentes, es decir, el fomento de la innovación, y su coste social, a saber, la concesión de monopolios temporales. [4] En la ley de patentes de Estados Unidos, la expresión quid pro quo se utiliza para justificar la necesidad del requisito de no obviedad .
La barra de no obviedad es, por tanto, una medida de lo que la sociedad acepta como un descubrimiento valioso. [5] Otras razones para el requisito de no evidencia son proporcionar incentivos para la investigación fundamental en lugar de "mejoras incrementales", y minimizar la "proliferación de patentes económicamente insignificantes cuya búsqueda y licencia son costosas". [6]
Según la teoría del incentivo, "si una idea es tan obvia que las personas en el campo la desarrollarían sin mucho esfuerzo, entonces los incentivos proporcionados por el sistema de patentes pueden ser innecesarios para generar la idea". [7] Por lo tanto, existe la necesidad de "desarrollar algún medio para eliminar aquellas invenciones que no serían divulgadas o ideadas si no fuera por el incentivo de una patente". [8] Merges y Duffy [9] lamentan que "el estándar de incentivo no haya influido en la doctrina jurídica, y su ausencia en la jurisprudencia posterior plantea una de las grandes preguntas sin respuesta del derecho de patentes: ¿Cómo pueden los tribunales seguir ignorando un criterio aparentemente razonable?". y teóricamente sólido para determinar la patentabilidad?"
Al intentar eliminar las invenciones "fáciles", el requisito de no evidencia trae consigo varias desventajas al sistema general de patentes, particularmente en el campo farmacéutico, que depende en gran medida de la protección de las patentes. Por ejemplo,
Aunque todos los países con sistemas de patentes en funcionamiento activo exigen actualmente la actividad inventiva, se ha cuestionado la necesidad de dicha doctrina. Por ejemplo, se ha propuesto la "novedad sustancial" como enfoque alternativo. [14] Además, muchos países tienen, además de patentes, modelos de utilidad , que tienen un requisito menor (o ninguno) de no obviedad a cambio de una duración más corta del monopolio. La disponibilidad de protección del modelo de utilidad minimiza para los inventores, desarrolladores y fabricantes el riesgo asociado con la incertidumbre del resultado del análisis (litigio) de no obviedad (ver más abajo).
En los EE.UU., no existe una gradación de actividad inventiva más fuerte: se utiliza una duración más larga de la patente y un enfoque de todo o nada. Bajo tal sistema, trazar la línea entre inventivo (todo) y obvio (nada) es ambiguo, como lo ilustran numerosas demandas con resultados cambiantes en apelación (por ejemplo, Sanofi-Aventis GmbH v. Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014) [15] ). Además, es exclusiva de los Estados Unidos la posibilidad de presentar como prueba de hechos no obvios, descubiertos después de presentar la solicitud de patente en cuestión. (por ejemplo, Knoll Pharm. Co. contra Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ.2004) y Genetics Inst., LLC contra Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).
Aunque se ha reconocido ampliamente la necesidad de un nivel bajo de inventiva, los medios propuestos para medirlo han resultado bastante infructuosos a pesar de 200 años de historia de jurisprudencia. "Una norma que sea clara y fácil de aplicar de manera consistente marcará dónde se encuentra exactamente el listón de la no obviedad, proporcionando a la sociedad en su conjunto, y a los legisladores en particular, un punto de referencia para evaluar la eficacia del sistema de patentes. Además, una norma de este tipo permitirá a los tribunales inferiores determinar la no obviedad de manera correcta y consistente, reduciendo al menos hipotéticamente la incertidumbre, induciendo uniformidad y disminuyendo las probabilidades de reversión". [5] El Sr. Cecil D. Quillen Jr., asesor principal de Putnam, Hayes and Bartlett, Inc., y ex asesor general de Eastman-Kodak Company , coincide: "La PTO debería aplicar el mismo estándar seguido en los tribunales para que que los titulares de patentes reciban una patente que sea digna de respeto y no simplemente una invitación a la ruleta del litigio". [16] Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha criticado a la agencia de patentes por no seguir los mismos estándares que los tribunales:
[Debe recordarse que la responsabilidad principal de seleccionar material no patentable recae en la Oficina de Patentes. Esperar a un litigio es, a todos los efectos prácticos, debilitar el sistema de patentes. Hemos observado una diferencia notoria entre los estándares aplicados por la Oficina de Patentes y los tribunales. Si bien se pueden aducir muchas razones para explicar la discrepancia, una de ellas bien podría ser la libertad que a menudo ejercen los examinadores al utilizar el concepto de "invención". [17]
El requisito de no obviedad está codificado en el artículo 28.3 de la Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4) . [18]
- 28.3 El objeto definido por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá debe ser un objeto que no habría sido obvio en la fecha de la reivindicación para una persona experta en el arte o la ciencia a la que pertenece, teniendo en cuenta
- (a) información divulgada más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante de tal manera que la información estuvo disponible para el público en Canadá o en otro lugar; y
- (b) información divulgada antes de la fecha de la reclamación por una persona no mencionada en el párrafo (a) de tal manera que la información estuvo disponible para el público en Canadá o en otro lugar.
La Corte Suprema de Canadá confirmó la prueba de no obviedad establecida en Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd. [19] en Apotex Inc. contra Sanofi‑Synthelabo Canada Inc .:
Los tribunales canadienses también reconocen los equivalentes de los indicios objetivos estadounidenses, es decir, los factores que respaldan la patentabilidad de una invención [20] [ ¿ fuente autoeditada? ] :
De conformidad con el artículo 52, apartado 1, en relación con el artículo 56, primera frase, del CPE, se concederán patentes europeas para las invenciones que, entre otras cosas, impliquen una actividad inventiva, es decir, la invención, teniendo en cuenta el estado de la técnica. , no debe ser obvio para un experto en la técnica .
Las Divisiones de Examen , las Divisiones de Oposición y las Salas de Recurso de la OEP casi siempre aplican el "enfoque de problema-solución" para evaluar y decidir si una invención implica una actividad inventiva. El enfoque consiste en:
Este último paso se lleva a cabo según el enfoque del "podría". De acuerdo con este enfoque, la pregunta a abordar para evaluar si la invención implica actividad inventiva es la siguiente (la pregunta es el clímax del enfoque problema-solución):
Si al experto se le habría pedido que modificara el estado de la técnica más cercano de tal manera que llegara a algo que estuviera dentro de los términos de las reivindicaciones, entonces la invención no implica una actividad inventiva.
La cuestión no es si el experto habría podido llegar a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más cercano, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica lo habría incitado a hacerlo con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo. o con la expectativa de alguna mejora o ventaja. Este debe haber sido el caso para el experto antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para la reclamación bajo examen.
La prueba fundamental para evaluar si existe actividad inventiva sigue siendo la prueba legal: Actavis contra Novartis [2010] EWCA Civ 82 en [17]. Esa prueba es la siguiente: se considerará que una invención implica actividad inventiva si "no es evidente" para "un experto en la técnica", teniendo en cuenta cualquier materia que forme parte del "estado de la técnica" por en virtud del artículo 2 (2): artículo 3 Ley de Patentes de 1977 .
Los tribunales del Reino Unido han adoptado un marco general para ayudar a abordar (no responder) la prueba legal fundamental. Se la conoce como prueba de Windsurf o Pozzoli .
En Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59, el Tribunal de Apelaciones sugirió el siguiente marco:
Esta prueba ha sido ligeramente reelaborada en el caso más reciente del Tribunal de Apelaciones Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 de junio de 2007): [21]
En Schlumberger Holdings Ltd versus Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 de julio de 2010), el Tribunal de Apelaciones aclaró que el destinatario calificado ficticio (que puede ser un equipo calificado) utilizado para determinar la actividad inventiva puede variar del utilizado para determinar la construcción o suficiencia del reclamo.
"No obviedad" es el término utilizado en la ley de patentes de EE. UU. para describir uno de los requisitos que debe cumplir una invención para calificar para la patentabilidad, codificado en 35 USC §103 en 1952. Uno de los principales requisitos de patentabilidad en los EE. UU. es que la invención que se patenta no es obvia, lo que significa que una "persona con conocimientos ordinarios en la técnica" (PHOSITA) no sabría cómo resolver el problema al que se dirige la invención utilizando exactamente el mismo mecanismo. Dado que el estándar PHOSITA resultó demasiado ambiguo en la práctica, la Corte Suprema de los EE. UU. proporcionó posteriormente dos enfoques más útiles, que actualmente controlan el análisis práctico de la no obviedad por parte de los examinadores y tribunales de patentes: Graham et al. contra John Deere Co. de Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) brinda pautas sobre lo que es "no obvio", y KSR contra Teleflex (2006) brinda pautas sobre lo que es "obvio".
La "no evidencia" o, como se conoce en Europa, "actividad inventiva" es uno de los cuatro requisitos tradicionales (y ampliamente aceptados) para la concesión de una patente.
Sólo la investigación más allá de la realizada como parte del diseño y desarrollo normal de un producto debería ser recompensada con una patente.
El rediseño rutinario no debería ser suficiente, ya que no hay necesidad de monopolios como incentivo para dicha investigación.
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