Vernor v. Autodesk, Inc. fue un caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington sobre la aplicabilidad de la doctrina de primera venta al software vendido bajo los términos de la llamada " licencia de envoltura retráctil ". El tribunal sostuvo que cuando la transferencia de software al comprador se parecía materialmente a una venta (precio no recurrente, derecho a la posesión perpetua de la copia) era, de hecho, una "venta con restricciones de uso" [1] que daba lugar a un derecho a revender la copia bajo la doctrina de primera venta. Como tal, Autodesk no podía presentar una acción por infracción de derechos de autor contra Vernor, que buscaba revender versiones usadas de su software en eBay. La decisión fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito , que emitió una decisión el 10 de septiembre de 2010, revocando la sentencia de la doctrina de primera venta y remitiendo el caso para más procedimientos sobre el reclamo por uso indebido de derechos de autor. La decisión del Noveno Circuito afirmó que su fallo estaba obligado por el precedente del Noveno Circuito, pero observó que las consideraciones de política involucradas en el caso podrían afectar a las películas y las bibliotecas, así como a las ventas de software usado.
El efecto neto de la decisión del Noveno Circuito es limitar el principio de "lo compraste, es tuyo" afirmado por organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (o EFF). [2] [3]
Según la doctrina de la primera venta, los titulares de los derechos de autor renuncian al derecho de controlar la distribución de copias de sus obras después de una primera venta inicial al comprador original. De manera informal, los propietarios de copias de obras protegidas por derechos de autor (libros, música, etc.) tienen derecho a vender o disponer de sus copias de la obra sin restricciones y sin necesidad de solicitar permiso al titular de los derechos de autor. Vernor afirmó que compró "copias auténticas y usadas" del software de Autodesk y que nunca abrió, instaló ni aceptó los términos de licencia incluidos, y que estaba en su derecho de revender esas copias del software sin interferencias de Autodesk. Afirmó además que el uso de la DMCA por parte de Autodesk para inhibir estas ventas constituía una restricción ilegal del comercio.
Autodesk contraargumentó que las copias de su software se habían licenciado, no vendido a las partes originales. Por lo tanto, en opinión de Autodesk, la doctrina de la primera venta no era aplicable: las partes originales nunca fueron propietarias de sus copias y, por lo tanto, no tenían autoridad para revender el software a Vernor. Por lo tanto, Vernor estaba infringiendo los derechos de autor de Autodesk y Autodesk estaba en su derecho de bloquear dichas ventas. Autodesk también sostuvo que, como el CD era un mecanismo para hacer una copia del software, Vernor permitía a sus clientes hacer copias sin licencia del software de Autodesk y Vernor era responsable de la infracción de los derechos de autor. Por último, Autodesk afirmó que, al comprar el software a un licenciatario, Vernor estaba obligado por los términos de esa licencia, a pesar de que nunca los había aceptado. Esta última reclamación fue desestimada por el tribunal.
Un aspecto importante de este caso es que CTA, que originalmente compró el software, había adquirido una actualización del mismo y luego vendió las versiones anteriores. Esto potencialmente plantea una cuestión específica diferente sobre la legalidad de revender software actualizado en comparación con la venta de software usado. [4]
En el análisis del caso por parte del tribunal de distrito, la cuestión crucial era si la transferencia de la copia del software de Autodesk era una venta o una licencia. [5] Si se trataba de una venta, Vernor prevalecería, pero si se trataba de una licencia, Autodesk prevalecería. Al tratar de determinar el precedente dominante, el tribunal de distrito se centró en cuatro casos del Noveno Circuito. El caso más antiguo abordaba la clasificación de las ventas y transacciones a los efectos de la doctrina de la primera venta explícitamente en el contexto de la transferencia de copias de películas cinematográficas. Los últimos tres, en la medida en que se centraban en la cuestión de la clasificación de la naturaleza de las transacciones de software, lo hacían en el contexto de la sección 117 de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos:
No obstante lo dispuesto en el artículo 106, [6] no constituye infracción que el propietario de una copia de un programa de ordenador haga o autorice la realización de otra copia o adaptación de ese programa de ordenador siempre que [el propietario cumpla dos condiciones].
Las conclusiones de estos casos fueron las siguientes:
El tribunal de distrito consideró que los precedentes citados anteriormente estaban en conflicto directo e irreconciliable. En virtud de los casos MAI , Triad y Wall Data , la transferencia de software de Autodesk acompañada de una licencia restrictiva no sería una venta y la doctrina de primera venta no se aplicaría, y por lo tanto a Vernor no se le permitiría redistribuir el software. Sin embargo, en virtud de Estados Unidos v. Wise , la transferencia de copias del software de Autodesk se consideraría una venta, porque las realidades de las transferencias implican un derecho de posesión perpetua de la copia, y por lo tanto Vernor estaría protegido bajo la doctrina de primera venta. Dados los precedentes conflictivos, el tribunal se sintió obligado a confiar en el precedente más antiguo, Wise , y por lo tanto falló a favor de Vernor. [5] El precedente más antiguo se sigue porque un panel de jueces del Circuito está obligado por stare decisis a seguir las decisiones anteriores del panel de su tribunal y solo apartarse de ellas si ha habido un precedente de la Corte Suprema interviniente en el punto o una decisión en banc del Circuito que sostenga lo contrario. [11]
El tribunal de distrito también rechazó la afirmación de Autodesk de que Vernor estaba obligado por los términos de la licencia de un software que no había instalado ni aceptado. El tribunal citó tanto "cuestiones espinosas" del consentimiento implícito como el absurdo de afirmar la transferibilidad de una licencia que, por la definición de sus términos, era intransferible. [12]
La jueza Consuelo Callahan, que escribe para el Noveno Circuito, estuvo de acuerdo con el tribunal de distrito en que la cuestión crucial era si el acuerdo era una venta o una licencia. Vernor v. Autodesk, Inc., No. 09-35969, slip op. at 13871-72. La decisión del Noveno Circuito es que la transacción es una licencia. Su análisis abarca los mismos cuatro casos analizados por el tribunal de distrito, pero deriva de ellos principios diferentes:
En la interpretación que hacemos de Wise y del trío MAI, prescribimos tres consideraciones que podemos utilizar para determinar si un usuario de software es un licenciatario, en lugar de un propietario de una copia. En primer lugar, consideramos si el propietario de los derechos de autor especifica que se le concede una licencia al usuario. En segundo lugar, consideramos si el propietario de los derechos de autor restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el software. Por último, consideramos si el propietario de los derechos de autor impone restricciones de uso notables. [Nota al pie omitida.] Nuestra decisión concilia el trío MAI y Wise, aunque el trío MAI no citó a Wise. Véase Cisneros-Perez v. Gonzales, 451 F.3d 1053, 1058 (9th Cir. 2006) (“[E]n caso de que podamos hacerlo, debemos conciliar los precedentes anteriores”).
Nota de la parte 13878. Estos principios favorecen a Autodesk:
Autodesk retuvo la propiedad del software e impuso importantes restricciones de transferencia: declaró que la licencia no es transferible, que el software no se puede transferir ni arrendar sin el consentimiento por escrito de Autodesk y que el software no se puede transferir fuera del hemisferio occidental. El SLA también impuso restricciones de uso contra el uso del software fuera del hemisferio occidental y contra la modificación, traducción o ingeniería inversa del software, la eliminación de cualquier marca de propiedad del software o la documentación o la anulación de cualquier dispositivo de protección contra copias. Además, el SLA preveía la rescisión de la licencia en caso de que el licenciatario realizara copias no autorizadas o no cumpliera con otras restricciones de la licencia. Por lo tanto, dado que Autodesk se reservó la propiedad de las copias de la Versión 14 e impuso importantes restricciones de transferencia y uso, concluimos que sus clientes son licenciatarios de sus copias de la Versión 14 en lugar de propietarios.
CTA era licenciataria y no "propietaria de una copia en particular" de Release 14, y no tenía derecho a revender sus copias de Release 14 a Vernor según la doctrina de la primera venta. 17 USC § 109(a). Por lo tanto, Vernor no recibió el título de propiedad de las copias de CTA y, en consecuencia, no podía transferir la propiedad a otros. Tanto las ventas de CTA como las de Vernor infringieron el derecho exclusivo de Autodesk a distribuir copias de su trabajo. Id. § 106(3).
Deslizamiento op. en 13880.
El Noveno Circuito observó que, debido a que el tribunal de distrito se había basado en la doctrina de la "primera venta", no había llegado a la conclusión de que Vernor había hecho un uso indebido de sus derechos de autor y, por lo tanto, el Noveno Circuito remitió esa segunda demanda para que se llevaran a cabo más procedimientos. Slip op. en 13887.
La sentencia del tribunal de distrito intentó armonizar las ventas de software usado con la doctrina de la primera venta que los consumidores conocen en el contexto de libros usados, CD de música y DVD de películas, al tratar las copias usadas de software de manera similar. Las licencias Shrinkwrap se utilizan ampliamente en un intento de hacer cumplir restricciones que de otro modo se considerarían uso justo según las leyes de derechos de autor. Las condiciones comunes impuestas por estas licencias incluyen la prohibición de reventa, modificación y/o ingeniería inversa. Según la sentencia del tribunal de distrito en el caso Vernor v. Autodesk , la aplicabilidad de estas condiciones habría tenido que sopesarse frente a las políticas compensatorias implícitas en la Ley de Derechos de Autor.
La decisión del Noveno Circuito establece un resumen de las cuestiones de política involucradas y sugiere que el Congreso podría modificar la ley si quisiera un resultado diferente. He aquí el análisis:
Si bien nuestra decisión de hoy está controlada por nuestro precedente, reconocemos las importantes consideraciones políticas planteadas por las partes y los amici de ambos lados de esta apelación".
Autodesk, la Asociación de la Industria de la Información y el Software («SIIA») y la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos («MPAA») han presentado argumentos de política que favorecen nuestro resultado. Por ejemplo, Autodesk argumenta a favor de la aplicación judicial de los acuerdos de licencia de software que restringen las transferencias de copias de la obra. Autodesk sostiene que esto (1) permite la fijación de precios diferenciados para diferentes mercados de software, como precios reducidos para estudiantes o instituciones educativas; (2) aumenta las ventas de las empresas de software; (3) reduce los precios para todos los consumidores al distribuir los costos entre un gran número de compradores; y (4) reduce la incidencia de la piratería al permitir que los propietarios de derechos de autor presenten acciones por infracción contra revendedores no autorizados. SIIA sostiene que puede existir una licencia incluso cuando un cliente (1) recibe su copia de la obra después de realizar un pago único y (2) puede poseer indefinidamente una copia de software, porque es el código del software y los derechos asociados los que son valiosos, en lugar de los discos económicos en los que puede estar almacenado el código. Además, la MPAA sostiene que la capacidad de un cliente de poseer una obra protegida por derechos de autor de manera indefinida no debería obligar a determinar que hubo una primera venta, porque a menudo no existe una forma prácticamente viable para que un consumidor devuelva una copia al propietario de los derechos de autor.
Vernor, eBay y la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA) han presentado argumentos de política contra nuestra decisión. Vernor sostiene que nuestra decisión (1) no justifica la aversión de la ley a las restricciones a la enajenación de propiedad personal; (2) puede obligar a todos los que compran propiedad protegida por derechos de autor a rastrear la cadena de títulos para asegurarse de que se produjo una primera venta; y (3) ignora las realidades económicas de las transacciones relevantes, en las que el propietario de los derechos de autor liberó permanentemente copias de software en el flujo comercial sin esperar una devolución a cambio del pago por adelantado del precio completo del software. eBay sostiene que es necesaria una visión amplia de la doctrina de la primera venta para facilitar la creación de mercados secundarios para obras protegidas por derechos de autor, lo que contribuye al bien público al (1) dar a los consumidores oportunidades adicionales para comprar y vender obras protegidas por derechos de autor, a menudo a precios inferiores a los de venta minorista; (2) permitir a los consumidores obtener copias de obras después de que el propietario de los derechos de autor haya dejado de distribuirlas; y (3) permitir la proliferación de empresas.
La ALA sostiene que la doctrina de la primera venta facilita la disponibilidad de obras protegidas por derechos de autor después de su vida comercial, entre otras cosas, al permitir la existencia de bibliotecas, librerías de libros usados e intercambios de mano a mano de materiales protegidos por derechos de autor. La ALA sostiene además que la ejecución judicial de los acuerdos de licencia de software, que a menudo son contratos de adhesión , podría eliminar el mercado de reventa de software, exigir a los vendedores de computadoras usadas que eliminen el software legítimo antes de la venta y aumentar los precios para los consumidores al reducir la competencia de precios para los vendedores de software. Sostiene que la posición de Autodesk (1) socava el 17 USC § 109(b)(2), que permite a las bibliotecas sin fines de lucro prestar software para fines no comerciales, y (2) obstaculizaría los esfuerzos de las organizaciones sin fines de lucro para recopilar y preservar software fuera de catálogo. La ALA teme que las prácticas de licencia de la industria del software puedan ser adoptadas por otros propietarios de derechos de autor, incluidos editores de libros, sellos discográficos y estudios cinematográficos.
Se trata de argumentos serios de ambas partes, pero no modifican nuestra conclusión de que el precedente que hemos establecido, desde Wise hasta el trío del MAI, exige el resultado al que llegamos. El Congreso es libre, por supuesto, de modificar la doctrina de la primera venta y la defensa del paso esencial si considera que estas u otras consideraciones de política requieren un enfoque diferente.
Deslizamiento op. en 13885-86.
La EFF cree que esto conducirá a más litigios a medida que otros proveedores de software intenten encontrar formas de restringir las ventas de software de segunda mano, así como a otros propietarios de propiedad intelectual. [13] Algunos minoristas están preocupados de que la sentencia pueda afectar también a la venta de videojuegos usados. [14] Gregory Beck de Public Citizen, que es el abogado de Vernor, dice que la sentencia tendrá un efecto paralizador en el mercado de software usado. [13]
El 1 de octubre de 2010, Vernor presentó una petición para que se volviera a escuchar el caso en pleno. Autodesk presentó su respuesta el 10 de noviembre de 2010. El Noveno Circuito denegó la solicitud el 18 de enero de 2011. [15] La Corte Suprema denegó la petición de certiorari de Vernor en octubre de 2011. [16]
"Estoy seguro de que habrá otros (en los medios) que intentarán encontrar las palabras mágicas que impidan que un comprador de propiedad intelectual sea considerado el propietario.